Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Luis Alba Gallo v. Inside Financial Services S.L.

Caso No. D2014-1135

1. Las Partes

La Demandante es Luis Alba Gallo con domicilio en Madrid, España, representada por Jesús P. López, España (en adelante, la “Demandante”).

La Demandada es Inside Financial Services S.L. con domicilio en Madrid, España, representada por el mismo (en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <albitashop.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El Registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM (en adelante, “NICLINE.COM”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 1 de julio de 2014. El 1 de julio de 2014 el Centro envió a NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 2 de julio de 2014 NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 4 de julio de 2014.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 10 de julio de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de julio de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 28 de julio de 2014.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de agosto de 2014 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Idioma del procedimiento

La Demandante presentó la Demanda en español, y la Demandada ha presentado la Contestación a la Demanda en el mismo idioma, sin oponerse a su uso en el marco del presente procedimiento.

Habida cuenta del acuerdo de las partes sobre este punto y del hecho que ambas partes son residentes en España, este Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento es el español.

5. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es un ciudadano español que desarrolla actividades de comercio electrónico, básicamente consistente en la oferta de productos y accesorios de telefonía móvil a través del portal eBay. A tal efecto, cuenta con una tienda virtual en dicho portal que se ha venido denominando desde su creación “Albita Shop”.

En este sentido, el Experto ha podido comprobar (por medio de la consulta a los contenidos históricos de la correspondiente tienda en eBay en el sitio web “www.archive.org”) que la mencionada tienda virtual ha existido permaneciendo activa, como mínimo, desde marzo de 2010 y que en todo momento se ha basado en la citada denominación “Albita Shop”.

La Demandante es titular de la marca ALBITA SHOP registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, con efectos desde el 20 de febrero de 2013, para las clases 9 y 35 del Nomenclátor Internacional. La Demandante es igualmente titular de diversos nombres de dominio basados en la misma denominación como, por ejemplo<albita-shop.com> (registrado el 30 de enero de 2013), <albitashop.es> (registrado el 2 de noviembre de 2011) y <albita-shop.es> (registrado el 30 de enero de 2013).

B. La Demandada

La Demandada es una sociedad española que, entre otras actividades, parece prestar servicios técnicos informáticos y, más en particular el registro de nombres de dominio así como el desarrollo y mantenimiento de sitios web de comercio electrónico (si bien dichas actividades parecen prestarse a través de una sociedad filial de la Demandada que actúa bajo la denominación “Dontienda.com”).

Asimismo, atendiendo a la información aportada por las partes, la Demandada es igualmente la operadora de un sitio web denominado “www.facilityphone.com”, el cual alberga una tienda online para la venta de productos y accesorios de telefonía móvil.

C. El Nombre de Dominio y la relación entre las partes anterior al presente procedimiento

La Demandada registró el Nombre de Dominio el 28 de abril de 2011.

En el momento en que se emite esta decisión, este Experto verifica que el Nombre de Dominio se encuentra conectado a una página web en la que se incluye el texto “TIENDA ONLINE FACILITY PHONE” así como un icono que muestra un carro de compras y que, al pincharse, re-envía al usuario al sitio web “www.facilityphone.com”. Dicho sitio web (así como el correspondiente nombre de dominio) son titularidad de la Demandada y alberga una tienda online en la que se ofrecen productos y accesorios de telefonía móvil además de productos de iluminación.

Igualmente, la página web conectada al Nombre de Dominio incluye la dirección de correo electrónico [...]@albitashop.com y el texto “TIENDAS ONLINE DONTIENDA.COM” que, de hecho, enlaza con el sitio web “www.dontienda.com” (de nuevo, titularidad de la Demandada) y en la que se ofrecen servicios de gestión tiendas online y otros servicios vinculados al comercio electrónico en general.

De acuerdo con la documentación aportada tanto por la Demandante como la Demandada en el marco del presente procedimiento, el Experto ha podido comprobar que las partes iniciaron una relación comercial en 2010, año en el que la Demandante contactó a la Demandada para que le prestara servicios para la creación de un sitio web que sirviera para incrementar la visibilidad de su tienda virtual en el portal “Albita Shop”. En este sentido, se ha aportado un mensaje de correo electrónico fechado el 4 de agosto de 2010 remitido por la Demandada a la Demandante y en la que se le solicita que le indique tres posibles denominaciones para registrar como nombre de dominio para el proyecto de tienda online a desarrollar. En dicho mensaje se indica igualmente que el nombre de dominio que se termine registrando será, por defecto, titularidad de la Demandante.

Tal y como se ha indicado anteriormente, el registro del Nombre de Dominio se produjo el 28 de abril de 2011, habiendo acordado finalmente las partes utilizar la denominación “Albita Shop”. De acuerdo con la información aportada en el presente procedimiento, la Demandada facturó sus servicios a la Demandante el 1 de julio de 2011.

Tras la constatación de una serie de problemas técnicos vinculados al nuevo sitio web (básicamente, las dificultades de coordinar la operativa del mismo con la de la tienda “Albita Shop” de la Demandante en el portal eBay), el 15 de septiembre de 2011 la Demandante comunicó por correo electrónico a la Demandada su voluntad de cancelar el proyecto de desarrollo de tienda online asociada al Nombre de Dominio. Previamente, en un correo electrónico de 31 de agosto de 2011, la Demandada propuso a la Demandante la posibilidad de explotar conjuntamente la tienda que se estaba desarrollando. La Demandante, no obstante terminó rechazando esta posibilidad y canceló el proyecto comercial con la Demandada.

Poco tiempo después de la suspensión del proyecto por la Demandante, ésta constató que –en contra de lo indicado en las primeras comunicaciones intercambiadas con la Demandada– la Demandada había registrado el Nombre de Dominio en nombre propio. Ante esta situación, el 21 de octubre de 2011 la Demandante remitió un primer mensaje de correo electrónico a la Demandada, reclamando la corrección de esta situación. Dicha reclamación fue desoída por la Demandada, la cual alegó diversos motivos técnicos que supuestamente le impedían la transferencia de la titularidad del Nombre de Dominio. La Demandante volvió a reclamar la transferencia de la titularidad del Nombre de Dominio en repetidas ocasiones con posterioridad, siempre con el mismo resultado negativo.

Ante el abandono del proyecto originalmente encargado por la Demandante, la Demandada decidió lanzar su propia plataforma de venta de productos y accesorios de telefonía móvil. Para ello utilizó el nombre de dominio <facilityphone.com> (registrado el 30 de enero de 2012), el cual ha albergado desde entonces dicha plataforma. De acuerdo con lo indicado por la Demandada, ésta decidió utilizar el Nombre de Dominio como una herramienta para re-dirigir usuarios de Internet a la web “www.facilityphone.com”, por medio de la inclusión en la página web conectada al Nombre de Dominio del correspondiente enlace e icono anteriormente mencionado.

Ante esta circunstancia, el 10 de mayo de 2013 la Demandante remitió –a través de sus abogados– un requerimiento para que la Demandada cesara en el uso del citado enlace a través del Nombre de Dominio, sin que dicho requerimiento fuera atendido por la Demandada.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que desde 2009 ha utilizado la marca ALBITA-SHOP en relación con sus actividades de venta de productos y accesorios para telefonía móvil a través de Internet (y más particularmente en el portal eBay). En este sentido, indica igualmente que en el momento de presentar la Demanda es titular de la citada marca, debidamente registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en las clases 9 y 35 del Nomenclátor Internacional.

- Que el Nombre de Dominio y la marca anteriormente referida son confusamente similares entre sí, en cuanto que la única diferencia existente entre ellos es la inclusión de un guión (“-”) entre los dos términos que componen el núcleo de la marca, mientras que el Nombre de Dominio no incluye dicho guión. En este sentido, indica la Demandante que la diferencia indicada no es lo suficientemente relevante como para considerar que se elimina el riesgo de confusión entre ambos.

- Que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio, dado que ni ha registrado signo alguno a su nombre con dicha denominación ni ha desarrollado actividad propia alguna vinculada al Nombre de Dominio. Considera a este respecto la Demandante que el hecho de que el Nombre de Dominio re-direccione a los usuarios de Internet a un sitio web que alberga una tienda online en la que se ofrecen productos que compiten con los que ofrece la propia Demandante.

- Que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo utilizado de mala fe por parte de la Demandada A tal efecto, indica la Demandante que inició su actividad comercial vinculada al nombre “Albita Shop” en 2009 y que atendiendo al éxito obtenido, decidió registrar el Nombre de Dominio en agosto de 2010 a fin de poder contar con su propia tienda online. Para ello contrató los servicios de una entidad directamente vinculada a la Demandada, la cual registró el Nombre de Dominio precisamente a nombre de la Demandada. Tras constatar dicha circunstancia, la Demandante requirió en repetidas ocasiones la transferencia del mismo, sin que en ningún caso dichas solicitudes fueran atendidas. Asimismo, indica la Demandante que la Demandada ha utilizado el Nombre de Dominio con el ánimo de lucrarse y entorpecer la actividad comercial de la Demandante.

- Que, atendiendo a lo indicado, el Nombre de Dominio debe ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

La Demandada sostiene en la Contestación a la Demanda:

- Que registró el Nombre de Dominio siete meses antes de que la Demandante realizara acción alguna con respecto de la denominación “Albita Shop” y que, por tanto, la Demandante está actuando de mala fe y buscando un secuestro inverso del Nombre de Dominio.

- Que en 2012, tras meses de consultas y mensajes de correo electrónicos por parte de la Demandante y ante la indefinición por parte de la Demandante respecto al uso del Nombre de Dominio así como del correspondiente proyecto de comercio electrónico, la Demandada propuso a la Demandante montar una tienda online de gestión compartida por ambas. No obstante, la Demandante terminó rechazando dicha propuesta. Ante esta negativa, la Demandada indica que le comunicó a la Demandante que iba a continuar con el proyecto, buscando otro proveedor y optimizar la inversión realizada. Según la Demandada, la Demandante dio su beneplácito a este nuevo proyecto y se prosiguió con el mismo manteniendo el Nombre de Dominio como parte del mismo, atendiendo al buen posicionamiento que había obtenido en los principales motores de búsqueda por Internet. La Demandada prosigue indicando que, ante el éxito cosechado por la Demandada en este proyecto comercial y el buen posicionamiento del Nombre de Dominio, la Demandante empezó a reclamarle el Nombre de Dominio, intentando aprovecharse del esfuerzo realizado por la Demandada. Dichas reclamaciones fueron denegadas de forma reiterada por la Demandada que, ante el hostigamiento recibido de la Demandante y la inquietud de su nuevo proveedor de productos y accesorios de telefonía móvil, decidió cambiar a un nuevo nombre de dominio (<facilityphone.com>). En este contexto, señala la Demandada, que se decidió mantener el Nombre de Dominio como una parte del proyecto comercial iniciado, convirtiéndolo en una plataforma de re-envío de usuarios a la web “www.facilityphone.com” (habida cuenta de su consolidada visibilidad en los motores de búsqueda). En conclusión, mantiene la Demandada que ostenta todos los derechos legítimos sobre el Nombre de Dominio dado que todas las acciones desarrolladas por su parte en relación con el mismo han sido anteriores a cualquier acción de la Demandante, la cual simplemente está intentando aprovecharse del éxito obtenido por el proyecto comercial de la Demandada.

- Que el registro y uso del Nombre de Dominio ha sido en todo caso anterior a cualquier registro por parte de la Demandante pues, recuerda la Demandada, que el registro de la marca alegada por aquélla en el presente procedimiento se realizó más de dos años después del registro del Nombre de Dominio. De este modo, la Demandada sostiene que, ante estas circunstancias, difícilmente podía tener conocimiento de dicha marca o las intenciones comerciales de la Demandante. En este sentido, la Demandada indica igualmente que, en relación con la oferta de servicios originalmente vinculada a la Demandante y al Nombre de Dominio, ha quedado demostrado que, si bien en un principio efectivamente se utilizó para el desarrollo de las actividades comerciales de la Demandante, se procedió a cesar en dicho uso y con posterioridad a utilizar un nombre de dominio distinto (ante las presiones de la Demandante así como del nuevo proveedor elegido por la Demandada).

- Que la Demandante difícilmente puede pretender recuperar algo (el Nombre de Dominio) que nunca fue suyo. En este sentido, indica la Demandada que, a pesar de que la Demandante utilizó el Nombre de Dominio durante un mes, posteriormente abandonó dicho proyecto. De hecho, considera la Demandada que actuó de plena buena fe puesto que, durante un tiempo tras el cese de la colaboración con la Demandante, re-envió a la Demandante clientes que querían adquirir productos ofrecidos a través del Nombre de Domino.

- Que, atendiendo a todo lo anterior, la Demanda debería ser rechazada.

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de la marca sobre la que la Demandante tiene derechos; y

- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y

- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.

A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Política en relación con el presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primero de los elementos establecidos por la Política requiere analizar si el Nombre de Dominio puede ser considerado como idéntico o confusamente similar respecto a la marca de la que la Demandante es titular.

En este sentido, no hay dudas de que en este caso el Nombre de Dominio es idéntico a la marca ALBITA-SHOP titularidad de la Demandante. Las únicas diferencias existentes (la supresión del guión entre las dos palabras que conforman el Nombre de Dominio, así como la inclusión del sufijo “.com”) no son relevantes a criterio de este Experto (ver, por ejemplo, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; o Agustín Mateo García c. BemarNet Management (Derribosmateo-com-dom), Caso OMPI No. D2006-0767).

De este modo, debe entenderse que la concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Política ha sido probada por la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. En concreto tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

- Ser conocido corrientemente por la denominación contenida en el Nombre de Dominio, aún cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los usuarios de Internet de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas titularidad del Demandante con ánimo de lucro.

En este punto es importante recordar que la Demandada sostiene que ostenta un derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio por cuanto que lo registró en el marco de la normal prestación de sus servicios tecnológicos a favor de la Demandante (los cuales debían conducir al desarrollo de un sitio web para que la Demandante pudiera ofrecer los productos que comercializa a través del portal eBay) y que sólo tras la pérdida de interés por parte de aquélla en tales mencionados servicios y la negativa de la Demandante a desarrollar un negocio conjunto utilizando el Nombre de Dominio, decidió mantenerlo y utilizarlo para desarrollar su propio proyecto de comercio electrónico.

En este sentido, es particularmente relevante comprobar que, para el desarrollo de dicho proyecto, la Demandada decidió utilizar una denominación y nombre de dominio distinto, de modo que el uso del Nombre de Dominio a lo largo de toda su vigencia se ha limitado a vincularlo a un sitio web sin otro contenido que un enlace que re-direcciona al sitio web ”www.facilityphone.com”.

Atendiendo a estos antecedentes, el Experto considera que, desde un punto de vista abstracto, la reserva de la titularidad del Nombre de Dominio por parte de la Demandada constituiría una excepción a lo que sería esperable de un prestador de servicios tecnológicos en el marco de un encargo realizado por un cliente. Esta impresión se basa principalmente en los hechos siguientes:

- El registro del Nombre de Dominio no respondió a un impulso espontáneo o a una iniciativa unilateral de la Demandada, sino a un encargo realizado por la Demandante. Es más, dicho encargo estaba originalmente dirigido a desarrollar un sitio web en el que la Demandante pudiera ofrecer los productos que comercializaba igualmente a través del portal eBay, por lo que parece difícil imaginar que en el marco de la prestación de los servicios originalmente encargados por la Demandante se excluyera la titularidad del Nombre de Dominio a favor del Demandante, reservándola por el contrario a la Demandada (actuando como mera prestadora de servicios técnicos). Esta conclusión se ve reforzada atendiendo a las numerosas comunicaciones remitidas posteriormente por la Demandante a la Demandada, en las que se reclamaba de forma expresa y reiterada la transferencia de la titularidad del Nombre de Dominio.

- Tal y como se ha indicado anteriormente, la Demandante realizó el encargo del registro del Nombre de Dominio con base en la denominación “Albita Shop” que ya utilizaba en el portal eBay al menos desde marzo de 2010. Sin perjuicio de que esa denominación no se hubiera registrado como marca al momento del registro del Nombre de Dominio, parece evidente que, al proceder a dicho registro, la Demandada era consciente de que dicha denominación identificaba a la Demandante y a sus actividades de comercio electrónico. De este modo, es difícil imaginar un eventual uso posterior del Nombre de Dominio por parte de la Demandada sin ser consciente que el mismo se refería a la Demandante (que, a tal efecto, había encargado originalmente dicho registro y utilizaba dicha denominación en el desarrollo de sus actividades al menos desde marzo de 2010) y que, por tanto, existía un riesgo de confusión y, posiblemente, de infracción de los derechos que la Demandante pudiera tener sobre tal denominación.

- Por último, de acuerdo con la documentación aportada por las partes, la Demandada facturó a la Demandante por sus servicios referidos al Nombre de Dominio. Al Experto se le hace difícil imaginar cómo podría aspirar la Demandada a ostentar la titularidad sobre el Nombre de Dominio cuando su registro respondió a un encargo de la Demandante, encargo que fue facturado y cobrado por parte de la Demandada. Si se siguiera la tesis de la Demandada se llegaría a la ilógica conclusión de que la Demandante, a pesar de ser quien instruyó a la Demandada para que registrara el Nombre de Dominio, a pesar de haberle pagado los costes de tal registro, y a pesar de haber manifestado de forma reiterada en el tiempo su voluntad de obtener la titularidad del Nombre de Dominio, no tuviera derecho a tal titularidad sino que la misma redundaría en beneficio de la Demandada.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que, a falta de pacto expreso suscrito por las partes en sentido contrario, debe interpretarse que la prestación por parte de la Demandada de los servicios de registro del Nombre de Dominio a favor de la Demandante debió comportar desde un primer momento que el mismo fuera titularidad de la Demandante. De hecho, el Experto considera que la Demandante, de haber sabido que la Demandada pretendía reservarse la titularidad del Nombre de Dominio, con toda probabilidad no habría encargado su registro a la Demandada o, en su caso, lo habría encargado estipulando expresamente que dicha titularidad debía corresponder en todo momento a la Demandante.

Esta interpretación se alinea con la ofrecida en otras decisiones tratando circunstancias parecidas a las que son objeto de análisis en este procedimiento. En sentido, cabe citar, por ejemplo, Nike, Inc. c. Granger and Associates, Caso OMPI No. D2000-0108; Promedia Magazine Finance, Inc. c. Next Level Productions, Caso OMPI No. D2001-0616; o Paul Plumadore, James Tindell, River Road Anticues, Ltd c. William Kilgore, Caso OMPI No. D2007-1922.

Habiendo indicado lo anterior, tampoco parece que en el presente caso concurra cualquier otra circunstancia que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta los siguientes elementos:

- En ningún caso puede considerarse que la Demandada haya vinculado el Nombre de Dominio a una “oferta de buena fe de productos o servicios” propios, puesto que, por el contrario, la oferta de productos y accesorios de telefonía móvil que la Demandada ha operado supuestamente a través del Nombre de Dominio no se ha basado en la denominación “Albita Shop”, sino en otra distinta. En este contexto, el Nombre de Dominio se ha utilizado simplemente como una herramienta de re-dirección de usuarios a otro sitio web completamente desligado de la citada denominación.

- De acuerdo con la documentación remitida por las partes, en ningún momento ni en forma alguna la Demandada ha sido conocida bajo la denominación “Albita Shop”, puesto que las mismas, de forma obvia, corresponderían al Demandante quien, a través de su representante, había encargado el registro y uso del Nombre de Dominio.

- Tampoco puede considerarse que la Demandada haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, puesto que, de hecho, estaba actuando por encargo de la Demandante, por lo que dicho uso le era ajeno y en todo caso respondía a un encargo comercial.

Teniendo en cuenta todo lo indicado, el Experto considera que la concurrencia del segundo de los elementos requeridos por la Política ha sido acreditada por la Demandante en el marco del presente procedimiento.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con lo indicado en la sección anterior, el Experto considera que la Demandada no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. Por el contrario, su actuación como prestador de servicios encargado de ejecutar un servicio claramente definido por la Demandante parece indicar claramente que actuó de mala fe respecto del Nombre de Dominio.

Dicha conclusión se ve reforzada si se tiene en cuenta que el registro del Nombre de Dominio a nombre de la Demandada, y no de la Demandante, constituyó no tan sólo una infracción de los principios generales de confianza y buena fe que debían regir la prestación de servicios por parte de la Demandada sino un registro de mala fe en el sentido previsto por la Política.

En este sentido, cabe recordar que la Demandada era plena conocedora de los derechos de la Demandante sobre el Nombre de Dominio y, a pesar de ello y de las instrucciones recibidas, lo registró a su propio nombre. Asimismo, el hecho de que la Demandante decidiera finalmente abandonar el proyecto originalmente encargado a la Demandada no debería servir de cobertura para que aquélla pudiera servirse del Nombre de Dominio para sus propios fines (y menos sin la autorización de la Demandante).

El hecho que el registro del Nombre de Dominio se produjera con anterioridad a la obtención por parte de la Demandante de la denominación “Albita Shop” como marca española no debería modificar la conclusión anteriormente indicada. Por el contrario, el Experto considera probado que la Demandada, al registrar a su nombre el Nombre de Dominio, fue plenamente consciente de que el mismo se refería a la denominación utilizada comercialmente por la Demandada para el desarrollo de sus actividades comerciales en Internet. En efecto, la Demandante ya utilizaba el nombre “Albita Shop” y, por tanto, la Demandada debía ser plenamente consciente que cualquier posterior uso del Nombre de Dominio conduciría a un conflicto con los derechos de la Demandante sobre tal nombre (que posteriormente se consolidaron en forma de registro marcario).

Atendiendo a lo descrito con anterioridad, el Experto considera que la Demandante ha probado que la Demandada registró el Nombre de Dominio de mala fe. De hecho, esta interpretación coincide con la que se ha dado en numerosas decisiones adoptadas con anterioridad como, por ejemplo, Sony Kabushiki Kaisha c. Sony.net, Caso OMPI No. D2000-1074; Tetra Banka, Akciová Spolo Nos c. US WARE, Inc., Caso OMPI No. D2004-0643; Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Caso OMPI No. D2005-1094; Robilant & Associati Srl c. Powerlab snc (Robilant6-Dom), Caso OMPI No. D2006-0991; Esquire Innovations, Inc. c. Iscrub.com et Al., Caso OMPI No. D2007-0856; o Jorge Lorenzo Guerrero v. Cent&Ment Comunicació S.L.,Caso OMPI No. D2009-0725.

Por lo que respecta al uso del Nombre de Dominio por la Demandada, atendiendo a lo indicado anteriormente, es difícil imaginar cualquier uso que pudiera hacer la Demandada del Nombre de Dominio que no constituyera un uso de mala fe en el sentido previsto por la Política.

Esta sospecha se ve confirmada si se tiene en cuenta que la Demandada ha convertido el Nombre de Dominio en una herramienta de re-dirección de usuarios de Internet a una tienda operada por la propia Demandada y que ofrece productos idénticos a los que la Demandante ofrece. Precisamente la denominación sobre la que la Demandante ostenta derechos marcarios se convierte en el elemento que pretende explotar la Demandada para obtener un tráfico adicional de visitantes a su propia tienda online.

Numerosas decisiones referidas a supuestos parecidos al que es objeto de este procedimiento (ver, por ejemplo, Roy Harper c. The Reprahduce Company, Caso OMPI No. D2001-0647; Nova Banka c. Iris, Caso OMPI No. D2003-0366; o Tequilas del Señor, S.A. de C.V. c. Publisystem.net y Carmen Martínez, Caso OMPI No. D2004-0630) han considerado este tipo de actuación como un supuesto de mala fe, conclusión que debe aplicar igualmente en este caso.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del tercero de los elementos previstos por la Política.

8. Alegación por parte de la Demandada de supuesto secuestro inverso del Nombre de Dominio por la Demandante

Atendiendo a la acreditación por parte de la Demandante de la concurrencia en este procedimiento de los elementos requeridos por la Política, de acuerdo con lo indicado en la sección 7 anterior de esta decisión, el Experto no considera que la Demandante, al presentar la Demanda, haya incurrido en un intento de secuestro inverso del Nombre de Dominio.

9. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <albitashop.com> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 21 de agosto de 2014