La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de julio de 2011. El 1 y 8 de julio de 2011 el Centro envió a 1&1 Internet AG vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 4 y 8 de julio de 2011 1&1 Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta identificando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 13 de julio de 2011 suministrando el registrante y los datos de contacto desvelados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 15 de julio de 2011.

El Centro verificó que la Demanda, junto con la Demanda modificada, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al Procedimiento el 18 de julio de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de agosto de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 7 de agosto de 2011.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 24 de agosto de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con fecha 25 de agosto de 2011 la Demandante comunicó al Centro la existencia de una Demanda interpuesta el 13 de diciembre de 2010 ante los Juzgados de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife en España, recordando que existía una copia de la misma entre los documentos aportados con la Demanda.

Puesto que la única petición en dicha demanda judicial -en lo que a los nombres de dominio aquí en cuestión se refiere-, consiste en “La declaración de la ilicitud de las menciones a la marca LAMBERTSCANARIAS, LAMBERTSESPAÑA y LAMBERTSEXPRESS, que las demandadas efectúan en la página Web en Internet “www.lambertsespaña.com” declarando que son constitutivas tanto de actos de infracción de marca nacional como de competencia desleal”, pero en ningún caso se solicita la nulidad o transferencia de los nombres de dominio en disputa, es por lo que este Experto, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento en relación con la regla k del artículo 1 de la Política, considera que no hay impedimento para resolver el Procedimiento planteado.

4. Antecedentes de Hecho

La entidad Demandante, Lamberts Española, S.L. fue constituida en 1989 y desde entonces viene ejerciendo su actividad de distribución en territorio español de productos para la salud y dietéticos por acuerdo con Lamberts Healthcare Ltd. (Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

La Demandante posee el registro del nombre de dominio <lamberts.es> inscrito a su nombre desde el 26 de julio de 2001.

La Demandante es titular de la marca nacional española No. M1301112, denominativa LAMBERTS, registrada para la clase 5. Asimismo es titular de la marca nacional española No. M1658098, denominativa con gráfico, LAMBERTS, LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L., MADRID, en la clase 5 del nomenclator.

Con fecha 13 de diciembre de 2010 figura interpuesta una demanda ordinaria ante los Juzgados de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife en España por parte de Lamberts Española, S.L. contra la entidad Cemecan, S.L.U., a la sazón Demandado en el presente proceso.

El Demandado es titular de los nombres de dominio <lambertscanarias.com>, <lambertsespaña.com> y <lambertsexpress.com> registrados, respectivamente, los días 10 de enero, 27 de febrero y 11 de marzo de 2010 en 1&1 Internet AG.

El Demandado dispone de un sitio Web activo bajo el URL “http.//www.lambertsespaña.com”, en el que reproduce la marca de la Demandante y pone a la venta productos de la misma.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma la existencia de identidad de marca y similitud denominativa, entre la marca de su propiedad y los dominios debatidos lambertsexpress.com, lambertsespaña.com y lambertscanarias.com.

La Demandante afirma también que es la única legitimada para utilizar la denominación debatida, no sólo por la existencia de marcas registradas a su favor, sino porque dispone de un acuerdo de distribución en exclusiva con la matriz Lamberts Healthcare ltd. (Londres, Reino Unido) para la distribución de sus productos en España.

De la misma forma asevera que el Demandado ha sido requerido con anterioridad a que cese en su actividad comercial por la que, y a través de sus páginas Web, publicita y vende los productos de la mercantil Demandante, cuya venta de productos Lamberts tiene autorizada en exclusiva para el territorio español por su matriz Lamberts Healthcare ltd. con sede en Londres (Reino Unido).

Que por este desacuerdo en la distribución de productos de la marca LAMBERTS, la Demandante ha demandado al Demandado en los Tribunales españoles, aportando en este procedimiento junto con el escrito de Demanda, copia de la demanda judicial presentada en el Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife con fecha 13 de Diciembre de 2010.

Considera además la demandada que al utilizar el Demandado los nombres de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Demandado.

B. Demandado

Por parte del Demandado se niega la existencia de identidad o similitud entre la marca propiedad de la Demandante y los nombres de dominio objeto de debate.

Afirma el Demandado que ha sido distribuidor exclusivo en la Comunidad Autónoma de Canarias de los productos de la marca LAMBERTS desde hace más de diez años, adquiriendo sus productos a la entidad demandante "Lamberts Española, S.L".

Que la relación se regía mediante contrato verbal, no escrito. Primeramente con Dn González Santiago como empresario individual, posteriormente a través de la mercantil "Espasalud González, S.L" y por último mediante la empresa "Cemecan, S.L".

Que en la fecha en que fueron creados los nombres de dominios de Internet objeto de litis (10 de Enero de 2010, 27 de Febrero de 2010 y 11 de Marzo de 2010), la Demandante era plena conocedora de los mismos sin que manifestase disconformidad alguna, pues "Cemecan, S.L" seguía distribuyendo los productos de la marca LAMBERTS en su condición de distribuidor exclusivo para Canarias, continuando su relación comercial con "Lamberts Española, S.L".

Que los nombres de dominio de Internet objeto de litis, no generan confusión alguna al consumidor toda vez que desde hace más de diez años, el Demandado es identificado por su esfuerzo económico y personal comercial en las Islas Canarias como vendedor de los productos de la marca LAMBERTS, dejando bien claro en el contenido de las condiciones generales de compra de la página Web a la que se redireccionan los tres nombres de dominio objeto de discusión, que la mercantil responsable final es "Cemecan, S.L".

Que no existe ninguna imagen en todo el contenido de la página Web, que se confunda con el que consta registrado por la Demandante, esto es, la manzana con la hoja hacia la derecha.

Que por parte de "Cemecan, S.L", "Espasalud González, S.L" y por el Demandado, se ha realizado durante más de diez años en la Comunidad Autónoma de Canarias una gran inversión económica y personal para la promoción y publicidad de los productos "Lamberts", resultando que prácticamente la totalidad de la publicidad de la marca LAMBERTS fue sufragada íntegramente por "Cemecan, S.L”, esfuerzo del que ahora se beneficia la Demandante.

Que no existe mala fe, puesto que, como ya se apuntó en el anterior apartado, tras más de diez años actuando como distribuidor exclusivo de los productos "Lamberts" en Canarias, el Demandado es identificado por su esfuerzo económico y personal comercial en las Islas Canarias como vendedor de los productos de la marca LAMBERTS, siendo por tanto conocido tanto él, comos sus empresas como vendedor de productos “Lamberts”.

Y que, a juicio del Demandado, la utilización de la denominación "Lamberts" se utiliza de buena fe a los solos efectos de describir o identificar el producto auténtico de dicha marca y que es vendido legalmente por "Cemecan, S.L", tras su adquisición en el mercado europeo a través de los canales de distribución autorizados.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Las marcas de la Demandante se componen de un elemento distintivo, cual es “lamberts”. El elemento distintivo y central de las marcas de la Demandante es, por lo tanto, “lamberts”, que es el signo que se constituye como objeto de la comparación con los nombres de dominio en disputa, esto es, <lambertscanarias.com>, <lambertsespaña.com> y <lambertsexpress.com>.

Es evidente la identidad absoluta entre la denominación reivindicada por la Demandante y el término distintivo de los nombres de dominio en disputa, sin que deba otorgarse capacidad distintiva y sí descriptiva a las voces que acompañan a ese término “canarias, españa y express” que tan sólo aportan información adjetiva al signo distintivo “lamberts”. En numerosos casos se han dictado decisiones en este sentido: General Motors LLC, General Motors España, S.L. v. Enrique Cuadra Ortiz, José Enrique Cuadra Ortiz, Caso OMPI No. DES2010-0050; Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v. Vektel Trade S.L., Caso OMPI No. DES2010-0046. De la misma forma, tampoco es preciso aludir al TLD sobre el que multitud de resoluciones ya se han pronunciado en el sentido de que no puede considerarse siquiera en la labor comparativa, ya que “.com” en el ámbito de Internet tiene la mera función de identificar el uso y destino comercial del nombre de dominio.

La Demandante demuestra pues el primero de los elementos al considerar el Experto que existe identidad o similitud aptas para confundir a los usuarios, entre los derechos previos de la Demandante y los nombres de dominio en disputa.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado alega como derecho que pudiera justificar la inscripción y uso de los términos contenidos en los nombres de dominio en disputa, que son distribuidores de los productos “Lamberts”, productos que adquieren lícitamente a Lamberts España. S.L., aportando además, para reforzar su argumento, correspondencia cruzada con la Demandante de la que se deduce que en enero de 2010 estaban negociando un contrato de distribución exclusiva para las Islas Canarias (anexo 19 a 23 de la contestación a la demanda), así como el borrador de contrato exclusivo que lleva por fecha 11 de marzo de 2010 (anexo 24 de la contestación a la demanda).

El Experto entiende el sentido que el Demandado quiere dar a su argumento, pero la interpretación legal que por razones de seguridad jurídica efectúa la Organización Mundial del Comercio y los ordenamientos de la mayoría de los países del mundo en este sentido, es contraria a la del Demandado. Tanto el artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París como el propio artículo 10 de la Ley de Marcas Española, prohíben especialmente al agente o representante registrar la marca de su representado sin su expresa autorización. El titular perjudicado dispone de una acción para oponerse en vía administrativa al registro y de las acciones de nulidad, de cesación y reivindicatorias. Es decir, la práctica está especialmente prohibida y su transgresión fuertemente defendida.

En este sentido, y aunque el contrato citado no llegara a firmarse, considera el Experto que quien alega una estrecha relación de dependencia, rayana en la representación exclusiva en un área geográfica, tiene la obligación de defender la marca de su principal, por lo que el Demandado debería de haber esmerado las precauciones para no invadir el espacio del titular de la marca cuyos productos distribuye y no, al contrario, apropiarse de la misma.

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

En cuanto al tercero de los elementos, es evidente que el Demandado no ha ocultado en ningún caso que su intención era precisamente utilizar en sus nombres de dominio la marca de la Demandante a fin de distinguirse en su propio mercado, es decir el español y más concretamente el canario. Precisamente este conocimiento previo de la marca ajena hace que su utilización en un nombre de dominio propio deba ser considerado de mala fe si no concurre una autorización de su legítimo titular. En este sentido cabe citar, a modo de ejemplo, las decisiones Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco José, Caso OMPI No. D2003-0675; Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas,Caso OMPI No. D2004-0803; Deutsche Post AG v. NJDomains, Caso OMPI No. D2006-0001; o Facebook Inc. c. Usta Cafer, Caso OMPI No. DES2009-0006.

Además según las propias alegaciones del Demandado existe una situación conflictiva con la Demandante cuyo punto de inflexión podemos situarlo, por las alusiones al mismo en el escrito de demanda y en el de contestación a la demanda, a principios de 2010, resultando que fue en esa época cuando el Demandado registró los nombres de dominio en disputa, <lambertscanarias.com>, <lambertsespaña.com> y <lambertsexpress.com>, en enero, febrero y marzo de 2010 respectivamente. Esta coincidencia en las fechas, además de reincidir en la inexistencia de intereses legítimos, es prueba de la mala fe que preside el registro de los nombres de dominio en disputa.

De otra parte, el argumento principal del Demandado, por el que quiere hacer entender que dispone de los nombres de dominio de buena fe como forma de comunicar en su mercado geográfico la distribución de productos “Lambert” que ostenta, cae por su propio peso por la naturaleza de los TLD’s bajo los que ha inscrito los nombres de dominio en disputa. Resulta que son TLD’s genéricos “.com”, cuando lo coherente con el argumento esgrimido sería haberlos inscrito bajo TLD’s territoriales “.es”.

El Demandado dispone de una página Web que se localiza bajo el URL “www.lambertsespaña.com” y que produce una evidente sensación al usuario no entendido de que se encuentra ante el sitio Web del titular de la marca, creando una clara confusión, aunque, de la propia documental aportada se deduce que toda la correspondencia electrónica del Demandado es remitida bajo el nombre de dominio <cemeconsl.es>, nunca bajo los nombres de dominio en disputa.

Por fin, como el Demandado se encarga de hacer saber, es evidente que existe un conflicto entre ambos contendientes relativo a la distribución en Canarias de los productos “Lamberts”, pero el mismo no debe afectar no puede influir esta decisión y – por supuesto - tampoco puede ser objeto de la misma. Este proceso no puede ni debe entrar a valorar el conflicto abierto entre las partes relativo a un problema de distribución territorial de productos dietéticos que halla su cauce resolutorio en los Juzgados y Tribunales que corresponda.

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <lambertscanarias.com>, <lambertsespaña.com> y <lambertsexpress.com> sean transferidos a la Demandante.

Mario A. Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 7 de septiembre de 2011