WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., Turktell Bilisim Servisleri A.S. v. Kadir Gündogdu

Verfahren Nr. D2011-0837

1. Die Parteien

Beschwerdeführerinnen sind (1) Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. und (2) Turktell Bilisim Servisleri A.S.aus Istanbul, Türkei, vertreten durch Istanbul Patent & Trademark Consultancy Ltd., Türkei.

Beschwerdegegner ist Kadir Gündogdu, aus Leverkusen, Deutschland.

2. Domainname und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname <fizymuzik.com> (der „Domainname“) ist bei der united-domains AG, Starnberg, Deutschland (die „Domainvergabestelle“) registriert.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde ging in englischer Sprache beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 13. Mai 2011 per E-Mail ein. Am 16. Mai 2011 hat das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des strittigen Domainnamens an united-domains AG geschickt. Am 18. Mai 2011 übermittelte die united-domains AG das Prüfungsergebnis per E-mail an das Zentrum und bestätigte, dass der Beschwerdegegner Inhaber und administrative Kontaktperson für den Domainnamen ist. Die united-domains AG informierte das Zentrum darüber, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung Deutsch ist. Am 19. Mai 2011 sandte das Zentrum eine Mitteilung per E-Mail an die Parteien betreffend der Verfahrenssprache. Das Zentrum gab den Beschwerdeführerinnen eine Frist bis zum 22. Mai 2011 zur Stellungnahme. Am 20. Mai 2011 informierten die Beschwerdeführerinnen das Zentrum, dass sie eine Übersetzung der Beschwerde auf Deutsch einreichen werden und baten um eine Fristverlängerung von 10 Tagen. Mit E-mail vom 23. Mai 2011 verlängerte das Zentrum die Frist zur Übersetzung der Beschwerde ins Deutsche bis zum 29. Mai 2011. Am 23. Mai 2011 informierten die Beschwerdeführerinnen das Zentrum, dass der Beschwerdegegner damit einverstanden sei, den Domainnamen zu übertragen, und beantragten die Einstellung des Verfahrens. Am 24. Mai 2011 wurde das Verfahren vom Zentrum eingestellt. Am 27. Juni 2011 wurde das Zentrum von den Beschwerdeführerinnen darüber informiert, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen nicht übertragen habe und dass das Verfahren wieder aufgenommen werden muss. Am 28. Juni 2011 wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Am 30. Juni 2011 wurden die Beschwerdeführerinnen vom Zentrum ersucht, die Übersetzung der Beschwerde auf Deutsch bis zum 5. Juli 2011 zu übermitteln. Die Übersetzung wurde von den Beschwerdeführerinnen am 8. Juli 2011 eingereicht.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt.

Gemäß Paragraphen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt, und das Beschwerdeverfahren am 14. Juli 2011 eingeleitet. Gemäß Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 3. August 2011. Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht. Am 4. August 2011 teilte das Zentrum demzufolge die Säumnis des Beschwerdegegners mit.

Das Zentrum bestellte Theda König Horowicz am 12. August 2011 als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellte fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraph 7 der Verfahrensordnung abgegeben.

Am 30. August 2011 traf das Beschwerdepanel eine verfahrensleitende Anordnung betreffend (1) der Verfahrenssprache und (2) der Aufforderung an die Beschwerdeführerinnen, bis zum 9. September 2011 eine Übersetzung vom Türkischen ins Deutsche der Beilagen zur Beschwerde bezüglich ihrer Rechte über die Marke "FIZY" einzureichen. Die Frist zur Mitteilung der Entscheidung wurde ausserdem auf den 15. September 2011 neu festgesetzt.

Am 8. September 2011 reichten die Beschwerdeführerinnen eine Übersetzung ins Deutsche der betroffenen Beilagen ein, sowie einer am 4. August 2011 eingetroffenen Entscheidung des türkischen Markenamts, welches die Registrierung der Übertragung der Marke "FIZY" an die zweite Beschwerdeführerin bestätigt.

4. Sachverhalt

Die in der Türkei ansässigen Beschwerdeführerinnen gehören seit 1998 zu den führenden Mobilfunkanbietern. Sie bieten in diesem Bereich ihrer internationalen Kundschaft eine Reihe von Dienstleistungen an, wie zum Beispiel Mobilkommunikationsdienste und Mobilinternetservice. Im Rahmen dieser Tätigkeit bieten die Beschwerdeführerinnen auch diverse Produkte an.

Die Marke FIZY wurde am 20. März 2009 in den internationalen Klassen 9, 15, 38 und 41 im Namen von Fizy Media Internet Ve Bilisim Teknolojileri Limited Sirketi Turkish Republic beim türkischen Markenamt angemeldet und am 21. Januar 2010 eingetragen. Die Marke wurde der zweiten Beschwerdeführerin per Vereinbarung vom 28. Januar 2011 übertragen. Die Übertragung wurde am 4. August 2011 vom türkischen Markenamt eingetragen.

Der Name "fizy" wird seit mehreren Jahren für eine Online-Musikplattform benutzt, inbesondere auf der Webseite "www.fizy.com". Der Domainname <fizy.com> wurde am 27. November 2001 zum ersten Mal registriert und zur selben Zeit wie die obengenannte türkische Marke am 28. Januar 2011 an die zweite Beschwerdeführerin übertragen.

Der strittige Domainname <fizymuzik.com> wurde am 2. Januar 2011 vom Gesuchsgegner registriert.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführerinnen

Die Beschwerdeführerinnen tragen vor, dass der Domainname mit der Marke der zweiten Beschwerdeführerin identisch ist. Der Begriff "muzik" der mit der Marke FIZY im Domainnamen zusammengesetzt ist, ist generisch und stimmt ausserdem mit dem Sektor, in dem die Beschwerdeführerinnen die Marke FIZY benutzen, überein. Es bestehe also eine Verwechslungsgefahr für die Verbraucher, die sich vorstellen, dass es zwischen dem strittigen Domainnamen und den Beschwerdeführerinnen eine Verbindung gibt.

Die Beschwerdeführerinnen erklären weiter, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder legitimierte Interessen im Zusammenhang mit dem Domainnamen hat, insbesondere, weil die Beschwerdeführerinnen nie gebilligt haben, dass er den Domainnamen registriert und/oder benutzt. Der Beschwerdegegner hat auch keine Marke, die ihn berechtigen würde, den Domainnamen zu registrieren.

Ferner stellen die Beschwerdeführerinnen fest, dass der Beschwerdeführer den Domainnamen in böser Absicht registrierte und verwendete. Diesbezüglich erklären die Beschwerdeführerinnen, dass die Registrierung des Domainnamens sie selbst daran hindere, ihre Marke FIZY im Internet vollständig zu reflektieren. Die Registrierung sei auch erfolgt, um einen kommerziellen Profit zu erzielen. Dies ginge insbesondere daraus hervor, dass der Beschwerdegegner seine Webseite so gestaltet habe, um den Eindruck zu erwecken, dass diese Webseite den Beschwerdeführerinnen gehöre: der Inhalt anderer Webseiten der Beschwerdeführerinnen sei von ihm unrechtmässig benutzt worden: die Farbe, die allgemeine Gestaltung sowie die Betriebsweise der Webseite "www.fizy.com" der Beschwerdeführerinnen seien fast identisch und erweckten so den Eindruck, dass es zwischen den Parteien eine Verbindung gäbe. Die Beschwerdeführerinnen stellen auch fest, dass die Webseite des Beschwerdegegners Links zu Werbungen von Drittparteien beinhalte. Letztlich erklären die Beschwerdeführerinnen, dass der Beschwerdegegner, als er am 2. Januar 2011 den Domainnamen registriert hat, sicherlich die Marke der Beschwerdeführerinnen kannte, weil diese in kurzer Zeit sehr bekannt wurde.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht. Er hat sich während des Verfahrens mehrfach bereit erklärt, den Domainnamen an die Beschwerdeführerinnen zu übertragen, ohne jedoch dafür die nötigen Schritte einzuleiten.

6. Entscheidungsgründe

A. Verfahrenssprache

Wie das Beschwerdepanel in der verfahrensleitenden Anordnung vom 30. August 2011 schon festgelegt hat, findet hier Paragraph 11 a) der Verfahrensordnung Anwendung. Die Sprache des Registrierungsvertrages ist Deutsch, und es besteht keinen Grund, sich in diesem Fall nicht an diese Sprache zu halten. Das Beschwerdepanel bestätigt also, dass die Verfahrenssprache Deutsch ist.

B. Neues Beweismittel der Beschwerdeführerinnen

Am 8. September 2011, ca. vier Monate nach Einreichung der Beschwerde, haben die Beschwerdeführerinnen ein neues Beweismittel betreffend ihrer Rechte über die Marke FIZY an das Zentrum weitergeleitet. Dieses Beweismittel ist die Bestätigung des türkischen Markenamtes vom 4. August 2011, dass die Übertragung der Marke FIZY an die Beschwerdeführerin zwei erfolgreich eingetragen wurde. Der Beschwerdegegner hat darauf nicht reagiert.

Die Richtlinie und die Verfahrensordnung sehen vor, dass die Parteien im Prinzip kein Recht auf zusätzliche Einreichung von Schriftsätzen und/oder Beweismaterial haben. Die Entscheidungspraxis zeigt, dass Beschwerdepanel den Anträgen der Parteien an ergänzenden Sachverhaltsvorträgen, im Hinblick auf die Zielsetzung des Verfahrens, eine schnelle Streitentscheidung zu ermöglichen, ausnahmsweise dann stattgeben, wenn der weitere Sachverhaltsvortrag Fragen betrifft, die vor der Einreichung der Beschwerde nicht bekannt waren, oder wenn vom Beschwerdegegner Einwände erhoben wurden, die bei der Einreichung der Beschwerde nicht absehbar waren (Spreewaldverein e.V.v. RCS Richter Computer Systemhaus GmbH, WIPO Verfahren Nr. D2003-0614; Mejeriforeningen Danish Dairy Board v. Cykon Technology Limited, WIPO Verfahren Nr. D2010-0776).

Im vorliegenden Fall ist es eindeutig, dass die Beschwerdeführerinnen das am 4. August 2011 vom türkischen Markenamt erstellte Dokument nicht vorher einreichen konnten. Das Dokument ist eine einfache Bestätigung, dass die für die Beschwerdeführerinnen eingetragenen Markenrechte betreffend FIZY eingetragen wurden. Das Beschwerdepanel sieht also keinen Grund, dieses Dokument nicht in Betracht zu ziehen. Ausserdem wurde dieses neue Beweismaterial im Rahmen einer vom Beschwerdepanel angeordneten, verfahrensleitenden Anordnung gegeben, d.h. ohne dass das Verfahren dadurch verlängert wurde.

Aus diesen Gründen wird das Beschwerdepanel das neue Beweismaterial im Rahmen seiner Entscheidung berücksichtigen.

C. Materielles Recht

Paragraph 4(a) der Richtlinie führt drei Elemente auf, die der Beschwerdegegner nachweisen muss, um die Feststellung zu rechtfertigen, dass der Domainname des Beschwerdegegners auf den Beschwerdeführer zu übertragen ist :

(i) dass der Domainname <fizymuzik.com> mit einer Marke, aus welcher die Beschwerdeführerinnen Rechte herleiten, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist;

(ii) dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen hat;

(iii) dass der Domainname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.

(i) Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich

Es ist eindeutig, dass der strittige Domainname die Marke FIZY der Beschwerdeführerinnen beinhaltet. Diese Marke hat einen hohen Originalitätsgrad und der Zusatz des, in der türkischen Sprache, generischen Wortes “muzik” in dem Domainnamen, genügt nicht, um den identischen Charakter oder zumindest die Verwechslungsfähigkeit mit der Marke der Beschwerdeführerinnen zu verneinen.

Das Beschwerdepanel ist daher der Auffassung, dass die erste Bedingung der Richtlinie erfüllt ist.

(ii) Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen

Die Gewährung eines Übertragunganspruches setzt gemäss Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie weiterhin voraus, dass sich der Domaininhaber nicht auf ein eigenes Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen berufen kann. Pargraph 4(c) der Richtlinie nennt beispielweise und nicht abschliessend drei Umstände, die als Nachweis eines eigenen Rechts oder eines berechtigten Interesses genügen. Ein Recht oder ein berechtigtes Interesse im Sinne des Paragraphen 4(a)(ii) soll insbesondere dann vorliegen, wenn unter Würdigung aller vorgetragenenen Beweismittel festgestellt wird, dass der Domaininhaber :

- den Domainnamen oder einen diesem entsprechenden Namen vor Anzeige der Streitigkeit für ein gutgläubiges Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet oder eine solche Verwendung nachweislich vorbereitet hat;

- allgemein (als Einzelperson, Unternehmen oder andere Organisation) unter dem Domainnamen bekannt ist, selbst wenn er eine Marke nicht erworben hat;

- den Domainnamen in berechtigter nichtgewerblicher oder sonst anerkennenswerter Weise ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne den Willen, Verbraucher in irreführender Weise abzuwerben oder die fragliche Marke zu verunglimpfen, verwendet.

Die Beweislast dafür, dass dem Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen zusteht, liegt, wie sich aus Paragraph 4(a) Satz 2 der Richtlinie ergibt, grundsätzlich beim Beschwerdeführer. Wenn dieser allerdings Tatsachen vorträgt, aus denen sich dem ersten Anschein nach ergibt, dass dem Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen zusteht, liegt es wiederum bei diesem, Umstände darzulegen, aus denen sich sein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen ergibt.

Die Beschwerdeführerinnen tragen diesbezüglich vor, dass die Marke FIZY nicht an den Beschwerdegegner lizenziert wurde und dass ihm nie in irgendeiner Weise das Recht gegeben wurde, diese Marke zu verwenden.

Ausserdem sei der Beschwerdegegner unter diesem Namen auch nicht bekannt.

Diesbezüglich stellt das Beschwerdepanel fest, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen nur mit einer Parkingwebpage benutzt hat, auf der sich Links zu anderen Webseiten befinden.

Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass der Beschwerdegegner je den strittigen Domainnamen für ein gutgläubiges Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass er sich mit einer solchen Verwendung des Domainnamens bekannt gemacht haben soll.

Aus diesen Gründen, und in Abwesenheit einer Stellungnahme des Beschwerdegegners, ist das Beschwerdepanel der Ansicht, dass die Beschwerdeführerinnen prima facie genügend bewiesen haben, dass der Domainname ohne Recht oder berechtigtes Interesse vom Beschwerdegegner registriert wurde.

Die zweite Bedingung der Richtlinie ist also ebenfalls erfüllt.

(iii) Bösgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens

Gemäss Paragraph 4(b) der Richtlinie muss der Beschwerdeführer auch beweisen, dass der Domainname bösgläubig registriert und benutzt wurde. Vier nicht abschliessende Umstände werden in der Richtlinie genannt, um den bösen Glauben nachzuweisen :

Umstände, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdeführer, der Inhaber der Marke ist, oder einem seiner Wettbewerber gegen Entgelt, welches seine nachweisbaren, mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten übersteigt, zu veräussern, zu vermieten oder auf andere Weise zu übertragen;

der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seiner Marke entsprechenden Domainnamen zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt;

der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert, den Geschäftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern: oder

der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht, durch die Benutzung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Webseite oder zu einer anderen Online-Präsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdeführers hinsichtlich Herkunft, Unterstützung, Zugehörigkeit oder Billigung seiner Webseite, seiner Online-Präsenz oder von auf seiner Webseite oder Online-Präsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat.

Die Beschwerdeführerinnen haben vorgetragen, dass der Name “fizy” seit mehreren Jahren auf dem Internet benutzt wurde, insbesondere für eine Online-Musikplattform, die unter dem Domainnamen “fizy.com” vertrieben wurde. Die türkische Marke FIZY wurde auch 2009 eingetragen und im Januar 2011 an die zweite Beschwerdeführerin übertragen, was durch die Eintragung des türkischen Markenamtes am 4. August 2011 endgültig formell bestätigt wurde.

Aus dem Übertragungsvertrag geht eindeutig hervor, dass die Beschwerdeführerinnen alle Rechte an der im Jahr 2010 eingetragenen FIZY Marke und an verschiedenen Domainnamen, die den Namen "fizy" beinhalten, wie zum Beispiel <fizy.com>, bekommen haben. Sie sind daher berechtigt, diese Rechte in diesem Verfahren gegen den Beschwerdegegner geltend zu machen.

Diese Rechte wurden vor dem strittigen Domainnamen registriert und intensiv benutzt, was darauf hindeutet, dass der Beschwerdegegner den Namen “fizy” sehr wahrscheinlich kannte, insbesondere auch, weil er selbst ebenfalls aus der Türkei stammt, wo der Name "fizy" einen hohen Bekanntheitsgrad geniesst.

Ausserdem haben die Beschwerdeführerinnen bewiesen, dass der Name “fizy” von Anfang an im Zusammenhang mit dem Angebot von Musik auf dem Internet benutzt wurde.

Es ist also sicherlich kein Zufall, dass der Beschwerdegegner gerade das, in der türkischen Sprache, generische Wort “muzik” mit dem originellen Namen “fizy” zusammen gestellt hat.

Dass der Beschwerdegegner im Rahmen dieses Verfahren keine Stellung genommen hat, muss auch als ein Indiz der bösgläubigen Registrierung und Verwendung des strittigen Domainnamens ausgelegt werden.

Aus diesen Gründen ist das Beschwerdepanel der Auffassung, dass die dritte Bedingung der Richtlinie erfüllt ist.

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäß Paragraphen 4(i) der Richtlinie und 15 der Verfahrensordnung an, dass der Domainname <fizymuzik.com> auf die zweite Beschwerdeführerin, Turktell Bilisim Servisleri A.S., übertragen wird.

Theda König Horowicz
Einzelbeschwerdepanelmitglied
Datum: 19. September 2011