Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Lego Juris A/S v. Ramiro Ruiz Castillo

Caso No. D2010-0772

1. Las Partes

La Demandante es Lego Juris A/S, con domicilio en Dinamarca, representada por Tsuru, Morales & Tsuru Abogados, S.C., México (en adelante, la “Demandante”).

El Demandado es Ramiro Ruiz Castillo, con domicilio en Monterrey, México (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y la Entidad Registradora

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <papelerialego.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

La entidad registradora del Nombre de Dominio es Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (en adelante, “PublicDomainRegistry.com”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 14 de mayo de 2010. El 17 de mayo de 2010, el Centro envió a PublicDomainRegistry.com por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 19 de mayo de 2010, PublicDomainRegistry.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política” o “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

El 21 de mayo de 2010, el Centro envió una comunicación electrónica a las partes relativa al idioma del procedimiento. El mismo día, la Demandante envió su solicitud en relación con el idioma de procedimiento requiriendo que este fuese el español. El Demandado no envió ninguna comunicación al respecto.

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de mayo de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de junio de 2010. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de junio de 2010.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 1 de julio de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Idioma del procedimiento

La Demandante presentó la Demanda en inglés. No obstante, al ser cuestionada por el Centro respecto a la lengua que preferiría para la sustanciación del procedimiento, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la Demandante indicó su preferencia por el castellano. Por otra parte, el Demandado no ha presentado ni expresado de ningún otro modo oposición alguna en relación con el uso de dicha lengua en el marco del presente procedimiento.

Habida cuenta de la mencionada falta de oposición del Demandado y del hecho que las circunstancias de la presente disputa se han centrado en México, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11.a) del Reglamento, el idioma del procedimiento debe ser el castellano.

5. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad danesa fundada en 1932 especializada en el diseño y fabricación de juegos, juguetes y otros productos dirigidos a la infancia. A lo largo de los más de setenta años de su historia la Demandante ha pasado a distribuir sus productos por los cinco continentes, habiendo consolidado sus marcas LEGO como una referencia internacional en el ámbito de los productos de juego infantiles.

México no ha sido una excepción a la implantación de la marca de la Demandante, habiendo comercializado sus productos en dicho territorio desde 1987. En este sentido, la Demandante es titular de numerosos registros marcarios basados en la denominación LEGO, habiendo aportado numerosas pruebas del carácter notorio de dichas marcas. De hecho, numerosas decisiones anteriores (ver, por ejemplo, LEGO Juris A/S v. Rampe Purda, Caso OMPI No. D2010-0840; LEGO Juris A/S v. Heihachi.net, Heihachi Ltd WHOIS-PROTECTION, Caso OMPI No. D2010-0821; LEGO Juris A/S v. Granite Real Estate, Caso OMPI No. D2010-0819; o LEGO Juris A/S v. Phoenix Productions, Caso OMPI No. D2010-0798) han considerado que las marcas LEGO han adquirido un carácter renombrado a nivel internacional.

B. El Demandado

El Demandado no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento. De esta forma, el Experto no ha podido recibir explicación fiable alguna sobre el Demandado, ni sobre sus actividades, ni sobre su conexión con el Nombre de Dominio.

Sin perjuicio de lo anterior, habiendo realizado una búsqueda a través de Internet, el Experto ha podido constatar que, aparentemente, el Demandado es un diseñador free-lance de sitios web. Al menos así es como el Demandado se presenta en la URL “http://w3csites.com/profile.asp?u=Ramiro”, indicando que trabaja para un estudio de diseño gráfico denominado “Mirdum Studio”. Dicha información queda confirmada en el sitio web corporativo de dicho estudio (concretamente, en “http://mirdum.com/about/”), en el que se indica que el Demandado trabaja en el mismo como diseñador gráfico.

El Demandado no ha aportado explicación alguna respecto a su vinculación con el establecimiento Papelería Lego. A este respecto, el Experto ha podido comprobar simplemente que la dirección postal que el Demandado incluyó como propia al registrar el Nombre de Dominio coincide tanto con la indicada por Papelería Lego como con la correspondiente a su establecimiento así como con la del estudio de diseño gráfico en el que aparentemente trabaja el Demandado.

C. El Nombre de Dominio

El Demandado registró el Nombre de Dominio el 9 de octubre de 2008.

Desde su registro el Nombre de Dominio ha estado conectado al sitio web de un establecimiento comercial mexicano supuestamente llamado Papelería Lego, fundado en 2002 y que se encuentra situado en la ciudad de Monterrey. Dicho sitio web ofrece diversas informaciones sobre el mencionado establecimiento, describiendo los productos y servicios que supuestamente se comercializan en el mismo e indicando la ubicación de dicho establecimiento y cómo contactar con sus propietarios.

D. Comunicaciones previas entre las partes

Tras constatar el registro y uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado, el 15 de abril de 2009 la Demandante remitió al Demandado una carta poniéndole de manifiesto que el mencionado registro y uso constituía una infracción de sus derechos marcarios y, por tanto, invitándole a cancelarlo o a transferirlo a favor de la Demandante y llegar a una solución amistosa de la disputa sobre el Nombre de Dominio. No obstante, el Demandado no respondió en modo alguno a dicha carta.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa danesa que, debido a su larga trayectoria, implantación internacional y prestigio, ha convertido sus marcas LEGO en un referente internacional. En el caso particular de México, dichas marcas han adquirido una significativa notoriedad desde su lanzamiento en 1987 como consecuencia del amplio reconocimiento de los productos infantiles distribuidos bajo dicha denominación;

- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar respecto a las marcas de las que la Demandante es titular, sin que la inclusión de un término genérico como es “papelería” evite un riesgo de confusión para los usuarios de Internet. Indica igualmente la Demandante que el hecho de que el Demandado venda juguetes y regalos no hace sino aumentar el citado riesgo de confusión. De hecho, mantiene la Demandante que el Demandado pretende deliberadamente aprovecharse de su marca LEGO al incluir dicha denominación como metatag y como keyword asociados al Nombre de Dominio;

- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica en este sentido la Demandante que el registró el Nombre de Dominio en octubre de 2008, momento en que la marca LEGO ya era notoriamente conocida. De este modo entiende la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de la notoriedad de las marcas de las que es titular la Demandante. Finalmente, indica la Demandante que, a pesar de haber sido requerido para transferir el Nombre de Dominio, y de ese modo evitar un procedimiento como el presente, el Demandado no contestó ni ha pretendido justificar su registro del Nombre de Dominio en momento alguno;

- Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, habiendo registrado un nombre de dominio claramente basado en las marcas LEGO titularidad de la Demandante, las cuales son notoriamente conocidas en México. Todo ello, a juicio de la Demandante, pone de manifiesto la evidente voluntad del Demandado de aprovecharse injustamente de la reputación de la Demandante; y

- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante ni se ha personado en forma alguna en el marco de este procedimiento.

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que la Demandante es titular;

- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

- Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.

A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Política en relación con el presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De acuerdo con lo indicado en los Antecedentes de Hecho de la presente decisión, la Demandante es titular de numerosas marcas íntegramente basadas en la denominación LEGO, las cuales ha venido utilizando durante años y en múltiples jurisdicciones para el desarrollo de sus actividades empresariales. Si se compara el Nombre de Dominio con las mencionadas marcas, se puede comprobar que existen dos diferencias:

- Mientras las marcas de la Demandante se componen exclusivamente de la palabra “Lego”, el Nombre de Dominio combina dicha denominación con la palabra “papelería”; y

- El Nombre de Dominio incluye el sufijo “.com”.

Seguidamente se analizarán las citadas diferencias a efectos de determinar si las mismas son lo suficientemente relevantes como para considerar que existe o no un riesgo de confusión entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio.

De acuerdo con los criterios aplicados en decisiones precedentes (ver, por ejemplo, la decisión Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a. IBCC,Caso OMPI No. D2000-0102; o Ediciones Pléyades, S.A. v. A.B.M. “Grupo ABM”, Caso OMPI No. D2006-0094), debe considerarse que, para descartar una potencial confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas de la Demandante, la combinación de la palabra “papelería” y la denominación “Lego” debería ser suficientemente distintiva por sí misma para desvincular claramente al Nombre de Dominio de las marcas titularidad de la Demandante. Es decir, para considerar que no existe un riesgo de confusión entre las citadas marcas y el Nombre de Dominio, la composición de éste debería descartar cualquier confusión con las marcas “Lego” titularidad de la Demandante.

Este Experto estima que en el presente caso debe considerarse que la inclusión de la palabra “papelería” junto a la denominación “Lego” no constituye un elemento diferenciador suficientemente relevante entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante. Cabe tener en cuenta que las marcas titularidad de la Demandante han adquirido una notoriedad lo suficientemente significativa como para tenerla en cuenta a efectos de evaluar la importancia de la denominación LEGO.

En este sentido, parece claro que la adición de una palabra genérica como “papelería” a una marca notoria no constituye un elemento suficientemente diferenciador, por lo que debe considerarse que el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas LEGO titularidad de la Demandante. Esta interpretación se alinea con decisiones anteriormente adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Wal-Mart Stores, Inc. v. Kenneth E. Crews, Caso OMPI No. D2000-0580; America Online Inc. v. Shenzhen JZT Computer Software Co. Ltd,.Caso OMPI No. D2000-0809; America Online Inc. v. Kandl Co. Ltd., Caso OMPI No. D2000-1695; Viacom International Inc. v. Edwin Tan Caso, Caso OMPI No. D2001-1440; Bayer Aktiengesellschaft v. Henrik Monssen,Caso OMPI No. D2003-0275; o Aventis Pharma SA, Aventis Parma Aventis Pharma Deutschland GMBH v. Jonathan Valicenti, Caso OMPI No. D2005-0037).

Por otra parte, la segunda diferencia entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio es la inclusión en éste del sufijo “.com”. Esta diferencia, no obstante, no debería considerarse relevante a los efectos de la presente decisión pues se deriva de la actual configuración técnica del sistema de nombres de dominio (DNS). Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth,Caso OMPI No. D2000-0812; o en A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night Inc, Caso OMPI No. D2003-0172).

De este modo, este Experto considera que, a efectos de la Política, el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas de las que la Demandante es titular y que, consiguientemente, en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el párrafo 4(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.

En concreto tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por la denominación contenida en el Nombre de Dominio, aún cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los usuarios de Internet de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas titularidad de la Demandante con ánimo de lucro.

Antes de entrar a analizar la concurrencia o no en el presente caso de este segundo elemento de la Política, cabe recordar que la Demandante debe acreditar prima facie la existencia del mismo, de modo que las alegaciones hechas en este sentido por aquélla –siempre que sean convincentes – deberían ser rebatidas adecuadamente por el Demandado. Así lo han venido considerando de forma recurrente las decisiones adoptadas bajo la Política (ver, por ejemplo, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Caso OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. v. Wachem d.o.o, Caso OMPI No. D2004-0110; Edmunds.com, Inc. v. The Registrant of <edmounds.com>, Caso OMPI No. D2006-0741; o Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) v. Luis Anguís Miras, Caso OMPI No. D2007-1221).

En un principio, las circunstancias en este caso parecerían poder dar lugar a la aplicación de una de las excepciones previstas en el párrafo 4(c) de la Política pues, en apariencia, el Nombre de Dominio se encontraría asociado a un sitio web dirigido a informar sobre un supuesto establecimiento comercial denominado “Papelería Lego” que, atendiendo a la información incluida en dicho sitio web, ha venido operando con ese nombre desde 2002. De hecho, el Experto ha podido comprobar que dicho establecimiento se halla incluido en diversos directorios comerciales en línea correspondientes a comercios de la ciudad de Monterrey y en todos ellos se presenta como una papelería.

Atendiendo a estas circunstancias el Experto podría haber considerado que dicho establecimiento ostentaba efectivamente un derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio en el sentido previsto por el párrafo 4(c) de la Política. Esta conclusión, no obstante, no es sostenible en este caso teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

- El Demandado, es decir el titular del Nombre de Dominio, no es el establecimiento conocido como Papelería Lego sino, aparentemente, un diseñador gráfico que habría desarrollado el sitio web asociado al Nombre de Dominio. Así, el análisis de la eventual concurrencia de cualquiera de los supuestos previstos en el párrafo 4(c) de la Política debería referirse expresamente en la persona y circunstancias del Demandado. En este sentido, dada la lamentable falta de personación del Demandado en el presente procedimiento - en el marco del cual podría haber acreditado la concurrencia de las citadas circunstancias -, el Experto no ha contado ni con la información ni con los elementos probatorios que le permitieran constatar cuáles son los vínculos reales que unen al Demandado con la Papelería Lego, las razones por las que se registró el Nombre de Dominio o si de hecho todo el proyecto correspondía a un genuino interés de informar sobre un establecimiento comercial existente. Contando con la información con la que el Experto cuenta, no puede considerarse que el Demandado cuenta con un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

- Las conclusiones que permitirían considerar la eventual concurrencia de uno de los supuestos previstos en el párrafo 4(c) de la Política se basan exclusivamente en la información que el Experto ha podido obtener a través de Internet. De hecho, esta información se ha obtenido desde un sitio web gestionado por el Demandado así como de directorios comerciales que no establecen restricción alguna para que cualquier usuario puede incluir la referencia de un determinado comercio. De nuevo la falta de personación del Demandado, o incluso del establecimiento Papelería Lego, han impedido al Experto cotejar la información obtenida por Internet y constatar de forma fiable la realidad de la apariencia derivada de la información obtenida.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha aportado pruebas prima facie de que el Demandado no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de dominio, sin que concurran en este caso circunstancias suficientemente acreditadas como para considerar lo contrario. De este modo, la Demandante ha probado que concurre la segunda de las condiciones previstas en el párrafo 4(a) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Atendiendo a las evidencias aportadas por la Demandante, y el correspondiente silencio del Demandado, el Experto considera que se ha acreditado la concurrencia de suficientes elementos para considerar que el Demandado registró y utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter notorio de las marcas de la Demandante.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera un riesgo real de confusión por parte de los usuarios de Internet entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por el Demandado al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Esta postura es la que han adoptado numerosas decisiones que han tratado con circunstancias parecidas a las que se dan en el presente caso (ver, por ejemplo, The Hotel Ritz, Limited v. Kim Min-Kouk, Caso OMPI No. D2004-0154; Primedia Magazine Finance, Inc. v. Yelena M. Wright, Caso OMPI No. D2001-1007; o Playboy Enterprises International, Inc. v. Federico Concas, a.k.a. John Smith, a.k.a. Orf3vsa, Caso OMPI No. D2001-0745).

En el mismo sentido, cabe indicar que diversos expertos han llegado a esta misma conclusión en relación con procedimientos que trataban casos parecidos al presente y en los que la Demandante actuaba igualmente como tal (ver, por ejemplo, Lego Juris A/S c. Veysel Bagci, Caso OMPI No. D2009-1710; Lego Juris A/S v. PrivacyProtect.org/Thaiserveronline, Mr. Sagsan Phurahong, Caso OMPI No. D2010-0711; o Lego Juris A/S v. McHost Ltd., Mchost.ru, Caso OMPI No. D2009-1610).

Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha aportado suficientes elementos para considerar en el presente caso la concurrencia del tercero de los elementos requeridos por la Política a fin de estimar la Demanda. En este sentido, el Experto considera necesario reiterar que el Demandado no se ha personado en el presente procedimiento ni ha presentado argumentación alguna que permita contradecir las conclusiones anteriormente indicadas, lo que conlleva decidir atendiendo tanto a las alegaciones como a las circunstancias probadas por la Demandante en el marco de este procedimiento.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <papelerialego.com> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único

Fecha: 28 de julio de 2010