Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI

DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

Webster Srl v. Antonio Geraci

Case No. D2009-1646

1. Le parti

La Ricorrente è Webster Srl, Italia, rappresentata dallo Studio legale Cantaluppi & Partners S.r.l., Italia.

Il Resistente è Antonio Geraci, Italia, rappresentato dallo Studio legale Gianluigi Fioriglio.

2. Il nome a dominio e l'ente di registrazione

Il nome a dominio in contestazione, <libreriauniversitaria.com>, è registrato presso la società Register.It S.p.A.

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 4 dicembre 2009, via e-mail ed l'8 dicembre 2009 , in formato cartaceo. Il 7 dicembre 2009, il Centro ha trasmesso via e-mail alla Register.It S.p.A una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio in esame. Il 9 dicembre 2009, Register.It S.p.A ha trasmesso al Centro via e-mail la risposta.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).

In data 11 dicembre 2009, il Centro ha notificato il ricorso. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 31 dicembre 2009.

La Risposta è stato inviata il 30 dicembre 2009.

Il Centro in data 26 gennaio 2010 ha nominato il Collegio amministrativo (“il Collegio”). Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme e, avendo esaminato la documentazione ricevuta, il Collegio ritiene che il Centro abbia assolto agli obblighi previsti dall'articolo 2(a) delle Norme nell'impiegare i mezzi ragionevolmente disponibili per rendere edotto il Resistente in merito alla presente procedura.

La Ricorrente ha inviato una memoria supplementaria il 27 gennaio 2010. Il Resistente ha inviato una memoria supplementaria il 29 gennaio 2010.

4. I presupposti di fatto

Il marchio LIBRERIAUNIVERSITARIA.IT è stato depositato il 24 ottobre 2005.

Il nome a dominio in contestazione è stato registrato il 13 giugno 2007. Era stato parcheggiato, e non era utilizzato, da molti anni.

Il marchio LIBRERIAUNIVERSITARIA è stato depositato il 11 luglio 2007.

Le due partie commercializzano libri on-line.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

La Ricorrente ha un'affermata società la cui attività principale consiste nella commercializzazione di libri on-line sin dal 2000. Essa è titolare del marchio LIBRERIA UNIVERSITARIA depositato il 11 luglio.2007. Inoltre, essa è licenziataria esclusiva del marchio LIBRERIAUNIVERSITARIA.IT depositato il 24 ottobre 2005. Essa è altresì titolare di numerosi nomi a dominio che contengono le parole “libreria universitaria”.

Non vi è dubbio che il nome a dominio in contestatzione è identico o somiglia al marchio della Ricorrente.

Il Resistente non è titolare di alcun marchio per la denominazione “libreria universitaria”. Il nome a dominio in contestazione non ha un contenuto proprio ma, al contrario, viene re-indirzzato al sito “www.unilibro.it”. L'attività principale della società che sfrutta questo sito è identica a quella della Ricorrente.

Il nome a dominio contestato è stato inizialmente registrato dal rappresentante legale della Ricorrente, nel gennaio 2002, ed è stato utilizzato per il commercio on-line di libri, stampe, etc. Inspiegabilmente, il nome a dominio è stato trasferito ad una società russa nel 2005. Posto che il Ricorrente poteva proseguire la propria attività utilizzando un altro nome a dominio e che la società russa si era limitata a tenere il nome a dominio in contestazione parcheggiato, la questione è stata temporaneamente accantonata.

Il Resistente ha acquistato il nome a dominio in contestazione nel 2007. La società che fa capo al Resistente è da anni una delle maggiori concorrenti della Ricorrente in Italia in quanto le due società operano nello stesso identico settore. Appare pertanto chiaramente che l'intento del Resistente è stato unicamente quello di sviare al proprio sito la clientela della Ricorrente.

B. Resistente

L'espressione “libreria universitaria” è chiaramente generica e descrittiva del servizio prestato e quindi non può costituire oggetto di registrazione come marchio. Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale e industriale, nel procedimento cautelare instaurato proprio dalla Ricorrente ha già negato la validità dei suddetto marchio.

In virtù di quanto si è esposto, la Ricorrente non ha alcun diritto ai sensi delle Policy, articolo. 4(a)(i) (entrambi i marchi su cui ha fondato il suo Ricorso sono nulli e/o invalidi) e, dunque, il suo Ricorso deve essere rigettato.

Il Resistente ha depositato il marchio LIBRERIAUNIVERSITARIA.COM il 21 maggio 2009. Tale deposito è stato effettuato sia prima del Ricorso che dell'azione giudiziaria esperita dinanzi al Tribunale di Venezia della Ricorrente. I preparativi del deposito sono altresì antecedenti le diffide inviate dal Difensore della Ricorrente.

Il Resistente ha acquisito legittimamente il nome a dominio in contestazione ed è legittimato ad utilizzarlo, perchè svolge l'attività di vendita di libri on line. Infatti la società che fa capo al Resistente era attiva ben prima della Ricorrente.

In ogni case, qualunque imprenditore (a maggior ragione il Resistente) potrebbe essere legittimato ad utilizzare un nome a dominio composto da parole generiche, come il nome a dominio in contestazione, proprio perché assolutamente generico e privo di capacità distintiva. La giurisprudenza dell'OMPI conforta tali affermazioni: “Common words and descriptive terms are legitimately subject to registration as domain names on a “first come, first served” basis” (Asphalt Research Technology, Inc. v. National Press & Publishing, Inc., WIPO Case No. D2000-1005; nello stesso senso, anche: Zero International Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft v. Beyonet Services and Stephen Urich, WIPO Case No. D2000-0161; EAuto, L.L.C. v. EAuto Parts, WIPO Case No. D2000-0096).

Ne conseguono l'assenza di violazione delle Policy, articolo 4(a)(ii), da parte del Resistente e la necessità di rigettare il Ricorso.

Il nome a dominio in contestazione è stato “parcheggiato” per molto tempo e chiunque avrebbe potuto acquistarlo. La Ricorrente non aveva intrapreso alcuna azione legale (giudiziale o stragiudiziale) per il recupero del nome a dominio. Le trattative per l'acquisto sono state molto lunghe. Il nome a dominio non era utilizzato da anni.

Nel caso di specie, con l'avvio della presente procedura amministrativa, la Ricorrente ha posto in essere un tentativo di “reverse domain name hijacking”. La Ricorrente ha omesso di trasmettere certe informazioni ed ha fornito certe informazioni che non sono esatte.

Si consideri, poi, che “a finding of reverse domain name hijacking is warranted if the Complainant knew or should have known at the time it filed the Complaint that it could not prove one of the essential elements required by the Policy” (carsales.com.au Limited v. Alton L. Flanders,WIPO Case No. D2004-0047; cfr. altresì Deutsche Welle v.DiamondWare Limited,WIPO Case No. D2000-1202). È bene sottolineare che, anche in ragione delle precedenti ordinanze del Tribunale di Venezia, la Ricorrente ben sapeva di non poter provare gli elementi essenziali richiesti dalla Policy, ma ciò nonostante ha continuato, con il Ricorso dinanzi il Centro, a porre in essere un'ulteriore molestia e turbativa a danno del Resistente, con le conseguenti e connesse perdite di tempo e denaro. Pertanto, si chiede che, visti i fatti citati il Collegio dichiari, nel caso di specie, un tentativo di “Reverse domain name hijacking”.

C. Memorie supplementarie

Ricorrente

La Risposta sviluppa argomentazioni che esulano dall'oggetto della presente controversia: il Collegio non deve effetuare un'analisi giuridica sulla validità dei marchi della Ricorrente, vedi Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services, WIPO Case No. D2000-0503. Inoltre, i procedimenti giudiziari citati dal Resistente non sono definitivi e non c'è alcuna sentenza o provvedimento definitivo concernente la validità o invalidità dei marchi della Ricorrente.

Il Resistente non può legittimamente sostenere di aver proceduto al deposito del marchio LIBRERIAUNIVERSITARIA.COM senza essere a conoscenza dei marchi della Ricorrente.

Le informazione pertinenti sono state transmesse al Collegio ed esse erano esatte. La Ricorrente non è dunque colpevole di “reverse domain name hijacking”.

Resistente

Si contesta la memoria aggiuntiva inviata dalla Ricorrente poiché irrituale, tardiva e riportante fatti e circostanze non corretti e non correttamente riportati, oltre che infondata in fatto e in diritto. Si chiede espressamente che il Collegio non prenda in considerazione né esamini alcuna memoria aggiuntiva o documento aggiuntivo.

Si ribadisce che i marchi della Ricorrente non sono validi. Il Collegio, se lo ritiene opportuno, ha tutto il diritto di analizzare la validità dei suddetti presunti marchi, posto che essi sono palesemente descrittivi del servizio prestato e posto che tale circostanza è resa nota già sul sito dell'OMPI: “In certain, highly limited circumstances, a panel may examine the circumstances of trademark registration to determine whether the registration satisfies UDRP requirements. Trademark registrations that are automatic or unexamined (such as US state registrations as opposed to US federal registrations) may not always be owed the same deference as examined registrations” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions).

In tutte le procedure giudiziarie, i Giudici hanno ritenuto legittimo l'acquisto del nome a dominio in contestazione da parte del Resistente. Sulle presunte identità o confondibilità dei presunti marchi della Ricorrente si riporta quanto affermato dal Tribunale di Venezia: “non v'è, però, confusione […] quando il nome adottato da entrambi gli imprenditori sia genericamente usato per contraddistinguere non già i prodotti specifici che provengano da un dato fabbricante, ma tutti i prodotti di quel genere, da chiunque fabbricati o messi in commercio, ovvero si tratti di sigle solo descrittive della qualità del prodotto, pur se esse facciano parte di un marchio altrui (Cass. Civ., sez. I, 8/11/1986 n. 6557)”.

Gli altri argomenti del Resistente sono ribaditi.

6. Motivi della decisione

L'articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.

L'articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:

(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti; ed

(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; e

(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

A. Identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente

IL Collegio non effettuerà un'analisi giuridica sulla validità dei marchi, vedi Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services, WIPO Case No. D2000-0503.

Il Collegio ritiene quindi che la Ricorrente ha attualmente il marchio LIBRERIAUNIVERSITARIA.IT ed è ovvio che il nome a dominio in contestazione è tale da indurre in confusione rispetto a tale segno distintivo. Questo marchio era stato depositato prime che il Resistente abbia registrato il nome a dominio in contestazione.

B. Assenza di diritti o di interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato

Il nome a dominio in contestazione è descrittivo, e descrive appunto le attività delle due parti. La Ricorrente ammette che la società che fa capo al Resistente vende libri universitari ed essa ammette che il Resistente aveva questa attività prima di aver registrato il nome a dominio in contestazione. Quindi l'articolo 4(c)(i) della Policy si applica. Fra l'altro, la giurisprudenza della Policy è chiara: è il primo venuto che ha il diritto di registrare un nome a dominio composto di parole generiche, come il nome a dominio in contestazione, se usa il nome per un'attività che corresponde al nome, vedi Allocation Network GmbH v. Steve Gregory,WIPO Case No. D2000-0016; Porto Chico Stores, Inc. v. Otavio Zambon,WIPO Case No. D2000-1270; Asphalt Research Technology, Inc. v. National Press & Publishing, Inc., WIPO Case No. D2000-1005; Gorstew Limited v Worldwidewebsales.com, WIPO Case No. D2002-0744; Zero International Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft v. Beyonet Services and Stephen Urich, WIPO Case No. D2000-0161; EAuto, L.L.C. v. EAuto Parts, WIPO Case No. D2000-0096.

Il Resistente ha quindi interessi legittimi in relazione al nome a dominio in contestazione.

C. Registrazione e Uso in Malafede

Alla luce della decisione del Collegio in ordine alla presenza di un legittimo interesse del Resistente, non si ritiene necessario entrare nel merito della determinazione se il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.

D. “Reverse domain name hijacking”

Il Resistente non ha provato che la Ricorrente sapeva con certezza che il Collegio avrebbe respinto il Ricorso. Ed infatti la Commissione non ha accettato tutti gli argomenti del Resistente. Non si può dunque concludere che la Ricorrente abbia agito in malafede quando ha iniziato la presente procedura.

Quindi il Collegio decide che non si tratta di un caso di “Reverse domain name hijacking”.

7. Decisione

Il Ricorso è respinto. La domanda di “Reverse domain name hijacking” è ugualmente respinta.

Data: 4 febbraio 2010