Le Ricorrente è la Società MBS Consulting S.p.A., Italia, rappresentata internamente.
La Resistente è il Signor Maurizo Benetti, Italia.
2. Il nome a dominio e l'ente di registrazione
Il nome a dominio in contestazione, <mbsconsulting.org>, è registrato presso la società Register.It S.p.A.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 12 ottobre 2009, via email ed il 15 ottobre 2009, in formato cartaceo. Il 13 ottobre 2009, il Centro ha trasmesso via e-mail alla Register.It S.p.a una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio in esame. Il 14 ottobre 2009, Register.It S.p.a ha trasmesso al Centro via e-mail la risposta.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 20 ottobre 2009, il Centro ha notificato il ricorso. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 9 novembre 2009. La Resistente non ha inviato alcuna Risposta, e pertanto in data 10 novembre 2009, il Centro ha comunicato alle parti tale inadempienza.
In data 12 novembre 2009, il Centro ha invitato Eva Fiammenghi a ricoprire il ruolo di esperto nel caso in esame, trasmettendogli la richiesta di dichiarazione di accettazione e di dichiarazione di imparzialità e di indipendenza. Il Collegio in data 16 novembre 2009 ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme.
Il Centro in data 17 novembre 2009 ha nominato Eva Fiammenghi quale Membro Unico del Collegio. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy ed alle Norme ed, avendo esaminato la documentazione ricevuta, il Collegio ritiene che il Centro abbia assolto agli obblighi previsti dall'articolo 2(a) delle Norme nell'impiegare i mezzi ragionevolmente disponibili per rendere edotta la Resistente in merito alla presente procedura.
4. I presupposti di fatto
La Ricorrente, è una società attiva nel campo dei servizi di consulenza aziendale e manageriale da più di 10 anni.
La Ricorrente è il titolare dei marchi comunitari:
N. 7358179 MBS CONSULTING (parola) registrato il 14 maggio 2009 nelle classi internazionali 35 e 36; N. 7358121 MBS CONSULTING (parola e figurativo) registrato il 14 maggio 2009 nelle classi internazionali 35 e 36 (i cui certificati sono stati prodotti dalla stessa) .
La stessa è inoltre titolare del nome a dominio <mbsconsulting.it> registrato in data 27 febbraio 2003;
La Resistente ha registrato il nome a dominio <mbsconsulting.org> in data 7 febbraio 2007.
In accordo a quanto previsto dall'articolo 11(a) delle Norme, in assenza di un diverso accordo delle parti, la lingua della procedura deve essere la medesima di quella del contratto di registrazione e pertanto la presente procedura è condotta in italiano.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
ll Collegio viene informato che la Ricorrente è presente sull'intero territorio nazionale sin dal 1997 quando viene costituita la MBS International s.r.l. con oggetto sociale; “servizi di consulenza aziendale e manageriale, in particolare rivolti a società operanti nel settore dei servizi assicurativi e di intermediazione finanziara ed immobiliare”, e vanta tra i suoi maggiori clienti la Toro Assicuazioni e la Reale Mutua.
La Ricorrente afferma di essere titolare di due marchi comunitari costituiti dalla dicitura “MBS consulting” e del nome a dominio <mbsconsulting.it>, dichiara inoltre che nel 2004 la società ha subito un cambio di denominazione in “MBS Consulting” e che lo stesso è stato regolarmente registrato presso il registro delle Imprese.
Nonché la stessa asserisce che il marchio MBS CONSULTING è in uso già dal 2003, quale marchio di fatto utilizzato ampiamente nel sito e sulle brochure della allora “MBS International s.r.l. ”.
Pertanto ritiene che il nome a dominio conteso è identico alla denominazione sociale, ai marchi e al nome a dominio di sua titolarità.
La Ricorrente inoltre afferma che il nome a dominio è stato registrato con l'unico scopo di dirottare eventuali clienti verso i servizi della Resistente. A sostegno di questa dichiarazione e del fondato pericolo di confusione, la stessa afferma che alcuni dei suoi maggiori clienti hanno richiesto chiarimenti in merito al legame con il Signor Benetti titolare del nome a dominio <mbsconsulting.org>.
La Ricorrente infine rileva, dopo aver effettuato delle ricerche presso il registro delle Imprese che la Resistente non è titolare di alcuna società, iscritta presso il registro stesso, riportante la dicitura “MBS Consulting”, fugando ogni dubbio circa la legittimità alla registrazione del nome a dominio conteso.
B. Resistente
La Resistente non ha risposto al Ricorso della Ricorrente. La Resistente non ha pertanto sottoposto alcun argomento a propria difesa e non ha contestato e/o rigettato quanto dichiarato dalla Ricorrente. Il Collegio pertanto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 (a) e (b) delle Norme, dovrà procedere ad una decisione sulla base delle dichiarazioni riportate nel Ricorso dalla Ricorrente che potranno essere considerate dal Collegio, nella sua decisione, come sufficientemente provate e quindi corrispondenti a verità.
6. Motivi della decisione
L'articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L'articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dalla Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti;
(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato;
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
A. Identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente
Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia adeguatamente documentato di essere titolare dei diritti sulla dicitura “MSB consulting” relativamente ai servizi di consulenza aziendale e manageriale, supportato da ultimo dalla registrazione di due marchi comunitari.
Il Collegio pertanto considera che il nome a dominio contestato <mbsconsulting.org> sia identico al marchio della Ricorrente nonché alla denominazione sociale e al nome a dominio della società titolare dello stesso, considerando assolutamente irrilevante il suffisso “.org” in quanto meramente funzionale all'utilizzo in Internet.
B. Assenza di diritti o di interessi legittimi della Resistente in relazione al nome a dominio contestato
La Resistente non ha presentato alcuna replica al presente Ricorso ed ha pertanto rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio e precedente diritto, titolo o legittimo interesse sul nome a dominio conteso, come sarebbe invece stato suo diritto in applicazione dell'articolo 5 delle Norme.
In considerazione di quanto sopra, e sulla base delle dichiarazioni della Ricorrente la Resistente non vanterebbe alcun diritto né interesse legittimo in relazione al nome a dominio in questione, né risulterebbe connessa o affiliata con la Ricorrente, né in altro modo autorizzata all'utilizzo della dicitura in esame.
In considerazione di ciò, il Collegio conclude che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dall'articolo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell'assenza di alcun diritto o legittimo interesse del Resistente sul nome a dominio <mbsconsulting.org>.
C. Registrazione e Uso in Malafede
L'articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell'articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possono venir considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che la Resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest'ultimo per una cifra superiore al suo costo; o
(ii) la Resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest'ultimo come nome a dominio; o
(iii) la Resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l'attività commerciale di un concorrente; o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte della Resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità della Ricorrente in merito all'origine del sito web o dei prodotti e/o servizi della Resistente o dando l'impressione che vi sia un legame tra l'attività della Resistente e quella della Ricorrente.
Il Collegio rileva che, la Riccorente ha utilizzato il nome “MBS” dal 1997, il nome a dominio <mbsconsulting.it> è stato registrato nel febbraio 2003 ed inoltre la Riccorente beneficia della denominazione “MBS consulting” derivante dalla registrazione nel Registro delle Imprese già dal 2004.
Il Collegio osserva inoltre che le parti operano entrambe in Italia e che il sito web “www.mbsconsulting.org” risulta attualmente con la dicitura “lavori in corso”, pertanto, il Collegio conclude che la Resistente conosceva al momento della registrazione del nome a dominio <mbsconsulting.org> l'esistenza della Riccorente e delle attività da quest'ultima svolte.
Sulla base di quanto affermato dalla Ricorrente e dalla documentazione prodotta deve ritenersi accertato che la Resistente abbia avuto come scopo quello di creare confusione con la società ricorrente, attirando i clienti verso il proprio sito ed inserendo nel sito elementi tali da portare a credere che ci fosse un rapporto di collaborazione con la Ricorrente. La Resistente non ha inviato alcuna Risposta, non contestando le argomentazioni della Riccorente.
In considerazione di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato ai sensi della Policy che la Resistente ha registrato il nome a dominio contestato in malafede e che il nome a dominio viene usato in malafede.
7. Decisione
Il Collegio ritiene che la Ricorrente ha provato che il nome a dominio contestato crea confusione, pertanto per le ragioni sin qui elencate e in accordo con gli articoli 4 della Policy e 15 delle Norme il Collegio dispone che il nome a dominio <mbsconsulting.org> sia trasferito alla Ricorrente, MBS Consulting S.p.A.
Eva Fiammenghi Membro Unico del Collegio
Data: 30 novembre 2009
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