La parte demandante es Luis Carlos Santero Martín y Rosa María Marín Ontoria representados por Eduardo Galán Corona, España, con domicilio en Salamanca, España (en adelante, los “Demandantes”).

La parte demandada es Ralph Abel / Inca, con domicilio en Ávila, España (en adelante, el “Demandado”).

2. Los Nombres de Dominio y la Entidad Registradora

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <cuakua.biz>, <cuakua.com>, <cuakua.info>, <cuakua.net> y <cuakua.org> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).

La entidad registradora de los Nombres de Dominio es CSL Computer Service Langenbach GmbH - Joker.com (en adelante, “Joker.com”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 21 de julio de 2009. El 24 de julio de 2009 el Centro envió a Joker.com por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 4 de agosto de 2009 Joker.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro de los Nombres de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación de los Nombres de Dominio.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de agosto de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de septiembre de 2009. El Demandado no contestó formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de septiembre de 2009. No obstante, a lo largo del desarrollo del procedimiento el Demandado ha remitido numerosas comunicaciones al Centro en las que ha plasmado su postura respecto a las alegaciones de los Demandantes.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de septiembre de 2009, recibiendo la declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Lengua del procedimiento

Los Demandantes presentaron la Demanda en castellano. Teniendo en cuenta que dicho idioma no es el que el Demandado utilizó respecto a los acuerdos de registro de los Nombres de Dominio el Centro instó a los Demandantes a justificar la elección de dicha lengua. A tal efecto, en su respuesta de fecha 18 de agosto de 2008 los Demandantes indicaron que la mencionada elección se basó en los siguientes factores:

- Tanto los Demandantes como el Demandado tienen su domicilio en territorio español;

- El Demandado desarrolla sus actividades empresariales en España, utilizando para tales actividades la lengua castellana; y

- Con anterioridad a la presentación de la Demanda, los Demandantes habían utilizado el castellano en las comunicaciones mantenidas con el Demandado, sin que en momento alguno el Demandado hubiera contestado en otra lengua o hubiera mostrado dificultades de comprensión como consecuencia del uso de dicha lengua; y

- Los Demandantes no están familiarizados con la lengua inglesa (lengua que utilizó el Demandado para el registro de los Nombres de Dominio), mientras que el Demandado ha demostrado su conocimiento del castellano.

Por su parte, el Demandado respondió a la mencionada comunicación del Centro indicando, en un mensaje de correo fechado el 18 de agosto de 2009, que es un ciudadano británico y que, por ello y a pesar de reconocer un cierto conocimiento del castellano, consideraba que tenía todo el derecho a defenderse utilizando el inglés como lengua en este procedimiento.

Para decidir sobre esta cuestión, de acuerdo con los criterios expresados en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Guillermo J. Fesser Pérez de Petinto y Juan L. Cano Ambros v. r&t y Tino Hernández, Caso OMPI No. D2000-0201; CPS 1 Realty LP. v. DomainAgent.com, Caso OMPI No. D2005-0869; Colombo Franchising Ltda. v. Mehdi Tchavosinia, Caso OMPI No. D2006-1572; o General Electric Company, GE Osmonics Inc. v. Optima di Federico Papi, Caso OMPI No. D2007-0645), deben tenerse en cuenta factores como el origen geográfico y lugar de residencia de las partes, las capacidades lingüísticas mostradas tanto antes del procedimiento como durante el mismo, los costes y retrasos que pueda suponer la adopción de uno u otra lengua para el procedimiento así como los perjuicios que el uso de una determinada lengua puede ocasionar a las partes.

En este sentido, el Experto considera probado que, atendiendo a las comunicaciones remitidas a los Demandantes, al hecho que los Nombres de Dominio han estado asociados durante un tiempo significativo a un sitio web con contenidos en lengua castellana, así como al hecho de que desarrolla actividades comerciales en España -habiendo incluso constituido una sociedad mercantil a tal efecto -, el Demandado cuenta con un conocimiento suficiente de la mencionada lengua.

Si a ello le sumamos el hecho de que los Demandantes han alegado su desconocimiento del inglés, la solución más lógica parece ser utilizar el castellano como lengua de este procedimiento. Con ello no cree el Experto que el Demandado vea en forma alguna afectado su derecho de defensa. Por el contrario, el Experto cree que las comunicaciones remitidas por el Demandado en inglés en este procedimiento deben aceptarse y ser tenidas en cuenta, sin necesidad de que sean traducidas al castellano.

Habida cuenta de lo anteriormente indicado, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el castellano.

5. Antecedentes de Hecho

Los Demandantes

Los Demandantes son propietarios de un negocio de fabricación y comercialización de adornos para pelo, negocio que vienen desarrollando durante años en España.

Precisamente en relación con dicho negocio, los Demandantes registraron, con efectos a partir del 16 de junio de 2007, y utilizan la marca española no. 2.780.504 CUA-KUA- CUA-KUA. ADORNOS PARA EL PELO en las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional.

Asimismo, los Demandantes son titulares de diversos nombres de dominio basados en la denominación “cua-kua” como, por ejemlo, <cua-kua.com> o <cua-kua.es>. A través de dichos nombres de dominio los Demandantes ofrecen sus productos en Internet.

El Demandado

De acuerdo con la información registral aportada por los Demandantes, el Demandado es el administrador único de la sociedad mercantil española Inca-Hair Jewellery, S.L. cuyo objeto social - según consta inscrito en el Registro Mercantil de Ávila (España) - es la importación y venta al por mayor de adornos de pelo y bisutería.

Asimismo, de acuerdo con lo indicado por el Demandado en diversas comunicaciones remitidas al Centro, el Demandado cuenta con intereses empresariales en el mismo sector que los Demandantes en otros países aparte de España como, por ejemplo, Italia o Portugal.

Los Nombres de Dominio

Los Nombres de Dominio fueron registrados por el Demandado el 31 de diciembre de 2008.

Al momento de presentarse la Demanda los Nombres de Dominio se encontraban conectados a un sitio web en el que, debajo del texto “Inca ® es la marca líder en adornos de cabello infantiles en España, Portugal e Italia” se incluía una descripción de los productos que fabrica la sociedad del Demandado, ensalzando su calidad, seguridad y ética en la fabricación en terceros países.

No obstante, durante el desarrollo de este procedimiento dicha configuración ha sido cambiada, de modo que en el momento en que se emite la presente decisión los Nombres de Dominio conducen al sitio web español de Google (“www.google.es”).

Comunicaciones entre las Partes durante el procedimiento

Tal y como se ha indicado con anterioridad, en el presente procedimiento se han producido numerosas comunicaciones entre las partes. En un número significativo de las mismas, el Demandado expresa su voluntad de transferir los Nombres de Dominio, si bien dicha transferencia no pareció producirse pues el Demandado, según indicaron los Demandantes al Centro, condicionó dicha transferencia al pago de un precio y, posteriormente, al mantenimiento del hospedaje de los correspondientes sitios web en un servidor bajo su control.

No obstante, atendiendo al tenor de las últimas comunicaciones remitidas por el Demandado al Centro, éste ha retirado dichas pretensiones, mostrando su voluntad de transferir libremente los Nombres de Dominio a favor de los Demandantes.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Los Demandantes alegan en la Demanda:

- Que han venido desarrollando durante años sus actividades de fabricación y distribución de adornos para pelo, para las cuales han utilizado la denominación “Cua-Kua”, habiéndose convertido la misma tanto en la denominación social de su empresa como en la marca que utilizan para la distribución de sus productos;

- Que el Demandado es el administrador único de una sociedad competidora de los Demandantes y que, por tanto, al momento de registrar los Nombres de Dominio debía conocer tanto la existencia de éstos como el uso de su marca;

- Que los Nombres de Dominio son confusamente similares a la marca española de la que son titulares, atendiendo al hecho que el núcleo distintivo de la mencionada marca lo constituye la denominación “Cua-Kua”, en la cual se basan igualmente los Nombres de Dominio;

- Que el Demandado no ostenta un derecho o interés legítimo respecto a los Nombres de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que nunca ha utilizado la denominación “Cua-Kua” para distinguir los productos que sus sociedades fabrican. Por el contrario, los Demandantes consideran que el ánimo del registro y uso de lo Nombres de Dominio fue el de intentarse aprovechar de forma injusta de la marca titularidad de los Demandantes;

- Que, al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado actuó de mala fe puesto que, dada su condición de competidor de la sociedad de los Demandantes era plenamente consciente de su existencia así como de su marca. En este sentido, las Demandantes consideran que dicha marca se ha convertido en notoria en el sector español de los adornos de pelo, factor que no hace más que certificar la actuación de mala fe del Demandado al registrar los Nombres de Dominio;

- Que, al vincular los Nombres de Dominio con una página web en la que se publicitaba la empresa del Demandado, éste utilizó los Nombres de Dominio de mala fe. Asimismo, cualquier potencial uso de los mismos por parte de un competidor - como lo era la sociedad del Demandado - constituiría un obvio riesgo de perturbación de las actividades de los Demandantes, y

- Que, atendiendo a lo anterior, los Nombres de Dominio deberían ser transferidos a favor de los Demandantes.

B. Demandado

El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones de los Demandantes.

No obstante, el Demandado ha remitido numerosas comunicaciones al Centro en el que deja constancia escrita de su voluntad de no oponerse a la transferencia de los Nombres de Dominio. Así puede comprobarse en los mensajes de correo electrónico enviados el 27 de julio de 2009, el 4 de agosto de 2009, el 6 de agosto de 2009 - mensaje remitido originalmente a Joker.com -, el 7 de agosto de 2009, el 12 de agosto de 2009, el 14 de agosto de 2009 y el 18 de agosto de 2009.

Tal y como se ha indicado con anterioridad, si bien inicialmente el Demandado parecía condicionar la transferencia de los Nombres de Dominio a determinados factores -básicamente, el pago de un precio, el mantenimiento del hospedaje, la renuncia a futuras acciones por parte de lo Demandantes -, en las últimas comunicaciones expresa de forma clara su voluntad de transferir los Nombres de Dominio a favor de los Demandantes sin que medie condición alguna.

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el apartado 4.a) de la Reglamento, los Demandantes deben acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de la marca en la que los Demandantes tienen derechos; y

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto a los Nombres de Dominio; y

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza de mala fe los Nombres de Dominio.

No obstante, en este caso el Experto no considera necesario entrar en un análisis de las mencionadas condiciones teniendo en cuenta el hecho de que el Demandado a lo largo del procedimiento ha demostrado de forma reiterada su voluntad de transferir los Nombres de Dominio.

En opinión del Experto, existe una obvia conexión entre los Nombres de Dominio y la marca titularidad de los Demandantes, que no parece que el Demandado ostente un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio (teniendo en cuenta que ha utilizado los mismos para promocionar sus propios productos, los cuales compiten con los de los Demandantes), que el Demandado parece haber registrado de mala fe los Nombres de Dominio (al ser, sin duda, conocedor de la marca de los Demandantes al dedicarse a las mismas actividades y en el mismo territorio de los Demandantes), y que parece que ha realizado un uso de mala fe de los Nombres de Dominio. No obstante, el Experto considera que no es preciso entrar en el análisis de las mencionadas condiciones habida cuenta de la clara voluntad del Demandado de transferir los Nombres de Dominio y, por tanto, atender a las exigencias expresadas por los Demandantes en la Demanda. Así se ha interpretado en otras muchas decisiones en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Slumberland France v. Chadia Acohuri, Caso OMPI No. D2000-0195; Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port, Caso OMPI No. D2000-0207; The Cartoon Network LP, LLP v. Mike Morgan, Caso OMPI No. D2005-1132; o ABB Asea Brown Boveri Ltd. v. Texas International Property Associates, Caso OMPI No. D2009-0873), por lo que el Experto considera que en este caso dicha interpretación es igualmente aplicable.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <cuakua.biz>, <cuakua.com>, <cuakua.info>, <cuakua.net> y <cuakua.org> sean transferidos a los Demandantes.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único

Fecha: 11 de octubre de 2009