Turisme de Barcelona v. David Serra, Giro Empresa 1992, S.L.
Caso N° D2009-0125
1. Las Partes
La Demandante es Turisme de Barcelona con domicilio en Barcelona, España, representada por Herrero & Asociados, Madrid, España.
El Demandado es David Serra, Giro Empresa 1992, S.L. con domicilio en Girona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <turismebarcelona.com> (“Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet AG.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de enero de 2009. El 2 de febrero de 2009 el Centro envió a 1&1 Internet AG vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 3 de febrero de 2009 1&1 Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de febrero de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de febrero de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de febrero de 2009.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de marzo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es un organismo oficial que se constituyó en 1993 por el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio de esa misma ciudad, cuyo objetivo es la promoción turística y comercial de la citada localidad.
Se ha probado que la actividad desarrollada por la Demandante es ampliamente difundida, habiendo ayudado activamente en la promoción de la ciudad condal, y en hechos significativos que afectan a la misma tales como “Barcelona Ciencia 2007 y el Año del Deporte”. En esa medida, la actividad de la Demandante se ha extendido a todo el territorio nacional y al extranjero. Por citar datos, se ha acreditado que, en 2007, la Demandante ha atendido en puntos de información turística a 2.680.525 personas. Cuenta con una plantilla de 125 personas.
Otros datos de interés son los siguientes: la Demandante ha dado un total de 45 ruedas de prensa en 2007; ha contribuido a la redacción de artículos sobre Barcelona por valor de 118 millones de euros, y se han organizado al menos 385 viajes de prensa individuales.
La Demandante ha obtenido unos ingresos en 2007 de 30,2 millones de euros, destacándose un aumento de las ventas on line del 93,3 por ciento respecto al ejercicio anterior. Los gastos promocionales crecieron un 21,9 por ciento respecto al ejercicio 2006.
La Demandante es titular de al menos 24 marcas que incorporan la denominación “Turisme de Barcelona”. Todas esas marcas son nacionales excepto una comunitaria. Esta última se presentó en fecha de 19 de julio de 2000 y está concedida. Respecto de las marcas nacionales, por citar algunas, la M 1.803.925 se concedió con efectos desde 16 de febrero de 1994 (marca mixta TURISME DE BARCELONA); la M 1.803.926 se concedió con efectos desde 16 de febrero de 1994 (marca mixta TURISME DE BARCELONA); o la M 1.803.928, la cual se concedió con efectos desde 16 de febrero de 1994 (marca mixta con denominación TURISME DE BARCELONA). Todos los registros marcarios han sido probados documentalmente.
En fecha de 24 de noviembre de 2008 la Demandante envió un burofax al Demandado, relativo al uso del Nombre de Dominio, en el que la Demandante ponía de manifiesto la existencia de sus marcas y el hecho de que el uso del Nombre de Dominio podía constituir una infracción de sus derechos de marca, requiriendo, por último, al Demandado a que se encontrara una solución amistosa al asunto.
En la actualidad, la página web correspondiente al Nombre de Dominio señala una “futura web”, ofreciéndose información sobre servicios de correo electrónico, servidores dedicados, alojamiento de páginas web y marketing de buscadores. Pulsando, por ejemplo, en la opción de “servicios de correo electrónico”, el navegador lleva al usuario a una página web de titularidad aparente de Acens, The hosting company. En cualquiera de las otras opciones que aparecen en la página web del Nombre de Dominio, el navegador lleva igualmente a la página corporativa de Acens, en la que se ofrecen los servicios relacionados.
El Demandado es propietario, entre otros nombres de dominio, desde hace seis años de los siguientes: <turismegirona.com>; <turismelleida.com> y <turismetarragona.com>.
El Nombre de Dominio fue registrado en fecha 13 de junio de 2003.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Según la Demandante:
El Nombre de Dominio es idéntico a las marcas registradas titularidad de la Demandante. El Nombre de Dominio coincide con las marcas registradas excepto en la preposición “de”, por lo que se puede afirmar que el Nombre de Dominio es similar a dichas marcas.
El Demandado no es titular de marcas registradas, ni de una razón social que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio.
El Demandado no puede desconocer la existencia de la Demandante dada la residencia de aquél en Cataluña y la actividad de promoción de la Demandante.
La Demandante es la única legitimada para utilizar legalmente la expresión “Turisme Barcelona” en España.
El Demandado tiene una página web en la que anuncia una “futura web”, en la que aparecían contenidos relacionados con el turismo allá por noviembre de 2008. Tales contenidos fueron retirados posteriormente. En la actualidad ofrece servicios propios de Internet, por lo que puede reportar ingresos de los internautas que accedan a la web del Demandado.
El Demandado se está aprovechando ilícitamente de la marca TURISME DE BARCELONA a través del registro y uso del Nombre de Dominio, conducta que se encuadra claramente en los requisitos exigidos por la Política para el cumplimiento del tercer requisito.
Que, sobre la base de todo lo anterior, el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el propósito de perturbar la actividad comercial de un competidor, o está intentando atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web.
B. Demandado
Según el Demandado:
Su empresa tiene como actividad la explotación de portales turísticos en Internet y como interés legítimo la explotación de cuatro portales dedicados a cada una de las provincias de Cataluña.
Son propietarios de dichos portales desde hace seis años.
El portal dedicado a la provincia de Gerona cuenta con el reconocimiento de estamentos públicos como la Generalidad de Cataluña, Ayuntamientos, etc.
Todos los portales referidos tienen la misma construcción: como primera palabra descriptiva “Turisme”, y como segunda, la provincia a la que hace mención.
El Demandante es titular de varias marcas registradas pero todas ellas de naturaleza mixta, es decir, con gráfico asociado al nombre, refiriéndose a nombres públicos y genéricos como son “Turisme” y “Barcelona”, los cuales no se pueden registrar por sí mismos ni en unión de varios de ellos, prohibiéndose expresamente el uso del texto sin asociar al logotipo.
El Demandado no ha pretendido en ningún caso hacer competencia desleal al Demandante, pues el Nombre de Dominio no coincide exactamente con la denominación de la marca registrada a favor del Demandante.
El trabajo efectuado en relación con el Nombre de Dominio representa 3 años de trabajo de ingenieros, editores, maquetadotes, diseñadores, comerciales, etc.
El Demandante pretende aprovechar su posición dominante como estamento público para hacerse con todos los nombres de dominio que les parezcan interesantes.
Las palabras “Turisme” y “Barcelona” son públicas y no registrables como también en su momento la OEPM les comunicó y de ello son bien conocedores.
El Nombre de Dominio no está en venta; no ha actuado de mala fe; tiene intereses legítimos sobre el mismo; han esperado seis años a actuar mediante la interposición de la Demanda; todas sus marcas son mixtas; el Demandante actúa en la ciudad de Barcelona, mientras la pretensión del Demandado es llegar a toda la provincia.
Finalmente, alega el Demandado que la página web actual de bienvenida lleva a la de “www.acens.es” por una razón que es explicada en la propia página, por lo que no es cierto que lleve a cabo actividad alguna con dicha página.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
El primero de los requisitos se refiere a si existe identidad o similitud hasta el punto de crear confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos.
A este respecto, el Experto encuentra que se da este requisito por las razones que a continuación se exponen:
En primer lugar, es cierto, como afirma el Demandado, que las marcas alegadas por la Demandante tienen carácter mixto. Ahora bien, eso no significa que su parte denominativa de esas marcas quede desprotegida totalmente. Es más: en el caso que nos ocupa, donde hay un conflicto entre una marca y un nombre de dominio, y en el marco de la Política, la comparación necesariamente ha de hacerse entre denominaciones, dejando al margen el aspecto gráfico que pueda incorporar la marca tal cual ha sido registrada en la correspondiente oficina.
A la vista de la anterior premisa, y después de examinar las denominaciones enfrentadas, la conclusión no puede ser otra que la de que existe una similitud hasta el punto de crear confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas de la Demandante. La única diferencia entre la parte denominativa de las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio reside en la preposición “de”, diferencia que este Experto juzga inapreciable a efectos de considerar el requisito de la Política examinado. La parte más distintiva de las marcas de la Demandante es, indudablemente, “Turisme Barcelona”, palabras que coinciden exactamente con el Nombre de Dominio, por lo que la conclusión no puede ser otra que la arriba expuesta.
Asimismo, esta opinión ha sido reconocida por el Centro en decisiones anteriores. Véanse a estos efectos los asuntos Uniroyal Engineered Products, Inc. c. Nauga Network ServicesCaso OMPI No. D2000-0503 o Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree,
Caso OMPI No. D2002-0358, donde se viene a decir que lo relevante es la comparación textual entre las denominaciones enfrentadas.
Por consiguiente, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
En cuanto a la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el Nombre de Dominio, el Experto encuentra que el Demandado carece de ellos a tenor de las consideraciones que se hacen a continuación.
Para empezar, en relación con este segundo requisito, la Demandante únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba.
En este sentido, la Demandante declara que el Demandado no es titular de ninguna marca o derecho exclusivo que tenga por objeto la denominación “Turisme Barcelona” o “Turisme de Barcelona”. Tampoco el Demandado ha probado ostentar algún derecho al respecto.
La Demandante también señala que no ha licenciado al Demandado el uso de sus marcas registradas, y a las que se refiere el presente procedimiento (las más significativas de las cuales han sido listadas más arriba en esta Decisión).
Por su parte, el Demandado señala, en defensa de sus derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, que éste forma parte de un proyecto de crear cuatro portales turísticos en Internet (uno por cada provincia de Cataluña), teniendo el Demandado intención de explotarlos, y siendo propietario de todos ellos desde hace seis años. Señala, asimismo, que se han invertido tres años de trabajo de ingenieros, editores, maquetadotes, comerciales y otras personas en producir el contenido relativo al Nombre de Dominio.
Sin embargo, el Experto encuentra que el Demandado no ha aportado prueba alguna acerca de este trabajo empleado. Tampoco ha probado el Demandado, a pesar de que lo menciona, que las instituciones públicas catalanas hayan apoyado el portal “www.turismegirona.com”, aun cuando este nombre de dominio no es objeto propiamente de esta Decisión. En general, el Experto entiende que el Demandado no ha probado estar en ninguno de los supuestos a los que hace referencia el parágrafo 4.c) de la Política: ni ha utilizado el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; ni ha sido corrientemente conocido por el Nombre de Dominio (más bien la persona conocida por la denominación “Turisme Barcelona” ha sido la Demandante); ni ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera inequívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
Realmente, el Experto entiende que el Demandado no ostenta derecho alguno o interés legítimo en relación con el Nombre de Dominio, y que el alegado hecho de que el Demandado tenga como proyecto crear cuatro portales turísticos dedicados a cada una de las provincias catalanas no permite atribuirle cualquiera de los anteriores, puesto que el análisis a efectuar desde la perspectiva de la Política se refiere estrictamente al Nombre de Dominio, y no a otros de los que pueda ser propietario el Demandado (véase Corporación Radio y Televisión Española, S.A. v. Pablo Palermo,Caso OMPI No. D2008-0926).
Por otra parte, no considera el Experto que sean aplicables al presente caso las Decisiones tomadas en otros, tales como Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias v. Araz c.b. (Araz Net, S.L.), Caso OMPI No. D2008-0874 o Bundesrepublik Deutschland (Republic of Germany) v. RJG Engineering Inc./Gerhard Lauck,Caso OMPI No. D2002-0110, ya que en éstas o bien el nombre de dominio en cuestión estaba formado únicamente por un topónimo, o bien el demandante carecía de marca registrada o ésta lo había sido con posterioridad al registro del nombre de dominio. En el caso que se está decidiendo, antes bien, la denominación en discusión no es estrictamente un topónimo: incorpora algo más, en concreto, la palabra “Turisme”, la cual añade un factor de distintividad al término topónimo “Barcelona”; y, además, en tanto no resulte anulada la marca de la Demandante por falta de distintividad (a lo que más aún tiene derecho el Demandado si cree que le asiste la razón, cfr. art. 51 de la Ley de Marcas española), la Demandante tiene el derecho de prohibir a tercero que use sin su autorización su marca debidamente registrada como identificador de Internet (cfr. art. 34.3.e) Ley de Marcas española).
Por consiguiente, el Experto entiende que se da el segundo de los requisitos establecidos en la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, ha de analizarse si el Demandado registró y está usando el Nombre de Dominio de mala fe o no.
Al respecto, la Demandante ha probado que el Demandado había incluido en la página web del Nombre de Dominio en noviembre de 2008 una web con contenidos turísticos. Por otra parte, el Demandado no niega, sino todo lo contrario, que su intención es crear portales de contenido turístico, es decir, coincidentes con el objeto que es propio de la actividad de la Demandante.
A juicio del Experto, es evidente que el Demandado conocía la actividad desarrollada por la Demandante, como se deduce de la siguiente frase que se encuentra en la Contestación a la Demanda: “y que está utilizando realmente desde siempre la de BARCELONA TURISME (…)” (cursiva del Experto). Aparte no oculta el Demandado que su actividad es coincidente con la desarrollada por la Demandante.
Si esos son los hechos más relevantes, y, además, tenemos en cuenta que las marcas de la Demandante fueron registradas en 1994, salvo la comunitaria que lo fue con efectos desde 19 de julio de 2000, y que el Nombre de Dominio fue registrado el 13 de junio de 2003, y la amplia difusión dada a la actividad de la Demandante, el Experto no puede evitar concluir que el Demandado conocía de dicha actividad, y que mediante el registro del Nombre de Dominio tenía como intención perturbar la actividad comercial de un competidor, circunstancia ésta que es considerada como una prueba de registro y uso de mala fe por la Política. Incluso podría considerarse que estamos ante la causa prevista en la letra iv) del parágrafo 4.b) de la Política, puesto que entre la denominación registrada como marca a favor de la Demandante y el Nombre de Dominio existe una indudable semejanza que puede llevar a cualquier usuario de Internet a confusión con la marca de aquélla y a estimar que existe una afiliación o un patrocinio entre una y otra.
Por último, el Experto quiere señalar que la comparación entre los términos enfrentados, a efectos de la concurrencia de este tercer requisito, no puede hacerse, como pretende el Demandado, aisladamente, esto es, tomando la palabra “Turisme”, por un lado, y la palabra “Barcelona”, por otro. Evidentemente, ambas por separado son palabras genéricas: no asociables a nadie en particular, ni apropiables por nadie en exclusiva. Pero no es éste el caso, ya que lo registrado como marca es TURISME DE BARCELONA y el Nombre de Dominio es precisamente <turismebarcelona>: así, de entre las variaciones posibles para aludir a un portal turístico relativo a la provincia de Barcelona, habría que preguntarse por qué eligió el Demandado justamente las palabras que más representan o se asemejan a la marca registrada a favor de la Demandante. No puede ser ello una casualidad, por lo que la intención de querer entorpecer o dificultar el acceso a Internet de la Demandante por parte del Demandado parece evidente.
Por todo ello, el Experto entiende que se da el tercero de los requisitos establecido en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <turismebarcelona.com> sea transferido a la Demandante.
José Carlos Erdozain Experto
Fecha: 16 de marzo de 2009
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