분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <samsungeco.com>이고 (“분쟁도메인이름”), 분쟁도메인이름은 Dotname Korea Copr.에 등록되어 있다.
3. 행정절차개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2008년 12월 11일 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였다. 센터는 2008년 12월 11일 이후 여러 차례에 걸쳐 Dotname Korea Corp.에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록인 확인을 요청하는 이메일을 발송하였고, Dotname Korea Corp.는 2009년 1월 9일 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다.
센터는 분쟁해결신청서의 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정” 또는“UDRP”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2009년 1월 9일 “분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문”을 분쟁해결신청서와 함께 이메일로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단 및 팩스를 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2009년 1월 29일임을 통지하였으나, 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다. 이에 따라 센터는 2009년 1월 30일 피신청인의 답변서 미제출 확인통지를 하였다.
피신청인은 2009년 2월 4일 센터와 신청인에게 보낸 이메일을 통해서 분쟁도메인이름을 이전할 의사가 있음을 밝혔고 이에 따라 신청인은 2009년 2월 6일 절차진행정지를 요청하였다. 센터는 2009년 2월 6일 당사자들과 등록기관에게 본사건의 절차진행이 2009년 3월 8일까지 정지될 것임을 통지하였다. 당사자들이 합의에 이르지 못하자 2009년 3월 9일 신청인은 절차진행재개를 요청하였고 같은 날 센터는 절차진행을 재개하였다.
신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이대희 교수를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2009년 3월 17일 패널을 적법하게 구성하였다.
4. 사실관계
신청인 삼성전자 주식회사는 1969년 1월 설립된 이래 각종 전자제품 및 반도체 등을 생산하여 한국과 해외 시장에서 판매해 오고 있다. SAMSUNG이라는 표장의 브랜드 가치는 2006년 당시 세계 20위로서 미화 161억 7,000만 달러로 평가될 정도로 널리 인식된 것이며, 신청인은 한국, 미국, 중국 등 세계 대부분의 국가에서 SAMSUNG을 상표 및 서비스표로 등록하였다.
피신청인은 분쟁도메인이름을 2008년 1월 27일 등록한 이후 웹사이트를 운영하고 있지 않아 실질적으로 분쟁도메인이름을 사용하지 않고 있다.
5. 당사자의 주장
A. 신청인의 주장
신청인은 다음과 같은 사항을 주장하고 있다.
(1) 신청인은 분쟁도메인이름의 중요한 구성부분인 SAMSUNG이 신청인의 상호 및 상표로서 한국을 비롯한 전세계 대부분의 국가에서 상표 및 서비스표로 등록되어 있으며, 신청인은 SAMSUNG에 대하여 권리를 가지고 있다. 분쟁도메인이름 <samsungeco.com>은 신청인의 상호이자 상표 및 서비스표인 SAMSUNG과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
(2) 신청인은 피신청인에 대하여 SAMSUNG이라는 표장에 대해 도메인이름으로 사용하도록 허락한 바 없으며, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.
(3) 피신청인은 SAMSUNG이라는 표장을 사용하여 분쟁도메인이름을 무단선점하고 있을 뿐만 아니라 분쟁도메인이름을 실질적으로 사용하지도 않고 있다. 또한, 분쟁도메인이름이 사용되는 경우, 일반 수요자들은 신청인과 피신청인이 특수한 관계가 있는 것으로 혼동할 우려가 있다. 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않으면서 분쟁도메인이름을 등록, 보유함으로써 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있다.
B. 피신청인의 주장
피신청인은 신청인의 위와 같은 주장에 대하여 아무런 답변을 하지 않았다.
6. 검토 및 판단
A. 행정절차상 언어
절차규칙 제11조 (a)항은 “당사자간의 합의나 등록약관상에 특별히 정하는 경우가 아니면, 분쟁해결절차상의 언어는 등록약관에서 사용된 언어이다. 다만, 패널은 분쟁해결절차의 사정을 고려하여 그와 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있는 권한을 가진다”고 규정하고 있다. 분쟁도메인이름의 등록기관이 센터에 통지한 바에 따르면, 분쟁도메인이름의 등록계약에 사용된 언어는 한국어이므로, 본 패널은 본 행정절차상의 언어가 한국어라고 판단하며 이에 따라 결정문도 한국어로 작성하기로 한다.
B. 답변서 미제출에 따른 추론
절차규칙 제14조 (a)항에 의하면, 예외적인 사정이 존재하지 않는 한, 당사자가 절차규칙이나 패널이 정한 기한을 준수하지 않는 경우에도, 패널은 분쟁해결 절차를 진행하고 결정을 내려야 한다. 또한 절차규칙 제14조 (b)항에 의하면, 당사자가 예외적인 사정이 없음에도 불구하고 절차규칙의 규정이나 패널의 요청을 준수하지 않은 경우, 패널은 그러한 사실로부터 적절하다고 생각하는 추정을 하여야 한다. 물론 피신청인이 답변서를 제출하지 않았다는 이유만으로 신청인에게 유리한 결정을 내릴 수 있는 것은 아니며 모든 사실관계 및 규정, 절차규칙 및 보충규칙을 적용하여 적절한 추론을 하여야 한다.
C. 신청인의 증명사항
규정 제4조 (a)항은 신청인이 분쟁도메인이름과 관련하여 입증하여야 할 요건을 다음과 같이 규정하고 있다.
(i) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것 (상표와 분쟁도메인이름의 동일·유사성),
(ii) 등록인이 해당 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것 (피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부존재),
(iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것 (피신청인의 부정한 목적).
이러한 규정의 요건에 따라 신청인의 주장사항을 판단하기로 한다.
(1) 상표와 도메인이름의 동일 또는 유사성
분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사한지 여부는 다음과 같은 세 가지 측면에서 판단하여야 한다.
첫째, 신청인은 분쟁도메인이름과 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사하다고 하는 상표나 서비스표에 대하여 권리를 가지고 있어야 한다. 신청인 삼성전자 주식회사는 1969년 1월 설립된 이래 각종 전자제품 및 반도체 등을 생산하여 한국과 해외 시장에서 판매해 오고 있고, 2006년 평가된 SAMSUNG이라는 표장의 브랜드의 가치는 세계 20위로서 미화 161억 7,000만 달러에 이르며, 한국, 미국, 중국 등 세계 대부분의 국가에서 SAMSUNG을 상표 및 서비스표로 등록하고 있다. 따라서 신청인은 분쟁도메인이름과 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사한 상표나 서비스표에 대하여 권리를 가지고 있는 것으로 판단된다.
둘째, 분쟁도메인이름은 <samsungeco.com>이고 신청인이 권리를 가지는 표장은 SAMSUNG이므로, 신청인의 표장에 일반 최상위 도메인(generic top-level domains, gTLDs)인 “.com”이 추가되어 있는 차이점이 존재한다. 그러나, 신청인의 표장에 추가된 최상위 도메인은 “상표와 도메인이름의 동일 또는 유사성”을 판단함에 있어서 제외될 수 있는 부분이다. 이러한 선례는 다수의 UDRP 패널에 의하여 확립되어 있다 (Teradyne, Inc. v. 4Tel Technology,
WIPO Case No. D2000-0026; Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady,
WIPO Case No. D2000-0429; CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.,
WIPO Case No. D2000-0834; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.,
WIPO Case No. D2000-1525; Phenomedia AG v. Meta Verzeichnis Com,
WIPO Case No. D2001-0374 참조).
셋째, 분쟁도메인이름은 <samsungeco.com>이고 신청인이 권리를 가지는 표장은 SAMSUNG이므로, “samsungeco”와 SAMSUNG과의 동일 내지 유사성이 있어야 한다. 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 SAMSUNG에 “eco”를 추가한 것인데, “eco”는 생태적(ecological)이거나 환경적인 용어와 사용되는 접두어이거나 서아프리카금융지대(West African Monetary Zone)에서 사용되도록 제안된 화폐단위를 의미하며 기타 비디오 게임, 철학자, 캐릭터의 이름을 나타내는 것이다 (Wikipedia 참조). 따라서 “eco”를 추가한 것만으로는 분쟁도메인이름과 상표간의 유사성이 부인되지 않는다고 판단된다. 다수의 UDRP 패널도 단순히 신청인의 상표에 일반적인 용어를 접두어나 접미어로 단순하게 추가한 것만으로는 유사성이 부인되지 않는다는 취지의 결정을 하고 있다 (Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.,
WIPO Case No. D2000-0464; TheStanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc.,
WIPO Case No. D2000-0113; TheNasdaq Stock Market, Inc. v. Green Angel,
WIPO Case No. D2001-1010; PepsiCo, Inc. v. PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS),
WIPO Case No. D2003-0696; PepsiCo, Inc. v. Diabetes Home Care, Inc. and DHC Services,
WIPO Case No. D2001-0174; America Online, Inc. v. Chris Hoffman,
WIPO Case No. D2001-1184; SonyKabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Inja, Kil,
WIPO Case No. D2000-1409 참조).
분쟁도메인이름은 SAMSUNG에 “eco”가 단순하게 접미어로 추가되어 있으므로, 신청인이 권리를 가진 SAMSUNG과 분쟁도메인이름인 <samsungeco.com>은 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사한 것으로 판단된다.
(2) 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 증명하여야 한다. 신청인은 피신청인에 대하여 SAMSUNG이라는 표장을 이용하여 도메인이름으로 등록하는 것을 허락하지 않았으며, 피신청인이 분쟁도메인이름으로 널리 인식된 것도 아니며, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 웹사이트를 개설하는 등 그 사용을 하고 있지 않으며 사용을 위한 준비에 대한 주장도 하지 않았다고 주장하고 있으며, 피신청인은 신청인의 이러한 주장에 대하여 아무런 반론을 제시하지 않았다. 따라서 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않은 것으로 판단한다.
(3) 피신청인의 부정한 목적
신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있다는 것을 입증하여야 한다. 부정한 목적에 의한 등록 및 사용과 관련하여, 규정 제4조 (b)항은 부정한 목적을 입증하기 위한 비한정적인 증거로서, (i) 등록인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경업자에게 해당 도메인이름과 직접적으로 관련되며, 서류에 의해 입증된 비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 해당 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 해당 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우, (ii) 등록인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 해당 도메인이름을 등록한 경우로서 해당 등록인이 그러한 방해 행위를 반복적으로 행한 경우; (iii) 등록인이 경업자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 해당 도메인이름을 등록한 경우, (iv) 등록인이 도메인이름을 이용함으로서 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우 등을 예시하고 있다.
분쟁도메인이름에 포함되어 있는 신청인의 상표 SAMSUNG은 대한민국뿐만 아니라 국제적으로도 널리 인식되어 있는 상표이다. 그러므로, 첫째, 피신청인은 신청인으로부터 SAMSUNG이 포함되어 있는 도메인이름을 등록하는 것에 대하여 아무런 이용허락을 받지 않았다는 것, 둘째, 신청인의 상표와 분쟁도메인이름은 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사한 것임에도 불구하고 피신청인이 이를 등록하고 보유하고 있다는 것, 셋째, 분쟁도메인이름을 등록한 후 1년이 경과한 시점까지 이를 사용하겠다는 증거를 제시하거나 주장을 하지 않았다는 것, 넷째,피신청인이 분쟁도메인이름을 먼저 등록함으로써 신청인이 정당한 권리를 가지는 상표를 포함한 도메인이름을 사용하지 못하게 되었다는 것, 다섯째, 피신청인이 분쟁도메인이름에 웹사이트 등을 운영한다면 일반 수요자들이 신청인과 피신청인간에 일정한 후원 또는 연관관계가 있다고 혼동할 가능성이 있다는 것 등을 종합하면, 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있다고 판단된다.
7. 결정
지금까지 상세하게 논의한 바와 같이, 본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사하며, (ii) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않으며, (iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있다고 판단한다. 따라서 본 행정패널은 규정 제4조 (a)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름인 <samsungeco.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.
이 대희 단독패널위원
일자: 2009년 3월 27일
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