세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Air Dolomiti S.p.A. 대 Lee, Li-hwa

사건번호: D2008-1827

1. 당사자

신청인: AIR DOLOMITI S.p.A., 도소부오노 디 빌라프랑카, 이태리 (Dossobuono di Villafranca, Italy)

신청인의 대리인: Kivial s.r.l, 이태리

피신청인: Lee, Li-hwa, 대한민국, 경북, 영덕군 (Youngduk-gun, Kyongbuk, Republic of Korea)

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <airdolomiti.com>이고 (“분쟁도메인이름”), 분쟁도메인이름은 HANGANG Systems, Inc. dba Doregi.com에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2008년 11월 26일 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였다. 센터는 2008년 11월 27일 HANGANG Systems, Inc. dba Doregi.com에게 분쟁도메인이름의 등록인 정보를 요청하는 이메일을 발송하였다. 2008년 11월 28일HANGANG Systems Inc. dba Doregi.com는 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인임을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다.

센터는 2008년 12월 3일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름 분쟁해결 규정 (“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름 분쟁해결 규정에 대한 WIPO보충규칙 (“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2008년 12월 3일 “분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문”을 분쟁해결신청서와 함께 이메일로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

절차규칙 제5조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2008년 12월 23일임을 통지함에 따라, 피신청인은 2008년 12월 18일 답변서를 센터에 제출하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 최정환을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2009년 1월 23일에 패널을 적법하게 구성하였다.

행정패널은 2009년 3월 3일 상표의 주지성에 관련된 추가서류제출명령을 신청인에게 발송하였으며, 신청인은 2009년 3월 6일 추가서류를 이메일로 센터에 제출하였다. 센터는 신청인의 추가서류를 피신청인에게 발송하였으며, 피신청인은 2009년 3월 16일 이메일로 신청인의 추가서류에 대한 답변서를 센터에 제출하였다.

4. 사실관계

신청인은 이탈리아의 항공회사로써 1989년에 설립되었으며 1991년부터 사업을 시작하였다. 신청인은 IATA (International Air Transport Association)의 회원으로써 2007년에 163만명의 고객이 이용하였고, 현재 500명이 넘는 직원을 두고 있다. 신청인은”AIR DOLOMITI”를 1991년도에 이탈리아 상표로서 취득하였으며, 2003년도에 국제상표로서 상표권을 보유하였다. 또한 신청인은 1996년부터 인터넷상에서 도메인이름 <airdolomiti.it>를 사용하기 시작한 이래 각국에 모두 18개의 “airdolomiti” 도메인이름을 보유하고 있다.

피신청인은 대한민국 국민인 개인으로서 분쟁도메인이름을 2000년 10월 10일에 등록하여 보유하고 있으며, 분쟁도메인이름을 사용하여 대한민국 영덕에서 화이트하우스라는 펜션의 운영을 준비중이라는 메시지와 함께 영덕 인근의 펜션과 영덕 관광과 관련된 검색서비스를 제공하고 관련 웹사이트를 링크하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

(1) 분쟁도메인이름 <airdolomiti.com>은 신청인의 상호이자 상표인 AIR DOLOMITI와 동일하다.

(2) 피신청인은 신청인의 상표를 사용할 아무런 권리가 없으며, 신청인을 대신하여 도메인이름을 등록할 아무런 권한이 없다.

(3) 피신청인은 신청인의 저명한 상표를 이용하여 인터넷사용자들을 부당하게 유인하려는 부당한 목적을 가지고 분쟁도메인 이름을 등록 및 사용하고 있다.

B. 피신청인의 주장

(1) 피신청인은 신청인이 AIR DOLOMITI에 대한 국제상표를 등록한 2003년 보다 훨씬 앞선 2000년 10월 10일 분쟁도메인이름을 등록하였으며, 2000년 12월에 웹사이트를 개설하였다. 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하였을 당시, 대한민국내에서 AIR DOLOMITI는 유명한 상표가 아니었다.

(2) 피신청인은 대한민국내에서 상표권을 등록한 바 없으며, 대한민국에서 항공사업을 영위하고 있지 않다.

(3) 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하여 운영하는 웹사이트는 항공사 영업과 전혀 무관하므로 부정한 목적이 없다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

본건 당사자들은 모두 한국어를 본 절차상 언어로 사용하고 있으며 이에 대하여 상호 이의를 제기하지 않는바, 본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 부여된 행정패널의 권한에 따라 한국어로 작성된다.

신청인의 입증책임

규정 제4조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다:

(i) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,

(ii) 등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고

(iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 본건을 판단한다.

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <airdolomiti.com>은 신청인의 상표와 동일한 명칭인 AIR DOLOMITI로 구성되어 있다. 따라서 본 패널은 규정 제4조 (a) (i)에 따라 요구하는 바와 같이 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 동일하다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 신청인의 상표를 사용할 아무런 권리가 없으며 신청인을 대신하여 도메인이름을 등록할 권한이 없다고 주장하고 있으나, 그 주장의 근거를 구체적으로 제시하지 못하고 있으며, 그 주장을 뒷바침할만한 명백한 증거도 제출하지 못하고 있다. 한편 규정 제4조 (c)에는 피신청인에게 권리 또는 정당한 이익이 있는 경우로 간주되는 사정을 제시하고 있는 바, 신청인의 주장 및 입증의 미비에도 불구하고 그 규정의 취지에 따라 피신청인에게 분쟁도메인이름을 등록하여 사용할 권리나 정당한 이익이 있는 지를 판단해본다.

신청인의 주장에 의하더라도 신청인은 신청인의 상표 AIR DOLOMITI에 대하여 1991년에 이태리 국내 상표로써 사용하였고, EU 및 국제적인 상표로 등록하여 사용하기 시작한 것은 독일의 Lufthansa사가 신청인회사를 인수한 이후인 2003년 이후인 것으로 보여진다. 또한 신청인의 사업은 대부분 이태리 국내 및 유럽지역내에서 이루어지고 있으며, 대한민국내에서 사업이 이루어지고 있다는 증거는 없다.

반면, 피신청인은 분쟁도메인이름을 2000년 10월 10일 등록을 하였으며, 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 2000년 12월에 개설하여 지금까지 사용하고 있는데, 분쟁도메인이름으로 인하여 피신청인이 일반적으로 널리 인식되었다고 인정하기는 어렵다. 그러나, 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용하여 신청인의 항공사업과 유사한 항공이나 운송사업을 제공하고 있거나 신청인의 항공사업과 관련이 있는 것으로 인정할만한 상품을 판매하고 있지 않다. 오히려 피신청인이 운영하는 사이트를 살펴보면, 피신청인은 대한민국의 경상북도에 있는 조그마한 시골도시인 영덕으로 한정된 지역내의 저렴한 펜션과 민박시설을 안내하고 영덕에 한정된 제한적인 관광안내를 제공하고 있을 뿐이다. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 신청인의 사업을 제한하거나 부당하게 경쟁을 할 목적이나 그러한 악의로써 이루어졌다고 보기 어렵다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용하여 대한민국의 경상북도에 소재하는 조그마한 시골도시인 영덕의 펜션 및 민박 정보와 영덕의 관광안내정보를 한국어로만 제공하고 있을 뿐이므로, 이러한 웹사이트의 운영을 통하여 방문자 수에 따른 수수료를 제공받을 것으로도 보이지 않는다 (웹사이트상에는 피신청인이 영어 및 이태리어, 프랑스어등으로 서비스를 제공하고 있는 것 처럼 표시되고 있으나, 실제로는 한국어 이외의 언어로는 웹사이트가 제공되고 있지 않다.). 따라서 피신청인이 신청인의 상표와 동일한 도메인이름을 이용하여 웹사이트를 운영하고 있다고 하더라도, 신청인의 서비스를 이용하거나 신청인의 상표를 알고 있는 소비자의 대부분이 한국어를 알 수 없는 유럽에 소재하는 사람들이라는 점을 고려할 때, 인터넷상에서 그러한 소비자들에게 혼동을 초래하고 부당하게 소비자들을 유인함으로써 상업적 이익을 취하고 있다고 보기 어렵다. 또한 이러한 사용이 AIR DOLOMITI 상표를 손상시키고 있다고 보기도 어렵다.

나아가 본건의 기록을 살펴보면, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하기 전에 신청인의 상표가 사용되고 있었음을 알았을 것으로 보여지나, 단순히 도메인이름의 등록전에 다른 나라에서 상표로서 사용되고 있다는 것을 알았었을 것이라는 사정만으로는 피신청인이 그 도메인이름을 사용하는 것에 정당한 이익이 없다고 판단하기에는 부족하다.

피신청인도 “dolomiti”의 의미가 석회암이라는 뜻의 이태리어라는 것을 인정하고 있으나, “dolomiti”는 이태리어를 알지 못하는 일반인들이 그 의미를 쉽게 파악할 수 있는 단어가 아니므로 피신청인이 “dolomiti”라는 단어를 포함한 도메인이름을 그 의미인 석회암과 관련된 사이트에 사용하지 않았다고 하여 그러한 도메인이름의 사용에 정당한 이익이 없다고 보기는 어렵다. 가사 피신청인이 “dolomiti”라는 의미를 등록 당시부터 알고 있었다 하더라도 그러한 사정만으로는 그 도메인이름을 석회암과 관련된 사이트에 사용하지 않고 펜션이나 민박을 안내하는 사이트로 사용하는 것에 대하여 정당한 이익이 없다고 인정하기 어렵다.

따라서 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하는 것에 대하여는 피신청인에게 등록에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 점에 대하여 입증하지 못하였다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인에게 부정한 목적이 있음을 주장, 입증할 책임이 있으나, 신청인은 이에 관하여도 구체적인 주장의 근거를 제시하지 못하고 있으며, 이를 입증할만한 증거도 제출하지 못하였다. 규정 제4조 (b)에서는 피신청인에게 부정한 목적의 등록 및 사용이 인정되는 경우를 규정하고 있는 바, 그 규정의 취지에 따라 본 건을 판단하여도 다음과 같은 이유로 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 및 사용에 부정한 목적이 있었음을 인정하기 어렵다.

먼저, 피신청인이 분쟁도메인이름을 도메인이름과 직접 관련된 직접 비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 도메인이름을 등록하였다고 보기 어렵다. 기록을 보더라도 피신청인이 상표권자인 신청인에게 분쟁도메인이름을 매각, 임대 또는 이전하겠다는 제안을 하거나 신청인의 경쟁업체에 그러한 제안을 한 사실이 있는 것으로는 인정되지 않으며 않으며, 기타 부당한 대가를 취득하려는 의사가 있었음을 인정할 증거가 없다.

또한 피신청인이 분쟁도메인이름을 상표권자인 피신청인이 그 상표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 반복적으로 그러한 도메인이름을 등록하였다고 볼 만한 증거가 없다.

나아가 피신청인은 신청인과 그 사업에 있어서 경쟁관계에 있다고 보여지지 아니하므로, 피신청인이 경쟁관계에 있는 신청인의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 보기 어렵다.

마지막으로 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 통하여 제공하고 있는 서비스는 앞서 살펴본 바와 같이 신청인의 항공사업과 관련이 없는 대한민국 경상북도의 시골마을에 소재하는 펜션 및 민박에 대한 안내와 그 지역의 관광지를 안내하고 있음에 불과하다. 또한 신청인의 상표를 인지하고 있어서 분쟁도메인이름으로 인하여 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 염려가 있는 인터넷 이용자는 대부분 대한민국 외에 거주하는 한국어를 모르는 소비자일 것으로 추정되는 바, 피신청인이 운영하는 웹사이트는 영어가 아닌 한국어로만 작성되어 운영되고 있으므로, 피신청인에게 신청인의 상표와 혼동을 야기할 의도로써 인터넷 사용자를 고의적으로 유인하여 상업적 이득을 취하려는 의사가 있었다고 보기 어렵다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 규정 제4조 (a)항에서 정하는 세가지 조건을 충분히 입증하지 못하였다고 판단하므로, 절차규칙 제15조에 따라서 신청인의 신청을 기각한다.

최정환
단독패널위원

일자: 2009년 4월 9일