분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <samsungled.com>이고, 분쟁도메인이름은 Yesnic.Co.,Ltd d/b/a yesnic.com에 등록되어 있다.
3. 행정절차개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2008년 6월 4일 전자서면으로, 2008년 6월 9일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2008년 6월 7일 해당 서류의 수령을 통지하였다.
센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2008년 6월 4일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2008년 6월 18일로 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해 주었다.
센터는 2008년 6월 20일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2008년 6월 20일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문'을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2008년 7월 10일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2008년 7월 11일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다
신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 최정환 위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2008년 8월 7일 패널을 적법하게 구성하였다.
4. 사실관계
신청인 삼성전자 주식회사(Samsung Electronics Co., Ltd )는 1961년 1월 설립된 회사로서 초기에는 국내적으로 다양한 가전제품을 생산 판매하고 그 후에는 가전제품 뿐만 아니라 반도체 및 휴대폰 등 통신장비 분야에서도 세계 각국에 해외법인 체계를 운영하고 있으며, 2005년도 매출액이 약 58조원에 이르고, 미국의 경제주간지 비즈니스위크사의 조사에 따르면 삼성의 브랜드가치가 125억 5,000만달러로 평가되며 세계 21위를 기록하는 등, 국내외적으로 널리 알려져 있다. 또한 신청인은 “삼성” 및 “SAMSUNG”이라는 이름의 상표 및 서비스표를 국내 및 세계 각국에 등록 함으로써 “삼성” 및 “SAMSUNG”이라는 상표 및 서비스표는 동일 업종의 사업자뿐만 아니라 일반 소비자에게도 국내외적으로 널리 알려져 있다. 한편 피신청인은 개인으로서 분쟁도메인을 사용하지는 않으나, 분쟁도메인을 사용하여 LED전광판을 생산하는 회사인 주식회사 COMTEL & DIGITAL_ON의 웹사이트를 개설하여 현재까지 사용하고 있다.
5. 당사자들의 주장
A. 신청인의 주장
(1) 분쟁도메인이름<samsungled.com>은 신청인의 상호이자 상표 및 서비스표인 “삼성” 및 “SAMSUNG”과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. <samsungled.com>은 “samsung”과 “led”가 결합된 것으로 “led”는 발광다이오드 (light emitting diode)를 의미하는 보통명칭으로서 식별력이 없으므로 분쟁도메인이름의 주된 부분은 “samsung” 이다.
(2) 피신청인은 “삼성” 및 “SAMSUNG”이라는 표장에 대해 사용허락을 받은 바 없으며, ㈜ COMTEL & DIGITAL_ON에 의해서 분쟁도메인이름이 ‘LED전광판'의 광고, 선전에 사용되고 있기는 하나 그 상호의 주요부가 ‘COMTEL & DIGITAL'이라는 점, 분쟁도메인이름을 사용하지 않으면 영업을 할 수 없다고 볼 수 없는 점 등에서 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 정당한 이익을 가지고 있지 않다.
(3) 현재 분쟁도메인이름을 사용하여 광고, 선전하고 있는 ㈜ COMTEL & DIGITAL_ON은 “국산최고의 품질과 성능(삼성LED사용)”, “㈜ COMTEL & SamsungLED”, “samsungled.com”등으로 표시하고 있고, 신청인이 속한 삼성그룹의 계열사인 “삼성SDI”가 ‘LED'제품과 유사한 ‘OLED'제품을 생산, 판매하고 있는 점에서 위와 같은 분쟁도메인이름의 사용은 상업적 이득을 목적으로 신청인과 일정한 후원관계 또는 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표와 혼동을 야기할 목적으로 사용하고 있는 것이다. 또 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않음에도 불구하고 국내외적으로 저명한 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록 보유한 사실 자체가 피신청인의 부정한 목적을 추단케 한다
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B. 피신청인의 주장
피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 기한 내에 구체적인 답변을 제출하지 않았다. 피신청인은 2008년 7월 12일 센터로 보낸 이메일에서 아무런 보상없이 분쟁도메인이름을 이전하는 것은 억울하며 보상을 해주어야 한다는 답변만 제시하였다.
6. 검토 및 판단
A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성
분쟁도메인이름<samsungled.com>은 신청인의 상표 및 서비스표와 동일한 명칭인 “samsung”과 문자 “led”를 결합한 형태로 구성되어 있다. 따라서 이 사건의 분쟁도메인이름의 주요부분은 “Samsung”이며, 발광다이오드를 의미하는 “led”라는 문자는 보통명칭으로서 식별력이 없다고 본다. 따라서 본 패널은 규정 제4조 (a) (i)에 따라 요구하는 바와 같이 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.
B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
신청인은 피신청인에게 “삼성” 및 “SAMSUNG”이라는 자신의 상호이자 상표 및 서비스표에 대해 사용을 허락한 바 없으므로 피신청인이 해당표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름에 대해 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장하고 있다. 한편 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름에 대해 어떠한 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며 신청인의 주장에 대해 구체적인 반박도 하지 않고 있다.
피신청인은 분쟁도메인 이름을 등록한 후 직접 웹사이트를 운영하고 있지는 않다. 한편 피신청인은 분쟁도메인이름을 ‘LED전광판'제작전문 회사인 ㈜ COMTEL & DIGITAL_ON의 웹사이트에 사용하도록 하고 있으나, 위 회사는 그 상호의 주요부가 ‘COMTEL & DIGITAL'이라는 점에서 분쟁도메인이름을 사용하지 않으면 영업을 하기 곤란한 사정이 인정되지 않으며 피신청인이 분쟁도메인이름으로 일반인들에게 널리 알려져 있다는 사실도 발견할 수 없다.
따라서 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않는 사실을 신청인측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.
C. 피신청인의 부정한 목적
우선 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 대한민국을 포함하여 국제적으로 널리 알려진 신청인의 상표 및 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 등록보유한 사실에서 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다.
또한 본 패널은 이 사건에서 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 점에 주목한다. 첫째, 현재 분쟁도메인이름을 사용하는 ㈜ COMTEL & DIGITAL_ON의 웹사이트에서 “삼성LED사용”, “SamsungLED” 등으로 신청인의 “삼성” 및 “SAMSUNG”이라는 표장과 동일 또는 유사한 표장이 사용되고 있다. 둘째, 신청인과 관련된 계열사인 “삼성SDI”가 ‘LED'제품과 유사한 ‘OLED'제품을 생산, 판매하고 있어 일반수요자들에게 신청인과 피신청인이 밀접한 후원관계나 제휴관계에 있는 것으로 혼동하게 할 우려가 있다. 셋째 피신청인은 신청인의 주장에 대하여 구체적인 답변을 하지 아니하면서, 단지 분쟁도메인이름의 이전의 대가로 보상을 요구하고 있다.
이러한 사실에 기초하여 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있는 것으로 판단한다.
7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (a)항에 따라 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 상표들과 동일하거나 혼동할 만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다.
본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <samsungled.com>을 신청인 삼성전자주식회사 (Samsung Electronics Co., Ltd.)에게 이전할 것을 결정한다.
최 정 환 단독패널위원
일자: 2008년 8월 25일
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