La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de mayo de 2008. El 20 de mayo de 2008 el Centro envió a GoDaddy.com, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 20 de mayo de 2008 GoDaddy.com, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Juan Carlos Angel es la persona que figura como registrante del nombre de dominio <cajarioja.biz>, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. Asimismo, informó que los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org> se encuentran registrados a nombre de Caja Rioja. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 16 de junio de 2008. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de junio de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de julio de 2008. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de julio de 2008.

El Centro nombró a Miguel B. O’Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de julio de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Previo a entrar en el análisis del presente caso, el Experto quisiera referirse al Demandado en este procedimiento. Al presentar su Demanda, la Demandante sostuvo que el Demandado era el Sr. Juan Carlos Ángel. El 20 de mayo de 2008, el Registrador GoDaddy.com Inc. puso en conocimiento del Centro que el nombre de dominio <cajarioja.biz> se encontraba efectivamente registrado a nombre del del Sr. Angel, mientras que los demás nombres de dominio en disputa <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>, se encontraban registrados a nombre de Caja Rioja. Por ello, el 12 de junio de 2008 el Centro notificó a la Demandante que su Demanda era administrativamente deficiente y que debía en consecuencia identificar y explicar la relación existente entre las personas identificados por el Registrador como registrantes de los nombres de dominio en disputa. El 16 de junio de 2008 la Demandante presentó una modificación a la Demanda y sostuvo que se trataba de una misma y única persona, circunstancia que quedaba probada con los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación, suministrados por el Registrador. Al presentar su Contestación de Demanda, el Demandado reconoció ser el titular de todos los nombres de dominio en disputa. Por todo lo expuesto, el Experto encuentra que el Demandado ha sido debidamente identificado por la Demandante.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular desde el año 1988 de varios registros españoles de la marca CAJARIOJA, Regs. No. 1.077.078/79/81 y No. 1.282.362/64.

La marca CAJARIOJA es altamente reconocida en el sector financiero y bancario español.

El Demandado registró los nombres <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>, los días 21 de noviembre de 2005, 3 de agosto de 2005, 31 de julio de 2005, y 3 de agosto de 2005, respectivamente.

El Demandado desarrolla su actividad comercial en Colombia, España, y el resto del mundo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que:

La Demandante es titular de registros españoles de la marca CAJARIOJA, Regs. No. 1.077.078/79/81, No. 1.282.362/64, y No. 2.567.007. Asimismo, es titular de registros que incluyen el término “cajarioja” en sus conjuntos.

La marca CAJARIOJA Reg. No.1.282.362 fue concedida en el año 1988 y desde entonces se ha realizado un uso efectivo de la misma.

Existe una total identidad entre la marca CAJARIOJA y los nombres de dominio en disputa.

La Demandante es titular de los nombres de dominio <cajarioja.es> y <cajarioja.com>.

Debido a su intenso uso, la marca CAJARIOJA ha alcanzado un considerable grado de notoriedad en el ámbito específico en el que desarrolla su actividad la Demandante en el territorio español, por lo que el consumidor medio asociará a cualquier nombre de dominio que la contenga, sin importar cual sea su terminación, con los servicios ofrecidos por la Demandante.

El Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que no es titular de marcas ni de un nombre social o designación comercial que justifique el registro de los mismos.

La Demandante no ha otorgado una licencia ni ha autorizado al Demandado a utilizar su marca CAJARIOJA.

El Demandado utiliza los nombres de dominio en disputa para, de manera intencionada, atraer usuarios de Internet a sus sitios Web y redireccionarlos a un sitio de compraventa de nombres de dominio, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante.

Los nombres de dominio en disputa se encuentran a la venta, lo que demuestra que el Demandado no tiene intención de desarrollar proyecto comercial alguno respecto de tales nombres de dominio.

El Demandado tenía conocimiento de que la marca CAJARIOJA pertenece a la Demandante con anterioridad a registrar los nombres de dominio en disputa, lo que demuestra su mala fe al registrarlos.

La puesta en venta de los nombres de dominio a través de un sitio de subastas es prueba de un uso de mala fe.

Por último, la Demandante alega que nos encontramos ante un caso de ciberocupación habiendo el Demandado registrado los nombres de dominio en disputa de mala fe y con el fin de aprovecharse de la buena reputación de la marca de la Demandante y con el fin de obtener un lucro infringiendo sus derechos marcarios.

B. Demandado

El Demandado alega que:

Durante los años en los que han convivido los nombres de dominio en disputa y la marca de la Demandante no se ha producido ningún caso de confusión.

El Demandado está inscripto ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira, Colombia, como comerciante, con actividad comercial compraventa de nombres de dominio y como propietario del comercio CAJA RIOJA, registrado ante la mencionada Cámara el 30 de noviembre de 2005.

El Demandado tiene derechos e intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. Tales derechos e intereses legítimos surgen del hecho de que el Demandado tiene registrado un comercio con el nombre CAJA RIOJA para la venta de nombres de dominio, todo lo cual lo legitima para registrar y ser titular de los nombres de dominio en disputa, sin incurrir en mala fe.

El Demandado durante más de 3 años ha hecho un uso legítimo de los nombres de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca y mucho menos empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

El Demandado y la Demandante se dedican a actividades comerciales que no se superponen.

Antes de ser notificado de la presente controversia, el Demandado no tenía conocimiento de que la Demandante hubiese registrado la marca CAJARIOJA, y el hecho de tener el Demandado un local comercial identificado con el nombre CAJA RIOJA elimina cualquier posibilidad de concluir que ha actuado de mala fe.

El Demandado no ha registrado los nombres de dominio con el fin de impedir que la Demandante refleje su marca en un nombre de dominio.

Los nombres de dominio en disputa no han sido registrados con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

Por último, el Demandado solicitó se declare la existencia de secuestro a la inversa de los nombres de dominio en disputa toda vez que el Demandado está legitimado para registrar y ser titular de tales nombres de dominio.

6. Debate y conclusiones

Conforme el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:

(i) que los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y

(iii) que los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.

Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

El Experto encuentra que existe identidad entre los nombres de dominio en disputa <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org> y la marca CAJARIOJA, registrada por la Demandante en España.

Tal conclusión se mantiene inalterada ante la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.biz”, “.info”, “,net”, y “,org” ya que como lo han reiterado un sinnúmero de expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y carecer de gravitación distintiva, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio a tenor de la Política.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en el párrafo 4.a).i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandando respecto del nombre de dominio recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante alegue que prima facie el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Una vez alegada tal circunstancia, es el Demandado quien carga con la prueba de demostrar que sí posee derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, OMPI Caso No. D2002-1064 y decisiones del suscripto Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827 y Comercio Mas S.A. de C.V. v. Master Domain, Caso OMPI No. DEC2007-0001).

La Demandante ha alegado que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que no es titular de marcas ni de un nombre social o designación comercial que justifique el registro de los mismos.

Por otro lado, alegó que el Demandado utiliza los nombres de dominio en disputa para, de manera intencionada, atraer usuarios de Internet a sus sitios Web y redireccionarlos a un sitio de compraventa de nombres de dominio, creando la posibilidad de que exista confusión con su marca CAJARIOJA.

Por último, alegó que al estar los nombres de dominio en disputa a la venta, el Demandado no tiene intención de desarrollar proyecto comercial alguno respecto de tales nombres de dominio.

Por su parte, el Demandado alegó que sus derechos e intereses legítimos surgen de su inscripción ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira, Colombia, el 30 de noviembre de 2005, como comerciante con actividad comercial de compraventa de nombres de dominio y como propietario del comercio Caja Rioja.

El párrafo 4.c) de la Política establece 3 circunstancias no taxativas por medio de las cuales el Demandado puede válidamente probar que posee derechos e intereses legítimos respecto de un nombre de dominio, en el supuesto de que el grupo de expertos considere que tales circunstancias se encuentren probadas teniendo en cuenta la evaluación que efectúe de todas las pruebas presentadas.

Tales circunstancias son las siguientes:

“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha

utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables

para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en

relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido

conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya

adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de

dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca

o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en

cuestión con ánimo de lucro.”

El Experto entiende que ninguna de éstas circunstancias se encuentran acreditadas, ni ninguna otra que permita afirmar que el Demandado posee derechos e intereses legítimos.

La Demandante sostiene que los nombres de dominio en disputa se encuentran a la venta, lo que demuestra que el Demandado no tiene intención de desarrollar proyecto comercial alguno respecto de tales nombres de dominio.

Surge de la certificación notarial acompañada por la Demandante que los nombres de dominio en disputa se encuentran efectivamente en venta. En ese sentido, ingresando en los distintos sitios Web que se corresponden con los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>, un notario constató que todos ellos se encontraban a la venta.

El Demandado justifica tal conducta alegando que su actividad comercial es la de la compraventa de nombres de dominio. Mientras que la compraventa de nombres de dominio no es per se una actividad ilegítima o que se contraponga con la Política, no menos cierto es que el uso que la Demandante ha probado que el Demandado hace de los nombres de dominio en disputa no puede ser considerado una oferta de buena fe de productos o servicios en los términos del párrafo 4.c).i de la Política. En rigor de verdad, el Demandado no hace oferta alguna de bienes o servicios a través de los sitios Web que se corresponden con los nombres de dominio en disputa.

Si el Demandado hubiera efectivamente desarrollado una actividad comercial de buena fe en torno al nombre Caja Rioja y a los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>, nada le hubiera resultado más fácil que probar tal circunstancia.

Por otro lado, no existen pruebas de que el Demandado haya sido conocido corrientemente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.

El Experto considera que el hecho de que el Demandado se haya inscrito ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira, Colombia, como propietario del comercio Caja Rioja, no prueba una efectiva actividad comercial o reconocimiento en torno a dicho nombre, y en consecuencia, que el Demandado sea conocido por el nombre Caja Rioja.

Por último, y de acuerdo con los documentos acompañados por las partes, el Experto considera que el uso de los nombres de dominio en disputa no puede ser considerado un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio de acuerdo con lo dispuesto por la Política párrafo 4.c).iii).

En efecto, y tal como se analizará más adelante, el Experto se encuentra persuadido de que el Demandado conocía la marca de la Demandante al solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa, por lo que su intención ha sido la de aprovechar el reconocimiento del que goza la marca CAJARIOJA a fin de desviar, con animo de lucro, a los consumidores de manera equívoca.

Sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes, el Experto entiende que el Demandado no ha probado tener derechos e intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4.a).ii).

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El tercer y último requisito que la Demandante debe probar es que el Demandado ha registrado y utiliza los nombres de dominio en disputa de mala fe.

El párrafo 4.a)iii) establece que, entre otras circunstancias, las siguientes constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”

La Demandante ha probado ser titular desde 1988 de registros españoles de la marca CAJARIOJA, registrados con anterioridad a que el Demandado registrara los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>.

Asimismo, la Demandante ha probado ser una entidad de reconocido prestigio en el sector financiero y bancario español, lo que en opinión del Experto no se limita al territorio de la Comunidad Autónoma de la Rioja como alega el Demandado, sino que se extiende cuanto menos al resto del territorio español. Prueba de tal circunstancia lo constituyen los resultados que arrojan los conocidos buscadores Google.com y Yahoo.com cuando se ingresa el término “cajarioja” en sus respectivos motores de búsqueda.

Por otro lado, el Demandado al contestar la Demanda ha alegado desarrollar su actividad económica en Colombia, España, y el resto del mundo.

Dado el prestigio y reconocimiento del que goza la marca CAJARIOJA en España y que el Demandado ha reconocido desarrollar su actividad económica en dicho país, el Experto encuentra que el Demandado conocía o debía conocer la marca CAJARIOJA al momento de solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa, por lo que entiende que la Demandante ha probado que tales nombres de dominio han sido registrados de mala fe.

Por otro lado, la Demandante ha probado que los nombres de dominio en disputa se encuentran a la venta, por lo que el Experto entiende que al utilizar los nombres de dominio, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante, lo que constituye un uso de mala fe de los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>.

Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y último elemento requerido en el párrafo 4.a).iii) de la Política.

D. Secuestro a la inversa de los nombres de dominio en disputa

El Demandado alegó que la presentación de la demanda constituye un intento de secuestro inverso de los nombres de dominio (“reverse domain name hijacking” según su nombre en idioma inglés), tal y como dicho concepto se encuentra definido en el párrafo 15.e) del Reglamento y ha sido interpretado por las decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, entre otras, las decisiones Innovative Measurement Solutions, Inc. v. Hart Info Systems,Caso OMPI No. D2001-0552; Windsor Fashions, Inc. v. Windsor Software Corporation,Caso OMPI No. D2002-0839; usDocuments, Inc. v. Flexible Designs, Inc./Craig Dinan,Caso OMPI No. D2003-0583; Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. v. Latin America Telecom, Inc,Caso OMPI No. D2004-0242; Jazeera Space Channel TV Station v. AJ Publishing aka Aljazeera Publishing,Caso OMPI No. D2005-0309; y Trailblazer Learning, Inc. dba Trailblazer v. Trailblazer Enterprises,Caso OMPI No. D2006-0875).

Teniendo en cuenta las circunstancias analizadas a lo largo de la Decisión, el Experto considera que la actuación de la Demandante ha sido de buena fe, sin ánimo de obstaculizar las actividades del Demandado. De este modo, el Experto considera que la solicitud de declaración de existencia de secuestro a la inversa formulado por el Demandado, debe ser rechazada.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net> y <cajarioja.org> sean transferidos a la Demandante.

Miguel B. O’Farrell
Experto Único

Fecha: 4 de agosto de 2008