El Demandante es Fábrica de Brochas Perfect, S.A. de C.V., con domicilio en Naucalpan, Estado de México, México, representado por Arochi, Marroquín & Lindner, S.C., Distrito Federal, México.

El Demandado es Dagoberto Ugarte, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, Mexico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene por objeto el nombre de dominio <brochasperfect.com>

El Registrador del nombre de dominio en cita es Register.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de abril de 2008. El 22 de abril de 2008 el Centro envió a Register.com vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 24 de abril de 2008, el Registrador remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y proporcionando a su vez la información relativa a los contactos administrativo y técnico. En respuesta a una prevención del Centro en el sentido de que la Demanda no fue redactada en inglés, que es el idioma del contrato registro del nombre de dominio en cuestión, el Demandante presentó una promoción con fecha 2 de mayo de 2008 solicitando al Grupo Administrativo de Expertos por designarse, que el idioma del procedimiento fuera el español. Con la petición de mérito, el Centro verificó que la Demanda cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

En consecuencia y de conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Demandado con la Demanda y sus anexos, dando comienzo el procedimiento el 7 de mayo de 2008. En observancia al párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de mayo de 2008. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía correspondiente el 29 de mayo de 2008.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Panel Administrativo el día 5 de junio de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Por lo que toca al idioma del procedimiento, el párrafo 11(a) del Reglamento confiere la facultad discrecional al Panel para determinar un idioma distinto al del acuerdo de registro cuando las circunstancias particulares del caso así lo justifiquen. En atención a que las partes se encuentran domiciliadas en México, a que el Demandante intercambió correspondencia en español con el registrante original del nombre de dominio en disputa, a que las probanzas ofrecidas por el Demandante se encuentran redactadas en dicho idioma y ante la falta de oposición del Demandado a la petición fundada del Demandante, se determina que el idioma del presente procedimiento administrativo sea el español.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es una compañía mexicana que se dedica desde hace más de sesenta años a la fabricación y venta de brochas, cepillos, pinceles, rodillos, cardas y demás implementos para pintura tanto de tipo doméstico como industrial.

Para distinguir sus productos en el mercado, el Demandante tiene registrada la marca G.R. PERFEC y Diseño ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1999 en la clase 16 internacional con relación a materiales para pintores, en particular brochas, pinceles y rodillos, mismos que publicita mediante su sitio de Internet bajo el nombre de dominio <brochasperfect.com.mx>.

El nombre de dominio en conflicto fue registrado el 10 de julio de 2004 por MJ Holdings Mauricio Schwartz, quien a su vez aparentemente lo cedió o puso a nombre del Demandado el 4 de enero de 2008. El Portal adscrito al nombre de dominio en cuestión se ha venido utilizando para mostrar muy diversas categorías de información, desde viajes hasta computadoras portátiles pasando por descargas de música o búsqueda de pareja, a cuyos sitios de Internet refiere.

Al percatarse del registro de <brochasperfect.com> y considerarlo una usurpación a su dominio .MX, el Demandante se puso en contacto por correo electrónico con el señor Mauricio Schwartz, a quien conocía por tratarse de su competidor ByP (Brochas y Productos), para inconformarse de una medida que calificó de poco ética y contraria al acuerdo de las partes de dar por concluidos los litigios ante el IMPI que habían sostenido tiempo atrás, por lo que le solicitó la devolución voluntaria del nombre de dominio en litigio.

Más de dos meses después de intercambiar mensajes vía electrónica con el Demandante sobre el particular, el señor Mauricio Schwartz manifestó que había “soltado el site” a otra persona, ante lo cual la Demandante inició el procedimiento administrativo en contra del Demandado, que a partir de ese momento ha venido figurando como registrante del nombre de dominio en controversia.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Demandante apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio en disputa es similar a la marca registrada G.R. PERFEC y diseño, de la que es titular la Demandante;

(ii) El signo distintivo de las brochas “Perfect” no solo es una marca registrada del Demandante sino una marca que ha estado presente en el mercado mexicano desde 1972, esto es 32 años antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio en controversia;

(iii) El Demandado no le ha dado ningún uso legítimo al nombre de dominio que detenta desde principios de 2008, como puede apreciarse del Portal respectivo donde aparecen varios enlaces publicitarios que no guardan relación lógica alguna entre el nombre de dominio <brochasperfect.com> utilizado en forma caprichosa y el contenido de dicho sitio Web;

(iv) De una búsqueda extensiva en Internet se desprende que el Demandado no es ni ha sido conocido por el nombre de dominio <brochasperfect.com>;

(v) El registrante original MJ Holdings Mauricio Schwartz no obstante haberse comprometido a devolver el nombre de dominio en controversia a la Demandante, lo cedió de mala fe al Demandado, quien a su vez carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio <brochasperfect.com>.

B. Demandado

El Demandado no contestó la Demanda, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y

(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Preliminar

Los precedentes aplicables a la luz de la Política han señalado reiteradamente que la falta de contestación a una Demanda no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante, quien de cualquier forma debe acreditar las tres hipótesis normativas del párrafo 4 (a) con elementos de prueba idóneos que sustenten sus afirmaciones (ver párrafo 4.6 del Reporte de la OMPI en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen del Portal vinculado al nombre de dominio en controversia, sino dilucidar si el nombre de dominio en cuestión por sí mismo se confunde lo suficiente con una marca de productos o servicios del Demandante para justificar una acción bajo la Política. Ver Kirkbi AG v. Michele Dinoia, Caso OMPI No. D2003-0038 (confirmando que el estudio del elemento de confusión bajo la Política se reduce a una comparación entre el nombre de dominio y la marca por sí solos, con independencia de factores de uso y comercialización usualmente considerados en casos de infracción de marca y competencia desleal).

El Demandante funda su Demanda en la marca mixta compuesta por la denominación G.R. PERFEC y el diseño de una brocha para pintar, así como en una marca innominada cuyo objeto de protección lo constituyen dos rectángulos dispuestos uno sobre otro con una separación en medio.

Debido a que los nombres de dominio por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, el presente análisis de confusión se centrará exclusivamente en la denominación que forma parte de la marca mixta de referencia. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036, (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca como un triangulo y la tipografía particular de una letra, en atención a que estos no pueden reproducirse en un nombre de dominio).

Ahora bien, de una confrontación entre la expresión “brochasperfect” que conforma la porción relevante del nombre de dominio en conflicto y la marca G.R. PERFEC, no se advierte una similitud manifiesta por cuanto a la impresión general de los signos en pugna, que sea susceptible de propiciar su confundibilidad. Esto debido a que la combinación de los signos G.R. y PERFEC que componen la marca del Demandante, dista mucho de la unión de palabras constitutiva del nombre de dominio en estudio.

A mayor abundamiento se destaca que la inexacta correspondencia de un solo elemento aislado con tan poca capacidad distintiva como lo es PERFEC, constituye un factor demasiado tenue para motivar una determinación de similitud en grado de confusión al amparo de la Política.

La carencia de registro marcario en clase 16 respecto de la frase BROCHAS PERFECT, debido presumiblemente a la existencia de un impedimento legal para reservar en exclusiva una locución genérica y descriptiva de los productos que comercializa el Demandante, confirma que este último no tiene acción ni derecho conforme a la Política para solicitar la transferencia a su favor de una designación que no puede servirle legalmente de marca y que nunca ha usado como tal en el comercio sino únicamente como parte de su denominación social y como nombre de dominio.

Atento a estas consideraciones se determina que el Demandante no acreditó el requisito sine qua non previsto en el inciso (i) del párrafo 4 (a) de la Política.

En vista de la conclusión que antecede y del carácter acumulativo de los otros supuestos de la Política bajo el párrafo 4 (a), deviene intrascendente entrar al fondo de las alegaciones del Demandante por lo que hace a la falta de derechos legítimos y la mala fe del Demandado.

7. Decisión

Por lo expuesto y fundado anteriormente, este Experto resuelve desestimar la Demanda.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Panelista Único

Fecha: 19 de junio de 2008