EDITORA HAPLE LTDA. v. ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.
Caso No. D2008-0484
1. Las Partes
La Demandante es EDITORA HAPLE LTDA., con domicilio en San Pablo, Brasil, representada por Matos & Associados, Brasil.
La Demandada es ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L., con domicilio en Barcelona, España, representada por JD Nuñez, Patentes y Marcas S.L., España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <primeiramao.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Entorno Digital, S.A.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de marzo de 2008. El 31 de marzo de 2008 el Centro envió a Entorno Digital, S.A. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 1 de abril de 2008, Entorno Digital, S.A. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo y técnico. En respuesta a un pedido del Centro en el sentido que la Demanda debía presentarse en español, puesto que ese es el idioma del acuerdo de registro, el 18 de abril de 2008 la Demandante presentó una traducción al español de la Demanda originalmente presentada en inglés. El Centro verificó que la Demanda traducida al español cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 28 de abril de 2008. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de mayo de 2008. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 15 de mayo de 2008.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de junio de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de las marcas nominativas brasileñas PRIMEIRAMÃO en clase 16 para jornales, revistas y publicaciones periódicas, según certificado de registro No. 800366115, concedida el 11 de enero de 1983 y renovada por 10 años a partir del 11 de enero de 2003, y en clase 38.10 para servicios de comunicación, publicidad y propaganda, según certificado de registro No. 815837534, concedida el 28 de julio de 1992 y renovada por 10 años a partir del 27 de julio de 2002.
La Demandada tiene una pequeña participación en la propiedad de la empresa propietaria de la revista de anuncios Balcão y sitio web “www.balcao.com”, un portal de anuncios clasificados destinado al Brasil.
Los sitios web “www.primeiramao.com.br”, de la Demandante, y “www.balcao.com”, de la Demandada, son competidores en el mercado brasileño de anuncios clasificados.
La Demandada posee las siguientes marcas en España: PRIMERAMANO, nº 1912739, clase 16 y nº 2257698, clase 38; PRIMERA MANO, nº 1618731, clase 16; PRIMERAMANO DE ARAGON, nº 1912740, clase 16; PRIMERAMANO DE MADRID, nº 1925694, clase 16; EL SUPLEMENTO DE EMPLEO DE PRIMERAMANO DE ARAGON, nº 2163484, clase 16; PRIMERAMA, nº 1147862, clase 16; nº 1975396, clase 38; nº 2019199, clase 9; nº 2019200, clase 16; nº 2019198, clase 35; nº 2019196, clase 41 y nº 2019195, clase 42. En catalán, una de las lenguas oficiales de España, “primera mà” significa “primera mano”.
La Demandada registró el nombre de dominio <primeiramao.com> el 30 de junio de 2002; además, la Demandada posee los nombres de dominio <primerama.es>, <primeramá.es>, <primerama.com.es>, <primerama.net> y <primeramano.es>.
El 14 de junio de 2008 el Panel comprobó con su programa navegador que el sitio web “www.primeiramao.com” es inmediatamente redireccionado a “www.segundamano.es”, un sitio web de anuncios clasificados de la Demandada dedicado al mercado español. La primera página web que aparece está titulada “segundamano.es – la web para comprar y vender”; y contiene una lista de links con los nombres de las 50 provincias españolas y de Ceuta y Melilla para realizar búsquedas de anuncios clasificados.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega lo siguiente:
- El nombre de dominio <primeiramao.com> es confusamente similar en apariencia, pronunciación y sonido a la marca del Demandante PRIMEIRA MÃO.
- El Demandado no tiene derechos o interés legítimo en conexión con el nombre de dominio <primeiramao.com> ya que es utilizado solamente para conectar a los usuarios de Internet directa e involuntariamente al sitio web del Demandado localizado en “www.segundamano.es”. Además, está siendo ofrecido en subasta en “www.afternic.com”, lo cual es clara evidencia de que el uso y registro del nombre de dominio no está en conexión con la bona fide de ofrecer mercaderías o servicios.
- El Demandado es un competidor del Demandante en Brasil, y por eso no podía no tener conocimiento de la marca del Demandante PRIMEIRA MÃO. Otro periódico de anuncios brasileño y el sitio web Balcão, situado en “www.balcao.com” son propiedad del Demandado. Balcão es un competidor de Primeira Mão. El acuerdo de servicio de “www.balcão.com” muestra la compañía brasileña Editora Anuntis Segundamano on-line de Brasil Ltda., la cual tiene relación con el Demandado, como responsable por los servicios ofrecidos en “www.balcao.com”.
- Al usar el nombre de dominio <primeiramao.com> para enlazar a los usuarios a su propio sitio web el Demandado está desviando a los consumidores del sitio oficial del Demandante y atrayendo a los usuarios de Internet para aquel sitio. Esta es una clara evidencia del registro y del uso de mala fe de los nombres de dominio. Si una persona visita el sitio “www.primeiramao.com” y es enlazada involuntariamente al sitio del Demandado, esa persona puede pensar que ese sitio está relacionado con el Demandante. Además, esa persona puede buscar en la base de datos WhoIs para conocer quién forma parte del registro de <primeiramao.com> y asumir que el Demandado, cuyo nombre aparecerá allí, está afiliado al Demandante. Al usar el nombre de dominio <primeiramao.com>, el Demandado ha intentado intencionalmente atraer, con fines comerciales, a los usuarios del sitio web del Demandante o de otros sitios on-line, dirigiendo directa e involuntariamente a los usuarios a un sitio web que no tiene relación con el Demandante, creando una probabilidad de confusión con la marca del Demandante PRIMEIRA MÃO con el origen, patrocinio, afiliación o apoyo de los sitios web del Demandado o sitios o productos o servicios en el sitio web del Demandado.
B. Demandada
La Demandada alega lo siguiente:
- Tanto la Demandante como el Demandado se dedican al mercado de los anuncios clasificados, mercado localista que se dirige a un público consumidor ubicado en un territorio muy concreto. El Demandado es la primera compañía de anuncios clasificados en lengua hispana, siendo la empresa líder en los principales segmentos en los que actúa (inmobiliario, motor, empleo y anuncios clasificados).
- Es difícilmente creíble que una empresa líder actúe de mala fe. En un territorio como el brasileño en donde para evitar cualquier tipo de confrontación con el ahora demandante, así como cualquier confusión, no sólo no emplea su marca principal SEGUNDAMANO (que puede guardar una clara relación asociativa con la debatida PRIMEIRA MAO) sino que se utiliza una tan distinta, denominativa y conceptualmente, como es BALCÃO, difícilmente la actuación del Demandado puede ser calificada como de mala fe respecto al Demandante. El Demandado como entidad jurídica no actúa en Brasil sino que sólo tiene un testimonial 1% en la empresa brasileña Editora Balc ão Ltda.
- La denominación “primeira mao” no es de fantasía, inventada o creada por el Demandante, sino que es una conocida locución en lengua portuguesa que corresponde en español a “primera mano” y cuyo significado coloquial es algo “NUEVO”. Además, es un término descriptivo de la característica del producto que es ofertado en dichos anuncios clasificados. El Demandado viene utilizando este concepto de “primera mano” como signo identificativo propio o para el mercado de los anuncios clasificados desde 1982. El Demandado posee los siguientes registros marcarios en España: PRIMERA MANO, PRIMERAMANO DE ARAGON, PRIMERAMANO DE MADRID, EL SUPLEMENTO DE EMPLEO DE PRIMERAMANO DE ARAGON, PRIMERA MA, PRIMERAMA. En catalán, “primera ma” significa “primera mano”. Por fusión por absorción de ANUNTIS, SL por TRADER SEGUNDAMANO, SL y cambio de denominación social a ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, SL. todas dichas marcas pertenecen al Demandado, Anuntis Segundamano España, Sl.
- “Primeira Mão” es la traducción al portugués del meritado vocablo “Primera Mano” y al ir dirigida al consumidor portugués, que es un importante flujo de trabajadores y oferta de empleo hacía España no tenía sentido registrarla como marca española pero sí, lógicamente, como dominio y empleando para ello, lógicamente, un dominio de primer nivel y amplio como es el “.com” ya que “.es” no tendría sentido al igual que “.pt”.
- Asimismo, el Demandado es titular de los siguientes nombres de dominios que evocan el concepto de “Primera Mano”: “www.primerama.es”, “www.primeramá.es”, “www.primerama.com.es”, “www.primerama.net” y “www.primeramano.es”.
- Respecto a la supuesta oferta de venta que aparece en “www.afternic.com” del dominio <primeiramao.com> y de lo cual al Demandado se ha sorprendido desagradablemente, ya que nunca ha dado orden alguna de venta de ese dominio, el Demandado remitió por email y por fax una nota a “www.afternic.com” a fin de que indique quién les ha instruido para la venta de ese dominio. En su respuesta “www.afternic.com” se excusa pero sin poder señalar quién le dio esta orden porque la misma nunca fue dada por el Demandado.
- En consecuencia el demandado ni ha registrado ni utiliza de mala fe el dominio <primeiramao.com>, haciendo un uso legítimo y leal del mismo, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca. Una búsqueda en Internet de PRIMEIRAMAO.COM muestra que el resultado está en español (y no en portugués como en las del Demandante) dato este muy importante teniendo en cuenta el carácter y naturaleza territorial de los anuncios clasificados, evidenciando que no va dirigida al consumidor brasileño.
- Los mercados de anuncios clasificados son geográficos. El abarcar un concreto territorio va a hacer que el Demandante y el Demandado no compitan entre sí. Por tanto, el nombre del dominio controvertido no ha sido registrado por el demandado con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante, ya que, como declara el demandante, en el territorio de Brasil el Demandado actúa a través del signo BALCÃO que nada tiene que ver con los dominios del Demandante, lo que demuestra la buena fe del Demandado.
- “Primeira Mao” no es una locución inventada y creada por el Demandante sino que es muy usual y utilizada en el lenguaje coloquial y que es claramente descriptiva de los productos que se ofertan como anuncios clasificados. Por ello y por este claro concepto y significado que la locución “Primera Mano” da e indica a los consumidores de anuncios clasificados es por lo que el Demandado desde 1982 empezó su propio negocio de anuncios clasificados precisamente bajo ese signo PRIMERAMANO y PRIMERAMA procediendo al registro de los mismos como marcas españolas, al ser éste su territorio y por ser los anuncios clasificados un negocio fundamentalmente territorial.
- Todo esto hace que el nombre del dominio debatido no haya sido registrado por el Demandado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del Demandado o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado, de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Demandado o en su sitio en línea, y, por tanto, el Demandado no ha actuado de mala fe, teniendo derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
6. Debate y conclusiones
Idioma del procedimiento
Como cuestión previa, el Panel considera que el Centro procedió acertadamente en cuanto al idioma del procedimiento. Ver sección 3 supra. El acuerdo de registro está en español, y no hay evidencia de un acuerdo entre las partes. El pedido de la Demandante que el procedimiento sea en inglés y castellano, fundado en que el acuerdo de registro de Entorno Digital S.A. además de estar en español también estaría en inglés, reposa sobre un error, ya que la parte del acuerdo de registro que está en inglés es solamente la relativa a los nombres de dominio “.mobi”. Como el único gTLD relevante en el presente caso es “.com”, conforme al Reglamento, párrafo 11(a), el Panel decide que el idioma del procedimiento sea el español.
La Demandada objeta que parte de la documentación acompañada con la demanda no está en español.
En cuanto esa objeción se refiere a documentos presentados en portugués, el Panel observa que la Demandada tiene una participación en la empresa Balcão.com en el mercado brasileño de anuncios clasificados, que el sitio web “www.balcao.com” está en portugués, y que, según la Demandada, el nombre de dominio en disputa se registró y se usa destinado a los portugueses, todo lo cual supone que la Demandada conoce o tiene fácil acceso al idioma portugués, por lo que su planteo parece meramente formalista.
El Panel le da prioridad a la necesidad de tratar a las partes en forma igualitaria y de modo que puedan defender sus casos respectivos. De todos modos, para dictar la presente decisión el Panel no fue necesario considerar los documentos en portugués o inglés a que se refiere la demanda, salvo el certificado en portugués de registro de la marca de la Demandante, cuya información tiene, por otra parte, un formato similar al de certificados expedidos por otras oficinas de marcas, como la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), por ejemplo. Por tanto, no hay perjuicio ni indefensión de la Demandada. Por ello, y en ejercicio de sus atribuciones conforme al Reglamento, párrafos 10(a), 10(b), 10(c) y 11(b), el Panel decide no requerir traducción de los documentos acompañados a la demanda que no estén en español. Ver Fondation Le Corbusier v. Monsieur Bernard Weber, Madame Heidi Weber,
Caso OMPI No. D2003-0251, donde después de considerar que el párrafo 10(b) del Reglamento (tratar igualitariamente a las partes y asegurarles la oportunidad justa para que puedan defender sus casos) tiene prioridad sobre los párrafos 10(a) (poderes generales del panel) y 10(c) (conducir los procedimientos de modo expedito), y constatar que no había perjuicio para ninguna de las partes, el panel decidió no ordenar la traducción de ciertos documentos al idioma del procedimiento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Con los certificados de marca respectivos, la Demandante probó que tiene derechos sobre la marca PRIMEIRA MÃO. La Demandante afirma, y la Demandada admite, que el nombre de dominio <primeiramao.com> es idéntico o similar hasta el punto de la confusión con la marca PRIMERA MÃO de la Demandante.
Por lo tanto, el Panel considera probado el primer requisito de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante sostiene que la Demandada es conocida en Brasil a través de la marca o nombre BALCÃO, y que no es comúnmente conocida o identificada por el nombre de Primeira Mão, ni administra una empresa u otra organización comúnmente conocida como Primeira Mão, ni ofrece servicios o mercaderías bajo el nombre de Primeira Mão, ni ha adquirido derechos de marca para la marca PRIMEIRA MÃO en España o en la Comunidad Europea; agrega que la Demandada está localizada en España y que la marca PRIMEIRA MÃO está compuesta por palabras portuguesas. Dice que puesto que en Brasil la Demandante es dueña de la marca PRIMEIRA MÃO, el uso de la Demandada del nombre de dominio <primeiramao.com> no es bona fide al ofrecer mercaderías o servicios, y no está haciendo un uso justo, comercial y legítimo de <primeiramao.com>. Dice también que la Demandada no es el titular de una licencia del Demandante, ni está autorizada a utilizar la marca del Demandante PRIMEIRA MÃO o a aplicarla o a usar cualquier nombre de dominio que la incorpore. Estas aseveraciones, en ausencia de evidencia contraria al momento de presentar la demanda, en conjunto conforman un caso prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio. Toca entonces a la Demandada alegar y aportar prueba en cuanto a sus derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.1
La Demandada reconoce tener interés accionario en Balcão Ltda., aunque lo llame meramente “testimonial”, y que Balcão es competidora de la Demandante en Brasil. Asimismo, admite la Demandada que su competidor Primeiramao es titular de la marca PRIMEIRAMAO. Explica la Demandada que eligió para su negocio de anuncios clasificados el nombre de dominio <balcao.com> precisamente por ser totalmente distinto del de su competidora que opera el sitio web “www.primeramao.com.br”, puesto que la marca de la Demandada, SEGUNDAMANO se podría confundir con la marca y nombre de dominio de su competidora, la Demandante.
No se ha podido determinar la exacta proporción de la propiedad de la Demandada en la empresa Balcão por falta de precisiones o evidencia en el expediente, pero el Panel estima que el control o influencia que allí ejerce, más que meramente “testimonial” – como la llama la Demandada -, debe ser lo suficientemente determinante como para Balcão haya considerado conveniente descartar el nombre “Segundamano” como nombre de la sociedad y como nombre de dominio en Brasil.
Por otra parte, es revelador que la propia Demandada sea consciente del riesgo de confusión que existe entre las expresiones “primera mano” y “segunda mano” usadas como marcas o nombres de dominio. Al respecto, el Panel cree que el deseo que la Demandada dice haber tenido, de evitar la confusión del identificador propio con el de su competidora, se compadece poco con el hecho de haber registrado y estar usando el nombre de dominio <primeiramao.com>, confundiblemente similar con la marca y nombre de dominio del competidor, para reenviar usuarios de Internet que buscan “www.primeiramao.com” al sitio propio, “www.segundamano.es”.
Asimismo, es contradictorio que, por una parte, la Demandada afirme que los mercados de medios de anuncios clasificados son “geográficos” o “localistas”, y dirigidos a un público específico ubicado en un lugar geográfico determinado, y que, por la otra, diga que registró el nombre de dominio <primeiramao.com> para dirigir sus anuncios a usuarios portugueses. En efecto, cuando los usuarios introducen en su navegador la URL “http://www.primeiramao.com” son inmediatamente redireccionados al sitio web “www.segundamano.es” de la Demandada, cuyas páginas están redactadas en español, y no en portugués. El nombre de dominio en disputa está construido con las palabras portuguesas “primeira” y “mão”, y no con palabras españolas o catalanas, y por añadidura es idéntico a la marca de un competidor que se conoce bien. Por último, la Demandada produce el mencionado redireccionamiento sin explicación alguna y, por cierto, sin insertar un disclaimer o advertencia de que no se trata de un sitio relacionado con la Demandante. Todo esto hace poco creíble el argumento de “localismo” de los mercados “geográficos” o “localistas” para acreditar derechos o intereses legítimos.
Bajo estas circunstancias, registrar y utilizar un nombre de dominio confundible con la marca de la competencia para redireccionarlo al sitio propio no califica como oferta bona fide de bienes o servicios, ni como uso leal no comercial, conforme a los párrafos 4(c)(i) y 4(c)(iii) de la Política
Sostiene además la Demandada que la expresión “primera mano” es usual en el lenguaje común, y descriptiva de la característica de “nuevos” que tienen algunos productos que se puedan ofrecer en anuncios clasificados, posición que sugiere que se tienen derechos o intereses legítimos para usar a la expresión descriptiva. Sin embargo, este argumento resulta contradictorio en boca de la Demandada quien, según las impresiones de la base de datos SITADEX de la O.E.P.M. que adjunta, ha registrado como marca en España la expresión “primera mano” para proteger publicaciones, servicios de telecomunicaciones, transmisión de mensajes y de imágenes, etc. Esos registros permiten al menos presumir, conforme al Artículo 5 de la ley de marcas 17/2001 española, que se trata de signos distintivos, y que no se han “convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.”
El Panel considera que si las marcas conteniendo la frase “primera mano” de la Demandada son consideradas distintivas en España para ciertos productos y servicios, es difícil que no lo sea la marca brasileña PRIMEIRA MÃO de la Demandante, que protege servicios o productos similares. Si la Demandada desea plantear la falta de poder distintivo de la marca brasileña, y su consiguiente anulación, deberá hacerlo ante la jurisdicción competente, y no en estos procedimientos. Ver URALITA, S.A. v. Rafael del Rosal Macías,
Caso OMPI No. D2000-0219 y METRO BILBAO, S.A. v. Ignacio Allende Fernández,
Caso OMPI No. D2000-0467, donde este Panel rechazó defensas basadas en el carácter supuestamente genérico o de uso común de las marcas teniendo en cuenta que si fueron concedidas por la O.E.P.M. un panel no está autorizado para sustituir a los tribunales competentes en una declaración de nulidad, ni para desconocer la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo de concesión.
En consecuencia, el Panel considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La respuesta de “www.afternic.com” no permite concluir que la Demandada, o alguien vinculado a esta, haya instruido a “www.afternic.com” para poner a la venta el nombre de dominio en cuestión. A falta de otra evidencia, la Demandante no ha probado que la Demandada registró el nombre de dominio en cuestión con la finalidad principal de vendérselo a la Demandante con un lucro indebido, circunstancia de registro de mala fe del párrafo 4(b)(i) de la Política.
Ya se ha visto que al registrar el nombre de dominio en disputa el 30 de junio de 2002 la Demandada, competidora de la Demandante en Brasil, conocía perfectamente que aquél era idéntico o confundiblemente similar a la marca de la Demandante. Por ello, con toda probabilidad la Demandada lo registró teniendo en mente a la Demandante.
Por otra parte, está claro que los usuarios de Internet que buscan la marca o el sitio web del Demandante y escriben en sus navegadores “www.primeiramao.com”, son redireccionados al sitio web de la Demandada, “www.segundamano.es”, lo que debe necesariamente provocarles confusión, ya que pueden pensar que el sitio web de destino pertenece a la Demandante, o que está asociado a la Demandante o que está patrocinado o apoyado por ella, siendo que el sitio está redactado en español, y que remite a anuncios relacionados con España. Al intentar atraer, confundir o desviar a usuarios interesados en conectarse con la Demandante, la conducta de la Demandada encaja exactamente en la circunstancia de registro y utilización de mala fe de la Política, párrafo 4(b)(iv) (“al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”)
En conclusión, el Panel considera probado el tercer requisito de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <primeiramao.com> sea transferido a la Demandante.
