chupachus.com

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Perfetti Van Melle S.p.A v. Guillermo y Eduardo Gutierrez Limeres

Caso No. D2008-0442

1. Las Partes

La Demandante es Perfetti Van Melle S.p.A, Lainate (MI), Italia, representada por Alessandro Biraghi, Italia.

La Demandada es Guillermo y Eduardo Gutierrez Limeres, Cantabria, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <chupachus.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Melbourne IT trading as Internet Names Worldwide.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de marzo de 2008. El 25 de marzo de 2008, el Centro envió a Melbourne IT trading as Internet Names Worldwide via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 26 de marzo de 2008, Melbourne IT trading as Internet Names Worldwide envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada andado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 1 de abril de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de abril de 2008. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 17 de abril de 2008.

El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 24 de abril de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante ha manifestado ser titular de 155 marcas registradas alrededor del Mundo (y presentado pruebas de registro de algunas de ellas), entre las que se encuentran las siguientes:

La Demandante registró el nombre de dominio <chuachups.com> el 26 de mayo de 1997.

La Demandada registró el dominio <chupachus.com> el 9 de octubre de 2000.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante argumenta lo siguiente:

I. Identidad o semejanza en grado de confusión

Que es titular de marcas registradas CHUPA CHUPS que cubren varios productos de distintas clases internacionales y usadas desde 1958 principalmente en productos de caramelos con palo y que en la actualidad sus productos son ampliamente anunciados y vendidos masivamente en todo el mundo.

Que la única diferencia entre las marcas CHUPA CHUPS y el dominio controvertido es una letra.

Que dicho dominio no sólo es confusamente similar, sino que casi idéntico a la citada marca.

II. Derechos o intereses legítimos

Que la Demandada no ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa.

Que la Demandada no tiene ningún derecho basado sobre tradición o uso anterior legitimado del nombre elegido para su dominio.

Que teniendo en cuenta que CHUPA CHUPS es una marca famosa en particular en España, el país de residencia de la Demandada, le parece absolutamente extraño que la opción para el nombre de su dominio fue para una palabra tan similar a CHUPA CHUPS.

Que no hay evidencia del uso de la Demandada de su nombre de dominio o preparaciones demostrables a utilizarlo, con respecto a una oferta de buena fe de productos o servicios.

Que la Demandada no tiene interés sobre el nombre de dominio en disputa como puede ser deducido del hecho de que el nombre de dominio fue registrado el 9 de octubre de 2000, pero sigue siendo no utilizado.

Que teme que el único interés de la Demandada sea el de intentar explotar la fama de productos CHUPA CHUPS, sin ninguna necesidad de tener que sostener costos promocionales o de publicidad.

Que la pretensión de la Demandada no es legítima pues la Demandante ha invertido recursos considerables en la publicidad de la marca CHUPA CHUPS en todo el mundo.

III. El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe

Que ha adquirido a la empresa CHUPA CHUPS en 2006 y a su conocimiento la empresa CHUPA CHUPS nunca ha recibido información alguna sobre la existencia de la Demandada y nunca ha tenido cualquier conexión, afiliación o relación comercial la Demandada.

Que la Demandada nunca se ha acercado a la empresa CHUPA CHUPS para informar su intención de registrar el nombre de dominio o para pedir el consentimiento para su registro, como la Demandada debiera de haber hecho si su intención fuera utilizar el nombre de dominio de buena fe.

Que por la semejanza entre CHUPA CHUPS y CHUPACHUS, los consumidores pueden pensar que existe un vínculo entre los productos del Demandante y el nombre de dominio de la Demandada.

Que existe el riesgo para los consumidores que quieran buscar en Internet los productos CHUPA CHUPS con el teclado del ordenador acabando en CHUPACHUS.

Que la Demandada no puede ignorar este riesgo porque no pudo ignorar la existencia de los productos CHUPA CHUPS de la Demandante cuando decidió registrar el nombre de dominio, ya que la Demandada tiene su residencia en España, lugar donde dicha marca es ampliamente publicitada.

B. Demandada

La Demandada argumenta lo siguiente:

I. Identidad o semejanza en grado de confusión

Que se trata de palabras (la marca de la Demandante y el dominio de la Demandada) de pronunciación distinta.

Que el nombre “chupachus” tiene significado genérico en lengua española.

II. Derechos o intereses legítimos

Que el dominio <chupachus.com> fue registrado por la madre de la Demandada con el fin de proporcionar a sus dos hijos en aquélla época como diversión y ante la posibilidad de montar un negocio juntos sin tener nada que ver con la Demandante ni con el sector industrial en el que se mueve.

Que resulta sorprendente que la Demandante, que es una gran empresa con un elevado volumen de facturación y unos cuantiosos gastos publicitarios, no se haya encargado de ponerse en contacto (con la Demandada) en 2006, que fue cuando compró la empresa “chupachups”, ya que el anterior dueño tenía conocimiento de ello, pues envió un burofax años más tarde de que registrasen el nombre de dominio.

Que a pesar de los gastos de publicidad de la Demandante, lo cierto es que la Demandada no ha lucrado en ningún momento de ellos, al igual que la empresa “chupachups” no se debe de preocupar de escribir su nombre después de tantos millones en euros de publicidad, al igual que no se han preocupado por registrar palabras parecidas a “chupachups” que podrían ser producidas por un error de escritura, como por ejemplo “chupacups”, o todas las combinaciones posibles quitando una sola letra.

Que la Demandante reclama el dominio <chupachus.com> y tiempo después de esta reclamación no ha registrado el dominio <chupachus.es> habiéndolo registrado la Demandada para demostrar que no le había interesado a la Demandante en ningún momento el registrar un nombre libre y sí hacerse con el dominio <chupachus.com>.

Que ha podido registrar el nombre “chupachus” y <chupachus.com> en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para demostrar la falta de interés que ha tenido el Demandante en el nombre “chupachus”, ya que todo esto se ha realizado después de la demanda presentada por la Demandante ante la OMPI.

Que teniendo en cuenta que el vocablo incorporado en el nombre de dominio es “chupachus” sin “p”, no hay motivo alguno por el que la Demandada no tenga derecho a utilizar el nombre de dominio cuando el anterior dueño Demandante dispuso de muchos años antes de que lo registrasen, para haberlo registrado y tampoco recibieron una demanda después de haber recibido el burofax, por lo que entendieron que renunciaron definitivamente al dominio controvertido.

III. Mala fe

Que en ningún momento ha actuado de mala fe, ya que tal y como lo señala la Demandada, no se ha puesto en contacto con el Demandante para negociar sobre el nombre de dominio.

Que registró el nombre de dominio porque se ajustaba a las necesidades de la Demandante y porque estaba libre.

Que es la Demandante el que actúa de mala fe pues después de tantos años de registro presenta la demanda diciendo que tiene más derecho sobre ese nombre de dominio.

Que la legislación española sobre marcas otorga amparo a los titulares de las mismas únicamente en el sector del mercado encuadrado en un nomenclator concreto que en el caso del Demandante es para la venta de caramelos, lo que no impide la existencia de marcas idénticas o muy parecidas para distinguir productos o servicios diferentes.

Que la Demandada no se dedica al comercio de dulces o caramelos, no ha establecido contacto ni tiene intención de contactar con empresas del sector del Demandante, ni tiene la capacidad ni la voluntad de perturbar en modo alguno la legítima actividad comercial del Demandante, ni ha puesto en uso el dominio sometido a arbitraje para atraer, con ánimo de lucro, usuarios a su página Web o a cualquier otra página, creando posibilidad de que exista confusión con los derechos previos del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de la página Web de la Demandada o de un producto o servicio que figure en su página Web.

Que adjunta a su contestación una demanda denegada por la OMPI en la que la empresa Perfetti Van Meller es la Demandante sobre el dominio <mentos.es> que casualemente sí se escribe igual que el nombre de la empresa “Mentos”, con el dominio <mentos.com>, en posesión de Perfetti Van Meller.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Existe semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio <chupachus.com>, y la marca CHUPA CHUPS de la cual es titular la Demandante. Las únicas diferencias entre uno y otra son la ausencia de una letra “p” y la ausencia del espacio entre las dos palabras que conforman la marca, al reproducirse en el dominio.

La práctica de eliminar una o más letras (en este caso la letra “p”) dentro del dominio en disputa se denomina como “typosquatting” y está extensivamente tipificada en los casos resueltos por expertos del Centro. Se le ha definido como la conducta consistente en “tomar ventaja de errores comunes hechos por usuarios de Internet que están buscando un sitio en particular, de un particular proveedor de bienes o servicios, para obtener un beneficio” (traducción del Experto), Expedia, Inc. v. Alvaro Collazo, Caso OMPI No. D2003-0716, que cita a su vez VeriSign, Inc. v. Onlinemalls, Caso OMPI No. D2000-1446; Red Bull GmbH v. Grey Design, Caso OMPI. No. D2001-1035, señalando <redbul.com> como semejante en grado de confusión a RED BULL; Playboy Enterprises Int’l, Inc. v. SAND Web Names For Sale, Caso OMPI No. D2001-0094, <plaboy.com> y PLAYBOY; NetWizards, Inc. v. Spectrum Enterprises, Caso OMPI No. D2000-1768, <netwizard.net> y NETWIZARDS; Telstra Corp. Ltd. v. Warren Bolton Consulting Pty, Ltd., Caso OMPI No. D2000-1293, bigpons.com y BIG PONDS.

La propia Demandada ha reconocido en su escrito de Contestación que existen estos “errores de escritura, como por ejemplo “chupacups”.

La práctica del typosquatting deviene per se en semejanza en grado de confusión entre el dominio emulador y la marca emulada.

Por otro lado, la ausencia del espacio entre los elementos de texto de la marca CHUPA CHUPS es irrelevante para este análisis de semejanza en grado de confusión (ver Banca Intesa S.p.A. v. Roshan Wickramaratana, Caso OMPI No. D2006-0215; Sanrio Company Ltd. y Sanrio Inc. V. Neric Lau, Caso OMPI No. D2000-0172). La adición en el dominio del gTLD .com carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca CHUPA CHUPS. Dicho gTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver también, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkv. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

El experto estima que el primer requisito de la Política ha sido cumplido.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el Párrafo 4.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

La Demandada menciona en su contestación unos registros de los nombres comerciales CHUPACHUS y CHUPACHUS.COM otorgados por la OEPM. Sin embargo, las pruebas agregadas a la Contestación contienen solamente solicitudes de registro. Estas solicitudes de nombres comerciales no le otorgan derechos o intereses legítimos oponibles a la Demandante en este procedimiento.

No existe en el expediente evidencia de que la Demandada haya hecho, o esté haciendo una oferta de buena fe de productos o servicios. El sitio Web al que resuelve el dominio controvertido está inactivo, de conformidad con las declaraciones de la Demandante, que no fueron controvertidas ni refutadas por la Demandada. La Demandada no ha acreditado haber sido conocida corrientemente por el nombre de dominio controvertido, ni que la Demandada haga un uso legítimo y leal o no comercial de dicho nombre de dominio.

La Demandante ha afirmado que CHUPA CHUPS es una marca famosa en particular en España. La Demandada no ha controvertido esta afirmación. Una marca que ha sido usada desde 1958, que está protegida con un portafolio de marcas como el que ha referido la Demandante en su demanda, y que es objeto de la publicidad que rodea a dicha marca no puede pasar desapercibida para alguien que se encuentra en la jurisdicción donde estos factores se conjugan. La Demandada reconoce en su Contestación que la Demandante tiene un “elevado volumen de facturación y unos cuantiosos gastos publicitarios”. Por tanto, este Experto Único concluye que la Demandada conocía la marca CHUPA CHUPS de la Demandante en la fecha de registro del dominio en disputa.

La Demandada afirma que ha registrado el dominio <chupachus.es>. La Demandante ha presentado como pruebas, impresiones del sitio al que resuelve ese dominio. Estas pruebas no fueron refutadas por la Demandada. En dichas pruebas se aprecia el uso de la marca CHUPA CHUPS en diferentes páginas del sitio Web.

En los hechos, declaraciones y pruebas anteriores no es posible encontrar derechos o intereses legítimos de la Demandada.

El Experto concluye que el segundo requisito de la Política ha sido cumplido.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De conformidad con el Párrafo 4.a) iii) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

La lista de supuestos señalados en el párrafo 4.b) de la Política es enunciativa y no limitativa, según según Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003. De conformidad con la doctrina de la tenencia pasiva iniciada por Telstra, “el asunto importante no estriba en el hecho de que el Demandado esté realizando una conducta positiva de mala fe respecto del nombre de dominio, sino en el hecho de que, tomando en consideración las circunstancias del caso, pueda concluirse que el Demandado esté actuando de mala fe. La distinción entre llevar a cabo una conducta positiva de mala fe y actuar de mala fe parecerá una distinción fina, pero es importante.

Lo que dicha distinción significa es que el concepto de que un nombre de dominio ‘se utilice de mala fe’ no es limitativo respecto de una conducta positiva; en dicho concepto se incluye también la omisión [inacción, conducta pasiva]. En otras palabras, es posible que bajo ciertas circunstancias la omisión [o inactividad, pasividad] equivalga a la utilización de mala fe del nombre de dominio” (traducción del Experto Único).

Un número considerable de expertos nombrados de conformidad con la Política ha reconocido que los cuatro incisos del párrafo 1.b) de dicha Política (Mutatis Mutandis) establecen algunos ejemplos de mala fe, simplemente de manera enunciativa pero no limitativa (ver, por ejemplo, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, Caso OMPI No. D2002-0131; Expedia, Inc. v. Miles Pennella, Caso OMPI No. D2001-1416), y que “otras circunstancias pueden constituir la prueba de que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe” (Telstra v. Nuclear Marshmallows, supra).

Otros expertos han establecido que “la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existió mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artículo 1.a)iii)”; Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805–citando a su vez Telstra, supra; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a ToshibaCorporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402.

En el presente caso, el Experto ha encontrado las siguientes circunstancias constitutivas de mala fe:

(i) La marca CHUPA CHUPS es altamente distintiva y cumple su función de identificador de origen de los productos de la Demandante.

(ii) La Demandante ha argumentado que su marca es famosa, argumento que no ha sido combatido por la Demandada (ver , Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487;). Las pruebas presentadas por la Demandante, señalan uso desde 1958, un volumen sustancial de registros marcarios en España, la Unión Europea y el mundo, y una considerable inversión en publicidad, que genera ventas también considerables.

(iii) De conformidad con la información y las pruebas ofrecidas por la Demandante, la propia Demandante tiene una presencia sólida en España, la Unión Europea y otros países.

(iv) La Demandada no ha presentado pruebas que permitan demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa.

(v) La Demandada no ha probado hacer uso de buena fe del nombre de dominio controvertido.

(vi) La Demandada no tiene relación alguna con la Demandante o sus marcas, y no ha presentado en este procedimiento prueba alguna que constituya evidencia al respecto.

(vii) Tratándose de un nombre de dominio ajeno a este procedimiento, pero que resulta cercano de facto al mismo, la Demandada ha declarado haber registrado <chupachus.es>, es decir un dominio que incorpora una denominación idéntica a la que incorpora <chupachus.com>, pero con un TLD distinto. El nombre de dominio <chupachus.es> resuelve a un sitio que, según pruebas no controvertidas por la Demandante, reproduce la marca CHUPA CHUPS en distintas páginas donde dicha marca es usada.

(viii) La Demandada no es conocida corrientemente por el nombre de dominio controvertido, según la demanda, contestación y pruebas que constan en el expediente. La existencia de registros de marca en decenas de jurisdicciones en todo el mundo, así como el uso de dicha marca durante décadas, y la publicidad masiva de que ésta es objeto, hacen que el dominio en disputa esté muy cercanamente ligado a la marca CHUPA CHUPS, así como a la Demandante. Ver Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163 (decidiendo la presencia de mala fe cuando un nombre de dominio “está tan evidentemente conectado con un producto altamente conocido, que su simple uso por cualquier persona que no esté relacionada con el producto se convierte en oportunismo y mala fe”).

(ix) De la demanda, contestación y pruebas se desprende que la Demandada tiene su domicilio en España. Ello puede confirmarse en la impresión de la base de datos WhoIs obtenida por la Demandante y presentada en este procedimiento. La presencia de la marca CHUPA CHUPS en España, y la existencia de un grupo sólido de registros para dicha marca en España y la Unión Europea permite concluir que la Demandada tenía conocimiento de la marca CHUPA CHUPS al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Ver Cruzeiro Licenciamentos Ltda. y Club de Regatas Vasco da Gama v. Building Centre Internacional, Caso OMPI No. D2000-0715.

(x) Este experto concuerda conJ. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239 en que, mutatis mutandis, “no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero” – en ese caso la Demandada registró <donsimon.com> y alegó que lo registró pensando en un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon-, al igual que con Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 (que ratifica J. García Carrión, S.A.) – en donde la Demandada registró <realmadrid.org>-.

(xi) A la luz de lo anterior, no es posible pensar en ningún uso del nombre de dominio por parte de la Demandada que no fuera ilegítimo, tales como confusión, engaño o violación a la legislación aplicable.

El Experto determina que el tercer requisito de la Política se ha cumplido.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <chupachus.com> sea transferido a la Demandante.

Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único

Fecha: Mayo 08, 2008