La Demandante es Jiménez Tour, S.L., con domicilio en Sevilla, España, representada por Ungria, Patentes y Marcas, S.A., España.
La Demandada es Rj Autocares, S.L., con domicilio en Boadilla del Monte, Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <autocaresjimenez.com> (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es CORE Internet Council of Registrars.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de enero de 2008. El 28 de enero de 2008 el Centro envió a CORE Internet Council of Registrars, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 28 de enero de 2008 CORE Internet Council of Registrars envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 1 de febrero de 2008. El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de febrero de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de febrero de 2008. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 26 de febrero de 2008.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de marzo de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fecha 14 de marzo de 2008, el Centro recibió un correo del Demandado en el que comunicaba que en un par de semanas más presentaría su escrito de contestación. El Demandado volvió a contactar con el Centro, el 19 de marzo de 2008, solicitando discutir del asunto con el Experto. En ningún caso adjuntó documentos o se presentaron escritos de contestación a la Demanda.
La Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el castellano (párrafo 9 de la Demanda), por ser ambas partes de nacionalidad española. Se acepta la solicitud de la Demandante sin ninguna objeción, teniendo en cuenta además que no existe oposición de la Demandada sobre este particular.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos relevantes y no controvertidos se resumen a continuación:
La Demandante, la sociedad Jiménez Tour, S.L., desarrolla sus actividades en el sector del transporte de viajeros.
La Demandante es titular de la marca española 2.153.485 AUTOCARES JIMENEZ, S.L., que fue solicitada el 30 de marzo de 1998 yconcedida el 20 de octubre de 1998 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de enero de 1999), para distinguir “servicios de autobuses y transporte de pasajeros”.
La Demandada, la sociedad Rj Autocares, S.L., se dedica igualmente al transporte de viajeros, bajo la denominación Jiménez Autocares, lo que ha podido comprobar el Experto visitando la Web de dicha sociedad, a través de la cual se usa el Nombre de Dominio.
El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 8 de noviembre de 2002.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- Que es una compañía mercantil de gran prestigio que desarrolla sus actividades desde 1920, año de su fundación, en el sector del transporte de viajeros, tanto a nivel nacional como internacional, ofreciendo los servicios de transporte discrecional de viajeros y alquiler de autocares y microbuses de lujo con conductor, tanto para viajes de ámbito nacional como internacional y estando presente en Internet a través de su página Web “www.autocaresjimenez.es.”
- Que es titular de la marca española 2.153.485 AUTOCARES JIMENEZ, S.L.,concedida el 20 de octubre de 1998 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de enero de 1999), para distinguir “servicios de autobuses y transporte de pasajeros”.
- Que la citada marca es idéntica al Nombre de Dominio.
- Que la Demandada carece de derechos o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, llamando además la atención sobre el hecho de que al intentar el registro de la marca 2.538.322 JIMÉNEZ AUTOCARES DORADO, éste le fue denegado por su incompatibilidad con la marca 2.153.485, antes citada, mediante resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas en la que expresamente se manifestaba: “Se tiene en cuenta la oposición de la m. 2.153.485 AUTOCARES JIMENEZ, S.L., por identidad denominativa con los vocablos más característicos del distintivo solicitado y amparar los mismos servicios, generándose riesgo de confusión para los consumidores”.
- Que ha enviado requerimientos a la Demandada e intentado negociar una solución amistosa que permitiese la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, habiéndose incluso mostrado dispuesta a tolerar, a cambio, el uso de los términos Jiménez y Dorado siempre que los mismos “tengan el mismo tamaño y representatividad”, sin que finalmente se haya alcanzado un acuerdo.
- Que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se usa de mala fe, infringiendo los mencionados derechos y con el fin de atraer a los usuarios de Internet a la Web de la Demandada.
Por todo ello, solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio.
B. Demandado
El Demandado, tras haber sido debidamente emplazado, no contestó formalmente a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de Demandante y Demandada, procede asimismo aplicar de forma subsidiaria las leyes y los principios del Derecho nacional español.
6.2 Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada
Es unánime la Doctrina del Centro en el sentido de que la falta de respuesta del demandado no supone automáticamente la estimación de la demanda. Es decir, la ausencia de respuesta del demandado no significa que el Experto ha de aceptar como verdaderos los hechos, alegaciones y pruebas en que el demandante apoye su demanda (entre otras: The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang,
Caso OMPI No. D2002-1064; Berlitz Investment Corp.v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465; y Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan v. Robert McGowan, Caso OMPI No. D2004-0383). Por ello y teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 5.e) del Reglamento, a falta de respuesta del Demandado, el Experto debe considerar las pretensiones del demandante, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y sacar las conclusiones que estime ajustadas a Derecho (entre otras: Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner,Caso OMPI No. D2000-0277; Finca Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez,
Caso OMPI No. D2001-1183; Retevisión Móvil, S.A. v. Juan José Martin Cabero,
Caso OMPI No. D2001-1479; y Almadera S.L. v. Domingo Rodríguez Martínez,
Caso OMPI No. D2005-1130).
En consecuencia, en el presente caso el Experto decidirá a partir de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y del resultado de sus propias verificaciones, valorando todas las circunstancias que le consten (entre otras: Banco Río de la Plata S.A. v. Alejandro Razzotti,
Caso OMPI No. D2001-0173).
6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Conforme al párrafo 4.a) de la Política, un nombre de dominio podrá ser transferido sólo cuando el Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
(ii) que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La semejanza entre el Nombre de Dominio y la marca de la Demandante está fuera de toda duda, ya que la única diferencia consiste en la presencia de las siglas S.L. –que forman parte de la marca-, siendo lo realmente característico de ambos distintivos lo que coincide, Autocares Jiménez. Al hacer la comparación no es relevante el hecho de que en el Nombre de Dominio se haya suprimido el espacio que separa ambos términos y tampoco la inclusión del sufijo “.com”, puesto que ello responde a la configuración necesaria de los nombres de dominio.
El riesgo de confusión es tan evidente que incluso ha sido reconocido por la Oficina Española de Patentes y Marcas al denegar la marca 2.538.322 solicitada por la Demandada, marca mixta consistente en la denominación JIMÉNEZ AUTOCARES DORADO, con elementos gráficos. Es decir, una marca que incorporaba otros elementos diferenciadores, a pesar de lo cual dicho Organismo consideró su incompatibilidad con la referida marca de la Demandante. En la resolución denegatoria se indicaba expresamente: “Se tiene en cuenta la oposición de la m. 2.153.485 AUTOCARES JIMENEZ, S.L., por identidad denominativa con los vocablos más característicos del distintivo solicitado y amparar los mismos servicios, generándose riesgo de confusión para los consumidores”, siendo esta resolución firme, ya que no fue objeto de recurso.
Por tanto, con mayor motivo, en el presente caso se ha de considerar que se trata de una semejanza rayana en la identidad y, por consiguiente, susceptible de causar confusión.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.
Numerosas decisiones anteriores de Expertos de la OMPI han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.
Por otra parte, queda acreditado que en el cruce de correspondencia entre ambas partes, con motivo de los requerimientos cursados por la Demandante a la Demandada, esta última no ha alegado ningún interés legítimo o derecho anterior a la marca de la Demandante. Tan solo hizo referencia a la marca mixta 2.538.322 JIMÉNEZ AUTOCARES DORADO, cuyo registro, solicitado el 28 de abril de 2003 (con posterioridad al registro del Nombre de Dominio) aún no había sido denegado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (por incompatibilidad con la marca anterior de la Demandante). Recordemos que a esta resolución ya se hace mención con más detalle en el párrafo anterior (6.3.A).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Conforme al párrafo 4.b) de la Política, constituyen prueba suficiente del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.
En el presente caso, como queda dicho, no consta que la Demandada ostente derecho alguno de Propiedad Industrial sobre el distintivo en cuestión (marca o nombre comercial).
Obviamente, la Demandante no ha concedido a la Demandada ninguna licencia o autorización para registrar y/o usar dicha marca o para registrarla como nombre de dominio.
Por el contrario, la Demandante se opuso al intento de registro de la citada marca 2.538.322 y envió requerimientos a la Demandada para que cesase en el uso indebido de su marca, sin que la Demandada haya negado en ningún momento el conocimiento de la misma, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que ambas partes son empresas del mismo sector (el transporte de viajeros), es decir, la Demandada es una empresa que compite directamente con la Demandante. También es relevante, a estos efectos, el hecho de que el registro del Nombre de Dominio sea muy posterior al registro de la marca de la Demandante.
En consecuencia, es difícil imaginar que la Demandada pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio. El Experto está persuadido de que, en realidad, la Demandada sólo pretendía beneficiarse de algún modo y de forma ilegítima con el registro del repetido Nombre de Dominio; en todo caso, la Demandada era consciente de que con la adopción del mismo impedía el registro a su legítimo dueño.
Lo mismo cabe decir respecto al uso del Nombre de Dominio que viene realizando la Demandada, uso que constituye una clara infracción de los derechos exclusivos derivados del registro de marca de la Demandante. En efecto, conforme al Artículo 34 de la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.
Por su parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artículo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Además, conforme a su Artículo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.” Y, según el Artículo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitación, en su Artículo 11 se establecen límites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.
En consecuencia, el Panel considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que la Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la política, párrafo 4.a)iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <autocaresjimenez.com> sea transferido al Demandante.
Antonia Ruiz López Experto Único
Fecha: 31 de marzo de 2008
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