Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Lancôme Parfums et Beauté & Cie y L’Oréal c. Puesta en Marcha S.L.

Caso No. D2008-0075

1. Las Partes

Las Demandantes son Lancôme Parfums et Beauté & Cie, y L’Oréal, Paris, Francia, representadas por Cabinet Dreyfus & Associés, Francia.

El Demandado es Puesta en Marcha S.L. Lugo, España representado por el Señor Villar y Barja, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <newlancome.com> y <newloreal.com>. El registrador de ambos nombres de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de enero de 2008. El 18 de enero de 2008 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. Después de un recordatorio el 29 de enero de 2008, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante en ambos casos, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo y técnico. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 14 de febrero de 2008. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de febrero de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de marzo de 2008. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de marzo de 2008.

El 25 de marzo de 2008, la representante autorizada de las Demandantes envió al Centro por correo electrónico y fax una solicitud de suspensión del procedimiento por 30 días, puesto que el Demandado había manifestado su disposición a ceder los nombres de dominio a las Demandantes. El mismo día el Centro confirmó la suspensión del procedimiento administrativo hasta el 25 de abril de 2008. En esa fecha, dado que no se llegó a un acuerdo amistoso con el Demandado, las Demandantes solicitaron se continuara con el procedimiento. El 5 de mayo de 2008, el Centro comunicó a las Partes que se había reanudado el procedimiento.

El día 13 de mayo de 2008, el Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se probaron con prueba documental suficiente, o han sido alegados sin oposición:

L’Oréal es uno de los mayores grupos de belleza y cosméticos a nivel mundial, con una facturación de 15,800 millones de Euros en 2006. L’Oréal es conocida en España, país en el que está presente desde hace más de 70 años. En 2006 el volumen de negocios de L’Oréal en España alcanzó alrededor de 736,8 millones de euros. L’Oréal posee el 18,9% del reparto de mercado.

L’Oréal es titular de numerosas marcas L’OREAL en el mundo entero y comunitarias. En España, país de residencia del Demandado, L’Oréal es titular, entre otras, de las siguientes marcas denominativas L’OREAL con parte gráfica “L’OREAL”: M 0381270 registrada el 1 de noviembre de 1986; M 0552434 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0552435 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0552436 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0552439 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0552440 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0561208 registrada el 1 de abril de 1999. Estas marcas protegen, entre otros productos y servicios, productos químicos para conservación del calzado, publicidad, seguros, bancos, construcción de edificios, tratamiento de materiales, educación, artículos de cuero, muebles, colores y materias tintóreas, sustancias alimenticias, agujas para máquinas tricotosas, quincallería, aprestos, productos químicos y productos farmacéuticos.

Lancôme Parfums et Beauté & Cie, empresa francesa creada en 1935, es una filial de L’Oréal. Lancôme es propietaria de la internacionalmente conocida marca de perfumes y cosméticos LANCOME. Los productos de la marca LANCOME se comercializan en 160 países, en más de 1.800 puntos de venta. Esta marca ha adquirido una reputación internacional entre otras cosas gracias al certamen de golf “Trophée Lancôme”, que ha sido ganado en siete ocasiones por golfistas españoles. Lancôme es titular de numerosas marcas LANCOME en todo el mundo, entre ellas las denominativas obtenidas en España: n° M 0852029, registrada el 16 de abril de 1999; M 0852028, registrada el 1 de julio de 1999; M 2275040, registrada el 1 de febrero de 2000; y M 0841904, registrada el 16 de agosto de 2000.

Ambos nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Demandado el 9 de julio de 2007.

Los sitios web correspondientes a los dos nombres de dominio dirigen hacia una página de servicio de parking de nombres de dominio.

Las Demandantes enviaron al Demandado un requerimiento por carta certificada con acuse de recibo y email del 11 de septiembre de 2007, con el propósito de lograr la transferencia amistosa de los nombres de dominio en cuestión. El Demandado no respondió al requerimiento de las Demandantes.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Las Demandantes sostienen lo siguiente:

- Los nombres de dominio en litigio son idénticos o por lo menos similares a las marcas de las Demandantes.

- El Demandado no es licenciataria de las Demandantes ni fue autorizada a registrar o utilizar los nombres de dominio en disputa. Numerosas marcas y nombres de dominio correspondientes a las marcas L’OREAL y LANCÔME son anteriores al registro de los nombres de dominio en litigio. Dado que los nombres de dominio en disputa son idénticos o por lo menos similares a las marcas famosas de los Demandantes, el Demandado no puede razonablemente pretender desarrollar una actividad legitima bajo estos nombres. No hay duda que el Demandado carece de derecho o interés legitimo para reservar los nombres de dominio en litigio.

- Dada la fama internacional de las Demandantes y sus productos, su presencia internacional y en España, sus numerosas campañas publicitarias en la televisión y en la prensa, y los ingentes gastos en publicidad, el Demandado no podía legítimamente ignorar la existencia de las marcas de las Demandantes en el momento de registrar los nombres de dominio en cuestión. Asimismo, las marcas L’OREAL y LANCÔME tienen un fuerte poder distintivo. En consecuencia, el Demandado no ha podido registrar estos nombres de dominio de manera fortuita y por lo tanto, tenia en mente las marcas de los Demandantes en el momento de registrar dichos nombres, lo que es prueba de su mala fe. Asimismo, no puede ser legitimo el uso de un nombre de dominio que reproduzca una marca conocida. Además, los nombres de dominio dirigen hacia páginas de servicio de parking de dominio, de las que parece evidente que el Demandado genera ingresos. Esto demuestra que la elección de los nombres de dominio fue guiada por la voluntad del Demandado, de servirse del renombre de los Demandantes y de sus marcas para atraer los internautas. Ello constituye una prueba de mala fe conforme al Párrafo 4.b)iv) de la Política. La ausencia de respuesta del Demandado a un requerimiento se considera como un indicio de mala fe.

B. Demandado

El Demandado alega lo siguiente:

- El registro de los nombres de dominio no ha obedecido a procedimientos de mala fe, ni se ha pretendido obtener beneficio alguno a costa de las empresas demandantes. Confirmando lo dicho, ambos registros han quedado siempre en situación de parking de dominio, no generando ningún ingreso por ello.

- El Demandado en ningún momento se ha puesto en contacto con ninguna empresa para ofrecer a la venta esos dominios.

- La intención de registrar los nombres de dominio ha sido desarrollar proyectos de páginas web que para nada tienen que ver con los productos que los demandantes fabrican, producen, promueven y/o publicitan. En el caso de <newloreal.com>, la página web sería dedicada a tratar conceptos psicológicos y filosóficos del concepto “lo real” (en lengua castellana) (la cosa en sí); “tao dao” (en chino) y “das ding in” [sic] “sich” (en alemán) y la obra de “Kant” en el “sentido y valor de las vidas”. En el caso de <newlancome.com>, tampoco la página iba a tener ningún tratamiento semejante a los productos que los demandantes producen y/o fabrican; sino que se pensaba desarrollar una web dedicada a las nuevas investigaciones que en materia de “Lan” (local area network) se vienen desarrollando en el mundo. Y el término “new lan come” viene a expresar exactamente eso: “viene una nueva Lan”.

- Analizando fríamente ambas denominaciones el Demandado reconoce que bien podría inducir a una confusión con los internautas, pero se debe reconocer también que es imposible registrar términos o palabras separadas, y es por eso que se registró con las palabras juntas.

- El Demandado está dispuesto a ceder ambos registros a la demandante por cuanto no es de su interés el crear confusión en la comunidad web, así como tampoco de lucrar de un prestigio, una fama, y un buen concepto que tiene el mercado mundial de las empresas demandantes.

6. Debate y conclusiones

El Demandado declaró en su contestación de demanda que “está dispuesto a ceder ambos registros a la demandante por cuanto no es de su interés el crear confusión en la comunidad web, así como tampoco de lucrar de un prestigio, una fama, y un buen concepto que tiene el mercado mundial de las empresas demandantes”. El Panel cree que no se trata de una manifestación de una voluntad de cesión ni expresa ni incondicional; por el contrario, es equívoca, ya que no se refiere concretamente al remedio solicitado en la demanda, ni aclara si se trata de una cesión sin costos para las Demandantes. Asimismo, el Demandado niega haber registrado y usado de mala fe los nombres de dominio, y alega tener un interés legítimo a los mismos. Por otra parte, las comunicaciones de las partes al Centro tampoco permiten establecer cuál fue la verdadera naturaleza de la citada “disposición de ceder” los registros. Por lo tanto, no puede aplicarse la doctrina del caso Williams-Sonoma, Inc. c. EZ-Port, Caso OMPI No. D2000-0207, donde ante el consentimiento expreso e incondicional del demandado a la transferencia solicitada por el demandante, el panel la ordenó directamente. Como no puede presumirse que el Demandado ha renunciado a defenderse en el procedimiento, el Panel examinará a continuación los tres elementos del párrafo 4.a) de la Política.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Con el listado de numerosos registros de marca en España (ver sección 4 supra), y sin cuestionamientos por el Demandado, las Demandantes han probado a satisfacción del Panel que tienen derechos sobre las marcas LANCOME y L’OREAL, respectivamente. En coincidencia con el panel del caso Société Générale and Fimat International Banque v. Lebanon Index/La France DN and Elie Khouri, Caso OMPI No. D2002-0760, el Panel, por razones de economía procesal, considera permisible nombrar como Demandantes a la matriz o controlante y a su filial, subsidiaria o controlada, en una demanda contra un demandado que registró nombres de dominio alegadamente similares a las marcas de matriz y su subsidiaria; ver también L’Oréal, Helena Rubinstein, Lancôme Parfums et Beauté & Cie c. Spiral Matrix, Caso OMPI No. D2006-0869 y casos allí citados. Por lo tanto, el Panel entiende que las transferencias de los nombres de dominio en cuestión se solicitaron a favor de las respectivas titulares de marca.

Una simple comparación muestra que los nombres de dominio en disputa incorporan en su integridad las marcas LANCOME y L’OREAL, respectivamente.

El uso como prefijo de la genérica palabra “new” en ambos nombres de dominio es irrelevante, y no alcanza a distinguirlos de las marcas de las Demandantes. Ver Sony Corporation c. Park Kwangsoo, Caso OMPI No. D2001-0167 (estableciendo que <newsony.com> es confundiblemente similar a la marca SONY); ver también Yahoo! Inc. c. Wing Hung Trading Company, Caso OMPI No. D2000-1137 (considerando legalmente insignificante la inclusión del término descriptivo “new “ en <newyahoo.com>, ya que incorpora el término distintivo YAHOO). El Demandado mismo reconoce que ambas denominaciones podrían “inducir a una confusión” entre los internautas y “crear confusión en la comunidad web”. Ver sección 5 B supra. Por otra parte, los paneles de la OMPI consideran generalmente que detalles tales como la omisión del apóstrofe o de la tilde, así como el agregado del dominio genérico del nivel superior (gTLD) “.com”, carecen de poder distintivo.

En consecuencia, el Experto considera que los nombres de dominio en cuestión son similares hasta el punto de llevar a la confusión con las respectivas marcas de las Demandantes.

B. Derechos o intereses legítimos

Las Demandantes afirman que el Demandado no es licenciatario ni tiene autorización para registrar o utilizar los nombres de dominio en disputa, y acreditan que las marcas L’OREAL y LANCOME son muy conocidas en España y anteriores al registro de los nombres de dominio en litigio. Ante la ausencia de prueba o indicios favorables al Demandado, el Panel considera que las Demandantes han logrado establecer una presunción prima facie de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en cuestión. Pasa entonces a la Demandada el peso de la carga de demostrar que sí tiene algún derecho o interés legítimo al registro de los nombres de dominio. Ver “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions” en “http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/”.

El Demandado afirma que registró <newloreal.com> por tener interés en desarrollar un sitio web dedicado al concepto de “lo real”, entendido como la “cosa en sí” en sentido filosófico, y que registró <newlancome.com> para desarrollar un sitio web relativo a redes LAN. Sin embargo, el Demandado no aporta prueba de uso o de preparativos demostrables de uso de los nombres de dominio, o de sus intereses filosóficos o tecnológicos, que hagan creíble una futura, posible o siquiera eventual difusión o enseñanza filosófica, o algún interés teórico, practico o comercial relativo a redes LAN; en suma, el Demandado no prueba una oferta de buena fe en los términos del párrafo 4.c)i) de la Política.

Ya en ocasiones anteriores este panelista rechazó alegaciones de interés legítimo fundadas en “acrónimos” de mera conveniencia o ad hoc. Ver Ziff-Davis, Inc. c. Luis Edgar Gómez Morales, Caso OMPI No. DMX2001-0004; Playboy Enterprises International, Inc. c. Victoriano Moreno Martín, Caso OMPI No. D2000-1679; AMERICA ON LINE, INC. c. Eduardo Del Valle Diharce, Caso OMPI No. DVE2000-0001; Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. c. Alejandro Delgado-Ayala, Caso OMPI No. D2001-0172; y AUDI AG c. Asociación Usuarios de Internet y Miguel García Quintas, Caso OMPI No. D2001-0204. Considerando que el Demandado registró el mismo día dos nombres de dominio correspondientes a sendas marcas muy conocidas en el campo de la cosmética y productos de belleza, pertenecientes a un mismo grupo empresario muy reconocido incluso en España, país de residencia del Demandado, los alegados propósitos del Demandado no parecen sino explicaciones simplemente ad hoc y, por tanto, resultan inverosímiles.

La única utilización conocida de los nombres de dominio por parte del Demandado fue redireccionarlos a un servicio de parking de nombres de dominio, presumiblemente para obtener algún provecho del “click through” o “pay per click”, es decir un uso parasitario y no autorizado de marcas ajenas muy reconocidas como las de las Demandantes. En las circunstancias del caso, dicho uso ciertamente no califica para acreditar un derecho o interés legítimo en relación con los nombres de dominio. El Panel concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos con relación a los nombres de dominio en disputa.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Demandado dice que su registro de los nombres de dominio en cuestión no ha obedecido a mala fe, pero al mismo tiempo reconoce que los nombres de dominio podrían inducir a confusión a los internautas. El Demandado atribuye la posibilidad de confusión a que “es imposible registrar términos o palabras separadas, y es por eso que se registró con las palabras juntas”. El Panel ya expresó más arriba que es poco creíble el alegado propósito del Demandado de crear páginas web dedicadas al concepto filosófico de “lo real”, y a las redes LAN. El Demandado también reconoce expresamente el prestigio, la fama, y el buen concepto de que gozan las Demandantes en el mercado mundial. El Panel considera que son precisamente las muy reconocidas marcas L’OREAL y LANCOME las que sintetizan el prestigio, la fama y el buen concepto que menciona el Demandado.

La simultaneidad del registro de los nombres de dominio correspondientes a las marcas de las Demandantes, y las declaraciones del propio Demandado, sugieren que cuando registró los nombres de dominio en cuestión conocía perfectamente la existencia de las Demandantes y renombre de sus marcas L’OREAL y LANCOME, y era consciente de la posible confusión con ellas, por lo que el Demandado estaba apuntando precisamente a las Demandantes. Ausente en el Demandado todo derecho o interés legítimo para registrar dichas denominaciones como nombres de dominio, el Panel concluye que ese registro fue de mala fe.

En cuanto al uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa, está comprobado el redireccionamiento de los respectivos sitios web a un servicio de parking de nombres de dominio. En opinión del Panel, el propósito de ese redireccionamiento muy probablemente fue extraer algún beneficio económico del renombre de marcas ajenas, íntegramente reproducidas en los nombres de dominio, buscando percibir una suma de dinero, por más pequeña que sea, cada vez que un internauta que busque las marcas L’OREAL o LANCOME se conecta con los sitios web correspondiente a los nombres de dominio en disputa, y es re-enviado por el servicio de parking a sitios web de terceros. En las circunstancias del caso, esa conducta del Demandado encaja perfectamente en la circunstancia de registro y uso de mala fe descrita en el párrafo 4.b).iv) de la Política (“al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”) Intentando disculpar su proceder, el Demandado dice que no obtuvo ingreso alguno del parking de los nombres de dominio. En opinión del Panel, eso es irrelevante, ya que lo que cuenta a los fines del párrafo 4.b).iv) es el ánimo de lucro, y no la efectiva obtención de un beneficio económico.

El Panel concluye que el Demandado registró y usa los nombres de dominio de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <newlancome.com> sea transferido a la Demandante Lancôme Parfums et Beauté & Cie, y que el nombre de dominio <newloreal.com> sea transferido a la Demandante L’Oréal.

Roberto Bianchi
Experto Único

Fecha: 27 de mayo de 2008