adslzone.com

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Javier Sanz Gay v. Marc Serra Ferran

Caso No. D2007-1625

1. Las Partes

El Demandante es Javier Sanz Gay, con domicilio en Madrid, España, que actúa representado por Abril Abogados, España.

El Demandado es Marc Serra Ferran con domicilio en Gerona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <adslzone.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es NameScout Corp.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de noviembre de 2007. El 5 de noviembre de 2007 el Centro envió a NameScout Corp., vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día 5 de noviembre de 2007 NameScout Corp. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y técnico. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 8 de noviembre de 2007. El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de noviembre de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de diciembre de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de diciembre de 2007.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 21 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento: El idioma de registro del nombre de dominio <adslzone.com> es el inglés. No obstante, el Demandante solicita en la modificación de la demanda que el procedimiento se desarrolle en español. A la vista de las circunstancias del caso, el Demandante y el Demandado están domiciliados en España, la demanda y la contestación están redactadas en español y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma, este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el párrafo 11 a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua. No es necesaria la traducción al idioma del procedimiento de la documentación aportada en inglés.

Órdenes de procedimiento: El día 27 de diciembre de 2007 el Experto dicta una Orden de procedimiento, la número 1, en la que, al amparo de lo dispuesto en el párrafo 12 del Reglamento, resuelve solicitar a las partes pruebas suplementarias. En particular, se solicita al Demandante: “a) Que aclare, y acredite debidamente, la fecha exacta en la que adquirió la titularidad del nombre de dominio <adslzone.net>, indicando si fue el primer registrante o si lo adquirió de un tercero (aportando por ejemplo la copia del contrato de registro o de adquisición). Si el nombre de dominio hubiera sido adquirido de un tercero se solicita al Demandante que indique si existía algún tipo de vinculación entre dicho titular anterior y el Demandante, y que indique asimismo si ese anterior titular usaba el nombre de dominio y qué tipos de contenidos ofrecía bajo el mismo. b) Que aclare, y acredite debidamente, la fecha en que el Demandante comenzó a utilizar dicho nombre de dominio <adslzone.net>. c) Que aclare, y acredite debidamente, si el tipo de contenidos ofrecidos en su caso bajo el referido nombre de dominio <adslzone.net> ha sido siempre del mismo tipo que los actualmente presentes”. Por su parte, se solicita al Demandado “que aclare, y acredite debidamente, si los nombres de dominio <adslzone.eu> y <adslzone.mobi> han sido usados, y en caso afirmativo, que aclare, y acredite debidamente la fecha a partir de la cual se ha comenzado su uso, con indicación asimismo del tipo de contenidos que se han ofrecido bajo el mismo (y si hubiera habido cambios en el tipo de contenidos, indicación de éstos y de la fecha en la que se han producido)”. El 3 de enero de 2008, las partes aportan la documentación suplementaria solicitada.

En el escrito presentado por el Demandante en respuesta a la Orden de procedimiento número 1, éste realiza una nueva alegación. A la vista de la misma, el 4 de enero de 2008, el Experto dicta una Orden de procedimiento, la número 2, en la que resuelve dar al Demandado la posibilidad de que rebata las alegaciones suplementarias realizadas por el Demandante. Las alegaciones suplementarias del Demandado son presentadas ante el Centro el 7 de enero de 2008.

4. Antecedentes de Hecho

- El Demandante es titular de la marca española mixta número M2740643, en la que consta el signo ADSLZONE, solicitada el 16 de noviembre de 2006, concedida por medio de resolución de 21 de septiembre de 2007; y registrada para distinguir servicios de telecomunicaciones (clase 38 del Nomenclátor internacional).

- El Demandante adquirió el nombre de dominio <adslzone.net> de forma derivada. El referido nombre de dominio fue objeto de registro el 18 de septiembre de 2003, y su primer titular mantuvo la titularidad del nombre de dominio hasta el 28 de noviembre de 2006. Durante el período en el cual el nombre de dominio correspondió a su primer titular, el Demandante fue el contacto administrativo y técnico de dicho nombre de dominio. El nombre de dominio <adslzone.net> ha sido objeto de uso al menos desde febrero de 2004, y bajo el mismo se han ofrecido, por parte de sus dos titulares sucesivos, el mismo tipo de servicios; a saber: información, estudios y análisis de la oferta de ADSL en España.

- El Demandado adquiere el nombre de dominio <adslzone.com> el 16 de junio de 2007, en subasta pública, procediendo el Demandado a usar dicho nombre de dominio para alojar un sitio web en el que se ofrece información sobre el ADSL en España.

- El Demandado prerreservó el nombre de dominio <adslzone.eu> el 29 de noviembre de 2004, que fue posteriormente reservado el 27 de febrero de 2006 y registrado el 7 de abril de 2006. El nombre de dominio empezó a utilizarse el 12 de abril de 2006, poniéndose en parking de nombres de dominio. Tras la obtención del nombre de dominio <adslzone.com> por parte del Demandado, el nombre de dominio <adslzone.eu> pasó a redireccionarse automáticamente a los contenidos publicados en la web bajo <adslzone.com>.

- El Demandado registro el nombre de dominio <adslzone.mobi> el 16 de septiembre de 2006, que empezó a ser utilizado el 10 de diciembre de 2006, poniéndose inicialmente en parking de nombres de dominio. Tras la obtención del nombre de dominio <adslzone.com> por parte del Demandado, el nombre de dominio <adslzone.mobi> pasó a mostrar los contenidos publicados en la web bajo <adslzone.com> para visualización en dispositivos móviles.

- El Demandado es titular de los nombres de dominio <wwwadslzone.net> y <wwwadslzone.com>, registrados el 22 de septiembre de 2006.

- - El Demandado ha solicitado una marca española mixta en la que figura el signo ADSLZONE. La solicitud se presentó el 18 de junio de 2007 para distinguir servicios de la clase 38 (Telecomunicaciones). El Demandante se ha opuesto ante la Oficina Española de Patentes y Marcas al registro de esta marca. El 16 de noviembre de 2007 el Demandado presenta ante la OEPM una solicitud de modificación de la clase solicitada, solicitando el registro de la marca en la clase 35 (publicidad; gestión de negocios comerciales; registro, transcripción, composición, compilación y sistematización de comunicaciones escritas).

- El 4 de julio de 2007 el Demandante, por medio de sus abogados, requiere por medio de burofax al Demandado retirar la solicitud de marca y la transferencia los nombres de dominio <adslzone.com>, <adslzone.eu> y <adslzone.mobi>. El Demandado contesta dicho requerimiento el día 27 de julio de 2007, por medio de burofax, en el que rechaza las pretensiones del Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio <adslzone.com> es idéntico a la marca ADSLZONE de la cual el Demandante es titular. Destaca a este respecto el Demandante que su web ubicada bajo el nombre de dominio <adslzone.net> es la web española por antonomasia dedicada al estudio y análisis de la oferta de ADSL en España, habiéndose convertido en un referente indiscutible para los consumidores y usuarios y para las empresas del sector. Por esta razón, entiende el Demandante que su marca ADSLZONE debe considerarse una marca notoria en el sentido del artículo 8.2 de la Ley española de Marcas (Ley 17/2001) y gozar de una protección reforzada. Argumenta además el Demandante que al ser el nombre de dominio <adslzone.com> fonéticamente idéntico a su marca, es muy verosímil que un gran número de visitantes opten por el nombre de dominio del Demandado antes que por el nombre de dominio del Demandante, generándose así un lucrativo tráfico web ilegítimo. Y en apoyo de estas afirmaciones invoca el Demandante la posibilidad (que él califica como real) de obtener la aplicación de medidas cautelares a su favor en un supuesto procedimiento judicial que se iniciase en España sobre la base de las anteriores consideraciones.

- En segundo lugar, entiende el Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio <adslzone.com>, porque el Demandante lleva utilizando en el comercio de forma continua y reiterada el nombre de dominio <adslzone.net> y la marca ADSLZONE; porque el término ADSLZONE no guarda relación alguna con el nombre del Demandado, que es una persona física; porque el Demandado no participa de ninguna sociedad mercantil registrada que contenga la denominación ADSLZONE o similar; porque la denominación ADSLZONE ha sido creada de forma única para ser usada como signo distintivo por el Demandante en el mercado, protegiéndola debidamente de acuerdo con la legislación aplicable en España; y porque las búsquedas efectuadas en Google revelan prácticamente en todos los casos la vinculación del signo ADSLZONE con el Demandante, sin que ninguno de los resultados muestre vínculo alguno con el Demandado, su sitio web o el nombre de dominio en disputa.

- Finalmente, sostiene el Demandante que el nombre de dominio en conflicto ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A este respecto, el Demandante afirma, entre otros extremos, lo siguiente: que él y el Demandado crearon juntos una página web en el año 2001, y que tras una serie de diferencias el Demandante inició su propio negocio en Internet por medio del sitio web ubicado bajo el nombre de dominio <adslzone.net>; que a medida que se incrementaba la presencia y notoriedad en el mercado de este sitio web, el Demandado registró los nombres de dominio <adslzone.eu> y <adslzone.mobi>, en un intento de aumentar la confusión y en un afán obstruccionista; que un usuario de un portal de contenidos personales <fresqui.com> establece directamente una conexión entre el dominio <adslzone.com> y el nombre de dominio y sitio web del Demandante; que cinco días después de registrar el nombre de dominio <adslzone.com> el Demandado solicitó el registro de la denominación ADSLZONE como marca para los servicios de la clase 38, a lo cual se opuso el Demandante. De igual modo, también alega el Demandante que una vez conocida la solicitud de esta marca, le envía un requerimiento extrajudicial al Demandado, y según afirma el Demandante no fue contestado, lo cual implicaría, a juicio del Demandante, que a partir de la recepción del mismo el Demandado ya incurriría en mala fe. En definitiva, concluye el Demandante alegando que el uso del distintivo ADSLZONE en el nombre de dominio en disputa ha de reputarse de mala fe también en virtud de la legislación española de marcas, y que toda la actividad del Demandado está orientada a menoscabar la reputación de la marca del Demandante, a aprovecharse de su prestigio y reputación y a impedir a su legítimo titular hacer uso del nombre de dominio <adslzone.com>.

Por todo lo anterior, el Demandante solicita al Experto que dicte una resolución ordenando que el nombre de dominio <adslzone.com> le sea transferido.

Por su parte, en el escrito presentado por el Demandante al Centro en respuesta a la Orden de procedimiento número 1, el Demandante afirma, como alegación suplementaria no solicitada, que su legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa se evidencia, aún más si cabe, con el registro por parte del Demandado del nombre de dominio <wwwadslzone.net>, registro que a juicio del Demandante se ha realizado de mala fe.

B. Demandado

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- Entiende en primer lugar el Demandado que el Demandante no ha acreditado que el nombre de dominio en conflicto sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca sobre la que el Demandante ostenta derechos. A este propósito, y en respuesta a las alegaciones del Demandante afirma el Demandado que no es cierto que el Demandante sea titular del nombre de dominio <adslzone.net> desde el 18 de septiembre de 2003, sino desde el 3 de diciembre de 2006, fecha en que el Demandante habría adquirido el nombre de dominio de un tercero. Asimismo argumenta el Demandado que aunque existe casi coincidencia entre la marca del Demandante y el nombre de dominio <adslzone.com>, la marca del Demandante se refiere a servicios de telecomunicaciones (clase 38) y el dominio se utiliza para prestar servicios informativos (clase 35). Además, considera el Demandado que no ha quedado justificada la notoriedad de la marca ADSLZONE porque en ninguna de las publicaciones online aportadas por el Demandante se hace referencia a la web “www.adslzone.net” como un referente nacional destacado y de reconocido prestigio, sino únicamente por haber realizado un estudio comparativo sobre la velocidad de la banda ancha de forma conjunta con otra web; porque en alguno de los resultados que se ofrecen en Google queda de manifiesto la falta de reconocimiento de la web del Demandante, y porque el Demandante no aporta un solo documento que acredite la intensa promoción e inversión en publicidad y difusión de la marca). Destaca también el Demandado que no se ha mostrado un solo acto de confusión por parte de ningún usuario o consumidor respecto a los servicios de telecomunicaciones del Demandante y los servicios informativos del Demandado. Además, considera el Demandado que el presente procedimiento no tiene por objeto analizar una hipotética infracción de marca, lo cual corresponde a los Tribunales de Justicia competentes.

- En segundo lugar, entiende el Demandado que tiene derechos que justificarían sobradamente el registro de nombre de dominio <adslzone.com>: el registro del nombre de dominio <adslzone.eu> el 7 de abril de 2006; el registro del nombre de dominio <adslzone.mobi> el 26 de septiembre de 2006; la solicitud de la marca mixta ADSLZONE el 18 de junio de 2007 y el registro del nombre de dominio <adslzone.com> mediante su adjudicación el 16 de junio de 2007 en la subasta pública organizada por <pool.com>. De igual modo, y en respuesta a las alegaciones de la Demandante, niega el Demandado la utilización por parte del Demandante de forma continua y reiterada del nombre de dominio <adslzone.net> y de la marca ADSLZONE. Y niega también el Demandado que la denominación ADSLZONE haya sido creada de forma única para ser utilizada por el Demandante, pues dicho nombre de dominio fue creado por otra persona, y además el nombre de dominio en litigio se creó en 1999.

- Finalmente, y en relación con el requisito del registro y uso de mala fe del nombre de dominio, el Demandado, entre otros extremos, niega que el Demandante haya intervenido con él en la creación de un sitio web; insiste en que el registro de los nombre de dominio <adslzone.eu> y <adslzone.mobi> es anterior al registro del nombre de dominio <adslzone.net> por parte del Demandante; que el elemento destacado en la página web del Demandado es el logotipo <adslzone.com> y que el signo ADSL se relaciona con la descripción “Noticias de ADSL”, lo cual sería coherente con la clase 35 de la marca solicitada por el Demandado. De igual forma, afirma el Demandado que el requerimiento enviado por el Demandante fue debidamente contestado por medio de burofax certificado y con acuse de recibo remitido por el Demandado a los representantes del Demandante.

- El Demandante termina solicitando que el Experto dicte una resolución en la que declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio, por entender que el Demandante ha presentado una demanda temeraria, al realizar multitud de manifestaciones infundadas, intrascendentes y algunas falsas.

Por su parte, en el escrito presentado por el Demandado al Centro en respuesta a la Orden de procedimiento número 2, el Demandado afirma que el registro de los nombres de dominio <wwwadslzone.net> y <wwwadslzone.com> son previos a la titularidad del demandante del dominio <adslzone.net>; que el Demandante ha ocultado deliberadamente la titularidad por parte del Demandado del nombre de dominio <wwwadslzone.com>; y que el Demandante ha incurrido en falsedades en la demanda

6. Cuestiones previas de procedimiento

Admisión de alegaciones y pruebas suplementarias

Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, al remitir al Centro la documentación y las aclaraciones solicitadas en la Orden de procedimiento número 1, el Demandante aporta nuevos datos y pruebas no solicitados.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 del Reglamento, “además de la demanda y del escrito de contestación, el grupo de expertos, haciendo uso de sus facultades, podrá exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes”. Nada se dice en la Política ni en el Reglamento sobre las alegaciones y pruebas no solicitadas presentadas por las partes, razón por la cual diferentes Grupos de expertos han rechazado su admisión y se han negado a valorarlas (Así, entre otros, los casos Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles, Caso OMPI Nº D2000-0024; Avanade Inc. v. Robert Tansey, Caso OMPI Nº D2001-0824; o Deutsche Post AG v. MailMij LLC, Caso OMPI Nº D2003-0128).

No obstante, en otros casos, los Grupos de expertos han admitido y entrado a valorar las pruebas y alegaciones suplementarias no solicitadas, a la vista de las circunstancias del caso y de la relevancia e importancia de dichas pruebas y argumentos. (Es lo que ocurre, entre otros muchos, en los casos Nabor B.V. Stanhome S.P.A. v. Organization Francisco Vicente, Caso OMPI Nº D2000-0757; Wollongong City Council v. Viva La Gong, Caso OMPI Nº D2003-0113; Société pour l’oeuvre et la mémoire d’Antoine de Saint Exupéry-Succession Saint Exupéry-D’Agay v. The Holding Company, Caso OMPI Nº D2005-0165).

En opinión de este Experto, las circunstancias que concurren en el presente caso aconsejan la admisión de los nuevos argumentos y pruebas aportados por las partes de forma suplementaria tras la Demanda y la Contestación a la Demanda. Todo ello teniendo en cuenta que, actuando de este modo, no se ve afectado, en modo alguno, el principio de igualdad de trato de las partes que establece el párrafo 10 b) del Reglamento, pues por medio de la Orden de procedimiento número 2 se le ha dado al Demandado la posibilidad de contestar (y así lo ha hecho) a las alegaciones suplementarias no solicitadas, presentadas por el Demandante.

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4 de la Política, para que prospere la demanda el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primer requisito que establece el párrafo 4 de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre dicha marca y el nombre de dominio en conflicto. Existiendo un derecho sobre la marca por parte del Demandante es indiferente el país en el que se proteja (vid. por ejemplo, Infospace.com, Inc. v. Infospace Technology Co. Ltd, Caso OMPI No. D2000-0074; Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani / Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company, Caso OMPI No. D2000-0014 y 2000-0015), así como si se trata o no de una marca renombrada (Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, Caso OMPI No. D2000-0016, Nabisco Brands Company v. The Patron Group, Inc., Caso OMPI No. D2000-0032). Por lo demás, el párrafo 4 a) de la Política de la ICANN sólo exige que exista confusión entre la marca y el nombre de dominio, sin necesidad de que también exista entre los productos o servicios a los cuales se aplica la marca y los que se ofrecen bajo el nombre de dominio. (En este sentido, entre otras resoluciones, Bankinter, S.A, v, Daniel Monclús Pérez, Caso OMPI No. D2000-0483; o Dance Educators of America, Inc. v. Belinda Edith Garza Mireles, Caso OMPI No. D2007-1376).

Por lo demás, debe notarse que a efectos de valorar la concurrencia del primero de los requisitos previstos en la Política, es indiferente la fecha en que se ha registrado la marca y si el Demandado era o no titular del nombre de dominio en conflicto o de nombres de dominio similares, con anterioridad al registro o a la solicitud de la marca por parte del Demandante. Además, tampoco es necesario que el Demandante acredite que se han producido efectivamente casos de confusión entre los consumidores, pues es al Experto a quien le corresponde valorar la existencia de riesgo de confusión realizando la oportuna comparación entre la marca y el nombre de dominio en conflicto.

La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo en el nombre de dominio de la parte correspondiente al primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y del mismo modo, cuando la marca está formada por dos o más palabras, es irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan, dada la imposibilidad técnica de incluir espacios en los dominios Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc, Caso OMPI N° D2000-0098; United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Caso OMPI N° D2000-1199.. Como tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Caso OMPI N° D2000-1199.

Con estos presupuestos, cabe apreciar la existencia de identidad entre la marca del Demandante y el nombre de dominio <adslzone.com>.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el signo) lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI No. D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, Caso OMPI No. D2002-1037 o Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, Caso OMPI No. D2007-0168, por citar sólo algunas. Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4 c) de la Política.

Según el Demandante, el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio <adslzone.com>, porque el Demandante lleva utilizando en el comercio de forma continua y reiterada el nombre de dominio <adslzone.net> y la marca ADSLZONE; porque el término ADSLZONE no guarda relación alguna con el nombre del Demandado, que es una persona física; porque el Demandado no participa de ninguna sociedad mercantil registrada que contenga la denominación ADSLZONE o similar; porque la denominación ADSLZONE ha sido creada de forma única para ser usada como signo distintivo por el Demandante en el mercado, protegiéndola debidamente de acuerdo con la legislación aplicable en España; y porque las búsquedas efectuadas en Google revelan prácticamente en todos los casos la vinculación del signo ADSLZONE con el Demandante, sin que ninguno de los resultados muestre vínculo alguno con el Demandado, su sitio web o el nombre de dominio en disputa.

A la vista de las alegaciones y documentación que presenta el Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos.

Para intentar probar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido, el Demandado alega que tiene derechos que justificarían sobradamente el registro de nombre de dominio <adslzone.com>; a saber: el registro del nombre de dominio <adslzone.eu> el 7 de abril de 2006; el registro del nombre de dominio <adslzone.mobi> el 26 de septiembre de 2006; la solicitud de la marca española mixta ADSLZONE el 18 de junio de 2007; y la adquisición del nombre de dominio <adslzone.com> mediante su adjudicación el 16 de junio de 2007 en la subasta pública organizada por <pool. com>. De igual modo, y en respuesta a las alegaciones del Demandante, niega el Demandado la utilización por parte del Demandante de forma continua y reiterada del nombre de dominio <adslzone.net> y de la marca ADSLZONE. Y niega también el Demandado que la denominación ADSLZONE haya sido creada de forma única para ser utilizada por el Demandante, pues dicho nombre de dominio fue creado por otra persona, y además el nombre de dominio en litigio se creó en 1999.

Pues bien, lo primero que debe ser destacado es que la titularidad del propio nombre de dominio en litigio <adslzone.com> no constituye un derecho o interés legítimo a los efectos de la Política. El simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario en este tipo de procedimientos nunca sería posible dictar una resolución favorable al Demandante. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda (En este sentido se manifiestan numerosísimas decisiones de Grupos de expertos, como por ejemplo las de los casos, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc,Caso OMPI No. D2000-0079, y Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803).

De igual modo, tampoco puede entenderse, tal como pretende el Demandado, que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia ha utilizado el nombre de dominio en conflicto, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Téngase en cuenta que los nombres de dominio <adslzone.eu> y <adslzone.mobi> no han sido utilizados para ofrecer productos o servicios hasta el momento de puesta en marcha de la página web ubicada bajo el nombre de dominio en litigio <adslzone.com>. En efecto, desde el registro de los citados nombres de dominio, el Demandado se limitó a aparcarlos en una página de parking de nombres de dominio. Tras la adquisición del nombre de dominio <adslzone.com> el nombre de dominio <adslzone.eu> se redirecciona automáticamente a los contenidos publicados bajo el nombre de dominio <adslzone.com>. Y bajo el nombre de dominio <adslzone.mobi> se ofrecen los contenidos publicados bajo el nombre de dominio <adslzone.com> para su visualización en dispositivos móviles. Por lo tanto, el uso de los nombres de dominio <adslzone.eu> y <adslzone.mobi> va estrechamente ligado al uso del nombre de dominio <adslzone.com>. Eso significa que lo que hay que valorar es si el uso del nombre de dominio <adslzone.com> anterior a que el Demandado recibiese el primer aviso de la controversia, ha sido un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o de servicios. Y en este punto, es claro que para valorar la existencia de un interés legítimo del Demandado, es determinante su buena o mala fe, razón por la cual debe analizarse si el registro y el uso del nombre de dominio <adslzone.com> se ha realizado o no de mala fe. Porque en caso de que se concluya que efectivamente el registro y el uso del nombre de dominio son de mala fe, no podrá entenderse que bajo el mismo se han ofrecido o se están ofreciendo productos o servicios de buena fe. Pues bien, como se expone en el siguiente apartado, el nombre de dominio en litigio, <adslzone.com>, ha sido registrado y usado de mala fe, razón por la cual no puede considerarse que bajo el mismo se haya ofrecido y se estén ofreciendo productos o servicios de buena fe.

Por otra parte, y en lo que respecta a la solicitud de marca española presentada por el Demandado, es importante tener en cuenta que, de conformidad con la Ley española de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) el solicitante de una marca no goza de derecho alguno hasta el momento de concesión de la marca. Es verdad que el artículo 38 de dicha Ley reconoce lo que se denomina “protección provisional” de la solicitud. Pero esta protección (consistente en el derecho a solicitar una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de publicación de concesión, un uso de la marca que después de ese período hubiera quedado prohibido), sólo podrá reclamarse después de la publicación de la concesión del registro de la marca, lo cual pone de manifiesto que hasta ese momento ningún derecho asiste al solicitante de la marca.

Esto significa que la solicitud de marca no confiere al Demandado derecho alguno sobre el signo ADSLZONE, ni por lo tanto sobre el nombre de dominio <adslzone.com>. Todo lo más, el Demandado, como solicitante de la marca, tendría un interés sobre el nombre de dominio. Pero según la Política no basta con que el Demandado tenga intereses, pues lo que se exige es que esos intereses sean legítimos.

Pues bien, sucede en este punto que dicho interés del Demandado no puede ser considerado legítimo cuando el nombre de dominio ha sido registrado y es usado de mala fe, como a continuación se explica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resolución favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y además al uso del nombre de dominio. Así se deriva claramente de la dicción literal de los párrafos 4) a) iii) y 4) b) de la Política, y así lo resaltan varias decisiones de Grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas por un Grupo de expertos designado por el Centro en aplicación de la Política: caso World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI N° D1999-0001, donde se indica que los trabajos de elaboración de la Política de la ICANN confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilización del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si el nombre de dominio <adslzone.com> ha sido registrado y usado de mala fe.

a) Registro de mala fe

El registro originario del nombre de dominio <adslzone.com> no ha tenido lugar por parte del Demandado, que lo ha adquirido de forma derivada. No obstante, es criterio consolidado de decisiones anteriores de Grupos de Expertos, entender que a los efectos de la Política, la adquisición derivada de un nombre de dominio equivale a su registro En este sentido, por ejemplo, MC Enterprises v. Mark Segal (Namegiant.com),Caso OMPI No. D2005-1270; Ideenhaus Kommunikationsagentur GmbH v. Ideenhaus GmbH, Caso OMPI No. D2004-0016; Dixons Group Plc v. Mr. Abu AbdullaahCaso OMPI No. D2000-1406, o Société Air France v. Vladimir FederovCaso OMPI No. D2003-0639.

La adquisición por parte del Demandado del nombre de dominio <adslzone.com> ha tenido lugar con posterioridad a la solicitud de registro de la marca ADSLZONE por parte del Demandante, pero con anterioridad a que esta marca le fuera concedida. (Téngase presente que, de conformidad con la Ley española de marcas el derecho de exclusiva nace con el registro de la marca: artículo 34.1 “El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”. Y según el artículo 38.1 de esta Ley: “El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión”).

No obstante, debe tenerse en cuenta que según diferentes resoluciones de grupos de expertos, el hecho de que el nombre de dominio haya sido registrado con anterioridad a la adquisición de derechos de marca por parte del Demandante no significa que no pueda existir mala fe en el registro, pues dicha mala fe concurre cuando el titular del nombre de dominio es plenamente consciente del Demandante y de su actividad en el momento de registrar el nombre de dominio y procede a registrarlo con la intención de aprovecharse de una futura confusión entre los productos o servicios ofrecidos por el Demandante y los ofrecidos bajo el nombre de dominio del Demandado. Véase en este sentido, por ejemplo, Kangwon Land, Inc. v. Bong Woo Chun (K.W.L. Inc), Caso OMPI No. D2003-0320; ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc., Caso OMPI No. D2002-0669; Madrid 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites, Caso OMPI No. D2003-0598; General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Center Online, Caso OMPI No. D2003-0845.

Pues bien, el Demandante afirma que conoce al Demandado desde al menos el año 2001, extremo que el Demandado no niega. Además, el Demandado niega que la marca del Demandante sea notoriamente conocida. Pero que la marca no sea notoria, no significa que el Demandado no tuviese conocimiento de la web del Demandante en el momento en que adquirió el nombre de dominio en conflicto. De hecho, el nombre de dominio <adslzone.net> está activo desde el año 2004, con anterioridad a que el Demandado adquiera nombre de dominio alguno compuesto por el signo ADSLZONE. Además, el hecho de que el Demandado haya utilizado un nombre de dominio de segundo nivel idéntico al del Demandante, para ofrecer prácticamente el mismo tipo de contenidos, es un claro indicio de mala fe, pues es innegable que el público, a la vista de ambos sitios web puede confundirlos.

Además, es igualmente relevante el hecho de que el Demandado haya procedido a registrar el nombre de dominio <wwwadslzone.net>. Es innegable que los internautas en muchas ocasiones se equivocan al teclear los nombres de dominio, y uno de los errores más habituales es omitir los puntos que conforman los nombres de dominio. Por esa razón, es muy frecuente también que se elijan nombres de dominio con la finalidad de aprovecharse de esta probabilidad de error. De este modo, por ejemplo, si un usuario quisiera acceder a un sitio web alojado bajo un nombre de dominio con la siguiente estructura <www.nombrededominiodesegundonivel.com>, se equivoca y teclea <wwwnombrededominiodesegundonivel.com>, accederá a la página del sujeto que pretende aprovecharse del error. Este tipo de conductas han sido calificadas de mala fe entre otras muchas resoluciones, por las dictadas en los casos Pfizer, Inc. v. Seocho and Vladimir Snezko, Caso OMPI No. D2001-1199; o Trustmark National Bank v. Henry Tsung,Caso OMPI No. D2004-0274. Pues bien, todo parece indicar que este el caso del nombre de dominio <wwwadslzone.net>, que aunque no es objeto del presente procedimiento, puede ser tenido en cuenta como elemento complementario para determinar la mala fe del Demandado.

Por todo lo anterior, existe base suficiente para considerar que la adquisición del nombre de dominio <adslzone.com> por parte del Demandado se hizo de mala fe, en un intento de generar confusión con los servicios ofrecidos por el Demandante, y de obstaculizar la posición del Demandante.

b) Uso de mala fe

Por lo que se refiere al uso del nombre de dominio <adslzone.com> el hecho de que el Demandado haya utilizado un nombre de dominio de segundo nivel idéntico al del Demandante, para ofrecer prácticamente el mismo tipo de contenidos, es una clara manifestación de mala fe, pues es innegable que el público, a la vista de ambos sitios web puede confundirlos. Concurre por tanto la circunstancia indicada en la apartado 4 b) iii) de la Política, según el cual se considera que existe mala fe cuando se usa el nombre de dominio para atraer de manera intencionada, y con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del Demandado, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

Manifestándose todas las condiciones fijadas en el párrafo 4 a) de la Política para que prospere la demanda es obvio que dicha demanda no ha sido presentada de mala fe. Debe por tanto rechazarse la pretensión del Demandado de que se resuelva el presente caso como “secuestro a la inversa del nombre de dominio”. Con todo, es reprobable, y este Experto quiere dejar expresa constancia de ello, que el Demandante haya realizado en su demanda una serie de afirmaciones que , de acuerdo con sus propias declaraciones posteriores y con la documentación aportada por el Demandado, han resultado no ajustarse a la realidad (en particular, la fecha en la que el Demandante adquiere la titularidad del nombre de dominio <adslzone.net> y la afirmación de que la comunicación extrajudicial remitida al Demandado no fue contestada por éste, cuando ha quedado acreditado que sí lo hizo). Sin embargo, los datos correctos sobre estos extremos han sido puestos de manifiesto en la contestación a la demanda y en la documentación aportada en respuesta a la Orden de procedimiento número 1. Resulta, pues, que esta decisión se ha dictado teniendo en cuenta la información correcta. Y pese las irregularidades en la conducta del Demandante, lo cierto es que, como se ha expuesto, a juicio de este Experto, se cumplen todas las condiciones que exige la Política para que sea acogida la pretensión del Demandante.

8. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <adslzone.com> sea transferido al Demandante.

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto Único

Fecha: 8 de enero de 2008