La Zagaleta, S.L. v. Wolfgang Brand, Timeshare Consulting S.L.
Caso No. D2007-1600
1. Las Partes
La Demandante es LA ZAGALETA, S.L., con domicilio en Benahavís, Málaga, España, representada por López Jiménez Torres.
El Demandado es Wolfgang Brand, Timeshare Consulting S.L., con domicilio en Fuengirola, Málaga, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <la-zagaleta.com>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Schlund + Partner AG.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2007. El 31 de octubre de 2007 el Centro envió a Schlund + Partner vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día Schlund + Partner envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del mismo.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de noviembre de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de noviembre de 2007. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 26 de noviembre de 2007. Ese mismo día el Demandado remitió una comunicación vía correo electrónico al Centro.
El Centro nombró a Montiano Monteagudo como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el apartado 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad con el párrafo 11 de la Política, el idioma del procedimiento será el español, a la vista de que la Demanda ha sido presentada en español y el Demandado, en su única comunicación con el Centro, ha usado también el español.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad limitada constituida bajo el derecho español cuyo objeto social es la compraventa, permuta y, en general, la adquisición o enajenación por cualquier título de fincas rústicas o urbanas, solares, naves industriales, viviendas, complejos turísticos u hoteleros y locales comerciales.
La Demandante es titular de las siguientes marcas:
(i) Marca española Nº 2.179.654/8 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha
20 de octubre de 1999 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de diciembre de 1999), para los siguientes servicios encuadrados en la clase 41: “servicios de educación y esparcimiento, especialmente los relacionados con actividades deportivas”.
(ii) Marca española Nº 2.179.655/6 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha
20 de enero de 1999 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de marzo de 1999), para los siguientes servicios encuadrados en la clase 42: “servicios de hostelería”.
(iii) Marca española Nº 2.179.656/4 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha
20 de octubre de 1999 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de diciembre de 1999), para los siguientes servicios encuadrados en la clase 36: “servicios financieros, especialmente los relacionados con la promoción inmobiliaria de terrenos y edificaciones”.
(iv) Marca española Nº 2.494.561/7 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha
5 de febrero de 2003 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de marzo de 2003), para los siguientes servicios encuadrados en la clase 38: “telecomunicaciones”.
(v) Marca española Nº 2.494.562/5 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha
5 de febrero de 2003 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de marzo de 2003), para los siguientes servicios encuadrados en la clase 37: “servicios de construcción, parcelación y urbanización, incluyendo los relacionados con campos de golf; servicios de reparación e instalación, incluyendo el mantenimiento y limpieza de edificios y campos de golf”.
(vi) Marca española Nº 2.494.564/1 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha
5 de febrero de 2003 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de marzo de 2003), para los siguientes productos encuadrados en la clase 16: “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; todo tipo de impresos; catálogos y publicaciones impresas relacionados con la actividad de un club de golf”.
(vii) Marca española Nº 2.503.864/8 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha
6 de octubre de 2003 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial 1 de noviembre de 2003), para los siguientes servicios encuadrados en las clases 42 (“servicios de estudio de proyectos técnicos sobre campos de golf; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (software), incluyendo aquellos relacionados con el deporte del golf y campos de golf; servicios técnicos para realizar evaluaciones; valoraciones e investigaciones en el deporte del golf; servicios de desarrollo de proyectos de construcción en terrenos edificados y sin edificar, para terceros”), clase 44 (“servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; servicios de jardinería y jardineros paisajistas”) y clase 45 (“servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales, incluyendo acompañamiento en sociedad, alquiler de ropa y de trajes de noche, apertura de cerraduras, clubs de encuentros y organización de reuniones religiosas; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas, incluyendo protección civil, consultas en materia de seguridad y escolta”).
(viii) Marca comunitaria Nº 891.499 LA ZAGALETA (mixta), concedida en fecha
10 de diciembre de 1999 (Boletín de Marca Comunitaria de 31 de enero de 2000), para los siguientes servicios encuadrados en la clases 36 (“servicios financieros, especialmente los relacionados con la promoción inmobiliaria de terrenos y edificaciones”), 41 (“servicios de educación y esparcimiento, especialmente todos los relacionados con campos de golf y otras actividades deportivas en general”) y 42 (“servicios de restaurante, bar, hotel y hostelería en general”).
En la base de datos WHOIS consta asimismo que el nombre de domino en cuestión ha sido registrado por el Demandado el día 6 de julio de 2005 y en la actualidad sigue siendo titularidad del mismo.
La Demandante advirtió que el nombre de domino <la-zagaleta.com> había sido registrado por el Demandado. A consecuencia de ello, el día 10 de septiembre de 2007 la Demandante envió un requerimiento vía burofax al Demandado solicitándole formal y expresamente que transfiera el nombre de dominio a su nombre.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante fundamenta su petición en el hecho de que se dan todos los elementos establecidos en la Política para obtener la transferencia a su favor del nombre de dominio <la-zagaleta.com>.
En primer lugar, afirma que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a marcas de productos o de servicios sobre las que el Demandante tiene derechos. En este sentido, la sociedad La Zagaleta, S.L. es titular de pleno derecho de varios signos distintivos concedidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas y por la Oficina de Armonización del Mercado Interior, entre otras. Según la Demandante, dichas marcas son absolutamente idénticas al nombre de dominio <la-zagaleta.com>, objeto de la presente demanda.
En segundo lugar, la Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Y ello, porque el nombre de dominio <la-zagaleta.com> es idéntico a los signos distintivos titularidad de la Demandante y también a su denominación social. La Demandante alega que el Demandado, sin derechos ni intereses legítimos, ya sean propios o en representación legal de un tercero, y sin motivo legítimo alguno, ha registrado el nombre de dominio con el fin de privar a la Demandante del derecho a utilizar sus marcas para componer su propio nombre de dominio.
En tercer y último lugar, el nombre o los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe. Según la Demandante, la mala fe en el uso y registro del nombre de dominio controvertido se deduce de su aparente falta de uso. Asimismo, argumenta la Demandada, la mala fe se deduce del hecho de que los enlaces que contiene la página web redireccionan a páginas de servicios inmobiliarios titularidad de terceros.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante en el plazo previsto para ello en el Reglamento.
Sin embargo, el día 26 de noviembre de 2007, cuando se le comunicó que el procedimiento continuará sin su personación, el Demandado envió un correo electrónico al Centro informando que el asunto ya estaba solucionado, sin ulteriores explicaciones.
6. Debate y conclusiones
6.1 Normativa aplicable
De acuerdo con el párrafo 15 del Reglamento, este Experto resolverá la presente Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que resulten de aplicación.
El Demandado no se ha personado en plazo en este procedimiento, por lo que de acuerdo con el párrafo 5.e) del Reglamento, este Experto resolverá el caso basándose en la Demanda. Sin embargo, de acuerdo con el párrafo 14 del Reglamento, también extraerá las conclusiones que estime oportunas de las circunstancias concretas del caso y de la falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado.
En consecuencia, y de acuerdo con el párrafo 4 de la Política y el 3 del Reglamento, para que la Demanda prospere la Demandante debe probar:
(i) que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a marcas de productos o de servicios sobre los que el demandante tiene derechos; y
(ii) que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la Demanda; y
(iii) que el Demandado ha registrado el nombre de dominio y lo está utilizando de mala fe.
6.2 Comunicación del Demandado en relación con la solución del procedimiento
El Demandado ha enviado una comunicación vía correo electrónico, fuera del plazo de personación, donde afirma que la controversia está solucionada, sin hacer ningún tipo de ulterior aclaración al respecto.
Como quiera que el nombre de dominio <la-zagaleta.com> sigue siendo titularidad del Demandado - así lo ha confirmado el Registrador, Schlund + Partners - y el Demandante no ha informado en ningún momento de que se haya alcanzado ningún acuerdo, este Experto considera necesario emitir una resolución que ponga fin a la controversia.
6.3 Examen de los requisitos para la estimación de la Demanda
A continuación se analizan los requisitos exigidos por la Política.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante alega que el nombre de dominio <la-zagaleta.com> es idéntico o confusoriamente similar a las marcas de productos o de servicios sobre los que tiene derechos.
La Demandante ha cumplido con los requisitos establecidos en el párrafo 4.a)i) de la Política y en los párrafo 3.b)viii), b)ix)l) del Reglamento. Por un lado, ha acreditado la titularidad y vigencia de las marcas LA ZAGALETA y, por otro lado, también ha acreditado que el nombre de dominio es idéntico o que posee una similitud rayana en la identidad con las marcas de la Demandante.
En este sentido, la identidad o similitud debe considerarse sin tener en cuenta el dominio de primer nivel y teniendo en cuenta las limitaciones gráficas de los nombres de dominio en el segundo nivel, ya que no añaden ninguna distintividad al nombre de dominio. Esta identidad o similitud debe examinarse desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual. Así apuntan las resoluciones de los expertos de la OMPI en Gestevisión Telecinco, S.A. v. Javier Sard,
Caso OMPI No. D2000-0780; New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; yCentral Lechera Asturiana, S.A.T. v. Javier López de Juan Abad.
Caso OMPI No. D2000-1684
Así pues, existe identidad entre la marca LA ZAGALETA y <la-zagaleta.com>. Ambas denominaciones son idénticas o, en el peor de los casos, poseen una similitud rayana en la identidad tanto desde el punto de vista gráfico, como desde el fonético y el conceptual, en tanto que el único elemento que los diferencia es un mero guión. El guión es un signo gráficamente poco significativo y fonéticamente intrascendente puesto que, ante la imposibilidad de usar espacios en los nombres de dominio, sirve en el presente caso para separar las dos palabras que componen el nombre de dominio.
Por todo lo anterior, este Experto juzga acreditado y cumplido el primer requisito.
B. Derechos o intereses legítimos
En segundo lugar, y siguiendo lo establecido en el párrafo 4.a)ii) de la Política y el párrafo 3.b)ix)2) del Reglamento, la Demandante alega que el Demandado no posee ningún tipo de derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio.
La Política establece en el párrafo 4.c) los siguientes criterios indicativos de la legitimidad del uso del nombre de dominio por parte del Demandado:
(i) La utilización previa a cualquier aviso de la controversia del nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con la oferta de buena fe de productos o servicios.
(ii) El ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas sobre productos o servicios.
(iii) El uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En el presente caso, en primer lugar, la Demandante alega que ostenta determinados derechos sobre la denominación “La Zagaleta” y que en ningún momento ha concedido licencia alguna al Demandando que le faculten para su uso.
En segundo lugar, y por lo concerniente a los dos primeros subepígrafes del
párrafo 4.c), no dispone de elemento alguno que permita acreditar que el Demandado sea conocido o se haya servido de la denominación “La Zagaleta” con anterioridad al inicio de la controversia. Asimismo, de ningún elemento se infiere que el uso del nombre de dominio controvertido sea objeto de un uso legítimo o no comercial, sino más bien todo lo contrario, en tanto que la inclusión en la página de varios enlaces a otras páginas web de servicios inmobiliarios son, a juicio de este Experto, un indicio claro del ánimo de lucro del Demandado al registrar el nombre de dominio.
Por todo ello, la Demandante ha acreditado suficientemente prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. A la vista de lo anterior, este Experto juzga que también concurre el segundo requisito.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para acreditar este extremo, la Demandante se basa en que la mera falta de uso indica un uso de mala fe, en la medida en que está impidiendo su propio acceso a la red a través del nombre de dominio <la-zagaleta.com>. Por lo demás, la Demandante añade que el nombre de dominio controvertido contiene enlaces a páginas web de servicios inmobiliarios en la Costa del Sol, teniendo el Demandado su domicilio en Fuengirola, esto es, en la Costa del Sol. Este último dato es relevante en la medida en que La Zagaleta tiene también su domicilio social en Benhavís en la Costa del Sol, centra sus actividades en la Costa del Sol y es conocida por ello.
La Política en su párrafo 4.a)iii) y el Reglamento en su párrafo 3.b)ix)3) requieren que el Demandante acredite que el Demandado ha registrado y utilizado el dominio de mala fe. Asimismo, el párrafo 4.b) de la Política establece una lista abierta de supuestos en los que rige la presunción de mala fe, a saber:
(i) La adquisición del dominio con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante.
(ii) El registro del nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio.
(iii) El registro del dominio fundamentalmente con la finalidad de perturbar la actividad comercial de un competidor.
(iv) La utilización del nombre de dominio para intentar de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea.
Ha quedado demostrado en este procedimiento que LA ZAGALETA es una marca conocida en el sector inmobiliario y recreativo en la zona de la Costa del Sol. En consecuencia, parece dudoso que el Demandado no conozca la actividad de la Demandante. Aún así, el Demandado registró el nombre de dominio <la-zagaleta.com> para insertar enlaces a páginas web relacionadas con la actividad de la Demandante. En consecuencia, aplicando los criterios de la Política al caso concreto, se infiere la mala fe del Demandado tanto en el uso como en el registro del nombre de dominio controvertido. En este sentido, son relevantes las Decisiones de los expertos en Lycos España Internet Services, S.L. v. Mediaweb, S.L.,
Caso OMPI No. D2004-0434; yCorporación Industrial y Finaciera de Banesto, S.A. v. José Gregorio Hernández Quintero,
Caso OMPI No. D2000-1265.
Por todas estas razones, este Experto considera también suficientemente acreditada la concurrencia del requisito tercero exigido por la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, y de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio <la-zagaleta.com> sea transferido al Demandante.
Montiano Monteagudo Experto Único
Fecha: 17 de diciembre de 2007
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