La parte demandante es el Gobierno de Asturias, representada por UBILIBET, con domicilio en Oviedo, España (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Diego Miras Silva, con domicilio en Montcada i Reixac, España (en adelante, el “Demandado”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombres de dominio <asturias.biz> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
La entidad registradora del Nombre de Dominio es Godaddy.com, Inc.
(en adelante, “GoDaddy.com”).
3. Iter Procedimental
La Demandante presentó su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 18 de septiembre de 2007. El 24 de septiembre de 2007 el Centro envió a GoDaddy.com por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación al Nombre de Dominio. El 24 de septiembre de 2007 GoDaddy.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación del Nombre de Dominio. Habiendo revisado la Demanda, el Centro detectó una deficiencia formal, que fue comunicada a la Demandante el 2 de octubre de 2007. La Demanda presentó un escrito de subsanación de la Demanda el 3 de octubre de 2007.
El Centro verificó que la Demanda, junto con el mencionado escrito de subsanación, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de octubre de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de octubre de 2007. El escrito de contestación a la demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 23 de octubre de 2007.
El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del grupo administrativo de expertos el día 30 de octubre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
4.1. La Demandante
La Demandante es el gobierno de la comunidad autonómica de Asturias, región que forma parte del territorio español y de cuya administración se encarga, en el marco de sus competencias, la propia Demandante.
De acuerdo con lo indicado en la Demanda, la Demandante así como sus órganos de gestión son titulares de numerosos registros de marca y nombres de dominio basados en la denominación “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). En este sentido, cabe señalar que la Demandante es titular de una serie de signos distintivos basados en la mencionada denominación, que pueden dividirse en dos grandes grupos de:
- Por una parte, la Demandante, por medio de diversos entes administrativamente vinculados a ella, es titular de dos registros de marca inscritos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas exclusivamente o casi exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). Dichos registros son:
- Marca española denominativa con gráfico ASTURIAS (registro Nº 2660283), titularidad del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomenclátor Internacional, específicamente para servicios de telecomunicaciones, de difusión de programas de televisión y de programas de radio; y
- Marca española denominativa con gráfico ASTURIES (registro Nº 2660282), titularidad del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomenclátor Internacional, específicamente para servicios de telecomunicaciones, de difusión de programas de televisión y de programas de radio.
- Por otra parte, la Demandante, de nuevo a través de una serie de órganos y entes administrativamente dependientes de ella, es titular de más de cien registros de marcas parcialmente basadas en el nombre “Asturias”. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:
- Marca española denominativa con gráfico ASTURIAS PARAÍSO NATURAL (registro Nº 1598924), titularidad de la Consejería de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 26 de octubre de 1990 en la clase 35 del Nomenclátor Internacional.
- Marca española denominativa ASTURIAS EXPORTA (registro Nº 2668707), titularidad del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 8 de septiembre de 2005 en las clases 16, 35, 36, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional.
- Marca española denominativa ASTURIASEMPRENDE (registro Nº 2305663, titularidad de la Presidencia del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 3 de abril de 2000 en la clase 38 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria denominativa con gráfico INFOASTURIAS (registro Nº 2427201), titularidad de la Consejería de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 25 de octubre de 2001 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41;
- Marca española denominativa con gráfico ASTURIAS+ (registro Nº 27217880), titularidad de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 11 de julio de 2006 en las clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional, específicamente para publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina (para la clase 35) y para educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales (para la clase 41).
- Marca comunitaria denominativa con gráfico SABOREANDO ASTURIAS (registro Nº 4791117), titularidad de Sociedad Regional de Turismo del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 19 de abril de 2005 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41.
Asimismo, la Demandante, directamente o a través de órganos o entidades administrativamente dependientes de ella, es titular de más de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominación “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio <asturias.es>, <asturias.com.es> <asturias.org.es>, <asturias.gob.es>, <asturias.edu.es>, <asturias.info>, <asturias.travel>, <asturias.eu>, <asturies.mobi>, <asturies.name> o <asturies.eu>.
Desde diciembre de 1996 la Demandante tiene su portal institucional vinculado al nombre de dominio <asturias.es>, desde el que se puede obtener información sobre los distintos órganos y entidades dependientes de ella así como sobre el territorio asturiano en general.
4.2 El Demandado y el Nombre de Dominio
El Demandado es un ciudadano español que, de acuerdo con lo indicado en la Contestación a la Demanda, ha desarrollado una red de sitios web (entre las cuales se encuentra incluido el sitio web conectado al Nombre de Dominio) referidos a diversos ámbitos y temas, habiendo diseñado personalmente tanto los contenidos como los programas informáticos que permiten su funcionamiento.
Por lo que respecta al Nombre de Dominio cabe señalar que fue registrado el 22 de diciembre de 2003 y actualmente se encuentra conectado a una página web en la que, aparte de una serie de enlaces y espacios publicitarios referidos al Principado de Asturias, se incluye un enlace que conduce a otra página web en la que se informa escuetamente sobre el número de habitantes del citado Principado. De conformidad con lo indicado en la Contestación a la Demanda, la mencionada página web se encuentra en fase de desarrollo, circunstancia que explica la escasez de contenidos incluidos en la correspondiente página web.
Asimismo, en la parte inferior derecha se incluyen cuatro secciones teóricamente referidas al Demandado (“Contactar”, “Quienes Somos”, “Legal” y “Privacidad”), si bien ninguna de ellas tiene contenido activo alguno. Por último, la mencionada página web incluye igualmente una serie de enlaces destacados como palabras genéricas.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En la Demanda afirma la Demandante que:
- Es titular de una vasta relación de registros de marcas españolas y comunitarias basadas exclusiva o parcialmente en el nombre “Asturias” o “Asturies” (su equivalente en lengua bable). En este sentido, considera la Demandante que tanto las mencionadas marcas como su condición de órgano de gobierno de dicha región le otorgan un uso excluyente sobre la denominación “Asturias”, sobre la cual hace un extenso estudio refiriéndose a sus orígenes así como a la vinculación que dicha denominación. Teniendo en cuenta lo indicado, la Demandante indica que el Nombre de Dominio es idéntico a su marca española ASTURIAS, así como confusamente similar respecto a las marcas parcialmente compuestas por el nombre “Asturias” de las que es titular.
- Las intenciones del Demandado quedan claramente refrendadas si se tiene en cuenta que tiene su domicilio en Asturias, que es una entidad vinculada profesionalmente al ámbito de Internet, que conoce la forma de promoción electrónica de las administraciones públicas y, consecuentemente, de el Demandado y que, por todo ello no es casual que el Nombre de Dominio se base en el término “Asturias”;
- El Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto al Nombre de Dominio ni lo ostentaba en el momento de su registro, habida cuenta que no posee registro marcario alguno que se base en dicha denominación, no ha sido nunca conocido por el nombre de “Asturias”, ni el Nombre de Dominio se vinculan a un uso informativo referido a la comunidad autónoma asturiana;
- El Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe dado que con su registro obtenía un elemento identificativo de Asturias y, en consecuencia, de la Demandante. En este sentido, indica la Demandante que la denominación “Asturias” se encuentra claramente vinculada a ella, siendo dicha vinculación especialmente notoria en el territorio asturiano, donde el Demandado tiene su domicilio. Adicionalmente, la Demandante considera que, al ser “Asturias” la palabra más utilizada para designar ese territorio, es obvio que el registro del Nombre de Dominio se realizó de forma oportunista. En efecto, entiende la Demandante que el registro del Nombre de Dominio ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas de su titularidad, actuación expresamente prohibida por la normativa marcaria española;
- El Demandado ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio ya que lo ha vinculado a un servicio de búsqueda de contenidos por Internet que, de hecho le permite obtener visitantes a las páginas web conectadas a otros nombres de dominio de los que el Demandado es titular, además de ofrecerle la oportunidad de obtener unos ingresos significativos derivados de la publicidad incluida en la citada página web;
- Teniendo en cuenta todo lo indicado, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.
B. Demandado
En la Contestación a la Demanda afirma el Demandado que:
- El término “Asturias” es una palabra genérica y de uso común en el lenguaje, constituyendo un topónimo además de un apellido bastante extendido. De este modo, el Demandado considera que la Demandante no puede pretender tener un derecho exclusivo sobre dicho nombre;
- Las únicas marcas de la Demandante a tener en cuenta (aquellas compuestas exclusivamente por el nombre “Asturias” o por “Asturias+”) deben ser consideradas irrelevantes ya que fueron registradas con años de posterioridad respecto al Nombre de Dominio. Por otra parte, las marcas titularidad de la Demandante compuestas por denominaciones en las que aparece el nombre “Asturias” no plantean riesgo de confusión alguno con el Nombre de Dominio, tal y como se ha considerado en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política. Asimismo, la OMPI se ha pronunciado en contra de aplicar la Política a topónimos, en su Primer Informe sobre el Proceso de Nombres de Dominio de Internet. Por último, indica el Demandado que existe un gran número de denominaciones que incluyen el vocablo “Asturias” y, por consiguiente, ni la Demandante ni nadie puede pretender tener un derecho exclusivo sobre el mencionado topónimo;
- El sitio web conectado al Nombre de Dominio forma parte de la red de sitios web del Demandado, habiéndolo utilizado e incurrido en numerosos gastos para su puesta en marcha con carácter previo a la recepción de la Demanda. En efecto, si bien el mencionado sitio web se encuentra todavía en fase de desarrollo, indica el Demandado que se integra dentro de un proyecto que le ha llevado aproximadamente dos años de trabajo a jornada completa así como incurrir en significativos gastos para el mantenimiento y crecimiento de la citada red. Indica en este sentido que los más de mil contenidos desarrollados en relación con la mencionada red de sitios web así como la plataforma informática que la sustenta son obra suya;
- El Demandado tenía perfecto derecho de registrar el Nombre de Dominio puesto que “Asturias” es una palabra genérica o topónimo, palabras sobre las que nadie puede tener un derecho exclusivo. En este sentido, el Demandado indica que al registrar el Nombre de Dominio no tenía conocimiento alguno de las marcas de la Demandante, especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que las más relevantes (compuestas exclusivamente por el nombre “Asturias” o por la denominación “Asturias+”) fueron registradas con posterioridad al Nombre de Dominio;
- No ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe en cuanto que no ha intentado atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet por medio de la creación de una confusión con las marcas de la Demandante. De hecho, indica el Demandado, la notoriedad alegada por la Demandante respecto de tales marcas no es tal, al no asociarse automáticamente la denominación “Asturias” a la Demandante; y
- En atención a lo indicado, la Demanda debería ser desestimada.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marca sobre las que la Demandante tiene derechos;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primero de los elementos que, de acuerdo con la Política, debe acreditar la Demandante es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a las marcas de las que aquélla es titular. A este respecto, debe recordarse que las marcas de la Demandante basadas en el nombre “Asturias” se pueden dividir en dos grupos: aquellas marcas exclusivamente compuestas por el mencionado nombre o su traducción a lengua bable y aquellas marcas en las que “Asturias” compone un elemento denominativo más en la marca. De este modo, es preciso comparar cada uno de los grupos de marcas mencionados con el Nombre de Dominio, con el objeto de determinar si se puede concluir que existe identidad o una similitud entre ellos.
No obstante, antes de proceder a dicha comparación, cabe recordar que las marcas alegadas por la Demandante son tanto titularidad directa suya como de otros órganos o entidades dependientes de ella. En este sentido, hay que tener en cuenta que el párrafo 4(a)(i) de la Política establece que una demanda deberá basarse en una “marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”. La aplicación de esta disposición al presente caso hubiera requerido una acreditación documental por parte de la Demandante de sus derechos sobre las marcas titularidad de aquellas entidades que, a pesar de tener una vinculación administrativa con ella, ostenten una personalidad jurídica independiente. A pesar de no haber aportado la mencionada acreditación, el Experto ha considerado innecesario requerir a la Demandante la subsanación de esta deficiencia formal, al no tener un impacto directo sobre el resultado de este procedimiento.
Si se comparan el Nombre de Dominio con el primero de los grupos de marcas mencionados, parece obvio que existe una identidad total entre ellas (al menos, por lo que respecto a la marca española ASTURIAS, registro Nº 2660283) y el Nombre de Dominio, puesto que la única diferencia remarcable existente entre unas y otro es la inclusión en los Nombres de Dominio del sufijo “.biz”. Dicha diferencia, no obstante, no debe considerarse suficientemente relevante pues se deriva de las actuales condiciones de uso de los nombres de dominio en el marco del DNS (Domain Name System) y no elimina un riesgo de identidad entre las mencionadas marcas y el Nombre de Dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth,
Caso OMPI No. D2000-0812, o A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night,Caso OMPI No. D2003-0172).
No obstante, habiendo puesto de manifiesto la práctica identidad existente entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante exclusivamente compuestas por el nombre “Asturias” o su traducción a lengua bable hay que poner de relieve otra circunstancia que reviste una gran importancia: el registro de dichas marcas se produjo con posterioridad respecto al registro del Nombre de Dominio. Efectivamente, cabe recordar que el Nombre de Dominio fue registrado en diciembre de 2003 mientras las citadas marcas lo fueron en 2006.
Si bien, de acuerdo con los criterios establecidos en numerosas decisiones anteriores (ver, por ejemplo, las decisiones en Digital Vision, Ltd. c. Advanced Chemill Systems,
Caso OMPI No. D2001-0827; AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov,
Caso OMPI No. D2003-0527; Iogen Corporation c. Iogen,
Caso OMPI No. D2003-0544; o Madrid 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan Websites,
Caso OMPI No. D2003-0598), este hecho no impide considerar las marcas alegadas por la Demandante respecto a este primer elemento requerido por la Política, sí plantea dudas en cuanto a la aplicación del segundo y tercero de los mencionados elementos, tal y como se pondrá de manifiesto en la presente decisión.
Por otra parte, el Experto considera que las marcas titularidad de la Demandante en las que el nombre “Asturias” es un elemento más dentro de la denominación protegida no pueden considerarse idénticas ni confusamente similares respecto al Nombre de Dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta que la inclusión del nombre “Asturias” como un elemento más dentro de la denominación de la que se compone cada una de las citadas marcas no supone automáticamente que dicho nombre se constituya, per se y de forma independiente respecto al conjunto de la denominación de la marca registrada, como un signo distintivo independiente.
En efecto, cabe indicar que, de hecho, el nombre “Asturias” dentro de las denominaciones de las marcas aportadas por la Demandante constituye un elemento descriptivo más, sin constituir un elemento distintivo independiente. Así, el nombre “Asturias”, en cuanto que denominación geográfica incluida como un elemento más de una marca, no puede considerarse como un signo distintivo independiente susceptible de ser considerado como una marca según la Política. Así lo han considerado diversas decisiones anteriores como, por ejemplo, Brisbane City Council c. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd.,
Caso OMPI No. D2001-0047; Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen c. Marcel Stenzel, Caso OMPI No. D2001-0348; o Empresa Municipal Promoción Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI Nª D2002-1110; o Province of Brabant Wallon c. Domain Parchases, NOLDC, Inc., Caso OMPI No. D2006-0778.
Esta conclusión se ve confirmada si se tiene en cuenta el Informe Final del Segundo Informe de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (disponible en “http://www.arbiter.wipo.int/amc/es/processes/process2/report/index.html”). En los puntos 237 a 245 de dicho informe se considera expresamente que las indicaciones geográficas, sin contar con el respaldo de un registro de marca que recoja exacta y exclusivamente su nombre, no puede considerarse “marca” en el sentido previsto por la Política y, por tanto, no pueden servir de fundamento para una demanda en el marco de la misma.
Tampoco considera el Experto que, como consecuencia del desarrollo de las actividades de la Demandante y en especial de sus marcas, ésta haya consolidado una vinculación directa y exclusiva sobre el nombre “Asturias”, de tal modo que dicho nombre se perciba como directa y exclusivamente asociado a la Demandante, tal y como ya han reconocido decisiones anteriores adoptadas bajo la Política (ver, por ejemplo, Puerto Rico Tourism Company c. Virtual Countries, Inc.,
Caso OMPI No. D2002-1129; City of Lake worth c. John c. Becker, Inc.,
Caso OMPI No. D2003-0576; City of Salinas c. Brian Aughn, Caso NAF Nº 97076; o City of Dearborn c. Dan Mekled d/b/a ID Solutions, Caso NAF Nº 99602).
Sin perjuicio de lo indicado, y de las consideraciones que seguirán, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
En este caso debe analizarse la eventual concurrencia de este segundo elemento teniendo en cuenta las circunstancias propias del registro y uso del Nombre de Dominio.
Cabe recordar que el Demandado ha alegado que el sitio web asociado al Nombre de Dominio se encuentra en fase de desarrollo y que debe integrarse en una red de nombres de dominio basados en palabras genéricas. Si bien los escasos contenidos incluidos en el mencionado sitio web plantean dudas respecto al carácter genuino del mencionado proyecto del Demandado, cabe tener igualmente en cuenta que, atendiendo a las circunstancias que se dan en este caso, el Experto considera igualmente improbable que el Demandado, por medio del Nombre de Dominio, pretendiera aprovecharse de las marcas de la Demandante o suplantarla fraudulentamente.
Por el contrario, el registro de una denominación geográfica como nombre de dominio (sin que en el momento de dicho registro el nombre en cuestión hubiera sido registrado como marca) podría considerarse como un uso legítimo en el sentido expresado por la Política. En efecto, el carácter general del nombre “Asturias” (y, por tanto, de uso -en cualquier forma, incluido el registro como nombre de dominio- no reservado a un operador en exclusiva, sumado a la falta de infracción de derechos de terceros como consecuencia de dicho registro constituyen elementos suficientemente relevantes como para considerar que el Demandado podía ostentar al momento del registro del Nombre de Dominio un interés legítimo sobre el mismo. Numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas a las planteadas en este procedimiento han adoptado igualmente dicha consideración (ver, por ejemplo, las decisiones en Buhl Optical Co. c. Mailbank.com, Inc., Caso OMPI No. D2000-1277; Empresa Municipal Promoción Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI Nª D2002-1110; o Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promoción Exterior de Tenerife, S.A. c. JupiterWeb Services Limited,
Caso OMPI No. D2003-0525).
Teniendo en cuenta lo indicado, el Experto considera que la Demandante no ha probado suficientemente que el Demandado no ostenta un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
C. Registro y uso del Nombre de Dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, las decisiones en World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman,
Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilización.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos de mala fe en el presente caso.
(i) Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
A fin de evaluar la eventual mala fe del Demandado respecto al registro del Nombre de Dominio, el Experto considera que deben tenerse en cuenta dos circunstancias de gran importancia que ya han sido apuntadas anteriormente:
- El registro del Nombre de Dominio se produjo cuando la Demandante todavía no había registrado sus marcas exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” o en “Asturias+”. De hecho, transcurrieron algo más de dos años entre el registro del Nombre de Dominio y el de las mencionadas marcas;
- Ni en 2003 ni en la actualidad puede considerarse que la Demandante ostentaba u ostenta un derecho exclusivo y genérico sobre el nombre “Asturias”, nombre que, por su carácter indicativo geográfico, se encontraba disponible para su registro como nombre de dominio sin que ello pudiera acarrear razonablemente una infracción de los derechos de la Demandante o de cualquier tercero.
Teniendo en cuenta lo indicado, parece difícil pensar que el registro del Nombre de Dominio pudiera basarse en un previo conocimiento de las marcas de la Demandante (por la sencilla razón de que las mismas no existían en ese momento) y en la correspondiente voluntad del Demandado de aprovecharse de ellas y que, por tanto, dicha actuación pudiera considerarse como un registro de mala fe.
En este sentido, cabe recordar que en la decisión adoptada en Her Majesty the Queen in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organizations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc., Caso OMPI No. D2002-0754, el grupo de expertos encargado de resolver estableció, en relación con el registro del nombre de dominio <newzealand.com>, el siguiente criterio: “Significativamente no existe elemento alguno que sugiera que cuando la Demandada registró el Nombre de Dominio lo hiciera con intención de infringir los derechos de marca de terceros. Asimismo, desde el punto de vista del Grupo de Expertos, difícilmente la Demandada podía razonablemente haber previsto que al registrar el Nombre de Dominio infringiría tales derechos. De este modo, se adopte una postura objetiva o subjetiva en relación con la alegación de ‘mala fe’, dicha alegación debe rechazarse.”1
De modo complementario, cabe recordar igualmente la decisión Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. c. Latin America Telecom Inc., la cual, en un supuesto parecido al planteado en el presente caso (el registro del nombre de dominio <mexico.com>) indicó: “Incluso asumiendo que la palabra México había sido utilizada como marca por el predecesor de la Demandante, el Ministerio de Turismo de México, el Grupo de Expertos no concibe que la Demandada seleccionara el nombre de dominio <mexico.com> en atención al carácter de marca de la palabra México, sino por su sentido de nombre de un país. Ello impide considerar que se haya dado un registro de mala fe.”2
Considerando las circunstancias que concurren en este caso y a la vista de los criterios anteriormente expuestos, el Experto debe considerar que el Nombre de Dominio no fue registrado de mala fe por parte del Demandado y que, correspondientemente, no se cumple el tercero de los elementos requeridos por la Política para estimar la Demanda.
(ii) Uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
Habiendo considerado que el Nombre de Dominio no fue registrado por el Demandado de mala fe, el Experto no estima necesario entrar en la evaluación del uso que de los mismos ha hecho y hace el Demandado.
7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn Experto Único
Fecha: 19 de noviembre de 2007
1 Traducción no oficial del texto original inglés: “Significantly, there is nothing to suggest that when the Respondent registered the Domain Name it intended to violate anybody’s trademark rights, nor in the view of the Panel could the Respondent sensibly have anticipated that by registering the Domain Name it would be violating any such rights. Accordingly, whether one adopts an objective test or a subjective test in assessing ‘bad faith’, the allegation has to fail.”
2 Traducción no oficial del texto original inglés: “Even assuming that the word Mexico was being used as a trademark by the Complainant’s predecessor, the Tourism Ministry of Mexico, it is inconceivable to the Panel that Respondent selected the domain name <mexico.com> because of any trademark sense of the word Mexico, rather than because of its sense as the name of a country. That precludes a finding of bad faith registration.”
Stay updated! Get new cases and decisions by daily email.
