La Demandante es Doctor’s Associates Inc. con domicilio en Milford, CT, Estados Unidos de América, representada por Bufete J.Y. Hernández-Canut, España.
La Demandada es Fransistem, S.L. con domicilio en Coslada, Madrid, España, representada por Ruiz-Gálvez Abogados, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <subwayspain.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es CORE Internet Council of Registrars.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de agosto de 2007. El 29 de agosto de 2007, el Centro envió a CORE Internet Council of Registrars vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 30 de agosto de 2007 CORE Internet Council of Registrars envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 21 de agosto de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de septiembre de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de octubre de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de octubre de 2007.
El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (el “Panel”) el día 29 de octubre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Demandado presentó un escrito adicional el 31 de octubre de 2007. De conformidad con el Párrafo 10, incisos b) y d) de las Reglas, este Panel ha decidido admitir este escrito adicional, el cual ha sido considerado en el presente procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante reclama ser titular de los siguientes registros de marca:
Registros españoles
SUBWAY, registro número 1245689, en clase 42.
SUBWAY, registro número 1900818 en clase 42.
SUBWAY, registro número 2136578 en clase 29
SUBWAY, registro número 2136579 en clase 30.
SUBWAY, registro número 2136580 en clase 31.
SUBWAY, registro número 2136581 en clase 32.
SUBWAY, registro número 2136582 en clase 33.
Registro Internacional
SUBWAY, registro número H 0851791, en clases 29, 30, 32 y 43
A.3. Marcas comunitarias con efecto en España
SUBWAY, registro número 0000076778, en clases 29, 30 y 42 (actual 43)
El nombre de dominio controvertido fue registrado el 27 de diciembre de 2002.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante argumenta lo siguiente:
I. Identidad o semejanza en grado de confusión
El nombre de dominio objeto de la presente controversia es prácticamente idéntico a las marcas del Demandante, pues dicho nombre de dominio está compuesto por la marca SUBWAY a la que únicamente se le agrega “Spain” (España). La adición del nombre de un país o zona geográfica no distingue al nombre de dominio de la marca (y cita MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernández,
Caso OMPI No. D2006-1506, Princess International Sales y Service Limited and Princess Yachts International PLC v. Lambert and Turner/Lambert Turner Marine,
Caso OMPI No. D2002-0419 y America Online, Inc. v. Dolphin@Heart,Caso OMPI No. D2000-0713).
El nombre de dominio en conflicto es similar hasta el punto de causar confusión enté los usuarios de Internet, pues tal nombre es idéntico y no se distingue de la marca SUBWAY, sobre la que el Demandante ha acreditado que ostenta legítimos derechos.
II. Derechos o intereses legítimos
Existió un Contrato de Master Franquicia, vigente en el momento en que se solicitó el registro del nombre de dominio en disputa. Este contrato fue, en opinión del Demandante, resuelto mediante acuerdo de Demandante y Demandado del 25 de febrero de 2004.
Otros dos acuerdos celebrados entre el Demandante y el Demandado son los contratos de “Area Development Manager” (ADM) y “Development Agent” (DA) del 25 de febrero de 2004, los cuales fueron resueltos, en opinión del Demandante, mediante notificación hecha el 25 de octubre de 2006.
Existe en curso un procedimiento arbitral respecto de estos dos contratos, a efecto de que en dicho procedimiento se confirme que la terminación contractual se encuentra plenamente ajustada a Derecho.
Aún y cuando hubiera existido una relación contractual con el Demandado, en la actualidad no existe relación alguna contractual, por lo que cualquier derecho derivado de dichos instrumentos se habría extinguido por completo.
El Demandante y el Demandado no discuten la terminación de todos los acuerdos anteriormente mencionados (sea por la nulidad de pleno derecho de los contratos ADM y DA, según el Demandado o por el incumplimiento del propio Demandado, según el Demandante).
El Demandante cita una serie de precedentes emitidos de acuerdo con la Política, relativos a relaciones contractuales entre Demandante y Demandado: Troc Iberia, S.A. v. David Milian,
Caso OMPINo. D2006-0279, Allen-Edmonds Shoe Corporation v. Takin’ Care of Business,
Caso OMPI No. D2002-0799, Monotag Corp, dba Signs First v. Melinda Diane Byrd,
Caso OMPI No. D2001-0561, Express Services, Inc. v. Personnel Plus a/k/a Tony Mayer, Caso NAF No. FA0205000112624,Vivienne Talsmat and Rejuvalife Limited v. Richard Wilson,
Caso OMPI No. D2006-0133.
III. Mala fe
Unos días antes de que el Demandado registrara el dominio controvertido, el Demandante había enviado al Demandado una carta en donde se denunciaba el incumplimiento por parte del Demandado del Contrato de Master Franquicia y donde se comunicaba su intención de dar por terminado el mismo.
El Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Demandado o en su sitio en línea. En la propia página Web a la que se accede a través de nombre de dominio figura la siguiente indicación:
“Para cualquier información:
SUBWAY™ España Centro de Transportes de Coslada. C/Luxemburgo. Esc. 1. Plt. 1. 28820 Coslada. Madrid
El único interés que tiene para el Demandado el mantenimiento de tal página es que a través de la misma se impide que potenciales “clientes” interesados en establecer franquicias en España se pongan en contacto con el Demandante, cortando un importante canal de comunicación y causando con ello evidentes daños.
B. Demandado
El Demandado presentó los siguientes argumentos:
La Política se limita a estudiar cuestiones de ciberpiratería, tal y como define en su párrafo 4. Se ocupa de las cuestiones en las cuales una persona registra con mala fe y fines de especular. Se afirma por tanto que la UDRP tiene un alcance muy estrecho pues no cualquier disputa puede surgir relacionada con un nombre de dominio.
I. Identidad o semejanza en grado de confusión
El 6 de diciembre de 2002, el Demandado recibe comunicación que recoge el propósito del Demandante de resolver el contrato de Masterfranquicia.
Las Masterfranquicias, que reducen el beneficio total del que otorga la marca, se utilizaban por el Demandante sólo en el primer momento de implantación en el país, y una vez superada la primera fase más complicada y costosa de la expansión comercial de la marca, ésta debía ser erradicada para que cualquier sistema consolidado de expansión del Demandante pasara por una relación no contractual sino de dependencia con el grupo matriz, a través de un sistema de agentes de desarrollo del negocio y de la marca, totalmente dependientes del grupo. Los objetivos que se imponían en el contrato de Masterfranquicia, de sobra era conocido por el Demandante que no se podían cumplir. Aún así, el Demandado fue premiado a lo largo de años, sin que hubiera sido acusado de incumplimiento hasta la fecha arriba mencionada.
El Demandante no sólo ha permitido a el Demandado el uso de su dominio durante años como medio publicitario del producto objeto de negocio a través de sus tiendas sino que le insistió al Demandado en su día a crear la página Web siguiendo unas pautas para que la misma se pareciera lo más posible a la creada por el Demandante en Los Estados Unidos de America.
Con posterioridad a la resolución del contrato de Masterfranquicia, cuando el Demandado se constituía ADM/DA, y en aras a fomentar el desarrollo de la marca SUBWAY, el Demandante remite en varios momentos distintos correos electrónicos en donde da una serie de pautas a seguir para adaptar la web de sus distintos agentes a su modelo (y exhibe correos electrónicos del 9 de enero de 2006, sobre diferentes herramientas de mercadotecnia, entre las que se encuentra una página web vinculada al dominio controvertido).
Los casos citados por el Demandante, que involucran una marca y el nombre de un país, en modo alguno tienen que ver con el presente conflicto pues en ninguno de ellos el tercero demandado hace uso del dominio para desarrollar la actividad de la marca. La adición de una zona geográfica a la marca registrada por Subway previamente en cada caso apuntado como ejemplo, se efectúa para crear un dominio con fines especulativos y en definitiva, distintos a los creados para desarrollar el comercio del producto o servicio para el que se distingue como signo la marca.
II. Derechos o intereses legítimos
Mientras el Demandado mantenga latente su derecho de comercializar el producto de la marca SUBWAY en España e invertir tiempo y dinero en el desarrollo del mismo, es decir, usar la marca en el territorio español a través de sus tiendas, como única fuente de ingresos económicos, tendrá interés legítimo en el uso del dominio. Este medio publicitario sirve de gran ayuda e influencia en el desarrollo comercial encomendado al Demandado.
Antes de recibir el aviso de controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio hasta el punto de que la página Web con la dirección <subwayspain.com> fue creada con la ayuda del Demandante, quien fijó unas determinadas pautas a seguir.
Desde el registro del dominio por parte del Demandado y la apertura de la página Web, el Demandante ha consentido y autorizado el uso de ese dominio para el desarrollo de la actividad representada por la marca en el territorio español.
El Demandado es conocido en el mercado de venta de productos de la marca SUBWAY® como Subway en el territorio español.
El interés legítimo nace desde el momento en que el Demandado actúa por un lado como agente del Demandante en España y por otro como franquiciado de la marca.
El Demandado trabaja en la actualidad como AGENTE DE DESARROLLO (DA) del Demandante en la Comunidad de Madrid (España), coordinando, controlando y asegurando las actividades de comercialización de la marca SUBWAY.
III. Mala fe
La marca utilizada en el dominio registrado por el Demandado sirve única y exclusivamente para atraer usuarios a Internet como medio publicitario de los productos y servicios de la marca SUBWAY® desarrolladas en España.
El motivo por el cual se registró el dominio controvertido en diciembre de 2002 no era otro que la de intentar contentar al Demandante cadena americana que a pesar de reconocer el esfuerzo del Demandado con premios, consideraba que dicho Demandado debía hacer un esfuerzo aún mayor. Tanto Demandante como Demandado consideraron que lo más conveniente sería crear una página Web donde la marca registrada pudiera conseguir la publicidad deseada además de constituirse como medida de interlocución con las tiendas abiertas así como terceros interesados en adquirir la franquicia.
El Demandado niega estar dentro de los supuestos enunciativos de mala fe señalados en el Párrafo 4 (b) de la Política.
La mala fe en el actuar del Demandante al recoger objetivos imposibles de cumplir en el contrato como arma para efectuar cambios de manera unilateral, ha sido denunciado por el Demandado en el procedimiento que se sigue a instancias de esta parte en la jurisdicción ordinaria española.
Escrito Adicional del Demandante
En su escrito adicional del 31 de octubre de 2007, el Demandante expresó lo siguiente:
El tribunal ante el cual se estaba sustanciando el procedimiento jurisdiccional inicado por el Demandado ha notificado recientemente a éste su incompetencia para conocer del citado procedimiento judicial, estimando la declinatoria por sometimiento a arbitraje planteado por el Demandante.
El Demandado ha anunciado su intención de apelar, si bien hasta la fecha no ha
formalizado dicho Recurso.
En todo caso, lo que el Demandado solicitaba no era, como ahora afirma “la nulidad de las cláusulas abusivas que se impuso de manera unilateral a FRANSISTEM mediante los contratos de AD y ADM” sino que realmente era la “nulidad íntegra de los contratos de agencia de ADM y AD” más una indemnización.
En relación con el mantenimiento de posición de Agente de Desarrollo para Madrid por parte del Demandado, se trata únicamente de una medida de carácter temporal y provisional adoptada durante la tramitación del procedimiento arbitral antes mencionado.
El Demandado no ha probado tener ninguna autorización expresa para proceder al registro del nombre del dominio controvertido como sí la ostentan entidades o empresas de otros países. Las comunicaciones que aporta como prueba hacen referencia genérica a los contenidos que debe tener una página Web o incorporan meras “guías de estilo”.
En todo caso, la finalización de los contratos que vinculaban al Demandado con el Demandante determina que haya perdido cualquier hipotético derecho que pudiera ostentar o haber ostentado relativo al mantenimiento en activo del citado nombre del dominio.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, el Demandante deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Párrafo 4a)):
i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Existe semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio <subwayspain.com>, y la marca SUBWAY del Demandante, pues la segunda está totalmente comprendida dentro del primero. La adición de la palabra “Spain”, es decir, “España” en inglés, no le confiere un carácter distintivo al dominio (verMoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernández,
Caso OMPI No. D2006-1506, Princess International Sales y Service Limited and Princess Yachts International PLC v. Lambert and Turner/Lambert Turner Marine,
Caso OMPI No. D2002-0419 y America Online, Inc. v. Dolphin@Heart,Caso OMPI No. D2000-0713).
La adición en el dominio del gTLD .com carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca SUBWAY, puesto que dicho gTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver también, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.,
Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkv. Resource Marketing,
Caso OMPI No. D2000-0035).
Por lo tanto, el primer requisito de la Política ha sido probado.
B. Derechos o intereses legítimos/ Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El nombre de dominio controvertido fue registrado en diciembre de 2002. El Demandante y el Demandado han sido partes contratantes desde 1994. De las declaraciones de ambas partes se deriva que ambas están de acuerdo en que el contrato original de Master Franquicia no está en vigor.
Sin embargo, de las declaraciones y pruebas contenidas en el expediente se concluye que los contratos de “Area Development Manager” (ADM) y “Development Agent” (DA) de 2004 segurón en vigor. Todo parece indicar que ambas partes siguen teniendo una relación de negocios. El propio Demandante ha manifestado que en relación con el DA para Madrid, un tribunal arbitral ha decretado una medida temporal para mantener su vigencia provisionalmente, durante la duración del procedimiento arbitral. Se ha hecho mención a otro procedimiento jurisdiccional en que las partes han participado, y el cual pudiera seguir activo, o reactivarse en apelación.
El presente Panel coincide con la decisión emitida en Shaw Industries Group, Inc. and Columbia Insurance Company v. DomainsByProxy, Inc. and Patti Casey,
Caso OMPI No. D2007-0555, en el sentido de que la interpretación de acuerdos entre las partes, el incumplimiento de los mismos o la determinación de infracciones marcarias excede el alcance de la Política y de este procedimiento. La actuación del Panel se delimita el análisis de la existencia de ciberocupación de conformidad con la Política.
Por tanto, este Panel decide dejar de conocer del presente asunto, dejando a salvo los derechos de ambas partes para volver a presentar su caso conforme a la Política, una vez que se hayan resuelto los asuntos judiciales y/o arbitrales relativos a sus relaciones contractuales.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Kiyoshi I. Tsuru Experto Único
Fecha: 13 de noviembre de 2007
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