filtroscartes.info

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Filtros Cartés S.A. c. Destinno Eurogroup 21

Caso No. D2007-1067

1. Las Partes

La parte demandante es Filtros Cartés, S.A. Madrid, España, representada por David Brull Dans, Madrid, España (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Destinno Eurogroup 21, Algorfa, España (en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <filtroscartes.info> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM (en adelante, “NICLINE.COM”).

3. Iter Procedimental

La Demandante presentó su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 19 de julio de 2007. El 23 de julio de 2007 el Centro envió a NICLINE.COM por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 23 de julio de 2007 NICLINE.COM envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo y técnico.

En respuesta a una notificación del Centro de 31 de julio de 2007 en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 3 de agosto de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de agosto de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de agosto de 2007. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de agosto de 2007.

El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de septiembre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

4.1 La Demandante

La Demandante es una empresa española especializada en la distribución de filtros industriales, agrícolas y para el sector de la automoción. Actualmente desarrolla sus actividades comerciales en todo el territorio español, distribuyendo a las principales marcas tanto nacionales como extranjeras.

Como resultado de sus casi cuarenta años de actividad, la Demandante se ha convertido en una de las principales empresas del sector de distribución de filtros en España, habiendo acreditado en la Demanda su reconocimiento como tal en informes profesionales especializados.

Desde el año 2000 la Demandante ofrece sus productos y servicios a través de Internet, por medio de su portal corporativo, habiéndose convertido en una importante plataforma de promoción, información y venta para la Demandante.

Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante cuenta con los siguientes registros ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

- Marca nº 2451620 FILTROS CARTES – PARTNER IN QUALITY, registrada desde el 29 de enero de 2002 en la clase 45 del Nomenclator Internacional;

- Nombre comercial nº 175785 “Filtros Cartes, S.A.”, registrado desde el 7 de abril de 1994 en la clase 35 del Nomenclator Internacional.

Asimismo, la Demandante es titular de diversos dominios basados en la denominación “Filtros Cartes” (tales como, entre otros, <filtroscartes.com>, <filtroscartes.net> o <filtroscartes.es>).

4.2 La Demandada

La Demandada es una sociedad española dedicada a la distribución de distintos tipos de piezas de recambio para el sector de la automoción, transporte e industria, especializándose, entre otros ámbitos, en la distribución de filtros industriales, marinos y para la automoción.

Al igual que en el caso de la Demandante, la Demandada centra sus actividades en el mercado español, siendo de hecho una de las compañías competidoras de la Demandante en dicho mercado. Asimismo, la Demandada cuenta con presencia en Internet por medio de su sitio Web corporativo, originalmente conectado al nombre de dominio <destinno.es>. En el mismo se puede obtener información comercial sobre la Demandada, los productos que comercializa así como sobre cómo adquirirlos.

4.3 El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 11 de junio de 2007. Desde su registro y en momento de emitirse la presente decisión, el Nombre de Dominio se ha encontrado vinculado al sitio web corporativo de la Demandada, tal y como se ha descrito en el punto 4.2 anterior.

5. Alegaciones de las Partes

5.1 Demandante

En la Demanda afirma la Demandante:

- Que desde el inicio de sus actividades, hace casi cuarenta años, ha venido utilizando la denominación “Filtros Cartés” para el desarrollo de las mismas, habiendo registrado dicha denominación como marca y nombre comercial ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- Que, como consecuencia de la calidad de sus productos, su esfuerzo tecnológico y continuidad en el negocio, se ha convertido en una de las empresas de referencia en el sector de la distribución de filtros industriales en España. En este sentido, la Demandante indica que Internet se ha convertido en una plataforma clave para su expansión comercial a nivel tanto nacional como internacional.

- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar con respecto a los registros basados en la denominación “Filtros Cartés” de los que es titular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- Que la Demandada no ostenta ningún derecho o interés legítimo respecto al Nombre de Dominio al no existir relación alguna, personal, profesional comercial o mercantil, entre aquélla y la Demandante. De hecho, la Demandante ha venido utilizando la denominación “Filtros Cartés” con anterioridad incluso a julio de 2003, momento en que se constituyó la Demandada, sin haber autorizado en modo alguno el registro del Nombre de Dominio ni el uso de la citada denominación sobre la que ostenta derechos.

- Que la Demandada es plenamente consciente de que la denominación “Filtros Cartés” atrae e interesa al público que desea obtener información o cualquier servicio relacionado con el sector del recambio del automóvil, transporte e industria en general, habiendo registrado y utilizado el Nombre de Dominio con ánimo de lucrarse, beneficiándose de la posición y reputación de la Demandante. En este sentido, indica la Demandante que Demandada ha pretendido captar negocio por medio del Nombre de Dominio, aprovechándose del reconocimiento de la Demandante en Internet y otros canales de distribución. Esta impresión, en opinión de la Demandante se ve acentuada por el hecho que la Demandada compite con ella en el mismo sector del mercado español.

5.2 Demandada

La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el apartado 4.a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que la Demandante tiene derechos.

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.

(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De acuerdo con lo indicado con anterioridad, la Demandante es titular de una marca y un nombre comercial españoles basados en la denominación “Filtros Cartés”.

A modo preliminar, cabe recordar que numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política han considerado que la figura del nombre comercial, tal y como se encuentra recogida en el derecho español, es susceptible de ser considerada como una “marca” en el sentido previsto por la Política (en este sentido, ver, entre otras, las decisiones en Metro de Madrid, S.A. c. Ignacio Allende Fernández, Caso OMPI Nº D2000-0768; Banca March, S.A. c. Digigroup.com, Caso OMPI Nº D2000-1341; Ventilación y Filtración, S.L., Alberto Alegre Brugueras, Ignacio Castañé García c. Genfiltro, S.L., Caso OMPI Nº D2004-0135; Eco Green Palet, S.L. c. Juan Miguel Rodríguez Lumbreras, Caso OMPI Nº D2005-0050; o Promotorauno S.A. c. José M. Ceballos, Caso OMPI Nº D2005-0558). De este modo, el Experto tendrá en cuenta los dos signos distintivos alegados por la Demandante a efectos de evaluar la eventual concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Política.

La comparación entre las denominaciones que componen los mencionados signos distintivos, y la incluida en el Nombre de Dominio arroja dos diferencias:

- En primer lugar, la marca se basa en el nombre “FILTROS CARTÉS – Partner in Quality”. Asimismo, el nombre comercial titularidad de la Demandante incluye en su denominación las siglas “S.A.” -en referencia a la forma societaria adoptada por la Demandante (sociedad anónima);

- En segundo lugar, en el Nombre de Dominio las palabras “filtros” y “cartes” no se encuentran separadas por espacio alguno, además de incorporar la terminación “.info”.

A continuación se analizarán ambas diferencias y su incidencia en la aplicabilidad de este primer requisito previsto por la Política.

Por lo que respecta a la primera de las diferencias señaladas, el Experto considera que la supresión de la fórmula “Partner in Quality” o de las siglas “S.A.” a la finalización del Nombre de Dominio no elimina el riesgo de confusión entre éste y los signos distintivos titularidad de la Demandante. En este sentido, cabe considerar: (i) que la fórmula “Partner in Quality” incluida en la marca no es más que elemento secundario dentro de la misma, complementando el núcleo genuinamente distintivo a estos efectos de la marca, el cual se basa en la denominación “Filtros Cartés”; y (ii) que las siglas “S.A.” no son más que un elemento accesorio del nombre comercial titularidad de la Demandante y, por tanto, la eliminación de las mismas en el Nombre de Dominio no supone una modificación esencial que permita eliminar cualquier riesgo de confusión. Esta interpretación es plenamente congruente con numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, las decisiones en March of Dimes Birth Defects Foundation c. Modwalk America, Caso OMPI Nº D2003-0062,; Promotorauno, S.A. c. José M. Ceballos, Caso OMPI Nº D2005-0558; o Viajes Ibiza, S.A. c. Yatoo! Ibiza y Formentera Corp. S.A., S.C., Caso OMPI Nº D2006-1432).

Por lo que respecta a la segunda diferencia existente entre los signos distintivos alegados por la Demandante y el Nombre de Dominio (la ausencia de espacio la inclusión de la terminación “.info” en el Nombre de Dominio), numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política han considerado irrelevante a efectos de evaluar el parecido entre marca y nombre de dominio la falta de espacios entre las palabras que lo componen o la existencia de una terminación “.info”, puesto que tales modificaciones se derivan exclusivamente de las restricciones técnicas actuales del DNS (Domain Name System). En este sentido, ver, por ejemplo, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI Nº D2000-0812, o A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Inc., Caso OMPI Nº D2003-0172.

De este modo, el Experto considera que, a efectos de la Política, el Nombre de Dominio es confusamente similar a la marca y nombre comercial de los que es titular la Demandante, por lo que debe concluirse que en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el apartado 4.a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.

Tampoco el Demandado ha presentado argumento alguno que contradiga dicha conclusión. En este sentido, de acuerdo con los argumentos que se expondrán más adelante, este Experto considera que difícilmente podría considerarse que la Demandada ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio cuando el mismo se refiere a una marca de una competidora de la Demandada.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el párrafo 4.a) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas bajo la Política (ver, por ejemplo, las decisiones en World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman, Caso OMPI N° D1999-0001, o en el Robert Ellenbogen c. Mike Pearson, Caso OMPI N° D2000-0001), hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilización.

Seguidamente, se analizará la eventual concurrencia de los mencionados elementos de mala fe en el presente caso.

(i) Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado

Todos los indicios aportados por la Demandante apuntan a que, en el presente caso, el registro del Nombre de Dominio no responde a una “coincidencia desafortunada” sino a una voluntad expresa de la Demandada para registrar un nombre de dominio basado en la denominación recurrentemente utilizada por la Demandante en el desarrollo de sus actividades comerciales. En este sentido, el Experto considera que, para llegar a la mencionada conclusión, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:

- Tal y como se ha apuntado con anterioridad, en ningún momento parece que la Demandada haya ostentado un derecho legítimo para registrar el Nombre de Dominio. En efecto, la Demandada no es titular ni licenciataria de marcas u otros signos distintivos que se basen o incluyan la denominación “Filtros Cartés”. Tampoco ha acreditado que utilice dicha denominación para identificarse en el desarrollo de sus actividades habituales, lo cual parece bastante improbable teniendo en cuenta las circunstancias que se han descrito con anterioridad.

- La Demandada es una competidora directa de la Demandante, por lo que parece evidente que era plenamente consciente de la existencia de la marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio. Esta impresión se ve confirmada cuando, tras realizar una búsqueda a través de Internet sobre la Demandada, el Experto ha podido comprobar que en una página Web en la que ofrece información sobre sus actividades (situada en la dirección electrónica “http://www.acambiode.com/empresa_68362110060951526967675656544551.html”), se declara titular de otros nombres de dominios correspondientes a marcas de otras empresas especializadas en la fabricación de filtros industriales y para la automoción. En efecto, el Experto ha podido constatar que la Demandada es titular igualmente de los nombres de dominio <mahle.es>, <purflux.es> y <donaldson.es>, correspondiendo todos ellos, tal y como se ha indicado con anterioridad, a marcas de empresas especializadas en la fabricación y distribución de filtros industriales en general.

- Por último, de acuerdo con lo señalado con anterioridad, el Demandado no ha aportado argumento alguno que permitiera justificar el registro del Nombre de Dominio.

Teniendo en cuenta todo lo dicho, en opinión de este Experto, la única posibilidad razonable para explicar el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada es que dicho registro respondió a criterios de mala fe, la cual ha quedado suficientemente acreditada por la Demandante.

(ii) Utilización de mala fe del Nombre de Dominio por parte de la Demandada

De acuerdo con lo indicado en los “Antecedentes de Hecho” de la presente decisión, el Nombre de Dominio se encuentra conectado al sitio Web corporativo de la Demandada, sin hacerse referencia alguna a la Demandante o a sus signos distintivos.

Desde un punto de vista de la Política, dicho uso debe considerarse realizado de mala fe desde las dos siguientes perspectivas:

- De conformidad con el párrafo 4.b.ii), se presume que se da un uso de mala fe del Nombre de Dominio si el mismo ha sido registrado y se usa “fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”. La aplicación de dicho párrafo al presente caso parece especialmente pertinente si se tiene en cuenta que el sitio Web conectado al Nombre de Dominio (bajo el control de la Demandada) ofrece informaciones y promociona productos y servicios competidores de los de la Demandante. En este sentido, hay que insistir una vez más en el hecho que dicha oferta de productos y servicios la realiza una compañía que compite directamente con la Demandante, con el perjuicio que ello supone para ésta. Numerosas decisiones han considerado dicho uso como un supuesto claro de mala fe (ver, por ejemplo, las decisiones en Bartercard Ltd. & Bartercard Internacional Pty Ltd. c. Ashton Hall Computer, Caso OMPI Nº D2000-0177; Beemak Plastics, Inc. c. WestRep Group, Caso OMPI Nº D2001-1023; Freytag-Berndt und Artaria Kommanditgesellschaft c. Leimburger A & Co. OHG, Caso OMPI Nº D2002-1077; Eurobet UK Limited c. Grand Slam Co., Caso OMPI Nº D2003-0745; o Global Esprit Inc. c. Living 4, Caso OMPI Nº D2004-0318).

- De conformidad con el párrafo 4.b.iv), se presume igualmente la mala fe en el uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada si dicho uso ha tendido “de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea”. Es obvio que el uso dado al Nombre de Dominio por parte de la Demandada constituye un sistema ilícito de obtención de visitantes a su propio sitio Web, generando una obvia confusión en estos al vincular el Nombre de Dominio a una oferta de productos y servicios que, de hecho, compite con la de la legítima titular de los signos distintivos en los que se basa el Nombre de Dominio. De nuevo, un amplio número de decisiones han considerado que un uso tal constituye un evidente supuesto de mala fe en el sentido previsto por la Política (en este sentido ver, por ejemplo, las decisiones en Talk City, Inc. c. Michael Robertson, Caso OMPI Nº D2000-0009; Research in Motion Limited c. Dustin Picov, Caso OMPI Nº D2001-0492,; Ltd Commodities, Inc. c. DBS Administration Pty Ltd., Caso OMPI Nº D2002-0681; The Sportman’s Guide, Inc. c. Modern Limited, Cayman Islands, Caso OMPI Nº D2003-0305; Capstone Mortgage Co. c. Joshua Shook or J. Shook, Inc., Caso OMPI Nº D2004-0395).

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha acreditado suficientemente la mala fe de la Demandada respecto al uso del Nombre de Dominio.

De acuerdo con todo lo indicado, no cabe sino concluir que la Demandada registró y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, por lo que concurre en el presente caso la tercera de las condiciones previstas por el párrafo 4.a) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <filtroscartes.info> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único

Fecha: 26 de septiembre de 2007