Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fundación Príncipe de Asturias v. Fernando González Méndez

Caso N° D2007-0409

1. Las Partes

La Demandante es Fundación Príncipe de Asturias, con domicilio en Oviedo, Asturias, España, representada por Uría & Menéndez, España.

La Demandada es Fernando González Méndez, con domicilio en Berrón-Siero, Asturias, España, representada por Odón Muñiz Álvarez, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <premiosprincesadeasturias.com> y <premiosprincesadeasturias.org> (los “Nombres de Dominio”).

El registrador de los citados Nombres de Dominio es Tucows Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de marzo de 2007. El 16 de marzo de 2007 el Centro envió a Tucows, Inc. vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en cuestión. El 19 de marzo de 2007 Tucows Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo y técnico. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de marzo de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de abril de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 9 de abril de 2007.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de abril de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

La Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el castellano (párrafo 65 de la Demanda), por ser una Fundación constituida conforme al Derecho español y radicada en España y, por otra parte, porque el Demandado es una persona física con residencia en España. Se acepta la solicitud, sin ninguna objeción, teniendo en cuenta además que no ha habido oposición del Demandado, quién ha presentado su defensa también en castellano.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos se resumen a continuación:

La Demandante es la Fundación Príncipe de Asturias, constituida el 24 de septiembre de 1980 con arreglo a la legislación española, entre cuyos fines fundacionales destaca la promoción de los valores científicos, culturales y humanísticos en el mundo, y cuya Presidencia de Honor corresponde al Príncipe de Asturias, Heredero de la Corona de España. En la Web oficial de la Demandante se precisa que se trata de una fundación desprovista de todo fin lucrativo y que tiene por objeto “contribuir a la consolidación, de acuerdo con los tiempos actuales, de los vínculos existentes entre el Príncipe de Asturias, Heredero de la Corona de España, y el Principado de Asturias”.

La Demandante, a tal fin, convoca anualmente los Premios Príncipe de Asturias, mediante los cuales se galardona la labor científica, técnica, social, cultural y humana realizada por individuos, equipos de personas o instituciones en el ámbito internacional, en las categorías de Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, Artes, Letras, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y Deportes.

El Príncipe heredero, conforme al artículo 57 de la Constitución Española, tiene la dignidad de Príncipe de Asturias. Asimismo, conforme al artículo 2 del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, “El heredero de la Corona tendrá desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento la Dignidad de Príncipe o Princesa de Asturias (…)”.

La Demandante ha registrado las marcas comunitarias números 4391249 PREMIOS PRINCIPE DE ASTURIAS y 4705951 PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS, ambas denominativas, en las clases 9, 14, 16, 41 y 42. La primera de ellas fue solicitada el 15 de abril de 2005 y concedida el 6 de abril de 2006, mientras que la segunda fue solicitada el 7 de noviembre de 2005 y concedida el 27 de noviembre de 2006. Estos registros se encuentran actualmente en vigor.

La Demandante también ha registrado, entre otros, el nombre de dominio <premiosprincipedeasturias.org>, a través del cual el usuario de Internet puede acceder a la página Web en la que se divulgan sus actividades y fines.

El Demandado es una persona física, residente en el Principado de Asturias (España).

Los Nombres de Dominio fueron registrados por el Demandado el 2 de noviembre de 2005.

La Demandante envió, por burofax, un primer requerimiento al Demandado el 15 de noviembre de 2005, informándole de sus derechos, solicitándole la transmisión voluntaria de los Nombres de Dominio y ofreciéndole el reintegro de los gastos de registro de los mismos; este primer requerimiento quedó sin respuesta. Constan acreditados igualmente otros dos requerimientos de la Demandante al Demandado (de fechas 10 y 31 de enero de 2007, igualmente enviados por burofax), reiterando el anterior y reservándose el derecho a iniciar los procedimientos y acciones pertinentes. A estos dos últimos requerimientos contestó el Demandado rechazándolos, mediante cartas de fechas 14 de enero de 2007 y 23 de febrero de 2007, respectivamente.

Ambos Nombres de Dominio están actualmente activos y conducen a una página Web que lleva por título “Premios Princesa de Asturias”, donde se narra la historia de un automóvil modelo Ford Continental 1969, historia que se transcribe a continuación:

“Hola amigos, a continuación os explicaré brevemente la historia de la web Premios Princesa de Asturias así como nuestra intención a la hora de crearla, espero disfrutéis tanto navegando por ella como nosotros lo hemos hecho creándola. Aunque parezca increíble la historia de esta página comienza a miles de kilómetros de aquí, en Detroit, Estados Unidos, en una factoría de Ford Motor Company allá por el año 1969. Ese año y en ese lugar salía de la cadena de montaje uno de los coches más impresionantes de todos los tiempos, un coche que marcó un antes y un después en la trayectoria de Lincoln; el ‘Continental de 1969’. En su día nadie se hubiera imaginado donde acabaría esa joya... Os preguntareis: ¿qué tiene esto que ver con esta página?, pues continúo; nada más salir de la cadena de montaje el Continental de 1969 recorre un largo trecho de unos 8000 kilómetros en barco hasta llegar a España una vez llega a puerto coge rumbo a Madrid, dónde por primera vez toca con sus neumáticos en el asfalto y durante unos pocos años hace alguna breve salida conducido por el chófer de la multinacional española que lo había adquirido. Es en el año 1978 cuando, por fin, el destino quiso que se cruzara con mi familia, así pues, mis padres, que estaban de viaje en Madrid, se topan con él y en el mismo momento deciden qu tienen que hacerse con él; lo compran y regresan a Asturias con el Lincoln Continental, aquí comienza la historia de la ‘Princesa de Asturias’, apodo con el que mis hermanos y yo bautizamos al coche siendo niños. Nada más ver el coche se entiende el apodo; la majestuosidad de sus dimensiones, casi siete metros de largo y algo más de dos de ancho, su color blanco nacarado combinado con el negro de la capota y sus brillantes cromados, su tapicería de seda negra bordada a mano o las incrustaciones de oro en los cierres de los cinturones son solo algunos de los detalles que el coche posee, imaginaros esto hace más de treinta años... realmente parecía portar una princesa.

Y así fue, en resumidas cuentas, como una máquina absolutamente impresionante, bella, única en España y escasísima en Europa acabó en el Principado de Asturias. Y por todo esto y por nuestra gran afición al mundo del motor hemos creado esta página para mostraros cada detalle de la ‘Princesa de Asturias’ y para que sea un punto de encuentro entre todos los aficionados a los vehículos clásicos”.

(Así consta igualmente en el acta notarial, de fecha 26 de diciembre de 2006, aportada con la Demanda, como Documento 11.)

La referida página Web también incluye actualmente una sección denominada “Premios”, con el siguiente mensaje: “Enviadnos las fotos de vuestros vehículos clásicos. Tenemos en proyecto organizar un concurso. Con todas las fotos recibidas se realizará una votación para otorgar los Premios Princesa de Asturias a los coches más bonitos. Gracias por vuestra colaboración.”

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que los Premios Príncipe de Asturias han adquirido a lo largo de los años una dimensión internacional y un elevado prestigio y fama que los sitúa como un verdadero referente mundial en el ámbito de la promoción y apoyo de las ciencias, la cultura, las artes y la concordia.

- Que entre los galardonados con los citados Premios destacan personalidades o instituciones de indiscutible prestigio, tales como Isaac Rabin, Paul Auster, Woody Allen, el Programa Erasmus de la Unión Europea, la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, o los científicos pioneros en la lucha contra el cáncer.

- Que cada año la prensa española e internacional siguen con atención la entrega de los Premios, que son entregados por el Príncipe de Asturias (Presidente de Honor de la Fundación), aportando un amplio resumen de prensa internacional y otros documentos que se refieren a los mencionados Premios y que acreditan la notoriedad y prestigio de los mismos, así como la vinculación de la Princesa de Asturias con la actividad de la Demandante y, en particular con los reperidos Premios.

- Que, para el desarrollo de sus actividades, ha registrado las marcas comunitarias 4391249 PREMIOS PRINCIPE DE ASTURIAS y 4705951 PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS, ambas denominativas, en las clases 9, 14, 16, 41 y 42, registros que se encuentran actualmente concedidos y en vigor.

- Que también ha registrado, entre otros, el nombre de dominio <premiosprincipedeasturias.org>, a través del cual el usuario de Internet puede acceder a la página Web en la que se divulgan sus actividades y fines.

- Que los Nombres de Dominio resultan confundibles con sus Marcas registradas.

- Que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos respecto de los Nombres de Dominio.

- Que los Nombres de Dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.

En consecuencia, la Demandante solicita la transferencia a su favor de los Nombres de Dominio objeto del presente procedimiento.

B. Demandado

El Demandado ha contestado como se resume a continuación:

- Que no acierta a entender la invocación de la normativa mercantil, por estar la Demandante desprovista de todo fin lucrativo.

- Que conocía la existencia de la Fundación Príncipe de Asturias y de los Premios que otorga dicha Fundación, si bien niega el conocimiento de ninguna marca PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS y la existencia de vinculación específica entre doña Letizia con la Demandante. A este respecto añade el Demandado que la Princesa de Asturias, nacida en Asturias y de familia no aristócrata, es conocida comúnmente por su nombre de pila, doña Leticia Ortiz.

- Que la Demandante pretende deliberadamente crear confusión acerca del término “Princesa de Asturias”, en su acepción de “título”, con el término “princesa de asturias” en su acepción de “nombre”.

- Que reconoce la prioridad de la Marca PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS, pero no es así en el caso de la Marca PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS, que fue solicitada con posterioridad al registro de los Nombres de Dominio en contienda.

- Que las marcas de la Demandante no son plenamente distintivas, remitiendo al documento 9 de la Demanda.

- Que niega la trascendencia nacional e internacional de la marca PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS.

- Que no existe riesgo de confusión entre los Nombres de Dominio y las marcas de la Demandante.

- Que su interés por los Nombres de Dominio deriva de una tradición familiar, consistente en asignar nombres a los coches, habiéndole asignado el nombre “Princesa de Asturias” a un Lincoln Continental de 1969, propiedad de su familia, vehículo que considera como la unión entre todos los aficionados al mundo del motor, por lo que decidió la convocatoria de unos premios que debían llamarse “Premios Princesa de Asturias”. Seguidamente el Demandante relata una historia detallada y extensa de esta tradición familiar y del vehículo antes citado, historia que se puede resumir con la lectura del relato que aparece en la página Web del propio Demandado y que se transcribe en el punto 4 de esta Decisión.

- Que, por tanto, hace un uso legítimo, leal y no comercial de los Nombres de Dominio.

- Que los Nombres de Dominio no han sido registrados de mala fe y tampoco se utilizan de mala fe.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política

Conforme al párrafo 4.a) de la Política, un nombre de dominio podrá ser transferido sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:

(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; y

(ii) que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De acuerdo con las anteriores Decisiones del Centro, que constituyen una doctrina unánime, vamos a prescindir de las partículas “com” y “org” al realizar la comparación que sigue:

Marca PREMIOS PRINCIPE DE ASTURIAS

Este Experto, al comparar los Nombres de Dominio con la primera de las marcas comunitarias que sirven de base a la Demanda, llega a la conclusión de que existe similitud hasta el punto de causar confusión, incluido el riesgo de confusión por asociación. En efecto, los Nombres de Dominio reproducen la Marca, si bien se ha sustituido la palabra PRINCIPE por su femenino PRINCESA, de modo que la semejanza es también conceptual, sobre todo teniendo en cuenta que el título de Princesa de Asturias se asocia siempre al de Príncipe de Asturias.

A la misma conclusión se llegó en la Decisión dictada en Fundación Príncipe de Asturias v. Salvador Sabater – Ciberwork, Caso OMPI Nº D2005-1327, en el que siendo igualmente Demandante la Fundación Príncipe de Asturias (v. Salvador Sabater – Ciberwork), se comparaban los nombres de dominio <fundacionprincesadeasturias.com> y <fundacionprincesadeasturias.org> con la marca FUNDACION PRINCIPE DE ASTURIAS. En este caso el Experto ordenó la transferencia de los citados nombres de dominio a la Demandante.

Por tanto, podemos ya dar por cumplido el primer requisito de la Política. No obstante, vamos a referirnos brevemente a la segunda marca que sirve de base a la demanda:

Marca PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

Aunque la solicitud de registro de esta marca sea posterior, por unos días, al registro de los Nombres de Dominio, hemos de tener en cuenta que ello no impide la aplicación de la Política, dado que en ella no se exige que el nombre de dominio sea posterior a la marca.

Esta Marca es idéntica a los Nombres de Dominio y, por tanto, la confusión resulta inevitable.

El Demandado, al negar el riesgo confusión, hace referencia al Documento 9 de la Demanda (Información on-line facilitada por la OAMI), interpretando la información que consta en el mismo en el sentido de que las marcas de la Demandante no son distintivas. A este respecto, el Experto, de acuerdo con la Doctrina sentada por anteriores Decisiones del Centro, considera que en este tipo de decisiones no procede cuestionar la distintividad de una marca que ha sido concedida por los Organismos competentes, previo examen de las preceptivas prohibiciones absolutas y relativas. Por otra parte, procede aclarar que en el mencionado Documento 9 aparece la palabra “NO” en respuesta a la mención “Carácter distintivo adquirido por el uso” sólo a los efectos de informar de que el solicitante no ha realizado tal alegación, es decir, no ha necesitado alegar que el carácter distintivo de la marca se debe al uso que de ella se haya realizado. Se trata de una práctica habitual de la OAMI, de modo que en la “Información detallada sobre la marca” (CTM-ONLINE) siempre aparece dicha mención y la respuesta suele ser NO, simplemente porque se ha de cumplimentar esta información con una respuesta afirmativa o negativa. Es muy excepcional que la respuesta sea SÍ, ya que esto solo sucede cuando se trata de registros consistentes en denominaciones o signos que a priori pueden ser considerados poco distintivos (por ejemplo, cuando se trata de marcas formadas por expresiones genéricas o descriptivas o de las llamadas “marcas no convencionales”, tales como las marcas sonoras, las marcas olfativas, el color per se, etc.). Es evidente, por tanto, que en el caso que nos ocupa dicha información de la OAMI sólo significa que ambas marcas de la Demandante han sido concedidas sin que haya sido necesaria la referida alegación.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.

En efecto, numerosas decisiones anteriores del Centro han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos. De hecho, el citado párrafo 4.c) de la Política le dice literalmente al Demandado:

“(…) Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará sus derechos o sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio a los fines del párrafo 4.a)ii) en caso de que el grupo de expertos considere que están probadas teniendo en cuenta la evaluación que efectúe de todas las pruebas presentadas:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

(iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”

Pues bien, el Demandado no ha presentado ninguna prueba acreditativa de que, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, hubiese utilizado los Nombres de Dominio o hubiese efectuado preparativos para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Tan solo se ha acreditado (con acta notarial de fecha 26 de diciembre de 2006, aportada por la Demandante como Documento 8) el uso de los Nombres de Dominio para su página Web, dedicada al vehículo de su familia, un Ford Continental de 1969 (o Lincoln Continental de 1969, como prefiere denominarlo el Demandado) perteneciente a su familia desde 1978, uso que se mantiene en la actualidad, tal y como se refiere en el punto 4 de esta Decisión (Antecedentes de Hecho).

El Demandado tampoco ha probado que él haya sido conocido corrientemente por los Nombres de Dominio. Para justificar la elección de la denominación “Premiosprincesadeasturias” como nombres de dominio, relata la referida historia del Lincoln Continental 1969 y asegura, sin probarlo, que la familia decidió llamarle Princesa de Asturias, siguiendo una tradición familiar de “bautizar” cada coche de la familia con un nombre. El Demandado tampoco ha probado que esta circunstancia, concretamente la de llamar al repetido coche Princesa de Asturias, haya trascendido del ámbito familiar. Las pruebas que aporta se refieren únicamente a la existencia del vehículo y a la propiedad que ostenta su familia sobre el mismo. Recordemos que los Nombres de Dominio aluden a unos “premios” que el Demandado ni siquiera ha sido capaz de concretar. Según manifiesta la Demandante -sin que haya sido negado de contrario-, en la página Web del Demandado se ofrecía una camiseta como premio. En cualquier caso, nada se indica acerca de los criterios para el otorgamiento del “premio”, ni de las eventuales bases del concurso que, al parecer, nunca se ha celebrado.

El Demandado sostiene que el referido uso de los Nombres de Dominio constituye un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, considerando asimismo que existe un interés real dada la afición de su familia por los automóviles. Es evidente, sin embargo, que la actuación del Demandado, como veremos en el apartado siguiente, no responde a esa descripción y que tal interés no puede ser calificado como interés legítimo, en el sentido de la Política.

Ambas partes coinciden en la afirmación de que el Demandado no tiene ningún vínculo con la Demandante ni ha sido autorizado en modo alguno por aquélla para registrar los Nombres de Dominio. Por el contrario, recordemos que la Demandante ha requerido reiteradamente al Demandado para que renunciara a los Nombres de Dominio.

El Demandado manifiesta que, en cualquier caso, no acierta a entender la invocación de la normativa mercantil por parte de la Demandante, dado que se trata de una Fundación desprovista de todo fin lucrativo, y aunque admite haber tenido conocimiento –con anterioridad al registro de los Nombres de Dominio- de dicha Fundación, así como de los Premios que ésta otorga, niega sin embargo que las Marcas de la Demandante puedan ser invocadas frente a sus Nombres de Dominio. Lo cierto es que desde el momento en que el Demandado decidió registrar los Nombres de Dominio estaba aceptando las normas que los regulan, siendo precisamente una de las más destacadas la que consiste en someterse obligatoriamente a este tipo de procedimientos, en el supuesto de que un tercero (la Demandante en el presente caso) sostenga que los Nombres de Dominio en conflicto pueden crear confusión con respecto a una “marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos” (párrafo 4.a) de la Política). Precisamente por ello, la Demandante funda su pretensión no solo en la legislación que regula el título Príncipe/Princesa de Asturias, sino también en el Derecho de Marcas.

Por otra parte, tampoco es excepcional que una institución desprovista de ánimo de lucro registre como marca las denominaciones con las que se da a conocer en el desarrollo su actividad. Basta citar, como mejor ejemplo, que la denominación “Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)” está registrada en la propia OEPM para distinguir diversos productos y servicios (marcas núms. 1.761.688, 1.761.689, entre otras muchas).

En resumen, el Demandado no ha formulado ninguna alegación que resulte verosímil ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que ostenta derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio controvertidos.

La Demandante, por su parte -a pesar de que, dadas las características especiales del presente caso, no habría sido necesario-, ha aportado abundante prueba del prestigio internacional que han adquirido los Premios Príncipe de Asturias y, por consiguiente, la Marca consistente en esa misma denominación, de modo que dicha marca puede considerarse actualmente como notoria, o incluso renombrada, a nivel internacional. Es asimismo evidente la vinculación directa entre dichos Premios y los Príncipes de Asturias, lo que resulta avalado por los documentos aportados con la Demanda.

En consecuencia, procede dar por cumplido este segundo requisito de la Política, párrafo 4.a)ii).

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Conforme al párrafo 4.b) de la Política, constituyen prueba suficiente del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.

Como queda apuntado más arriba, el Demandado básicamente se defiende afirmando que no ha actuado de mala fe; sin embargo, de acuerdo con la doctrina sentada por numerosas decisiones del Centro, este Experto considera que cuando no se ostenta ningún derecho ni interés legítimo sobre un determinado nombre de dominio, es difícil presumir buena fe en el registro y/o uso del mismo.

El Demandado alega que no existe mala fe en el registro de los Nombres de Dominio por el hecho de que fueron registrados cinco días antes de que fuese solicitado el registro de la Marca PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS. Sobre este particular ya ha quedado claro en esta Decisión (véase apartado 6.A) que habría bastado con el registro de la Marca PREMIOS PRINCIPE DE ASTURIAS para dar por cumplido el primer requisito de la Política. Recordemos además que la Política no exige que la marca del demandante sea anterior al nombre de dominio en conflicto. Es cierto que, en determinados casos, esta circunstancia puede constituir un impedimento para considerar que ha habido mala fe en el registro del nombre de dominio, pero no en el presente caso.

Es evidente que el Demandado no podía desconocer unos derechos tan especiales como los que afectan al título de Príncipe/Princesa de Asturias, independientemente de que la Demandante hubiese procedido al registro de los mismos, a título de marca, con el evidente fin de contar con una protección adicional y para distinguir los galardones que anualmente concede.

En casos semejantes, incluso sin invocar el registro de una marca, en sentido estricto, se ha considerado aplicable la Política. Por ejemplo, en Generalitat de Catalunya v. Luis Toribio Troyano, Caso OMPI Nº D2003-1004. En este caso, la Demandante carecía de derecho marcario alguno registrado sobre la denominación “GENERALITAT DE CATALUNYA”. (denominación oficial del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña), a pesar de lo cual el Experto ordenó la transferencia del nombre de dominio al Demandante.

Por muy “aficionado” que sea el Demandado al vehículo que su familia bautizó con el nombre Princesa de Asturias y a los coches antiguos, no puede utilizar la denominación “Premiosprincesadeasturias” deliberadamente para registrarla y usarla como Nombre de Dominio en interés propio (aunque no sea de tipo económico, es decir, aunque sólo sea para contactar con otros aficionados), sin la debida autorización del legítimo titular de la misma, teniendo en cuenta, además, que su actuación puede implicar la banalización del título y de las Marcas en que se basa la Demanda, así como un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de su notoriedad o renombre.

Es evidente que el Demandado podría haber elegido cualquier otra denominación para relacionarse con otros aficionados a los coches antiguos, de forma que quedase clara su independencia respecto de la Demandante, evitando al mismo tiempo el riesgo de confusión y/o asociación con ella.

El Demandado también afirma que el uso de los Nombres de Dominio no perjudica a la Demandante, sin embargo, lo cierto es que tal uso puede, como mínimo, confundir a terceros y generar una errónea asociación con la Demandante.

Este Experto considera que las restantes alegaciones del Demandado no desvirtúan los anteriores razonamientos.

Por el contrario, queda claro que el Demandado procedió al registro y uso de los Nombres de Dominio, siendo plenamente consciente de que era la forma de que el usuario estableciese una inmediata asociación con la Demandante, es decir, sin preocuparse del riesgo de confusión, sino más bien buscándolo. Tampoco parece casual que la fecha de registro de los Nombres de Dominio (2 de noviembre de 2005) coincida con las fechas en que todos los medios de comunicación se referían al nacimiento (el día 31 de octubre de 2005) de la primera hija de los Príncipes de Asturias, acontecimiento que suscitó interés general, por razones obvias.

Además, los repetidos Nombres de Dominio inducen a error, pues sugieren la existencia de unos premios de naturaleza similar a los premios que otorga la Demandante y que tendrían el nombre Princesa de Asturias, cuando en realidad tales premios no existen en la actualidad. Tampoco le preocupó al Demandado que al registrar los Nombres de Dominio impediría a la Demandante obtener tal registro cuando tuviese interés en utilizarlos en Internet, siendo ésta la única legitimada para ello.

Cabe añadir que la visita a la página Web desarrollada por el Demandado, ha inclinado a este Experto a concluir que su creación responde en realidad a una mera estrategia de camuflaje de sus verdaderas intenciones, sin olvidar que resulta bastante extravagante y muy poco convincente la explicación que ofrece el Demandado acerca de la elección de los Nombres de Dominio. Este tipo de conductas son consideradas por la Doctrina del Centro como indicios de mala fe (entre otras: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines) v. Excelsa Coop, Caso OMPI Nº D2001-1274; y Bata Brands S.à.r.l v. Charles Power, Caso OMPI Nº 2006-0191).

Por otra parte, se ha de considerar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española) frente al riesgo de confusión, frente a la explotación de su reputación, frente a conductas lesivas a su carácter distintivo o a su renombre y frente al riesgo de dilución. En el presente caso, con mayor motivo, se ha de aplicar una protección reforzada, por tratarse de marcas que corresponden a una institución de Derecho Público, que tiene su origen en la Constitución Española.

La Doctrina del Centro también ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras Decisiones: Eresmás Interactiva, S.A. / Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M García, Caso OMPI Nº. D2001-0949; Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, Caso OMPI Nº. D2000-0018; Gestevision Telecinco, S.A v. D. Javier García Quintas, Caso OMPI Nº. D2002-0137; Lycos España Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L., Caso OMPI Nº. D2004-0434, Caso OMPI Nº. D2006-0940Edipresse Hymsa S.A. v. F9-Soft S.L.).

Finalmente, también cabe recordar que en el mismo sentido se pronuncia la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI durante la trigésima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), que, respecto a la mala fe, dice textualmente:

“Artículo 4 - Mala fe

(1) [Mala fe] A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.

(2) [Factores] En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

(i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y

(ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.”

En resumen, el Demandado, español y residente precisamente en el Principado de Asturias, no podía desconocer la existencia de la Demandante, de sus actividades y, en particular, de los Premios Príncipe de Asturias, como tampoco podía ser ajeno a la figura de los Príncipes de Asturias, por lo que es inimaginable que haya actuado de buena fe al registrar y usar los Nombres de Dominio objeto del presente procedimiento. Por todo ello, el Experto que suscribe está persuadido de que, en realidad, el Demandado sólo ha pretendido beneficiarse de algún modo y de forma ilegítima de los derechos de la Demandante.

En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado los Nombre de Dominio de mala fe, tal y como lo requiere la Política, párrafo 4.a)iii).

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio <premiosprincesadeasturias.com> y <premiosprincesadeasturias.org> sean transferidos a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto Único

Fecha: 3 de mayo de 2007