La Demandante es Edipresse Hymsa, S.A., Barcelona, España, representada por Josep Carbonell Callicó, Barcelona, España.
La Demandada es F9-Soft, S.L., Madrid, España, representada por Gonzalo Fernández
Piñeiro, Pontevedra, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <lecturas.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de julio de 2006, por correo electrónico y el 26 de julio de 2006 por correo urgente. El Centro envió a Network Solutions, LLC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 25 y 27 de julio de 2006, Network Solutions envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la entidad que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a una notificación de deficiencia de la demanda, con respecto al idioma del procedimiento y al envío de una copia completa a la Demandada, la Demandante envío su respuesta al respecto con fecha 14 y 18 de agosto de 2006 respectivamente.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 22 de agosto de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de septiembre de 2006. La Demandada contestó a la Demanda el 12 de septiembre de 2006.
El Centro nombró a Alberto Bercovitz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de septiembre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español.
4. Antecedentes de hecho.
La Demandante es la sociedad Edipresse Hymsa, S.A. (anteriormente denominada El Hogar y la Moda, S.A.). Esta sociedad se dedica a la edición de revistas, entre las que se encuentra la revista del llamado “sector del corazón” denominada Lecturas.
La entidad Demandante es titular registral de las marcas españolas
- Nº 59.366 LECTURAS (clase 16) solicitada el 30 de abril de 1925;
- Nº 1.079.938 LECTURAS (clase 16) solicitada el 2 de octubre de 1984;
- Nº 1.081.321 LECTURAS (clase 16) solicitada el 2 de octubre de 1984;
- Nº 1.139.504 LECTURAS DEL DOMINGO (clase 16) solicitada el 18 de marzo de 1986;
- Nº 1.620.674 LECTURAS SUPLEMENTO SEMANAL CON MIL IDEAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991;
- Nº 1.620.675 MIL IDEAS DE LECTURAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991;
- Nº 1.620.676 LECTURAS CON MIL IDEAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991;
- Nº 1.620.677 LECTURAS Y SUS MIL IDEAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991,
- Nº 1.664.787 LECTURAS DE LA TELE (clase 16) solicitada el 31 de octubre de 1991;
- Nº 2.052.772 LECTURAS COCINA FACIL (clase 16) solicitada el 17 de octubrede 1996; y
- Nº 2.052.773 COCINA FACIL LECTURAS (clase 16) solicitada el 17 de octubre de 1996.
Todas estas marcas se encuentran actualmente en vigor.
La revista Lecturas de la Demandante es una publicación muy conocida en España.
La Demandada es la sociedad F-9 Soft, S.L. cuyo objeto social consiste en “el desarrollo de programas informáticos, material y accesorios informáticos”. La Demandada registró el nombre de dominio <lecturas.com> en el año 1997.
Bajo el nombre de dominio impugnado, <lecturas.com> tan solo cuelga una
página web vacía en la que aparece la información: “Servidor privado”
(Private Server) E-Mail: “[email protected]”. La Demandada no
ha probado que la página web haya tenido contenido alguno desde su registro
en 1997.
5. Alegaciones de las partes
A. Demandante
La Demandante afirma:
- La entidad demandante es titular registral de las marcas españolas nº 59.366 LECTURAS (clase 16) solicitada el 30 de abril de 1925; nº 1.079.938 LECTURAS (clase 16) solicitada el 2 de octubre de 1984; nº 1.081.321 LECTURAS (clase 16) solicitada el 2 de octubre de 1984; nº 1.139.504 LECTURAS DEL DOMINGO (clase 16) solicitada el 18 de marzo de 1986; nº 1.620.674 LECTURAS SUPLEMENTO SEMANAL CON MIL IDEAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991; nº 1.620.675 MIL IDEAS DE LECTURAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991; nº 1.620.676 LECTURAS CON MIL IDEAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991; nº 1.620.677 LECTURAS Y SUS MIL IDEAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991, nº 1.664.787 LECTURAS DE LA TELE (clase 16) solicitada el 31 de octubre de 1991; nº 2.052.772 LECTURAS COCINA FACIL (clase 16) solicitada el 17 de octubre de 1996; y nº 2.052.773 COCINA FACIL LECTURAS (clase 16) solicitada el 17 de octubre de 1996. Todas estas marcas se encuentran actualmente en vigor. La entidad demandante es también titular de los nombres de dominio <lecturas.es>, <lecturas.com.es>, <lecturas.tv>, , <lecturasdecoracion.com>,<lecturasdecoracion.es> ,<lecturasmoda.com>,<lecturamoda.es>, <lecturascocina.com> y <lecturascocina.es>.
- La revista Lecturas, publicada por primera vez en 1921 por la Demandante, goza de una gran tradición, implantación y conocimiento en el mercado español, siendo una de las publicaciones del llamado “sector del corazón” de mayor tirada en nuestro país. Por ello, la marca LECTURAS goza de un evidente renombre, siendo conocida e inmediatamente asociada con la Demandante. El alto grado de conocimiento de la marca LECTURAS en el mercado español ha sido posible gracias a las diversas campañas publicitarias y a las grandes inversiones realizadas por la Demandante a lo largo de su larga trayectoria profesional en el mundo de la prensa del corazón y del periodismo en general.
- Existe una identidad absoluta entre el nombre de dominio <lecturas.com> registrado por la Demandada y las marcas notorias LECTURAS de las que es titular la Demandante y que son anteriores al registro del nombre de dominio. Esta identidad implica que el consumidor final pueda confundirse respecto del origen empresarial.
- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. La Demandada no es titular de ningún registro marcario en relación con la denominación lecturas. Además, actualmente bajo el nombre de dominio impugnado tan solo cuelga una página web vacía. Por otra parte, la actividad de la Demandante, el desarrollo de programas informáticos, no tiene ninguna relación con el vocablo lecturas.
- La Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe. La intención de la Demandada no ha sido nunca hacer un uso legitimo del mismo sino obstaculizar el acceso de la Demandante al nombre de dominio que coincide con su marca registrada, así como atraer al consumidor hacia su propio negocio. Esto es evidente si se tiene en cuenta que:
- El registro del nombre de dominio se produjo en 1997 y nueve años después la página web sigue inactiva. Tan sólo aparece en la web el mail de la Demandada.
- La marca LECTURAS es una marca notoria e incluso renombrada en el mercado español español por lo que es palmario que la Demandante no ha elegido este nombre de dominio al azar, sino con la intención de aprovecharse de la reputación ajena y con el fin de impedir que la Demandante pueda hacer uso efectivo del nombre de dominio.
- La Demandada es asimismo titular del nombre de dominio <revilla.com> sobre el que tampoco ostenta interés ni derecho alguno y que también se corresponde con otra marca renombrada en España y registrada a favor de un tercero.
- La Demandante advirtió a la Demandada, mediante requerimiento, de sus derechos marcarios sobre la denominación Lecturas que fue rechazado de plano por la Demandada.
La Demandante termina su escrito solicitando se dicte resolución por la que el nombre de dominio <lecturas.com> sea transferido a la parte Demandante.
B. Demandada
La Demandada alega en su defensa:
- Resulta evidente que la palabra “lecturas” utilizada en el nombre de dominio <lecturas.com> es idéntica a la denominación de la marca registrada por la Demandante.
- La Demandada tiene evidentes derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio dado que lo registró para un proyecto de explotación del fenómeno del libro electrónico en Internet directamente relacionado con el vocablo “lecturas”. Si el nombre de dominio permanece temporalmente inactivo se debe a que no ha llegado el momento comercial oportuno para su aprovechamiento. La empresa tuvo una experiencia anterior con el alquiler de software mediante Internet para el que registró el nombre de dominio <alquisoft.com> que constituyó un estrepitoso fracaso. Por lo que decidió esperar para lanzar el nuevo proyecto de libro electrónico a la popularización de este tipo de productos. Además, la palabra “lecturas” es una palabra común en el lenguaje español y otras compañías trabajan con denominaciones similares.
- El nombre de dominio no ha sido registrado ni se utiliza de mala fe. Esto es evidente si se tiene en cuenta que:
- La exigua prueba aportada por la Demandante no acredita la notoriedad de la marca LECTURAS.
- La Demandada es una empresa constituida en Vigo en el año 1995 y en el año 1996 presentó su producto informático “Paquete Integrado de Gestión Comercial, Contabilidad, Cobros y Pagos”. La Demandada ha informatizado hasta la fecha cerca de medio millar de pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional.
- La denominación “lecturas” es genérica por lo que carece de carácter distintivo.
- La Demandada no ha intentado, en ningún momento, vender o ceder el nombre de dominio a la Demandante ni a competidor alguno.
- El registro del nombre de dominio no se ha realizado con el fin de impedir al titular de la marca su registro como nombre de dominio. La ausencia de toda competencia entre Demandante y Demandada pone de manifiesto que no se ha registrado el nombre de dominio con la intención de perturbar la actividad de aquella.
- El hecho de que en la página web a la que conduce el nombre de dominio aparezca la dirección de correo de la Demandada no supone que haya habido intención de atraer hacia el negocio de ésta a los posibles clientes de la Demandante. Este correo electrónico se utiliza solo para contactos técnicos o solución de problemas a usuarios internos y además existe una total disparidad entre los potenciales clientes de la Demandante y la Demandada.
- El hecho de que la página web a la que se accede a través del nombre de dominio esté vacía es la mejor prueba de que no hay intención de atraer a los clientes de la Demandante. No se puede atraer a clientes si no existe una oferta comercial. Y por esta misma razón no puede darse confusión con los productos o servicios de la Demandante.
- Existen un buen número de antecedentes de resoluciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI que pueden servir de precedentes a este caso, pues en todos ellos se trataba de la utilización en el nombre de dominio de palabras sencillas y genéricas. En todos estos casos se denegó la demanda por entender los Expertos que, cuando menos, no se había podido demostrar la mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio.
- La Demandada registró el nombre de dominio <revilla.com> por tratarse de un nombre toponímico correspondiente a un pueblo de España. No existe pues una pauta de conducta que pueda fundamentar una actuación de mala fe de la Demandada. De hecho, la Demandada nunca ha enturbiado la actividad de otras empresas y nunca antes había tenido ninguna queja.
- El tiempo transcurrido entre el conocimiento de registro y la presentación de la demanda pone de manifiesto que la Demandante ha consentido la coexistencia de su marca y actividad con el registro del nombre de dominio por parte de la Demandada.
La Demandada solicita la desestimación de la demanda.
6. Debate y conclusiones
A. Reglas aplicables.
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del Derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio de la Demandante y la Demandada son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y principios del Derecho nacional español.
B. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.
La Demandante ha demostrado que es titular de las marcas españolas nº 59.366 LECTURAS (clase 16) solicitada el 30 de abril de 1925; nº 1.079.938 LECTURAS (clase 16) solicitada el 2 de octubre de 1984 y nº 1.081.321 LECTURAS (clase 16) solicitada el 2 de octubre de 1984. Todas estas marcas están en vigor.
Es evidente que el nombre de dominio <lecturas.com> es idéntico a las marcas de la Demandante que han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio.
La única diferencia existente entre el nombre de dominio y las marcas consiste
en la adición del gTLD “.com”, pero es bien sabido que esta adición
es irrelevante a los efectos de establecer la identidad (The Coca-Cola Company
v. Nelitalida, S.L., Caso OMPI Nº D2005-1139;
Casino de Perelada, S.A, Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona,
S.A. v. Montera 33, S.L.Caso OMPI Nº D2002-0830;
Torelló Llopart, S.A. v. Alejandro Torelló Sibill, Caso
OMPI Nº D2005-1353).
Se cumple, pues, el primero de los extremos de “la Política”.
Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
De las alegaciones de la Demandante y de la prueba aportada se desprende que la Demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca LECTURAS o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <lecturas.com>. Por el contrario, la Demandante ha requerido a la Demandada para que renunciara al citado nombre de dominio.
Por otra parte, la actividad de la Demandada, el desarrollo de programas informáticos, no guarda ninguna relación directa con la denominación “lecturas” y tampoco existe ninguna vinculación entre la denominación “lecturas” y el nombre por el que es conocida la Demandada.
Sostiene la Demandada que eligió este nombre de dominio, que incluye un término
genérico, para un proyecto de explotación del fenómeno del libro electrónico
en Internet, si bien no puso en práctica este proyecto al haber fracasado estrepitosamente
otro proyecto similar iniciado con anterioridad por la empresa debido a la falta
de popularización de este tipo de productos. Pero lo cierto es que la Demandada
en más de nueve años no ha ofrecido los servicios que menciona y la página web
permanece al día de hoy vacía. Por otra parte, la entidad Demandada no ha aportado
ni un sólo principio de prueba que permita acreditar, lo cual sería muy fácil,
los intereses profesionales que justificarían el haber solicitado el nombre
de dominio. Tampoco ha probado la Demandada que la página web haya tenido contenido
en algún momento del período de tiempo comprendido entre la fecha del registro
y la de esta Resolución. En este punto, hay que tener presente que cuando las
alegaciones de mala fe de la Demandante no son insustanciales, el Panel debe
exigir una prueba persuasiva del interés legítimo y del uso y registro de buena
fe (The Coca-Cola Company v. Nelitalia, S.L., Caso
OMPI Nº D2005-1139; Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez,Caso
OMPI Nº D2000-0483).
Finalmente, no puede admitirse en este caso que exista derecho o interés legítimo
en razón de una supuesta extemporaneidad de la Demandante para iniciar el procedimiento.
No se puede negar que el retraso en el ejercicio de los Derechos tiene una clara
relevancia a la hora de decidir sobre la titularidad del nombre de dominio.
Aunque la Política nada establece en este sentido, la llamada “prescripción
por tolerancia” se recoge en el artículo 9º de la Primera Directiva Comunitaria
de Marcas (89/104 CE) y en el artículo 52 de la nueva Ley española de Marcas
(Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.,
Caso OMPI Nº DES2006-0005). Sin embargo,
para que el retraso en el ejercicio de los derechos pueda ser relevante debe
ir acompañada de un uso efectivo por parte del demandado. Y este es el extremo
que falta en el presente caso. La página web a la que se accede a través del
nombre de dominio no ha tenido ningún contenido a lo largo de estos nueve años.
Así pues, hay que concluir que la Demandada, según los datos que constan en el expediente, no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <lecturas.com>.
Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca LECTURAS de la Demandante es una marca notoria, e incluso renombrada, en el mercado español, es decir que es conocida con carácter general por el gran público. La Demandante ha aportado una abundante prueba que acredita la amplia difusión de la marca con una media de 250.000 ejemplares vendidos al año (Anexo VII). Asímismo, ha acreditado la Demandante la antigüedad del uso de la marca (Anexos XI, XII, XIII y XIV). Debe además señalarse que el Experto tiene conocimiento de la notoriedad e incluso renombre de la marca LECTURAS.
Por consiguiente, hay una base sólida para considerar que la Demandada, que tiene su domicilio en España, tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su notoriedad, e incluso renombre, al inscribir el nombre de dominio.
Por ello, es de aplicación a este caso la doctrina reiterada por los Panelistas
en diversos casos sometidos a ellos, según la cual en el caso de marcas notorias
o renombradas, el registro de un nombre de dominio confundible con dicha marca
se considera siempre hecho de mala fe pues se presupone que cuando el demandado
registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de
la marca (Banco español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Tave,
Caso OMPI Nº D2000-0018; The Coca-Cola
Company v. Nelitalia, S.L., Caso OMPI
Nº D2005-1139; Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez, Caso
OMPI Nº D2000-0483; y Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez
Rodríguez, Caso OMPI Nº D2001-1183.
Siendo esto así y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro del dominio no fue casual sino que con toda probabilidad se hizo de mala fe.
A esto hay que añadir que la página web a la que se accede a través del nombre de dominio ha permanecido vacía desde su registro hace nueve años. Es decir, la Demandada no ha utilizado nunca la página para ofrecer sus servicios, ni ha probado la realización de ningún preparativo serio para la oferta de servicios para la que, según la propia Demandada, registró el nombre de dominio. De hecho cabe afirmar que la Demandada lleva nueve años sin hacer uso del nombre de dominio para ofrecer ningún tipo de servicio. No parece razonable registrar nombres de dominio para no utilizarlos durante periodos de tiempo muy prolongados.
Parece, pues, claro que la actuación de la Demandada equivale a mantener el
nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de
la marca (Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez, Caso
OMPI Nº D2000-0483). Hay que recordar que el no uso del nombre de dominio
constituye una forma de uso en la medida en que se utiliza el nombre de dominio
para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca (Transportes
y Distribución, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos AlonsoCaso
OMPI Nº D2002-1088; y Dermofarm, S.A. v. Pedro José Casado Ferreira,
Caso OMPI Nº D2004-0833).
Alega la Demandada que la denominación “lecturas” es genérica por
lo que carece de carácter distintivo. No es cierto que la marca LECTURAS sea
genérica. Si fuera genérica no podría estar protegida como marca puesto que
la regulación del Derecho de Marcas en España siempre ha establecido la prohibición
absoluta de registro de las marcas genéricas (esta prohibición estaba en el
antiguo Estatuto sobre Propiedad Industrial, en la Ley de Marcas de 1988 y en
la vigente Ley de Marcas de 2001). Por ello, si la Oficina Española de Patentes
y Marcas concedió el registro de la marca LECTURAS fue porque consideró que
no era genérica para distinguir revistas y publicaciones. Además, el carácter
notorio, e incluso renombrado, de la marca LECTURAS refuerza el carácter distintivo
de la misma (Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez, Caso
OMPI Nº D2000-0483). Precisamente porque estamos ante una marca notoria
y renombrada es por lo que no son de aplicación ninguna de las resoluciones
que cita la Demandada en su contestación.
A todo esto hay que añadir un dato significativo, como es que la Demandada
es titular de otro nombre de dominio que coincide con una marca renombrada en
España. Se trata del nombre de dominio <revilla.com> que coincide con
la marca REVILLA ampliamente conocida en España. Alega la Demandada que solicitó
el nombre de dominio <revilla.com> sin intención alguna de dañar al titular
de la marca sino simplemente porque constituía el nombre de un pueblo de España.
Sin embargo, no deja de llamar la atención que entre los cientos de nombres
de pueblos españoles, la Demandada haya tenido que elegir precisamente aquel
que coincide con una marca renombrada en este país. Además, es también significativo
que los nombres de dominio <lecturas.com> y <revilla.com> fueran
registrados al mismo tiempo. Una actuación de este tipo denota la existencia
de mala fe en el registro, pues no se intuye que la Demandada tenga ninguna
relación con las empresas titulares de estas marcas (Transportes y Distribución,
S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso,Caso
OMPI Nº D2002-1088).
Finalmente, alega la Demandada que el tiempo transcurrido entre el conocimiento de registro y la presentación de la demanda pone de manifiesto que la Demandante ha consentido la coexistencia de su marca y actividad con el registro del nombre de dominio por parte de la Demandada. Como ya se ha señalado con anterioridad al analizar la falta de interés legítimo, el retraso por la Demandante en el ejercicio de sus derechos habría sido relevante si durante el tiempo transcurrido, la Demandada hubiera llevado a cabo algún tipo de uso del nombre de dominio relacionado con la oferta de sus servicios En ese caso el retraso jugaría en contra del titular de la marca puesto que el tiempo transcurrido ha sido mucho. Pero al no haber hecho la Demandada uso alguno del nombre de dominio la situación no puede resolverse sino a favor de la Demandante.
Todo ello pone de manifiesto que el registro y el uso del nombre de dominio
<lecturas.com> se ha realizado de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <lecturas.com> sea transferido a la Demandante.
Alberto Bercovitz
Experto Único
Fecha: 12 de octubre de 2006
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