VORTEX et TELEFUN contre Publidev et Romain Barissat
Litige n° D2006-0894
1. Les parties
Les requérants sont VORTEX et TELEFUN, sociétés ayant leur siège à Paris, France; représentés par le Cabinet Vittoz, France.
Les défendeurs sont Publidev, Oxford, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord et Romain Barissat, Sèvres, France.
2. Noms de domaine et unités d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine :
<askyblog.com> ;
<dskyblog.com> ;
<skyblogf.com> ;
<skyblogh.com> ;
<skyblogt.com>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine <skyblogf.com> est Walela Brook, Inc.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine <skyblogh.com> est eNom, Inc.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine <skyblogt.com> est @Com Technology LLC (ATCOM Technology LLC).
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine <akyblog.com> est PublicDomainRegistry.com.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine <dskyblog.com>
est Direct Information Pvt Ltd d/b/a WGB Registry, Inc.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par VORTEX et TELEFUNauprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 13 juillet 2006.
En date du 14 juillet 2006, le Centre a adressé une requête aux unités d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Direct Information Pvt Ltd d/b/a; PublicDomainRegistry.com; WGB Registry, Inc.; Walela Brook, Inc.; eNom, Inc.; @Com Technology LLC, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 8 août 2006.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 8 août 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur.
Les requérants ont indiqué au Centre que des négociations avec les défendeurs avaient été engagé et ont demandé la suspension de la procédure, qui leur a été accordée dans un premier temps jusqu’au 24 septembre 2006. Cette suspension a été renouvelée à deux reprises, soit jusqu’au 23 novembre 2006. Les négociations ayant achoppé, la procédure a été restaurée.
Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse après la dernière suspension était le 26 novembre 2006. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 novembre 2006, le Centre notifiait le défaut du défendeur.
En date du 6 décembre 2006, le Centre nommait dans le présent litige comme
expert-unique Daniel J. Gervais. La Commission administrative constate qu’elle
a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application.
La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation
et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément
au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Langue de la procédure
Les sociétés requérantes ont demandé que cette procédure administrative se
déroule en langue française malgré le fait que les contrats soient en langue
anglaise. Elles soulignent que les noms de domaines concernent une station de
radio basée en France et que le contact (selon la base Whois) de la société
Publidev est Romain Barissat dont l’adresse au registre ainsi que le numéro
de téléphone sont en France. Les Défendeurs ont correspondu avec le Centre en
français. En l’absence d’opposition, la Commission accepte de procéder
en français, comme le permet le paragraphe 11(a) des Règles d’application.
5. Les faits
Les deux sociétés requérantes sont des filiales du groupe français ORBUS. Vortex est éditrice du programme de radio SKYROCK, nom qui a fait l’objet de dépôt de demandes de marques en France et dans l’Union européenne. Elle gère aussi le nom de domaine <skyblog.fr>. Telefun gère les noms de domaine <skyblog.com> et <skyrock.com>.
Le mot « skyblog » est associé à un service de “weblog” ou “blog” sur Internet. Le service de blogs des sociétés requérantes est au deuxième rang mondial dans ce type de service.
Au moment du dépôt de la plainte, trois de cinq noms de domaine renvoyaient
à des sites de blogs, y compris ceux opérés par des concurrents des requérants
et deux renvoyaient contenant des liens de nature plus générale.
6. Argumentation des parties
A. Requérants
A l’appui de leur plainte, les Requérants soutiennent que les noms de domaine sont identiques voire similaires au point de créer un risque de confusion car ils reproduisent entièrement la marque SKYBLOG en relation avec des blogs. Même si la marque SKYBLOG n’est qu’en cours d’enregistrement, les Principes directeurs permettent de demander le transfert d’un nom de domaine en se fondant sur une marque non enregistrée. La marque SKYBLOG en relation avec un service de blog est très bien connue dans les milieux pertinents en France et citée fréquemment dans la presse spécialisée.
Les défendeurs n’ont aucun intérêt légitime à faire valoir sur la racine « sky » en relation avec un service de blog, ni le mot « skyblog ». Les noms de domaine sont similaires à la marque SKYBLOG à laquelle a été ajoutée une lettre (soit a, d, f, h et t pour chacun des cinq noms de domaines visés).
Les défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi. En plus des liens à des sites concurrents, ce qui démontre une connaissance des sites des requérants, les noms de domaine sont à vendre.
Les requérants demandent que les enregistrements de noms de domaine soient radiés.
B. Défendeurs
Les Défendeurs n’ont pas répondu sur le fond à la plainte des requérants
et leur défaut a été dûment constaté et notifié. Les Défendeurs ont toutefois
indiqué dans une communication avec les requérants et le Centre qu’ils
étaient disposés à transférer ou radier les noms de domaine et ont reconnu que
ces noms de domaine leur reviennent “de droit”. Les négociations
concernant ce transfert ou cette radiation ont échoué non pas en raison d’une
mauvaise foi quelconque des Défendeurs mais parce que les Requérants ont insisté
pour qu’un autre nom de domaine appartenant aux défendeurs et qui ne fait
pas l’objet de cette procédure (et qui ne contient pas la marque “skyblog”)
leur soit transféré .
7. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles prévoit que “[l]a Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :
(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
(c) Son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
C’est au Requérant de faire la preuve des trois éléments énoncés ci-dessus (paragraphe 4 in fine). Toutefois, le paragraphe 14(b) précise que, en l’absence de circonstances exceptionnelles, si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des présentes règles ou à une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropriées.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Cette première partie de l’analyse se scinde en deux branches. En premier lieu, les Requérants ont-ils fait la preuve qu’ils détiennent des droits dans une marque? En second lieu, les noms de domaine en litige sont-ils similaires au point de prêter à confusion avec une marque dont les Requérants sont titulaires?
Les Requérants ont déposé en preuve des demandes d’enregistrement qui
remontent à 2002. Si ces demandes sont accordées, elles pourront rétroagir à
la date de dépôt de la demande. Voir Hôtels Unis de France c. Christopher
Dent / Exclusivehotel.com Litige OMPI
No. D2005-1194. Cependant, les demandes n’ont pas encore été accordées
(ce qui peut être le signe d’une procédure d’opposition en cours,
mais cela n’est pas du ressort de la présente procédure).
Les requérants ne peuvent pas non plus invoquer une protection naissant simplement de l’usage de leur marque comme c’est le cas en France et dans les pays de common law. On pourrait prétendre que puisqu’il s’agit d’un service disponible sur Internet, donc dans le monde entier, on peut appliquer les règles de common law qui s’appliquent dans certains des pays ou le service est disponible. Cela requerrait au minimum une preuve crédible d’opérations dans un territoire pertinent (juridiction de common law), preuve qui n’a pas été fournie en l’espèce.
Plusieurs commissions administratives appelées à appliquer les Principes directeurs
ont reconnu la protection découlant du droit relatif à la concurrence déloyale
dans des noms de personne par exemple. Voir Isabelle Adjani c. Second Orbit
Communications, Inc., Litige OMPI No. D2000-0867;
Billy Connolly c. Anthony Stewart, Litige OMPI
No. D2000-1549; Alain Delon Diffusion S.A. c. Unimetal Sanayi ve Tic
A.S., Litige OMPI No. D2000-0989;
Julia Fiona Roberts c. Russell Boyd, Litige OMPI
No. D2000-0210; Jeanette Winterson c. Mark Hogarth, Litige OMPI
No. D2000-0235; Dr. Michael Crichton c. In Stealth Mode, Litige OMPI
No. D2002-0874; Daniel C. Marino, Jr. c. Video Images Productions, et
al. Litige OMPI No. D2000-0598; Israel
Harold Asper c. Communication X Inc, Litige OMPI
No. D2001-0540; Ahmanson Land Company c. Save Open Space and Electronic
Imaging Systems, Litige OMPI No. D2000-0858;
Rosa Montero Gallo c. Galileo AsesoresS. L., Litige OMPI
No. D2000-1649; et Ahmanson Land Company c. Vince Curtis, Litige
OMPI No. D2000-0859. Dans Rosa Montero
Gallo c. Galileo Asesores S.L., précitée, l’expert Antonio Millé a
bien expliqué la nature de cette protection dans les pays de tradition civiliste,
mais son analyse portait surtout sur les noms de personnalités connues (ce qui
n’est pas applicable en l’espèce). Selon lui il faut interpréter
les Principes directeurs de façon large et libérale dans le cas de disfonctionnements
résultant de la volonté de personnes qui enregistrent des noms de domaine pour
créer de la confusion dans l’esprit des utilisateurs d’Internet.
Par ailleurs, il est bien établi que la présence du délit de commercialisation trompeuse (plus communément appelé “passing off”) est suffisante pour faire naître un droit de la nature d’une “marque non enregistrée” et que ce droit est suffisant pour invoquer l’application des Principes directeurs, il pourrait sembler logique de traiter la protection d’une “marque” en droit de la concurrence déloyale et parasitaire (art. 1382 du Code civil français) de la même façon.1 Il peut être utile de lire une décision de la Cour suprême du Canada, qui analyse en profondeur les liens entre le passing off de common law et le droit de la concurrence déloyale (voir Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., décisiondu 29.10.19922).
Cependant, la Commission n’est pas disposée à étendre le concept de “marque” employé dans les Principes directeurs de cette façon, soit en créant une équipollence entre, d’une part, les principes de common law et, d’autre part, toute violation potentielle des règles de concurrence déloyale en droit civil. Les principes de passing off sont bien intégrés au droit de marques en common law (donc pour les marques même non enregistrées), mais il n’en va pas de même du droit de la concurrence déloyale dans les pays de tradition civiliste.
Cela dit, certaines “marques non enregistrées” sont protégées en droit français et européen, car les principes découlant de l’art. 6bis de la Convention de Paris y sont applicables. Cet article prévoit notamment ce qui suit :
(1) Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle–ci.
L’application de l’art. 6bis sans nécessité d’un enregistrement a été reconnue en droit français et européen. L’article L711-4 a) du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que
“Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.”
On pourrait citer également l’art L713-5 :
“L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.”
S’agissant du droit européen, l’art. 4(2)d) de la Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques3 précise que l’expression “marque antérieure” comprend notamment “les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque, sont ‘notoirement connues’ dans l’État membre au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris”. L’article 8(2)c) du Règlement (CE) No 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire emploie la même définition aux fins du mécanisme d’opposition à l’enregistrement. L’article 8(5) de ce même Règlement reconnaît la protection des marques qui “jouissent d’une renommée dans la Communauté”.
On notera également les articles 2 et 3 de la Recommandation commune concernant
des dispositions relatives à la protection des marques notoires adoptée par
l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété
industrielle et l’Assemblée générale de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à la trente-quatrième série de réunions
des assemblées des États membres de l’OMPI (20 au 29 septembre 1999).
L’article 2(1) b) énonce des facteurs à prendre en compte pour déterminer
la notoriété d’une marque et l’art. 2(2) a) précise la notion de
“secteurs concernés du public”. Ces principes ont été utilisés notamment
par la Cour européenne de justice dans une affaire General Motors Corp v.
Yplon SA.4
Enfin l’art. 3. demande aux États membres de protéger “les marques notoires contre les marques, signes distinctifs d’entreprise ou noms de domaine qui sont en conflit avec elles, au moins à compter du moment où elles sont devenues notoires dans l’État membre considéré”.
On peut aussi mentionner dans ce contexte la résolution adoptée par le Comité Exécutif de l’AIPPI tenu à Barcelone en 19905 concernant la “Protection des marques notoires non enregistrées (Art. 6bis de la Convention de Paris) et la protection des marques de haute renommée”. Le paragraphe A de cette résolution propose de définir comme marque notoire toute “marque connue d’une large fraction des milieux concernés par la production ou le commerce ou l’utilisation des produits en cause et qui est clairement perçue comme indiquant une origine particulière de ces produits… dans le territoire où la protection est recherchée”. La Résolution distingue les marques notoires, qui sont celles connues d’une large fraction du public concerné, des marques “de haute renommée” (“marks having a high reputation”, en anglais, “berühmte Marke” en allemand), qui sont celles qui sont connues d’une large fraction du public en général. Les paragraphes 6 et 7, qui s’appliquent aux marques “de haute renommée” ajoutent que la “protection d’une marque de haute renommée ne doit pas dépendre de son enregistrement dans le territoire concerné” et qu’une “telle protection élargie accordée à une marque de haute renommée doit être considérée comme exceptionnelle et doit être limitée à la protection contre l’usurpation par usage ou enregistrement”. Enfin, la Résolution précise que les tribunaux doivent tenir compte de la mauvaise foi du défendeur, ce qui accroît le degré de parallélisme entre la protection des marques notoires et les Principes directeurs.
La Commission conclut donc que pour les fins d’application des Principes
directeurs à une “marque non enregistrée” ne bénéficiant pas de
la protection de common law, il faut démontrer la notoriété de la marque
au sens l’article 6bis. Cette conclusion semble correspondre à
celle de commissions administratives antérieures. Voir par exemple les affaires
ISL Marketing AG, and the Union des Associations Européennes de Football
c. The European Unique Resources Organisation 2000 B.V., Litige OMPI
No. D2000-0230, et SOPAL society c. PACKALPHA Litige OMPI
No. D2004-0568, dans laquelle l’expert Martine Dehaut a analysé le
droit applicable comme suit :
“En l’absence de dépôt ou d’enregistrement de marque portant sur le signe SOPAL, le Requérant a également invoqué, à l’appui de sa plainte, un droit sur la marque SOPAL non enregistrée, en se référant dans sa plainte à l’expression ‘common law brand’.
“L’acquisition du droit sur la marque par l’usage, auquel se réfère le Requérant par la mention de ‘common law brand’, est limitée à certaines juridictions de droit anglo-saxon. A cet égard, la Commission note que le Requérant n’a pas précisé le ou les territoires dans lesquels il aurait acquis un droit de ‘common law’ sur la marque SOPAL.
“Par ailleurs, s’il est vrai que certaines décisions, invoquées par le Requérant, reconnaissent la légitimité de plaintes fondées sur un nom patronymique célèbre, c’est uniquement après avoir constaté que lesdits noms patronymiques donnaient également naissance à un droit de marque de common law.
“En France, si l’on excepte le cas particulier des marques dites ‘notoires’, protégées au titre de l’Article 6bis de la Convention d’Union de Paris, le droit de marque s’acquière exclusivement par l’enregistrement.”
L’expert avait ensuite noté que l’affaire aurait dû être soumise à un tribunal français. Il en va de même en l’espèce.
En effet, la Commission doit disposer d’éléments lui permettant d’identifier la marque des Requérants comme marque notoirement connue. L’article 6bis note que cette reconnaissance doit provenir de “l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage”. Aucune démonstration de cette nature n’a été faite. Au contraire, la Commission note un délai de quatre ans depuis le dépôt des demandes d’enregistrement. La propriété de la marque si elle existe (Requérants ou ORBUS) n’est pas établie non plus dans la preuve déposée par les Requérants.
En tenant compte de cet aveu et de la preuve déposée, la Commission conclut que la notoriété de la marque non enregistrée n’a pas été démontrée. La Commission ne peut donc pas conclure en faveur des Requérants sur ce premier élément.
Il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse, mais la Commission tient néanmoins à souligner qu’elle n’aurait eu aucune hésitation à conclure que les Requérant sont démontré l’absence d’intérêt légitime du Défendeur aux noms de domaine et que les Défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b) des Principe directeurs.
La présente décision ne porte aucunement atteinte aux droits des Requérants
d’intenter une procédure judiciaire concernant les noms de domaine litigieux.
7. Décision
Pour les raisons énoncées ci-dessus, la Commission administrative décide que les Requérants n’ont pas démontré qu’ils sont titulaires de la marque SKYBLOG.
En conséquence, conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission rejette la plainte.
Daniel J. Gervais
Expert Unique
Le 20 décembre 2006
1 Il en irait vraisemblablement
autrement si les défendeurs avaient pu démontrer une utilisation antérieure
(voir Les Éditions en Direct contre Monsieur Mickael Query, Litige OMPI
n° D2002–0464).
