La Demandante es Troc Iberia, S.A. Barcelona, España, representada por AGM Abogados, España.
El Demandado es David Milian, Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <trocmil.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es eNom.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de marzo de 2006. El 7 de marzo de 2006 el Centro envió a eNom vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 8 de marzo de 2006 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta proporcionando los datos del titular del nombre de dominio, e igualmente los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, por cuanto quien en un principio se consignaba como Demandado no era la persona que constaba como titular del dominio, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 27 de marzo de 2006, con los datos correctos del Demandado. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de marzo de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de abril de 2006. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 25 de abril de 2006. No obstante, debe destacarse que, antes de ser emplazado para contestar la demanda, el 24 de marzo de 2006 el Demandado remitió un correo electrónico al Centro señalando que la reclamación se consideraba injustificada, por una serie de razones.
El Centro nombró a Luis Larramendi como miembro único
del Grupo Administrativo de Expertos el día 8 de mayo de 2006, recibiendo la
Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad
con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento
se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
- El nombre de dominio <trocmil.com> fue registrado el 22 de abril de 2005.
- El sitio web “www.trocmil.com” hace referencia, según la propia explicación contenida en la propia página, a “la primer tienda [sic] en Barcelona de depósito-compra-venta de artículos usados”.
- La marca internacional 649046 TROC INTERNATIONAL (mixta) invocada por la Demandante data de 1995, es titularidad de TROC DE L’ÎLE y extiende sus efectos a Suiza en relación con productos y servicios de las clases 9, 11, 20, 21, 39 y 42. TROC DE L’ÎLE es también titular de la marca internacional 726038 TROC INTERNATIONAL (mixta), según se acredita en los anexos al escrito de demanda, y esta marca internacional, que data de 1999, extiende sus efectos a varios países, entre ellos España, en relación con servicios de las clases 35, 38, 39, 41 y 42.
- “TROC” tanto en lengua catalana como en lengua francesa significa
“trueque” o “cambio”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
- La Demandante, Troc Iberica, S.A., invoca ser filial en España y Master franquicia de la sociedad francesa Troc de l’Île, a cuyos efectos aporta copia del contrato suscrito entra ambas compañías.
- El nombre de dominio resulta confundible con las marcas internacionales antes mencionadas TROC INTERNATIONAL (mixta), propiedad de Troc de l’Île.
- La Demandante viene también utilizando desde su constitución en 1998 el distintivo Troc International, y la propia denominación TROC IBERIA, S.A.
- El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, carece de cualquier registro de marca y no había operado bajo dicha denominación antes de registrar el dominio.
- El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe por el Demandado, pues se dedica a la misma actividad que la Demandante y su única finalidad es beneficiarse del prestigio, imagen y buen nombre de ésta.
Como consecuencia de todo ello, se solicita que el nombre de dominio objeto de controversia sea transferido al demandante o, en su defecto, sea cancelado.
B. Demandado
Según se ha señalado, el Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante mediante la presentación de un escrito de contestación a la Demanda presentado de conformidad con lo establecido en el Reglamento, razón por la cual el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la demanda.
Según se ha apuntado, antes de haberle emplazado para
contestar a la demanda el Centro recibió del Demandado un correo electrónico
con fecha 24 de marzo de 2006, rebatiendo someramente las pretensiones del demandante.
6. Debate y conclusiones
6.1 Cuestión preliminar: sobre la admisibilidad del correo electrónico recibido del Demandado.
Es de señalar que el correo electrónico enviado al Centro por el Demandado es de fecha 24 de marzo de 2006, anterior por tanto a la comunicación por la que el Centro trasladó formalmente la demanda al Demandado, emplazándole para dar formalmente contestación a la misma dentro del plazo que expiraba el 20 de abril de 2006. Pese a ello, según se ha señalado el Demandado no presentó el escrito de contestación a la demanda, en el que podría haber expuesto sus alegaciones en tiempo y forma.
En estas circunstancias, el Experto considera que no puede tener en cuenta el contenido del mencionado correo electrónico de 24 de marzo de 2006, pues dicha comunicación carece por completo de las formalidades y garantías que para el escrito de contestación a la demanda se establecen en el Reglamento.
Rule 5(b)(viii) requires that the Response conclude with the following statement, followed by the signature of the Respondent or its authorized representative: “Respondent certifies that the information contained in this Response is to the best of Respondent’s knowledge complete and accurate, that this Response is not being presented for any improper purpose, such as to harass, and that the assertions in this Response are warranted under these Rules and under applicable law, as it now exists or as it may be extended by a good-faith and reasonable argument.” The Respondent’s document lacked both the required certification and any signature by Respondent or his counsel. These deficiencies, which cannot be waived by the Panel, Talk City, Inc. v. Robertson, WIPO Case No. D2000-0009 (February 29, 2000) (stating that lack of certification renders an answer insufficient), preclude the Panel’s acceptance of any factual assertions set forth in the Response.
Como se ha señalado, en el presente caso, con posterioridad a que el Demandado enviara su correo electrónico al Centro, éste le emplazo para que contestara a la demanda, dándole traslado formalmente de la misma, por lo que sin ninguna duda el Demandado tuvo la oportunidad de exponer sus alegaciones de forma absolutamente justa y equitativa de acuerdo con el procedimiento reglamentario, sin que pueda plantearse duda alguna sobre una posible indefensión.
En cualquier caso, es de reseñar que las alegaciones que se contenían en el correo electrónico del Demandado no hubieran influido en el sentido de la presente Decisión.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el apartado 4.a de la Política Uniforme.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para la aplicación de la Política Uniforme, se exige que el nombre de dominio resulte idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca “sobre la que el Demandante tiene derechos”. Por lo tanto, en el presente caso habrá de determinarse en primer lugar si la Demandante, Troc Iberia, S.A., está legitimada para invocar las marcas mencionadas, titularidad de Troc de l’Île.
La Demandante ha invocado la existencia de un contrato de Master-Franquicia exclusivo para España otorgado en su favor por Troc de l’Île, titular de las marcas, aportando copia de dicho contrato, en virtud del cual se otorga una licencia para el uso en España de los distintivos.
Si bien en diversos casos OMPI, entre ellos en las Decisiones dictadas en Société
Centrale de Crédit Maritime Mutuel contre Simon Mangold, Caso
OMPI No. D2004-0796 ó Telcel, C.A. v. jerm and Jhonattan Ramírez,Caso OMPI No. D2002-0309, se ha reconocido
expresamente que el contrato de licencia sí constituye una base idónea para
acreditar la existencia de derechos sobre la marca, , será necesario atender
en concreto a lo que al respecto se establezca en el correspondiente documento
de licencia, como se recordó igualmente en la Decisión Pernod Ricard v. Pernod
Records, del Caso OMPI No. D2001-1475:
The Panel does not intend to suggest that a trademark licensee may not have the right to initiate a claim under the Policy. It need not address the issue in the abstract. In this proceeding, Complainant has failed to establish rights in the subject trademark because its contract with the licensor expressly denies it the relevant rights. Having failed to meet its burden of proof on the first element of Paragraph 4(a) of the Policy, the Panel sees no reason to proceed any further with additional facts or arguments presented in this matter and therefore rejects Complainant’s request to transfer the disputed domain name to it, or to cancel the disputed domain name.
En el presente caso, es cierto, según alega la Demandante, que la cláusula IV, apartados 1, 2 y 3 del contrato de Master-Franquicia le legitiman para hacer uso de la marca. Sin embargo, en el apartado 4 de la misma cláusula, expresamente se establece que “Le Franchiseur décidera de l’opportunité d’engager des poursuites contre les tiers, à ses frais”. Desde este punto de vista, parece claro que el contrato invocado por la Demandante no le legitima para incoar el presente procedimiento, que en todo caso podría haber sido iniciado por Troc de l’Île.
Por lo demás, en cualquier caso la Demandante no podría invocar con base en este contrato de licencia para España la marca internacional 649046, pues ésta no extiende sus efectos a España.
Por lo que respecta a los posibles derechos no registrados de la Demandante como usuaria del distintivo TROC INTERNATIONAL y de su propia razón social Troc Iberia, S.A., la Demandante no ha acreditado en absoluto que dicho uso haya sido realizado con el grado de notoriedad y difusión suficiente como para considerarlo relevante a efectos de poder constituir un derecho de marca.
Por último, y en cuanto a la comparación de las denominaciones en pugna, este Experto considera que no puede mantenerse que las denominaciones “TROC INTERNATIONAL” y “TROCMIL” resulten confundibles, máxime teniendo en cuenta que en lengua catalana el vocablo TROC significa “trueque” o “cambio”, por lo que se trata de un elemento descriptivo en relación con la actividad desarrollada por el Demandado.
En consecuencia, no concurre la primera de las circunstancias necesarias para que la Demanda pudiera ser estimada.
B. Derechos o intereses legítimos
En consecuencia, puesto que no concurre la primera de las tres circunstancias necesarias y pese a que este Panel considera que el demandante no ha logrado aportar ningún tipo de indicio del que pudiera presumirse que la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio no es necesario concluir sobre esta cuestión.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
En consecuencia, puesto que no concurre la primera
de las tres circunstancias necesarias y pese a que este Panel considera que
no ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en la actuación del demandado
no es necesario concluir sobre esta cuestión tampoco.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Luis Larramendi
Experto Único
Fecha: 22 de mayo de 2006
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