Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fútbol Club Barcelona v. GRN Serveis Telemàtics, S.L.

Caso No. D2006-0183

1. Las Partes

La Demandante es Fútbol Club Barcelona representada por Cristina Belloque Acasuso, España, Barcelona, España.

La Demandada es GRN Serveis Telemàtics, S.L., Girona, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org>

El registrador de los citados nombres de dominio es Nominalia Internet S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de febrero de 2006. El 13 de febrero de 2006 el Centro envió a Nominalia Internet S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 16 de febrero de 2006 Nominalia Internet S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de febrero de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de marzo de 2006. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de marzo de 2006. Ese mismo día, tras recibir la notificación del Centro, el Demandado envía un correo electrónico al Centro en el que expone que ha desestimado personarse en el procedimiento y que por esa razón el correo electrónico se envía fuera de plazo, porque no desea retener los nombres de dominio conflictivos; dicho lo cual, procede, no obstante, a exponer su versión de los hechos.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 31 de marzo de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:

La entidad Fútbol Club Barcelona es titular de las siguientes marcas

- Marca comunitaria núm. 2803039, figurativa, compuesta por el signo FCBARCELONA, para productos y servicios de las clases 3, 6, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional.

- Marca española M 2537048, denominativa, compuesta por el signo FCBARCELONA.COM, registrada en las clases 35 y 38 del Nomenclátor Internacional.

- Marca española M2537052, denominativa con gráfico, compuesta por el signo FCBARCELONA GENT DEL BARÇA GENTE BARÇA PEOPLE, para las clases 16, 25, 28 y 36 del Nomenclátor Internacional.

- Marca española M2598522, denominativa con gráfico, compuesta por el signo FCBARCELONA ON TOUR , para las clases 25,28 y 41 del Nomenclátor Internacional.

- Marca española M2617738, denominativa con gráfico, compuesta por el signo EL GRAN REPTE DEL FCBARCELONA SIGUEM SOCIS, para las clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional.

El 23 de febrero de 2006 (día de la notificación de la demanda) el Centro accedió a las direcciones <www.fcbarcelona.net> y <www.fcbarcelona.org>. En ambos casos, el resultado obtenidofue la aparición en la pantalla del ordenador de la indicación en catalán “Pàgina en proves, disculpeu les molesties”, que en español quiere decir “Página en pruebas, disculpen las molestias” De la misma manera, al acceder el 10 de abril de 2006 a las direcciones mencionadas, el Experto Unico encontró el mismo resultado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- La denominación “Fútbol Club Barcelona” y cualesquiera de las abreviaciones de tal denominación, ya sea “FCB” o “FC BARCELONA” identifican de forma notoria a la asociación Demandante y además están registradas como marca. Los dominios registrados por la demandada son idénticos a los dominios de la Demandante <www.fcbarcelona.es> y <www.fcbarcelona.com>, y también a diversas marcas denominativas y mixtas registradas a nombre de la Demandante en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- Ni la sociedad demandada y ni los miembros de su Consejo de Administración gozan de derecho o interés legítimo alguno para ostentar la titularidad de los nombres de dominio controvertidos. A este respecto, afirma la Demandante que antes de que la sociedad demandada recibiera un requerimiento que le fue enviado en fecha 11 de enero de 2005, la página <www.fcbarcelona.net> disponía como contenido única y exclusivamente el siguiente: “Aquest domini està en venda. Si hi esteu interessats contacteu amb [email protected]“; esto es, “Este dominio está en venta. Si estan interesados contacten con [email protected]“. Inmediatamente después de recibir el requerimiento - y siempre según la Demandante- dicho mensaje fue borrado y, actualmente, la dirección <www.fcbarcelona.net> carece de contenido alguno.Por su parte, en la página <www.fcbarcelona.org> tanto antes como después del requerimiento, el mensaje que aparecía y aparece es el de “Pàgina en proves, disculpeu les molèsties”, esto es, “Página en pruebas, disculpen las molestias”. Asimismo, alega la Demandante que el Demandado no presenta relación alguna con la Demandante, que no hace uso comercial alguno de los nombres de dominio ilícitamente registrados, y que la única razón por la que el Demandado registró los nombres de dominio fue la de lucrarse ofreciendo tales dominios a la venta, tal y como hacía con carácter previo a recibir el requerimiento del Fútbol Club Barcelona.

- De igual modo, considera la Demandante que existe mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio, y así lo demostraría la oferta directa de venta del dominio <fcbarcelona.net>; y el hecho de que el registro de los nombres de dominio se haya producido con el ánimo de obtener un enriquecimiento injusto. Asimismo, considera la Demandante que aunque el fin del registro no era directamente perturbar la actividad comercial del Fútbol Club Barcelona, tal posibilidad no era excluida por el Demandado, pues asumía la producción de tal perturbación en caso de que un tercero comprase tales dominios con el fin de explotarlos ilegítimamente.

- Por todo ello, la Demandante solicita que se dicte una resolución por la que los nombres de dominio <fcbarcelona.org> y <fcbarcelona. net> le sean transferidos.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Cuestión previa de procedimiento

No admisión de alegaciones extemporáneas

Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, tras la notificación por parte del Centro al Demandado de su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda, el 21 de marzo de 2006, el Demandado remite al Centro un correo electrónico en el que expone que ha desestimado personarse en el procedimiento y que por esa razón el correo electrónico se envía fuera de plazo, porque no desea retener los nombres de dominio conflictivos; dicho lo cual, procede, no obstante, a exponer su versión de los hechos.

Debe recordarse en este sentido que son numerosísimas las resoluciones de grupos de expertos en las que se afirma que la contestación a la demanda realizada por el Demandado fuera de plazo no debe ser admitida más que en supuestos muy excepcionales en los que exista una causa que justifique la demora (y siempre que dicha causa sea debidamente acreditada por el Demandado).Así se manifiestan, entre otras muchas, las resoluciones de los casos OMPI Caso No. D2003-0033, 1099 Pro, Inc. v. Convey Compliance Systems, Inc., OMPICasoNo. D2003-0780, DK Bellevue, Inc. d/b/a Digital Kitchen v. Sam Landers, OMPI Caso No. D2003-0942, HQ UK Limited v Head Quarters, OMPI Caso No. D2004-0614, Museum of Science v. Jason Dare.

Este Experto considera que en el presente caso no existe ninguna causa que justifique una respuesta tardía por parte del Demandado. De hecho, el propio Demandado afirma que no ha querido contestar en plazo por su falta de interés en retener los dominios en conflicto (pese a lo cual da su versión de los hechos). Pues bien, a la vista de que dicha versión de los hechos se ofrece fuera de plazo, y de que no va acompañada de ningún tipo de prueba, este Experto no considera admisible las alegaciones del Demandado realizadas en el correo electrónico remitido al Centro con posterioridad a habérsele notificado la falta de personación y la ausencia de contestación. Por esta razón, no son tenidas en cuenta a la hora de dictar la presente decisión.

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4 de la Política, el Demandante debe probar: i) que los nombres de dominio en litigio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado los nombres de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primer requisito que establece el párrafo 4 a) i) de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que cada nombre de dominio litigioso sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre cada nombre de dominio en litigio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Pues bien, ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral, entre otras marcas, de una marca comunitaria que protege la denominación “FCBARCELONA”. Este Experto considera que existe identidad entre los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org> y la marca comunitaria de la Demandante constituida por la denominación “FCBARCELONA”. La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas [OMPI Caso No. D2000-1199, United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans)].

Con todos estos presupuestos, es clara la identidad entre la marca comunitaria de la Demandante y los nombres de dominio controvertidos.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Política para que prospere la demanda, sin que sea necesario proceder a analizar la identidad o similitud entre los nombres de dominio conflictivos y las demás marcas alegadas por la Demandante. Y tampoco procede comparar los nombres de dominio conflictivos con los nombres de dominio de la Demandante. Nada interesa a efectos de aplicación de la Política que la Demandante sea titular de los dominios <fcbarcelona. es> y <fcbarcelona. com>, ni que esos nombres de dominio sean idénticos o similares a los nombres de dominio objeto de disputa, porque la Política exige similitud o identidad de los dominios disputados con una marca del Demandante, no con otros nombres de dominio que el Demandante pueda tener.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre los nombres de dominio), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. (Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI Caso No. D2000-0120Eauto LLC v. Available-Domain-Names.com, OMPI Caso No. D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o OMPI Caso No. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, por citar sólo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4 c) de la Política.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos OMPI Caso No. D2000-0079, Motorola, Inc. Vs. NewGate Internet, Inc, OMPI Caso No. D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas).

La Demandante afirma en su demanda que ni la sociedad demandada, ni los miembros de su Consejo de administración, gozan de derecho o interés legítimo alguno para ostentar la titularidad de los nombres de dominio controvertidos, porque bajo los referidos nombres de dominio no se ofrece contenido alguno; porque el Demandado no presenta ni ha presentado relación alguna ni con el Fútbol Club Barcelona, sus marcas o productos, ni con el fútbol o con cualquier servicio relacionado; y porque el Demandado no hace ningún uso comercial de los nombres de dominio, habiéndolos registrado para lucrarse con su venta.

Este Experto único entiende que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del párrafo 4 c) de la Política, demuestran por sí solas la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado.

Además, el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org>. Porque si el Demandado tuviere algún derecho o interés legítimo sobre dichos nombres de dominio debería haber contestado en tiempo y forma a la hora de defenderlos en este procedimiento (Vid. en este mismo sentido, las resoluciones de los casos OMPI No. D2000-0045, Hipercor, S.A., v. Miguel A. González, OMPI Caso No. D2000-1502, Banco Urquijo, S.A., v. Fernando Labadía Pardo, y OMPI Caso No. D2001-1027, Harrods Limited v. Harrod’s Closet).

A la vista de todo lo expuesto, este Experto único considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el párrafo 4 a) de la Política de la ICANN.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resolución favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que los nombres de dominio hayan sido registrados y usados de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y además al uso del nombre de dominio

La mala fe a la hora de registrar y de usar un nombre de dominio en conflicto ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razón por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la decisión del caso OMPI Caso No. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Dae Yoon, o la decisión del caso OMPI Caso No. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero).

Registro de mala fe

La Demandante alega que un indicio de la mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio conflictivos se encuentra en el hecho de que el Demandado ofreciese la venta del dominio <fcbarcelona.net> antes de recibir el requerimiento enviado por la Demandante el 11 de enero de 2005. Según la Demandante antes de esa fecha bajo el dominio <fcbarcelona.net> se ofrecía el siguiente contenido: “Aquest domini està en venda. Si hi esteu interessats contacteu amb [email protected]“; esto es, “Este dominio está en venta. Si están interesados contacten con [email protected]“. Inmediatamente después de recibir el requerimiento, afirma la Demandante que dicho mensaje fue borrado.

Sucede, no obstante, que la Demandante no aporta ningún tipo de prueba de sus afirmaciones, razón por la cual este Experto no puede tenerlas en cuenta. No consta, por tanto, que el Demandado haya realizado una oferta de venta del nombre de dominio <fcbarcelona.net>.

La Demandante también invoca como indicio de la mala fe del Demandado la circunstancia de que el registro de los nombres de dominio se ha producido con el ánimo de obtener un enriquecimiento injustificado, toda vez que el Demandado no presenta ningún tipo de relación ni con el Demandante ni con el mundo del fútbol o del deporte. Por ello, entiende la Demandante que la intención del Demandado no era otra que impedir el registro de los nombres de dominio por la Demandante, obligándola a tener que comprarlos para hacer un uso de los mismos. Además, considera la Demandante que el Demandado no excluía la posibilidad de perturbar la actividad comercial de la Demandante, pues el Demandado no excluía la venta de los nombres de dominio a un tercero que los explotase ilícitamente.

Ante estas alegaciones de la Demandante hay que admitir que a la vista de la notoriedad del Fútbol Club Barcelona en España (y en el resto del mundo), parece lógico suponer que el registrante de los nombres de dominio conocía la existencia de la Demandante. Téngase en cuenta que la sociedad demandada está domiciliada en la misma Comunidad Autónoma española que la entidad Demandante, lo cual, unido a la notoriedad de la Demandante, permite concluir que el Demandado era claramente consciente de la existencia de la Demandante al registrar los nombres de dominio. Por esa razón, todo indica que el registrante de los nombres de dominio en conflicto era conocedor de que éstos podían chocar con marcas de la Demandante, con su denominación o con signos que fuesen una abreviatura de la denominación de la Demandante. Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el término “FCBARCELONA” por parte del Demandado, permite concluir el registro de los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org> se produjo de mala fe, pues el registrante no podía ignorar que con ello estaría, como mínimo, obstaculizando la posición de un tercero.

Uso de mala fe

Este Experto ha comprobado personalmente, en fecha 10 de abril de 2006, que bajo los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org> no se ofrece contenido alguno, salvo la indicación “Pàgina en proves, disculpeu les molèsties”, esto es, “Página en pruebas, disculpen las molestias”.

Resulta en definitiva, que los nombres de dominio no están siendo objeto de un uso efectivo. No obstante, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilización de los mismos de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisión del caso OMPI Caso No. D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. (Vid. por ejemplo, los casos OMPI Caso No. D2000-0042, Compaq Computer Corporation v. Boris Beric; OMPI Caso No. D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; OMPI Caso No. D2000-0468, Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; OMPI Caso No. D2003-0996, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A). Como se afirma en la decisión del caso OMPI Caso No. D2000-0239, J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, hay que reconocer que no tiene sentido, y es ilógico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa sería una vía utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idéntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar después vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Sería suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algún tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

De este modo, cabe concluir que el Demandado ha usado los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org> de mala fe, pues no hay evidencias de que haya usado los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso.

A estas consideraciones hay que añadir que, generalmente, quien registra un nombre de dominio de mala fe lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, los derechos de un tercero (En este mismo sentido, entre otras, la decisión del Grupo administrativo de expertos en el caso OMPI Caso No. D2000-1017, Comunidad Autónoma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz).

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el párrafo 4 de la Política para que prospere la demanda.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único ordena que los nombres de dominio <fcbarcelona.net> y <fcbarcelona.org> sean transferidos al Demandante

Ángel García Vidal
Experto Único

Fecha: 11 de abril de 2006