deusto.com

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Planeta de Agostini, Profesional y Formación, S.L. v. Eduardo Perez Orue

Caso No. D2006-0036

1. Las Partes

La Demandante es Planeta de Agostini, Profesional y Formación, S.L, con domicilio en Barcelona, España, representada por Herrero & Asociados, Madrid, España.

El Demandado es Eduardo Perez Orue, con domicilio en Bilbao, España, representado por Andoni García Imaz, San Sebastian, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <deusto.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Direct Information Pvt Ltd d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de enero de 2006. El 11 de enero de 2006, el Centro envió a Direct Information Pvt Ltd d/b/a PublicDomainRegistry.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 13 de enero de 2006, Direct Information Pvt Ltd d/b/a PublicDomainRegistry.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 25 de enero de 2006. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de febrero de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de febrero de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de febrero de 2006.

El 6 de marzo de 2006, tras la recepción por parte del Centro del escrito de contestación a la demanda, el Demandante remite al Centro un correo electrónico en el que aporta nuevas alegaciones, en respuesta a la contestación a la demanda. A la vista de esas nuevas alegaciones, ese mismo día (6 de marzo de 2006), unas horas más tarde, el Demandado envía al Centro dos correos electrónicos en los que contesta a las afirmaciones y alegaciones suplementarias de la Demandante.

Debido a la dificultad experimentada por el Centro en el nombramiento de un Experto Unico imparcial e independiente, el Centro nombró a Ángel García Vidal el día 16 de marzo de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Demandado solicitó un Experto nacional de Singapur, manifestando su oposición a que fuese un Experto español. A este respecto, el Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, toda vez que cuando la controversia va a ser decidida por un Experto único, ni en la Política ni en el Reglamento que rigen este procedimiento se reconoce a las partes la posibilidad de solicitar un Experto de una determinada nacionalidad, ni de manifestar su oposición a que el Experto sea de una determinada nacionalidad.

Idioma del procedimiento

El idioma de registro del nombre de dominio <deusto.com> es el inglés. Sin embargo, el Demandante solicita en la demanda que el procedimiento se desarrolle en español, razón por la cual redacta dicha demanda en esa lengua. En cambio, el Demandado contesta en inglés, e invocando el párrafo 11 del Reglamento solicita que el idioma del procedimiento sea el inglés.

Pues bien, debe recordarse que el párrafo 11 del Reglamento dispone que:

“a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma el procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

b) El grupo de expertos podrá exigir que los documentos presentados en idiomas distintos al del idioma del procedimiento administrativo vayan acompañados de una traducción total o parcial al idioma del procedimiento administrativo”.

Es evidente, a la vista de estos preceptos, que aunque en principio el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, se le reconoce al grupo de expertos la facultad de tomar otra resolución, a la vista de las circunstancias del caso. De hecho, existen multitud de resoluciones en las que el grupo de expertos decide que el idioma del procedimiento no sea el del acuerdo de registro, en atención a circunstancias como la nacionalidad y domicilio de las partes, o el idioma en el que se encuentra redactada la página web ofrecida bajo el nombre de dominio en conflicto. Véase, a título meramente ejemplificativo las resoluciones de los Casos OMPI Caso Nº. D2004-0735, Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos, S.L., y OMPI Caso Nº. D2000-1017, Comunidad Autonóma de Galicia vs Jesús Sancho Borraz.

Así las cosas, este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el párrafo 11 a) del Reglamento, y a la vista de que tanto el Demandante como el Demandado son de nacionalidad española, tienen su domicilio en España, y que el nombre de dominio se utiliza en una página web cuyos contenidos figuran en español, y teniendo en cuenta que el Demandado no desconoce el español y que por lo tanto no se produce indefensión alguna, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua.

Por lo demás, este Experto no considera necesario que se proceda a la traducción de ninguno de los documentos presentados por el Demandado que están redactados en inglés, pues ni el Demandante ni su representante alegan desconocer dicho idioma.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Planeta de Agostini, Profesional y Formación, S.L (sociedad integrada en el Grupo Planeta) es titular de las siguientes marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas: Marca num. 734.222, EDICIONES DEUSTO, S.A. en clase 16, con fecha de publicación de concesión 1 de febrero de 1977 y fecha de resolución de concesión 18 de octubre de 1976; Marca num. 2.462.899 DEUSTO en clase 9, con fecha de publicación de concesión 1 de octubre de 2002 y fecha de resolución de concesión 5 de agosto de 2002; Marca num. 2.462.900 DEUSTO en clase 16, con fecha de publicación de la concesión de 16 de diciembre de 2002; Marca num. 2.462.901 DEUSTO en clase 41, con fecha de publicación de concesión 1 de octubre de 2002 y fecha de resolución de concesión 5 de agosto de 2002; Marca num. 733.812 MICRO EDICIONES DEUSTO en clase 16; Marca num. 1.645.472 EDICIONES DEUSTO, S.A. en clase 16; Marca num. 2.462.898 EDICIONES DEUSTO en clase 16; Marca num. 1.719.915 DEUSTO BUSINESS REVIEW en clase 16; Marca num. 1.733.471 AGENDAS DEUSTO en clase 16; Marca num. 1.970.266 GUIA DEUSTO MERCANTIL en clase 16; Marca num. 1.970.267 GUIA DEUSTO LABORAL en clase 16; Marca num. 1.970. 268 GUIA DEUSTO FISCAL en clase 16; Marca num. 1.970.269 GUIA DEUSTO DE CONTABILIDAD en clase 16; Marca num. 1.984.388 ASESOR DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.048.036 CURSOS DEUSTO en clase 41; Marca num. 2.048.037 CURSOS DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.048.038 CURSOS DEUSTO en clase 9; Marca num. 2.050.067 CURSOS EMPRESARIALES DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.050.070 BIBLIOTECA EMPRESARIAL DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.070.432 DEUSTO SISTEMAS en clase 38; Marca num. 2.091.452 D DEUSTO en clase 38 mixta

- El nombre de dominio <deusto.com> fue registrado en 1997.

- En la actualidad, bajo el nombre de dominio <deusto.com> se ofrece una página web en la que se contiene un foro sobre literatura, libros digitales, la posibilidad de comprar libros y se incluyen diversos anuncios publicitarios.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- La Demandante es titular de marcas idénticas al nombre de dominio en conflicto. Los productos “Deusto” gozan de conocimiento y prestigio desde los comienzos de su actividad en el año 1960, por Ediciones Deusto, hasta hoy con Planeta De Agostini, Profesional y Formación, S.L.

- El Demandado carece de derechos legítimos sobre el nombre de dominio en conflicto. Alega el Demandante que el titular del dominio <deusto.com> no es titular de ningún registro de marca, ni de sociedad alguna que incluya la denominación de Deusto, que en el mercado el Demandado tampoco es conocido por Deusto, y que el hecho de denominar Deusto a una página web relacionada con el mundo literario y editorial no obedece a ningún derecho demostrable sobre dicho término. Además, según la Demandante, el dominio fue registrado cuando sus marcas relacionadas con el mundo editorial ya eran célebres; y el transcurso del tiempo no justifica ni subsana una situación ilícita desde el principio.

- El nombre de dominio <deusto.com> ha sido registrado y está siendo usado de mala fe. En opinión de la Demandante, el Demandado pudo haber elegido cualquier otro nombre para su web sobre libros, pero eligió una de las marcas de uno de los grupos editoriales más importantes de España. Además, la Demandante ofrece otra serie de argumentos para justificar la mala fe, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio (la web del Demandado sólo aparece referenciada en un lugar preeminente en el buscador Google cuando se asocia la marca Deusto a la búsqueda; la web del Demandado ofrece una imagen confusa y tendente al equívoco, al generar dudas sobre quién es el responsable de dicha página; se produce un menoscabo del prestigio alcanzado en el mercado por la web de la Demandante <e-deusto.com>, en especial por incluir un enlace a una página web de lencería).

- Asimismo, en la parte de los fundamentos de derecho de la demanda se insiste en la notoriedad de la marca Deusto, citando diversa normativa y jurisprudencia española e internacional sobre la protección de las marcas notorias, doctrina científica y resoluciones de Grupos de expertos en las que se protege a los titulares de marcas contra el registro de nombres de dominio.

- Por todo lo expuesto, la Demandante solicita que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio <deusto.com> le sea transferido.

Por su parte, en las alegaciones suplementarias, la Demandante mantiene lo siguiente:

- Que la petición por parte del Demandado de que el panelista no sea de nacionalidad española no es más que una estrategia de mala fe, pues la Política no permite al Demandado realizar peticiones sobre la nacionalidad del panelista.

- Que también supone actuar de mala fe el hecho de negar los contactos previos iniciados por la Demandante para encontrar una solución amistosa, así como las afirmaciones que realiza el Demandado sobre la no existencia de derechos por parte de la Demandante sobre la marca “Deusto” y otras marcas similares.

- Que no es cierto que la compañía Casa del Libro, perteneciente al mismo grupo de sociedades que la Demandante, haya autorizado al Demandado para publicitar su página en la web http: “www.deusto.com”.

- Que la Demandante no ha tenido intervención alguna en la suspensión de los contenidos de la página web del Demandado

- Que la página web del registrador es propiedad del Demandado.

B. Demandado

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- Expresa el Demandado su sorpresa y desacuerdo con el hecho de que la demanda haya sido aceptada en español, toda vez que el acuerdo de registro del nombre de dominio estaba redactado en inglés, y toda vez que el Demandado había solicitado expresamente al Centro que la demanda se interpusiese en inglés, pues se desenvuelve mejor en esa lengua. Además, el Demandado solicita al Centro la designación de un experto nacional de Singapur, y pide asimismo una explicación sobre la suspensión de su nombre de dominio desde el día en que se interpuso la demanda.

- Afirma el Demandado que en ocho años y medio nunca recibió comunicación alguna de la Demandante hasta que hace un año recibió una carta de los abogados de la Demandante.

- Alega asimismo que Deusto es un topónimo, que la Demandante no es titular de los dominios <deusto.es>, <deusto.net>, <deusto.org>; que los dominios <deusto.info> y <deusto. Biz> no están todavía registrados; y que al Demandante no le interesa la titularidad del nombre Deusto en Internet, sino el elevado número de visitantes de la web “deusto.com”.

- Afirma también el Demandado que al ser el término Deusto un topónimo, nadie puede ser titular de derechos de marca sobre el mismo, y que de hecho, las marcas registradas por la Demandante en 2002 y compuestas por la palabra Deusto sólo cubren el término Deusto como logo con una específica grafía; que existen cientos de marcas en España que incluyen el término Deusto y que no todas son de la Demandante; que las marcas Deusto, fueron registradas en 2002, mientras que el nombre de dominio fue registrado en 1997, siendo usado desde aquél entonces; que la marca Deusto no es una marca notoria; que en su página web se hace un uso del signo Deusto que nada se asemeja a la grafía de las marcas de la Demandante.

- Para justificar la tenencia de derechos o intereses legítimos, el Demandado, tras insistir en que Deusto es un topónimo, afirma que durante seis años de su vida estudió en la Universidad de Deusto y vivió en Deusto, siendo en esa localidad donde creó con algunos amigos su primera empresa. Asimismo, alega que deusto.com es una web de literatura, mientras que Ediciones Deusto está centrada en los libros de gestión empresarial; que el dominio <deusto.com> fue registrado en 1997 y que dos años más tarde la Demandante registró <e-deusto.com>, de modo que si no demandaron hasta el momento es porque no consideraban que existiese conflicto entre los dos dominios. Finalmente, afirma el Demandado que ha venido usando el nombre de dominio desde que fue registrado en 1997, con un éxito considerable; y que las páginas web deusto.com y e-deusto.com no son confundibles.

- Con relación a la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio, sostiene el Demandado que el hecho de aparecer en lugar preeminente cuando se realiza una búsqueda en Google es lógico si se tiene en cuenta que el dominio ha estado activo durante nueve años; que no utiliza el término Libros Deusto en su web; que los links que contiene a libros de la Editorial Deusto, obedecen a un caso de “live advertisement” en el que los productos anunciados cambian constantemente, en virtud de un acuerdo con Tradedoubler para crear links a libros que contengan el término Deusto, ya sea en el título, en el nombre de la editorial o en otros campos; y que cuenta con un acuerdo con Casa del Libro, en virtud del cual está autorizado para realizar enlaces a los libros de Casa del Libro, y que dicha compañía forma parte del Grupo Planeta, lo cual demostraría la mala fe del Demandante.

- El Demandado solicita que se dicte una resolución en la que se declare que el Demandante ha actuado de mala fe y ha abusado del procedimiento.

Por su parte, en las alegaciones suplementarias, el Demandado mantiene:

- Que su petición sobre la nacionalidad del experto se basa en las reglas que regulan el arbitraje en materia de propiedad intelectual; que no hubo contactos previos amistosos entre Demandante y Demandado; que la Demandante no tiene derechos sobre el término Deusto, sino tan sólo sobre el vocablo Deusto como logo; que cuenta con una autorización de Casa del Libro; y que el Demandante está actuando de mala fe.

6. Cuestiones previas de procedimiento

Admisión de alegaciones suplementarias

Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, tras la recepción por parte del Centro del escrito de contestación a la demanda, el 6 de marzo de 2006, la Demandante remite al Centro un correo electrónico en el que aporta nuevas alegaciones en respuesta a la contestación a la demanda. A la vista de esas nuevas alegaciones, ese mismo día (6 de marzo de 2006), unas horas más tarde, el Demandado envía al Centro dos correos electrónicos en los que contesta a las afirmaciones y alegaciones suplementarias de la Demandante.

Nada se dice en la Política ni en el Reglamento sobre las alegaciones y pruebas presentadas por las partes con posterioridad a sus escritos de demanda y de contestación a la demanda, razón por la cual múltiples grupos de expertos han rechazado su admisión y se han negado a valorarlas (Así, entre otros, los Casos OMPI Caso Nº D2000-0024, Easyjet Airline Company Ltd v.Easy-Jet Vacuums,Andrew Steggles; OMPI Caso Nº D2001-0824, Avanade Inc. v. Robert Tansey; u OMPI Caso Nº D2003-0128, Deutsche Post AG v. MailMij LLC Mr. Colby Fisher

No obstante, en otros casos, los Grupos de expertos han admitido y entrado a valorar las pruebas y alegaciones suplementarias, a la vista de las circunstancias del caso y de la relevancia e importancia de dichas pruebas y argumentos (Es lo que ocurre, entre otros muchos, en los casos OMPI Caso Nº. D2000-0757, Nabor B.V. Stanhome S.P.A. v. Organization Francisco Vicente, OMPI Caso Nº. D2003-0113, Wollongong City Council v. Viva La Gong,OMPI Caso Nº. D2005-0165, Société pour l’oeuvre et la mémoire d’Antoine de Saint Exupéry-Succession Saint Exupéry-D’Agay v. The Holding Company; OMPI Caso Nº. D2005-0990, Gestión De Electrodomésticos, S.A. Gestesa v. Fastroson, S.L. ./Serafin Rodriguez Rodriguez).

En opinión de este Experto, las circunstancias que concurren en el presente caso aconsejan la admisión de los nuevos argumentos aportados por las partes de forma suplementaria tras la Demanda y la Contestación a la Demanda. Todo ello teniendo en cuenta que, actuando de este modo, no se ve afectado, en modo alguno, el principio de igualdad de trato de las partes que establece el párrafo 10 b) del Reglamento, pues tanto el Demandante como el Demandado han presentado alegaciones suplementarias.

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 15 a) del Reglamento de la Política de la ICANN, el Grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En este caso, y dado que el Demandante y el Demandado están domiciliados en España, hay que tener en cuenta la doctrina sentada en numerosas decisiones de Grupos de expertos según la cual cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicación, para suplir las eventuales lagunas de la Política y del Reglamento de la ICANN, la normativa de dicho Estado (Véanse a título meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos OMPI Caso Nº. D2000-0001Robert Ellenbogen v. Mike Pearson; OMPI Caso Nº. D2000-0004, Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, OMPI Caso Nº. D2000-0484, Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas; OMPI Caso Nº. D2000-0691, Seur España, S.A. v. Antonio Llanos Alonso). De hecho, la parte Demandante en este procedimiento tiene en cuenta esta doctrina previa de los Grupos de expertos y realiza una serie de consideraciones en su demanda sobre el Derecho español de marcas, por entender que dicho ordenamiento puede ser utilizado por este Grupo de expertos para emitir la presente resolución.

Por todas estas razones se procederá a analizar el presente caso a la luz de la Política y el Reglamento, utilizando, de modo complementario y siempre que no contradiga lo dispuesto en la Política y en el Reglamento, el Derecho español de marcas.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primer requisito que establece el párrafo 4 a) i) de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas españolas en las que figura la denominación “Deusto”. La Demandante destaca muy especialmente tres marcas denominativas con gráfico compuestas por el signo Deusto (marcas núm. 2.462.899, 2.462.900 y 2.462.901), pero también enumera un largo listado de marcas en las que el vocablo Deusto va acompañado de otros términos , como Ediciones Deusto, Cursos Deusto, Asesor Deusto, etc.

El Demandado alega que el término “Deusto” no es susceptible de protección como marca de conformidad con el Derecho español, como lo demostraría, a su entender, el hecho de que las marcas de la Demandante compuestas por el signo “Deusto” no sean meras marcas denominativas, sino marcas denominativas con gráfico. Además, considera el Demandado que las marcas de la Demandante son engañosas, dado que los productos y servicios distinguidos con dichas marcas no tienen su origen en la población de Deusto. Pues bien, frente a esta alegación, este Experto quiere recordar que la sede adecuada para alegar la nulidad de una marca no es este procedimiento , sino los Tribunales de Justicia. En este sentido se han pronunciado otras resoluciones de Grupos de expertos. Así, por ejemplo, en el OMPI Caso Nº. D2003-0525, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promocion Exterior de Tenerife, S.A. v. Jupiter Web Services Limited, el experto afirma que la cuestión de la validez o no de la marca española “Tenerife” para servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales (clase 41), debe ser planteada ante las autoridades españolas y no en este procedimiento administrativo . También es significativo a este respecto el OMPI Caso Nº. D2004-0432, H&R Johnson Tiles Limited v. Cristal Ceramicas, S.A, en el que el Demandante era el titular de varias marcas británicas, españolas y comunitarias compuestas por el signo “Cristal” y el Demandado el titular del nombres de dominio <cristalceramicas.com>. Ante la alegación del Demandado de que el término “Cristal” es una palabra común, que tiene un concreto significado semántico y que por lo tanto, el Demandante no puede tener derechos de exclusiva sobre la misma, el experto sostuvo que en el procedimiento administrativo no es misión del grupo de expertos decidir si las marcas del Demandante son o no nulas por su carácter genérico.

Constatada la vigencia de las marcas de la Demandante, debe procederse a compararlas con el nombre de dominio <deusto.com>. Y a este respecto, debe tenerse presente que la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas (Caso OMPI Nº. D-2000-1199, United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans).

Pues bien, con estos presupuestos, este experto considera que existe similitud entre las marcas núm. 2.462.899, 2.462.900 y 2.462.901, marcas denominativas con gráfico y el dominio <deusto.com>. Y también existe similitud, en opinión de este Experto, entre las demás marcas de la Demandante y el nombre de dominio en conflicto.

Sobre la base de lo expuesto, se considera probada la concurrencia del requisito exigido por la Política en el párrafo 4 a) i).

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. (Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI Caso Nº. D2000-0120Eauto L.L.C. v. Available-Domain-Name.com d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc., D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o OMPI Caso Nº. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, por citar sólo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4 c) de la Política.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos OMPI Caso Nº. D2000-0079, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, OMPI Caso Nº. D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas).

Alega la Demandante que el titular del dominio <deusto.com> no es titular de ningún registro de marca, ni de sociedad alguna que incluya la denominación de Deusto; que en el mercado el Demandado tampoco es conocido por Deusto; y que el hecho de denominar Deusto a una página web relacionada con el mundo literario y editorial no obedece a ningún derecho demostrable sobre el mismo. Además, según la Demandante el dominio fue registrado cuando sus marcas relacionadas con el mundo editorial ya eran célebres; y el transcurso del tiempo no justifica ni subsana una situación ilícita desde el principio.

Ante estos indicios, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba le resultará ciertamente sencilla.

Para justificar la tenencia de derechos o intereses legítimos el Demandado argumenta, en primer lugar, que el término “Deusto” es un topónimo, el nombre de una localidad en Bilbao, y que nadie se puede apropiar del mismo como marca, insistiendo en que las marcas de la Demandante no le otorgan un derecho de exclusiva sobre el término “Deusto”, sino sobre la particular grafía con la que esta palabra figura en el registro de marcas. En segundo lugar, afirma el Demandado que durante seis años de su vida estudió en la Universidad de Deusto y vivió en Deusto, siendo por lo demás en esa localidad donde creó con algunos amigos su primera empresa. Asimismo, alega el Demandado como prueba de sus derechos o intereses legítimos, que deusto.com es una web de literatura, mientras que Ediciones Deusto está centrada en los libros de gestión empresarial; que el dominio <deusto.com> fue registrado en 1997, y que dos años más tarde la Demandante registró <e-deusto.com>, de modo que al no haber interpuesto la demanda hasta el momento demuestra que no consideraba que existiese conflicto entre los dos dominios. Finalmente, afirma el Demandado que ha venido usando el nombre de dominio desde que fue registrado en 1997, que en la web hay en la actualidad 1300 artículos, 3300 suscriptores del boletín de información, que en Google aparecen 55.000 referencias cuando se busca el termino deusto.com y que la web tiene aproximadamente 80.000 visitantes mensuales. Concluye el Demandado alegando que las páginas web deusto.com y e-deusto.com no son confundibles.

Pues bien, a la vista de estas alegaciones debe reconocerse que, como principio general, la utilización de un topónimo como nombre de dominio puede obedecer a un interés legítimo. Buena prueba de ello es, por ejemplo, el caso OMPI Caso Nº. D2000-0617, Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com, en el que el Demandado utilizaba el nombre de la localidad StMoriz como nombre de dominio para ofrecer servicios de información sobre dicha ciudad. Y en el caso OMPI Caso Nº. D2004-0242, Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. v. Latin America Telecom Inc, se reconoció al Demandado un interés legítimo sobre el nombre de dominio <mexico.com> porque bajo el mismo ofrecía diferente información sobre ese país.

Resulta, por tanto, legítimo el uso de un topónimo como nombre de dominio si existe algún motivo para haber elegido dicho nombre. En el presente caso, el Demandado alega que la elección del dominio obedece a que durante seis años vivió y estudió en Deusto, siendo allí también donde constituyó su primera empresa. Sucede, no obstante, que dichos extremos no son probados por el Demandado, quien no aporta soporte documental alguno que permita constatar la veracidad de sus afirmaciones, razón por la cual este Experto no puede tenerlas en consideración.

Cabe concluir, por tanto, que el Demandado carecía de derechos o intereses legítimos en el momento en que procedió a registrar el nombre de dominio. No obstante, debe examinarse si el hecho de que el Demandado haya venido usando el dominio desde 1997 hasta la actualidad, con un elevado número de visitantes en su web, genera la existencia de un derecho o interés legítimo adquirido a posteriori.

El tenor literal del párrafo 4 a ii) de la Política establece como condición para que prospere la demanda que el Demandado no tenga (en el presente) derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. (Literalmente. “Usted no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio”). Cabe, pues, que los derechos o intereses legítimos se adquieran con posterioridad al registro.

Así las cosas, hay que analizar si el elevado número de visitas de la página web del demandado hace que el demandado sea conocido corrientemente por dicho nombre de dominio y pueda invocar el párrafo 4 c) i) de la Política. En este sentido, cabe recordar que el párrafo 4 c) ii) de la Política dispone que se entenderá que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos cuando “usted [el Demandado] (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”. En la mayoría de casos, esta disposición de la Política se aplica cuando el Demandado era conocido, con anterioridad al registro del nombre de dominio, por la palabra o nombre que después registra como nombre de dominio. Así, por ejemplo, OMPI Caso Nº. D2001-0537, G. A. Modefine S.A. v. A.R. Mani; OMPI Caso Nº. D2003-0571, Arizona Golf Properties, Inc. v. Mr. Dean Benigno d/b/a Realty Executives. Pero también es posible aplicar esta disposición de la Política cuando el Demandado es conocido por el nombre de dominio, después de su registro. Tal es lo que sucede, por ejemplo, en la resolución del caso OMPI Caso Nº. D2000-0008, Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.Net Registered.

Debe tenerse también presente que el apartado 4 c) ii) no contiene restricciones en cuanto al tipo de uso del nombre de dominio que es aceptable o legítimo para que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio. Por el contrario, los demás ejemplos de derechos o intereses legítimos enumerados en el párrafo 4 c) de la Política sí introducen criterios de lealtad. Así, el apartado i) sólo se aplica si existe “una oferta de buena fe de productos o servicios”, y el apartado iii) si se “hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio”. Parecería, por tanto, que cualquier tipo de uso del nombre de dominio que haya hecho que su titular sea conocido corrientemente por dicho nombre de dominio, bastaría para reconocerle intereses legítimos al Demandado.

No obstante, este Experto considera que esta interpretación no es la adecuada, pues aun cuando es verdad que el párrafo 4 c) ii) no contiene ninguna condición de lealtad o legitimidad, es innegable que la exigencia de legitimidad está implícita en la propia Política, cuando se refiere a los derechos o intereses “legítimos” del titular del nombre de dominio. En conclusión, la intensa y prolongada utilización de un nombre de dominio, que hace que su titular sea conocido corrientemente por el nombre de dominio, no le otorga sin más derechos o intereses legítimos sobre el dominio. Para ello se requiere que esa intensa y prolongada utilización del nombre de dominio haya tenido lugar de forma legítima.

Pues bien, a este respecto, no cabe desconocer que la actuación del Demandado puede ser analizada a la luz del artículo 34 de la Ley española de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), como por lo demás afirma la Demandante en su demanda. Según este precepto, “el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico; (…) b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca”. Y según el apartado 3 de dicho art. 34 de la Ley española de marcas “cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial: (…) e) usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”. Con anterioridad a esta Ley regía en España la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, en cuyo artículo 31.1 se disponía que el titular de una marca podía interponer las acciones en defensa de su derecho frente a los terceros que utilizasen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo (cabe recordar que el nombre de dominio es un signo) idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los productos y servicios podía inducir a errores.

Aunque la determinación de la existencia de una infracción de derecho de marca le corresponde a los Tribunales de Justicia, los Grupos de expertos, al amparo del párrafo 15 del Reglamento, pueden resolver teniendo en cuenta cualesquiera normas y principios de derecho que consideren aplicables, siempre que no contradigan lo dispuesto en la Política y en el Reglamento. Así las cosas, a la vista de la Ley española de marcas parecen existir sobradas razones para creer, razonablemente, que el nombre de dominio <deusto.com> entra en conflicto con los derechos de marca de la Demandante, pues existe similitud de signos y de productos distinguidos. Y tampoco parece que pueda el Demandado alegar la limitación del derecho de marca contenida en el artículo 37 de la Ley de marcas de 2001 (y en el art. 33 de la Ley de 1988) según la cual el titular de una marca no puede impedir a terceros el uso de un signo que indique la procedencia geográfica de sus productos o servicios. Aunque “Deusto” es topónimo, no indica la procedencia geográfica de los productos y servicios ofrecidos bajo la web <www.deusto.com>.

Siendo esto así, y existiendo una posibilidad razonable de que dichos Tribunales consideren que existe una lesión de marca, no cabe considerar, en el marco de este procedimiento, que el Demandado ha adquirido intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Queda por analizar en relación con esta cuestión si el hecho de que el Demandado haya venido usando el nombre de dominio <deusto.com> desde 1997 sin haber recibido una demanda hasta el año 2006 puede suponer una tolerancia por parte de la Demandante, que haga nacer en el Demandado intereses legítimos. A este respecto, la Demandante, en el escrito que el despacho de abogados que la representa remitió el 1 de junio de 2005 a los representantes del Demandado (y que se aporta como anexo núm. 12 de la Demanda) afirma que no había tenido conocimiento del dominio <deusto.com> hasta fechas recientes. Ante esta afirmación, le corresponde al Demandado, si considera que el conocimiento ha tenido lugar antes, aportar las oportunas pruebas, cosa que a juicio de este experto, no se hace. Es cierto que los representantes del Demandado en carta enviada por burofax el 14 de junio de 2005 (anexo núm. 13 de la demanda), mantienen que “no pueden alegar desconocimiento de la existencia del web site “DEUSTO.COM” desde la obtención del dominio en el año 1997, porque si atendemos a sus argumentos, unido a que el dominio “DEUSTO.ES” pertenece, desde aquél mismo año, a la Universidad de Deusto, debieron intentar su registro con anterioridad a su reclamación y no optar por el mencionado “EDICIONES-DEUSTO.ES”. Pero esta afirmación, aparte de un tanto confusa, no pasa de ser una mera conjetura. Y en el escrito de contestación a la demanda tampoco se dan pruebas fehacientes que demuestren que el Demandante tuvo conocimiento de la existencia del nombre de dominio conflictivo antes del año 2005.

A la vista de todo lo expuesto, se considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el párrafo 4 a) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resolución favorable a la parte Demandante es necesario, finalmente, que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y además al uso del nombre de dominio. Así se deriva claramente de la dicción literal de los apartados a-iii) y b) del párrafo 4 de la Política, y así lo resaltan múltiples decisiones de Grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas por un Grupo de expertos designado por el Centro de Mediación y Arbitraje en aplicación de la Política de la ICANN: OMPI Caso N°. D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, donde se indica que los trabajos de elaboración de la Política confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilización del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si el nombre de dominio <deusto.com> ha sido registrado y usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante (párrafo 4 a de la Política), y para ello puede alegar todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo (buena prueba de ello es que el párrafo 4 b) de la Política se refiere constantemente a la intención o a la finalidad del sujeto que registra o usa el nombre de dominio). Siendo, por tanto, un elemento fundamentalmente subjetivo y por ello de difícil prueba, basta con que el Demandante muestre indicios suficientes de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la resolución del caso OMPI Caso Nº. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Dae Yoon, o la resolución del caso OMPI Caso Nº. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero).

Pues bien, en la parte de fundamentos de hecho de su demanda, la Demandante afirma que el Demandado registró el dominio <deusto.com> de mala fe, porque cuando lo solicitó Deusto era ya una marca notoria en el sector editorial. En su opinión, el Demandado pudo haber elegido cualquier otro nombre para su web sobre libros, pero eligió una de las marcas de uno de los grupos editoriales más importante de España. También se afirma, entre otros extremos, “que el producto DEUSTO se ha mantenido a lo largo de su historia, desde los años 60 hasta hoy a través de productos editoriales de gran notoriedad en el mercado profesional y empresarial”. Asimismo, mantiene que “no estamos ante una entidad pequeña con escaso nivel de conocimiento entre el público. El GRUPO PLANETA es una de las más importantes entidades en el sector editorial en España, y sus productos “DEUSTO” gozan de conocimiento y prestigio desde los comienzos de su actividad en el año 1960 por EDICIONES DEUSTO hasta hoy con PLANETA DE AGOSTINI, PROFESIONAL Y FORMACIÓN, S.L.”. Y en el apartado de fundamentos de Derecho de la Demanda se vuelve a insistir en el carácter notorio de las marcas de la Demandante, destacando que “es indudable que DEUSTO es una marca notoria y el titular del nombre de dominio no puede negar su desconocimiento puesto que en su página existen enlaces a otras en las que ofrecen los LIBROS DEUSTO”.

Además, la Demandante ofrece otra serie de argumentos para demostrar la mala fe el Demandado, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio; a saber: la web del Demandado sólo aparece referenciada en un lugar preeminente en el buscador Google, cuando se asocia la marca Deusto a la búsqueda; la web del Demandado ofrece una imagen confusa y tendente al equívoco, al generar dudas sobre quién es el responsable de dicha página; y se produce un menoscabo del prestigio alcanzado en el mercado por la web de la Demandante <e-deusto.com>.

Por su parte, el Demandado responde, con relación a la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio, que el hecho de aparecer en lugar preeminente cuando se realiza una búsqueda en Google es lógico si se tiene cuenta que el dominio ha estado activo durante nueve años; que él no utiliza los términos “Libros Deusto” en su web, sino la frase “Libros gratis digitales y literatura digital, libros antiguos y textos nuevos en Deusto”; que los links que contiene a libros de la Editorial Deusto, obedecen a un caso de “live advertisement” en el que los productos anunciados cambian constantemente, en virtud de un acuerdo con Tradedoubler para crear links a libros que contengan el término Deusto, ya sea en el título, en el nombre de la editorial o en otros campos; y que cuenta con un acuerdo con Casa del Libro, vía Tradedoubler, en virtud del cual está autorizado para realizar enlaces a los libros de Casa del Libro, que es una compañía del Grupo Planeta, lo cual demostraría la mala fe del Demandante.

A la vista de todas estas alegaciones, debe recordarse que uno de los factores que es tenido en cuenta por los grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca (Así, entre otras muchas resoluciones, las de los casos OMPI Nº. D2002-0830, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L., OMPI CasoNº. D2003-0295, BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele; OMPI Caso Nº. D2005-0556, Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc).

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan la amplitud de uso de la marca y el carácter notorio o renombrado de la marca (Así, entre otros muchos casos, OMPI Caso Nº. D2000-0239, J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, OMPI Caso Nº. D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora; caso OMPI Caso N°. D2001-1104, Freixenet S.A. v. L&T, o OMPI Caso Nº. D2003-0675, Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco José).

Esta es la argumentación de la Demandante, cuando afirma que el registro del nombre de dominio se ha realizado de mala fe, pues siendo la marca Deusto notoria, el Demandado no podía desconocer su existencia. Para valorar esta argumentación debe tenerse presente, en primer lugar, que el nombre de dominio <deusto.com> fue registrado en 1997. Ello es sumamente relevante, porque impide tomar en consideración las marcas de la Demandante que han sido registradas con posterioridad a esa fecha. Significa esto que no se pueden tener en consideración a efectos de determinar la mala fe en el registro del nombre de dominio, las marcas de la Demandante registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas núms. 2.462.899, 2.462.900 y 2.462.901, marcas denominativas con gráfico compuestas por el vocablo “Deusto”, por haber sido concedidas en el año 2002, mucho después del registro del nombre de dominio <deusto.com>. Por lo tanto, se trata de determinar si en el año 1997 las restantes marcas de la Demandante eran o no notorias. Y esas marcas son marcas en las que aparece la palabra Deusto, pero siempre acompañada de otros vocablos, (Ediciones Deusto SA, Micro ediciones Deusto, etc.). En síntesis, pues, no se trata de dilucidar si hoy en día las marcas “Deusto” son notorias. Se trata, por el contrario, de analizar si en 1997 eran notorias las marcas que por aquel entonces tenía registradas la Demandante, marcas en las que el término Deusto aparece acompañado de otros elementos.

Pues bien, pese a las reiteradas alegaciones de la Demandante de que la marca Deusto es una marca notoria, lo cierto es que como única prueba de estas afirmaciones, la Demandante acompaña, como anexos, una memoria del Grupo Planeta correspondiente al año 2005 en el que se incluyen todas las líneas editoriales del grupo, incluida Deusto, y dos catálogos de productos Deusto correspondientes a los años 2004-2005 y 2005-2006. A juicio de este experto estas pruebas resultan insuficientes. En primer lugar, porque la memoria aportada es una memoria “de parte”, que poco o nada prueba de modo objetivo sobre la notoriedad de la marca. En segundo lugar, porque por muy amplio que sea el catálogo de productos aportados, se refieren a los años 2004-2005 y 2005-2006, cuando lo relevante a efectos de este procedimiento no es si las marcas de la Demandante eran o no notorias en 2004 o 2005 o si lo son en la actualidad, sino si eran notorias en el año 1997, que fue cuando el Demandado registró el nombre de dominio. Ningún tipo de prueba aporta la Demandante a estos efectos. Se afirma en la demanda que “Deusto ha sido objeto de diferentes campañas de publicidad en medios de comunicación: escritos y audiovisuales (televisión)”, pero no se especifican las fechas (antes o después de 1997), ni la difusión de esos medios de comunicación. En definitiva, la Demandante no ha aportado indicios suficientes que permitan concluir que el Demandado, en el momento en que registró el nombre de dominio <deusto.com>, podía conocer las marcas de la Demandante vigentes en 1997.

De hecho, cuando en el apartado de fundamentos de derecho de la demanda, cita la Recomendación conjunta de la OMPI y de la Unión de París relativa a la protección de la marcas notoriamente conocidas, y enumera los criterios establecidos en esta Recomendación para determinar la existencia de una marca notoriamente conocida, la Demandante se refiere, por ejemplo, al criterio del grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público, afirmando que “PLANETA es líder en España en el sector editorial”. Y en otras partes de la demanda insiste en la importancia y relevancia del Grupo Planeta. Sin embargo, no es la notoriedad o renombre del Grupo Planeta ni de la marca Planeta lo relevante en este procedimiento, pues el hecho de que un Grupo sea líder en un determinado sector, no convierte automáticamente en notorias toda la cartera de marcas que ese Grupo pueda tener. Lo relevante, y lo que hay que probar, es que la marca “Editorial Deusto, SA” era una marca notoria en 1997.

En la demanda se insiste en que el titular del nombre de dominio conoce la marca de la Demandante puesto que en la propia página web del Demandado, incluida bajo el dominio <deusto.com>, existen enlaces a otras páginas en las que se ofrecen los libros de la Demandante. No obstante, la propia Demandante reconoce en la demanda que la inclusión de esos enlaces “se produjo después del cruce de correspondencia entre las partes” (que tal y como consta en la documentación aportada por la propia Demandante se produjo en junio de 2005). Nada prueba, pues, en relación con la mala fe del Demandado al registrar el nombre de dominio, la inclusión de los referidos enlaces a páginas en las que se ofrecen libros de la Demandante, sobre todo cuando la propia Demandante reconoce que esa inclusión se produjo mucho tiempo después del registro del nombre de dominio (más de siete años después).

Así las cosas, este Experto entiende que el Demandante no ha cumplido con la exigencia establecida en la Política, de modo que a falta de indicios sobre la existencia de mala fe en el registro del nombre de dominio <deusto.com>, no se cumpliría una de las condiciones necesarias según la Política para que prospere la demanda.

Téngase en cuenta además, que con el registro del nombre de dominio <deusto.com> por parte del Demandado en 1997, no se habría producido una obstaculización a la Demandante, pues la Demandante siempre podría haber registrado sus marcas como nombre de dominio <edicionesdeusto-sa.com>, <edicionesdeusto.com>, etc. Y no cabe alegar que su marca era, sin más, Deusto, pues en 1997 todas sus marcas estaban formadas por un conjunto de vocablos y no únicamente por la palabra Deusto. De igual modo, tampoco consta que el Demandado haya registrado el nombre de dominio con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante por un valor cierto que supere los costes documentados relacionados directamente con el registro del nombre de dominio.

Se hace innecesario, así, entrar a analizar si el nombre de dominio es usado o no de mala fe. Las conclusiones a las que pudiese llevar ese análisis serían irrelevantes, pues como se ha indicado con anterioridad, para que prospere la demanda es necesario que exista mala fe en el registro y además en el uso del nombre de dominio. En todo caso, ha de notarse, que aunque se llegase a la conclusión de que el nombre de dominio ha sido o está siendo objeto de uso de mala fe, ello no significaría, automáticamente que el registro se ha producido también de mala fe. En este sentido ya se han manifestado varias resoluciones de grupos de expertos, entre las que cabe citar, a modo de ejemplo, las de los casos OMPI Caso Nº. D2000-1403, John Fairfax Publications Pty Ltd v. Domain Names 4U and Fred Gray o OMPI Caso Nº. D2000-0005, Telaxis Communications Corp. v. William E. Minkle.

De igual modo, tampoco cambiarían las cosas aunque tras el análisis del uso del nombre de dominio <deusto.com> se concluyese que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de un producto o servicio que figure en su sitio web. Porque aunque este supuesto es uno de los que se mencionan en el párrafo 4 b) iv) de la Política como suficiente para entender que existe mala fe en el Demandado, hay que tener en cuenta que esta es una presunción de uso de mala fe, y no de registro de mala fe, como se recuerda en Resoluciones como la del OMPI Caso Nº. 1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment v. Michael Bosman u OMPI Caso Nº. D2000-0592, Canonais Sl v. María Dolores Díaz Ros.

Además, aunque se realizase el análisis de la buena o mala fe en el uso del nombre de dominio <deusto.com> y se llegase a la conclusión de que en la actualidad existe mala fe, no se podría deducir, sin más, que ha existido mala fe en el uso del nombre de dominio durante los casi nueve años transcurridos desde su registro. Del eventual uso de mala fe en la actualidad no sería posible deducir, sin más, que ya desde el primer momento el titular del nombre de dominio tenía la intención de usar de mala fe el nombre de dominio y que por ende lo habría registrado de mala fe. La mala fe en el uso del nombre de dominio sólo podría ser utilizada como un indicio de la mala fe en el registro, cuando el procedimiento se hubiese iniciado poco tiempo después del registro del nombre de dominio, o cuando se hubiesen aportado (cosa que no se ha hecho) pruebas sobre el contenido de las páginas web a lo largo de los nueve años, y de esas pruebas resultase que durante todo ese tiempo se ha producido un uso del nombre de dominio de mala fe.

Finalmente, también hay que hace notar que aunque se pueda llegar a entender que el uso del nombre de dominio que hace en la actualidad el Demandado constituye una infracción de los derechos de marca de la Demandante, ello no debe llevar tampoco a afirmar, necesariamente, que el nombre de dominio se ha registrado de mala fe. Téngase en cuenta que es posible que un nombre de dominio se haya registrado de buena fe, pero que el uso del mismo dé lugar a la infracción de la marca de un tercero. Ello es debido a que los requisitos para que prospere una demanda presentada en la vía jurisdiccional (a la luz del Derecho español de marcas) son diferentes a los requisitos para que prospere una demanda en el procedimiento administrativo.

D. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante

El Demandado solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resolución en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Según el apartado 15 e) del Reglamento, “si después de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarará en su resolución que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaración de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (caso OMPI Case Nº. D2000-1224, Sydney Opera House Trust v. Trilynx Pty. Ltd., OMPI Caso Nº. D2000-1151, Goldline International, Inc. v. Gold Line), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por él invocada: (OMPI Caso Nº. DBIZ 2002-00245, Dan Zuckerman v. Vincent Peeris, caso OMPI Caso Nº. D2002-0754, Her Majesty the Queen, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade v. Virtual Countries, Inc), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado(OMPI Caso Nº. D2000-0993, Smart Design LLC v. Carolyn Hughes).

Pues bien, este Experto Unico considera que no concurre ninguna de estas hipótesis, y por ello entiende que la demanda no se ha presentado de mala fe y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte de la Demandante.

8. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto Unico desestima la Demanda.

Ángel García Vidal
Experto Único

Fecha: 20 de marzo de 2006