El Demandante es César Torres Torres con domicilio en Guanajuato, México, representado por Jalife, Caballero, Vázquez & Asociados del Distrito Federal, México.

Los Demandados son Aarón Fernando e Iván Alonso, ambos de apellido Hernández Gutiérrez, Jalisco, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <eescord.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Domain Bank, Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó por vía electrónica ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de julio de 2005 y en forma impresa el 15 de julio de 2005. El 20 de julio de 2005 el Centro envió a Domain Bank, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 25 de julio de 2005 Domain Bank, Inc. remitió al Centro por la misma vía su respuesta confirmando que el Demandado Aarón Fernando Hernández Gutiérrez es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación, recayendo tal carácter en el codemandado Iván Alonso Hernández Gutiérrez. El Centro verificó que la Demanda cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de agosto de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de agosto de 2005. El Escrito de Contestación a la Demanda firmado por los codemandados fue presentado ante el Centro el 20 de agosto de 2005.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Panel Administrativo el día 9 de septiembre de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Panelista Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Por cuanto hace al idioma del procedimiento, no obstante el contrato de registro del nombre de dominio en litigio se encuentra redactado en idioma inglés, vista la solicitud del Demandante de fecha 8 de agosto de 2005 y atendiendo a la nacionalidad y/o domicilio de las partes, así como al idioma en que ambas partes produjeron sus escritos de Demanda y contestación acompañados de sus respectivas pruebas, en ejercicio de la facultad discrecional que me confiere el Reglamento en su párrafo 11.a), el suscrito Panelista estima conveniente emitir la presente Decisión en español.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante se dedica a la comercialización de artículos deportivos, incluyendo aquéllos para la práctica del fútbol, en especial respecto a uniformes para los árbitros de ese deporte.

El Demandante aplica a sus productos la marca EESCORD, cuya denominación forma parte de cinco registros marcarios mexicanos en clases 25 y 28, habiendo sido el primero de ellos concedido en 1994.

Por su parte, los Demandados registraron el nombre de dominio en litigio con fecha 19 de marzo de 2001, mismo que permaneció inactivo y actualmente se encuentra vinculado a un portal que contiene información acerca de las actividades comerciales de los Demandados, consistentes en la venta de productos lácteos amparados por la marca EESCORD LACTEOS y Diseño, registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a nombre del Demandado Iván Alonso Hernández Gutiérrez en clase 29, con fecha de presentación 22 de abril de 2004.

Al considerar que el registro del nombre de dominio en controversia y que su falta de uso infringen los derechos de sus marcas registradas, y sin mediar ninguna interpelación o comunicación previa con los Demandados, el Demandante presentó la Demanda que dio inicio al presente procedimiento administrativo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las manifestaciones de hecho y argumentos en que el Demandante apoya la procedencia de su acción de transferencia de nombre de dominio intentada, son los siguientes:

i. Desde el punto de vista gráfico y fonético, es evidente que existe identidad o cuando menos similitud en grado de confusión entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa, pues al obedecer las palabras “www” y “.com” a razones exclusivamente técnicas, no pueden considerarse como elementos distintivos que logren crear una diferencia de percepción entre el público consumidor.

ii. Habiendo verificado la falta de uso alguno del nombre de dominio en disputa al 12 de julio de 2005, puede concluirse que no existe evidencia para demostrar que los Demandados hayan utilizado o siquiera efectuado preparativos para utilizar el nombre de dominio en litigio.

iii. De la falta de uso del nombre de dominio en disputa claramente se desprende que el único fin de los Demandados es el de bloquear la presencia en Internet del Demandante con un posible ánimo de lucro a la expectativa de que éste haga una oferta a aquéllos para adquirirlo.

iv. Los datos obtenidos de la base de datos Whois no muestran información alguna que acredite que los Demandados hayan sido conocidos corrientemente por el nombre de dominio ni por cualquier nombre o denominación siquiera similar, tanto en Internet como en el comercio.

v. Al encontrarse inactivo, no puede existir manera de acreditar que el uso del nombre de dominio en controversia ha sido legítimo y leal o no comercial.

vi. De haber existido un uso del nombre de dominio en disputa, el ánimo de los Demandados hubiera sido el de desviar a los consumidores del sitio del Demandante, lo que hubiera obligado a éste último a realizar una oferta de compra del dominio a fin de poder tener la presencia adecuada en un medio de difusión tan importante como Internet.

vii. De conformidad con el párrafo 4.b)ii) de la Política y en virtud de la ausencia de uso del nombre de dominio por parte de los Demandados, puede concluirse claramente que la intención de estos ha sido preponderantemente la de impedir al Demandante que refleje su marca en el nombre de dominio correspondiente. La exigencia del patrón de conducta a que se refiere el supuesto del párrafo en cita se surte en el presente caso debido a la existencia de dos dominios <eescord.com> y <eescord.com.mx>, habida cuenta de que este último fue registrado por el Demandado Iván Alonso Hernández Gutiérrez.

viii. Siendo el fútbol el deporte más popular en México y considerando que la marca de que es titular el Demandante ha logrado un gran posicionamiento al aplicarse en exclusiva a la vestimenta de los árbitros en el mayor torneo de fútbol en México, resulta procedente argumentar que los Demandados tenían conocimiento de la existencia y buena reputación de la marca y aún así tomaron la determinación de registrar el nombre de dominio en su propio nombre.

ix. Es prácticamente evidente que los Demandados hayan registrado el nombre de dominio en controversia con el ánimo de venderlo al Demandante a fin de que esta pudiera tener la presencia deseada en Internet, esperando que el Demandante los contactara para hacer una oferta y así evitar caer en los supuestos de la Política referentes a registrar o adquirir el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio del Demandante que es el titular de la marca de productos o servicios, o a un competidor de ese Demandante por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio.

x. En aplicación del caso OMPI No. D2000-0003Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows y otros que han considerado la tenencia pasiva de un nombre de dominio como prueba importante de la mala de en su registro y uso, en el caso concreto, la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa ha de considerarse equivalente a un uso de mala fe, al impedir mediante esa tenencia la presencia en la red, en el dominio más propio para las empresas que realizan actividades comerciales, a saber el “.com”.

B. Demandados

Las excepciones y defensas opuestas por los Demandados son las siguientes:

i. El nombre de dominio en controversia no crea confusión respecto de las marcas de producto propiedad del Demandante toda vez que uno de los Demandados Iván Alonso Hernández Gutiérrez es asimismo titular de una marca registrada en México en clase 29 bajo la denominación “EESCORD LÁCTEOS”, cuyo diseño y productos protegidos, además del giro o la actividad propia de los Demandados son completamente distintos a los del Demandante, lo que impide cualquier posibilidad de confusión.

ii. Previo al inicio de cualquier aviso de controversia como lo prescribe el párrafo 4.c)i) de la Política, en la especie desde el 22 de abril de 2004 (fecha de presentación de la marca registrada en favor del Demandado Iván Alonso Hernández Gutiérrez), los Demandados han venido efectuando preparativos demostrables para la oferta de buena fe de productos lácteos.

iii. Al ingresar al sitio “www.escord.com” puede apreciarse que el nombre de dominio está en uso y su contenido concuerda con el giro o actividad de los Demandados.

iv. En aplicación del párrafo 4.c)ii) de la Política, haber obtenido un título de marca amparando la denominación “EESCORD”, queda demostrado que los Demandados sí tienen derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

v. Ajustándose a la defensa prevista por el párrafo 4.c)iii) de la Política y siendo el giro o actividad del Demandante diametralmente opuesta a la de los Demandados, es evidente que no puede haber intención por parte de éstos últimos, de desviar a las consumidores de manera equívoca o de empañar el nombre de la marca del Demandante puesto que los productos, así como los consumidores de ambas partes pertenecen a diferentes mercados.

vi. En respuesta a la invocación por parte del Demandante, de la causal prevista en el párrafo 4.b)ii)de la Política y de acuerdo al contenido del portal vinculado al nombre de dominio en litigio, se desprende que la intención del Demandado no es impedir que el Demandante refleje la marca en un nombre de dominio, sino la de promover su producto y marca en Internet.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo dispuesto por el párrafo 4.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:

i. El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y

ii. El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

iii. El nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

En efecto como lo propone el Demandante y contrario al enfoque sugerido por los Demandados, numerosas Decisiones al amparo de la Política han confirmado que la esencia de este tipo de análisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente confusión en la forma que acontece en el campo de las marcas (lo que implicaría en el presente caso evaluar la probabilidad de confusión por parte del público consumidor en cuanto al legítimo fabricante o distribuidor de los artículos deportivos comercializados bajo la marca EESCORD, causada por el nombre de dominio <eescord.com> y su uso en relación con el portal de Internet que en un principio permaneció inactivo y hoy en día despliega información sobre la venta de productos lácteos) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del Demandante como para justificar la procedencia de una acción bajo la Política. Ver Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI No. D2000-1415. Por consiguiente, para los fines del párrafo 4.a)i) de la Política, resulta asimismo improcedente confrontar el nombre de dominio en disputa con la marca de la que es titular uno de los Demandados.

Sentado lo anterior, de su simple apreciación resulta incontrovertible que el nombre de dominio <eescord.com> se conforma total y exclusivamente por la marca “EESCORD” que sirve de base a la acción promovida por el Demandante.

Por otra parte y según lo hace valer el Demandante, es conveniente destacar que los precedentes en la materia han definido y consistentemente establecido que la presencia de dominios de nivel superior genéricos como en la especie “.com”, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar a un determinado comerciante como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos trascendentes jurídicamente para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio. En este orden de ideas se ha reiterado también que debido a que los nombres de dominio técnicamente no distinguen entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, la presencia de dicha inigualdad entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta relevante para los fines de un análisis de confusión bajo la Política. Véanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. de R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por lo antes expuesto este Panel determina que el nombre de dominio <eescord.com> es lisa y llanamente idéntico a la marca del Demandante, en términos gramatical, visual y fonético.

En virtud de lo anterior se tiene por acreditado el elemento contenido en el párrafo 4.a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandante mantiene que en atención a la falta de uso del nombre de dominio en controversia, así como a la información que respecto a este último se encuentra disponible en la base de datos Whois, no existe evidencia que faculte a los Demandados a prevalerse de alguna de las causas de justificación descritas en el párrafo 4.c de la Política.

Por su parte, los Demandados basan su defensa en la divergencia de actividad comercial a que se dedican con respecto al Demandante, así como en los derechos que les confiere su marca EESCORD LACTEOS y Diseño, registrada en una clase diferente y amparando productos radicalmente distintos a los contemplados en los registros marcarios del Demandante.

En opinión de este Panelista la inutilización de un nombre de dominio no es trascendente y mucho menos determinante para acreditar la falta de derechos o intereses legítimos en el mismo por parte de su registrante, puesto que lo que en este elemento de la Política se pretende dilucidar es si el Demandado tiene algún título legal, se encuentra en determinado supuesto fáctico o realiza alguna actividad lícita que pudiese tener el efecto de legitimar el uso y aprovechamiento del nombre de dominio que registró y le permita disponer libremente de él.

Ahora bien, al afirmar que no existía evidencia para acreditar la actualización de alguna de las hipótesis contempladas en el párrafo 4.c) de la Política, el Demandante revirtió la carga de la prueba a los Demandados, quienes en su defensa hicieron valer precisamente sus derechos como titulares de una marca registrada que corresponde al nombre de dominio que habían previamente registrado.

Sentado lo anterior y en términos de lo previsto por el párrafo 4.c)i) de la Política, es inconcuso que los “derechos exclusivos de uso” que otorga a los Demandados la marca registrada EESCORD LÁCTEOS y Diseño que oponen como defensa, los faculta a comenzar a usar el nombre de dominio previamente registrado -sobre el que hasta antes de la presentación de la Demanda no se demuestra que tuvieren conocimiento de una posible infracción a los derechos de marca del Demandante-, para ofertar los productos amparados por su propio registro marcario que coexiste en el mercado mexicano con aquéllos del Demandante, en aplicación del principio de especialidad reconocido en los artículos 93 y 94, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial (mexicana).

Al efecto son aplicables los siguientes precedentes: Stream Internacional Inc. v. dotPartners LLC, Caso NAF (Nacional Arbitration Forum) No. FA0204000112428 (considerando de buena fe una oferta de bienes o servicios avalada por la intención del Demandado de comenzar a utilizar el nombre de dominio para ofrecer sus servicios, respecto de los cuales había ya solicitado la marca correspondiente); PRL USA Holdings, Inc. v. Catherine Mary Witham, Caso OMPI No. D2002-0361 (acreditándose el interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio sobre la base de sus propios derechos como titular de marca registrada); Scholastic Inc. v. Alejandro Hurtado Gómez, Caso OMPI No. DMX2001-0005 (justificando derechos legítimos derivados de la existencia de marcas similares válidamente registradas en el mismo país que el Demandante, con relación a clases de servicios diferentes a aquéllos amparados por los registros marcarios del Demandante).

A mayor abundamiento, en vista de lo reciente de la fecha de concesión de la marca que sirve de defensa a los Demandados, resultaría incongruente concluir que éstos no tienen derecho a iniciar la operación de su portal para anunciar los servicios que están legitimados a ofrecer bajo su marca.

De lo anterior se colige que el requisito previsto en el párrafo 4.a)ii) de la Política se tiene por no acreditado.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

No obstante la falta de comprobación de uno de los tres elementos del párrafo 4.a) de la Política constituye causa suficiente para desestimar la Demanda (Ver FLOS S.P.A. v. Victory Interactive Media SA, Caso OMPI No. D2000-0771 y Global Investment Research Corp. v. Options & Stocks, LLC c/o Mario Jebise, Caso NAF No. FA0404000263140), por exhaustividad y atendiendo a los argumentos que el Demandante esgrime sobre el particular, el suscrito Panelista se inclina por expresar su resolución con referencia a este último requisito.

De tal suerte que el Demandante funda la actualización de los supuestos típicos descritos en el párrafo 4.b) de la Política, nuevamente en la falta de uso del nombre de dominio en disputa, así como en la presunción de que los Demandados debieron tener conocimiento de la marca del Demandante, vista la reputación de que goza la misma en México en el segmento de artículos para fútbol.

El Panel considera que las meras afirmaciones que profiere el Demandante con respecto a la popularidad del fútbol son inconducentes para demostrar la familiarización de los Demandados con la marca del Demandante a grado tal de inferir su mala fe al registrar el nombre de dominio en litigio. En este sentido se hace notar la precariedad y vaguedad de la información proporcionada por el Demandante, así como la falta de exhibición de documental alguna que permita producir convicción en el Panelista con relación a la amplitud de la reputación de la marca que le atribuye el Demandante dentro del ámbito de accesorios para fútbol, ni mucho menos fuera de él.

Por otra parte, con referencia a la inactividad en que se encontraba el nombre de dominio, presumiblemente hasta antes de la presentación de la Demanda, cabe manifestar que dicha circunstancia por sí misma ha sido calificada de insuficiente para tener por acreditada la mala fe por parte del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en cuestión. Ver Not My Kid, Inc. v. Ron Sawchak, Caso NAF FA0307000167978 (considerando que en el caso concreto al mero hecho de haber mantenido sin utilizar el nombre de dominio por tres años, no puede atribuírsele el alcance probatorio que pretende el Demandante para acreditar por sí solo la mala fe del Demandado); en el mismo sentido Bloomberg L.P. v. Secaucus Group, Caso NAF No. FA0104000097077 (desestimando la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio cuando luego de que este permaneció inactivo por algún tiempo, el Demandado proveyó de contenido el portal correspondiente, fiel a su intención original al momento de registrar el nombre de dominio).

Aunado a lo anterior, el Panelista aprecia que las hipótesis planteadas por el Demandante respecto a la verdadera intención de los Demandados para haber registrado el nombre de dominio, son de naturaleza puramente especulativa, y por consiguiente, al no estar apoyadas en hechos que se acredite hayan tenido en efecto lugar, no debe conferírseles valor probatorio alguno.

Finalmente, por cuanto hace a la interpretación que hace el Demandante del frecuentemente invocado caso OMPI No. D2000-0003TelstraCorporation Limited v. Nuclear Marshmallows y otros en el mismo sentido, es pertinente aclarar que el propio Panelista en ese caso fue muy cuidadoso en señalar que la falta de uso del nombre de dominio per se, no puede equipararse al requisito de mala fe a que se refiere la Política, sino que se precisa de la concurrencia de otros factores. Ver Alberto-Culver Company v. Pritpal Singh Channa, Caso OMPI No. D2002-0757. En la especie se advierten las siguientes diferencias fácticas con respecto al caso citado por el Demandante:

i. El caso Telstra involucró una marca notoriamente conocida que goza de fuerte reputación, según se evidenció por el uso substancial de la misma tanto en el país de origen como en otros, mientras que en el procedimiento que nos ocupa, el Demandante no demostró un comparable nivel de reputación y notoriedad en relación con su marca;

ii. En el caso Telstra, el Demandado no presentó prueba alguna de algún uso de buena fe que tuviera contemplado del nombre de dominio en disputa, en tanto que en nuestro caso, los Demandados se prevalieron de los derechos de uso exclusivo que les confiere su marca registrada y vigente, en el mismo país que el de la marca del Demandante;

iii. En el caso Telstra, el Demandado ocultó su verdadera identidad al operar bajo una denominación social inexistente, mientras que tal circunstancia no se acreditó haber tenido aquí lugar;

iv. El caso Telstra implicó la provisión de datos de contacto falsos por parte del Demandado, lo que en este caso no ocurrió;

v. El procedimiento en el caso Telstra se substanció en contumacia, mientras que en el procedimiento que nos ocupa los Demandados se apersonaron para oponer en tiempo sus excepciones y defensas a la acción iniciada y las aseveraciones formuladas en su contra;

vi. El caso Telstra involucró una marca respecto de la cual no era concebible imaginar alguna utilización que no infringiera los derechos de marca de su titular mientras que aquí, la denominación EESCORD fue susceptible de un diverso registro marcario;

Por todo lo anterior se concluye que el Demandante no logró acreditar el elemento a que se refiere el párrafo 4.a)iii) de la Política.

7. Decisión

Por lo anteriormente expuesto y fundado, habiéndose demostrado la existencia de derechos e intereses legítimos por parte de los Demandados respecto del nombre de dominio <eescord.com> y no lograrse comprobar la mala fe en el registro y uso del mismo, este Panel Administrativo resuelve denegar la pretensión del Demandante.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Panelista Único

Fecha: 23 de septiembre de 2005