La Demandante es Vallsegur, S.A. con domicilio en Andorra la Vella, Andorra, representada por Cuatrecasas Abogados, Barcelona, España.
La Demandada es Valira Seguretat, S.L., Andorra la
Vella, Andorra, representada por Socoró & Auto, Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <vallsegur.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L.
dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de junio de 2005. El 1 de julio de 2005 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 1 de julio de 2005 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de julio de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de julio de 2005. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 29 de julio de 2005.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Miembro Único del Grupo Administrativo de Expertos el día 26 de agosto de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Ambas partes se han dirigido al Centro en español
y los respectivos representantes tienen su domicilio en España, por lo que este
Panel considera procedente que el español sea el idioma del presente procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos se resumen a continuación:
La Demandante es una sociedad andorrana, con domicilio en Andorra la Vella, cuya actividad está vinculada al sector de la seguridad, siendo titular de la marca mixta “VALLSEGUR”, registrada ante la Oficina de Marcas del Principado de Andorra con nº 684. Dicha marca fue registrada el 11 de diciembre de 1996 en las Clases 36, 37, 39 y 42 del Nomenclátor Internacional.
La Demandada es una sociedad andorrana, también domiciliada en Andorra la Vella, que igualmente desarrolla actividades vinculadas al sector de la seguridad.
La Demandada registró el nombre de dominio <vallsegur.com> el 12 de agosto de 2003,
y tan sólo se usa para una página web “www.vallsegur.com” en la
que aparece el texto “www.vallsegur.com” dos veces.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- que desde su constitución en 1986, ha venido prestando a sus clientes servicios de seguridad, habiéndose convertido en una de las empresas de referencia de dicho sector en Andorra, y que presta servicios a clientes tanto andorranos como extranjeros;
- que como fruto de sus actividades, se ha convertido en una de las principales empresas de seguridad de Andorra;
- que su denominación social está registrada como marca desde 1996, en diversas clases (antes citadas), siendo tal denominación idéntica al nombre de dominio registrado por la Demandada;
- que la Demandada no tiene ningún interés legítimo o derecho sobre la denominación “Vallsegur” y que al registrarla como nombre de dominio solo pretendía obstruir la actividad de quien tiene derecho al mismo, por lo que fue registrado de mala fe;
- que la tenencia pasiva del nombre de dominio constituye un uso de mala fe; y
- que, por tanto, solicita que dicho nombre de dominio le sea transferido.
B. Demandado
La Demandada, ha contestado como se resume a continuación:
- que su empresa opera en el sector de los sistemas y servicios de seguridad, como sociedad, desde 1990, si bien sus orígenes se remontan a los años 60;
- que admite la identidad del nombre de dominio con la marca de la Demandante, cuyo registro desconocía;
- que admite “un mejor derecho” a favor de la Demandante sobre el mencionado signo, por lo que no se opone a que sea transferido a la Demandante;
- que la adopción de dicha denominación como nombre de dominio no obedece a la intención de impedir que la Demandante pueda utilizar su marca y denominación social en el ámbito de Internet, sino que se corresponde con el acrónimo de Valira Seguretat, por lo que ha sido fruto de la casualidad y que, por tanto, no se le puede atribuir mala fe; y
- que, al ser ahora consciente de un mejor derecho a favor de la Demandante,
reitera su manifestación en el sentido de no oponerse a que le sea transferido
el nombre de dominio a la sociedad Vallsegur, S.A.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Según el párrafo 4.a) de la Política, un nombre de dominio podrá ser transferido sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; y
(ii) que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
La citada norma añade que el Demandante deberá probar que se cumplen tales requisitos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Panel considera fuera de toda duda, y así lo ha admitido la Demandada, que existe identidad entre la marca VALLSEGUR de la Demandante y el nombre de dominio objeto de la Demanda, ya que la partícula “com” carece de relevancia para la aplicación de la Política, párrafo 4.a)i).
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.
Numerosas decisiones anteriores de la OMPI han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos.
La Demandada no ha formulado ninguna alegación que resulte verosímil ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe algún vínculo entre el nombre de dominio controvertido y sus actividades, tampoco ha aludido a algún posible derecho o interés legítimo, por lo que no es menester entrar en mayores consideraciones para dar por cumplido este segundo requisito de la Política, párrafo 4.a)ii).
Cabe advertir que, en el escrito de contestación a la Demanda, la Demandada ha reconocido que la Demandante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Conforme al párrafo 4.b) de la Política, constituyen prueba suficiente del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.
En el presente caso, la Demandante ha aportado suficientes pruebas que acreditan que la marca VALLSEGUR era ya muy conocida en el sector, en la época anterior al registro del nombre de dominio, como perteneciente a la sociedad del mismo nombre.
Obviamente, la Demandante no concedió ninguna licencia o autorización al Demandado para usar dicha marca o para registrarla como nombre de dominio.
Por otra parte, se ha de tener en cuenta que la Demandada y la Demandante tienen sus respectivas sedes sociales en la misma calle de Andorra la Vella, por lo que es poco convincente la hipótesis de que, perteneciendo al mismo sector, la Demandada desconociera la existencia anterior de la sociedad demandante, cuya denominación social coincide con su marca. En efecto, ha quedado acreditado que la Demandante ostenta, desde su constitución en 1986, la denominación social VALLSEGUR y que esta misma denominación fue registrada y usada como marca desde al menos una década, siendo ya la Demandada, por aquellas fechas e incluso mucho antes, una empresa del mismo sector, tal y como se ha reconocido expresamente en el escrito de contestación a la Demanda.
El Panel está persuadido de que, en realidad, la Demandada sólo pretendía beneficiarse de algún modo y de forma ilegítima con el registro del repetido nombre de dominio; en todo caso, la Demandada era consciente de que con la adopción del mismo impedía el registro a su legítimo dueño.
Respecto a la tenencia pasiva del nombre de dominio,
numerosas resoluciones del Centro han considerado que, en supuestos como el
que nos ocupa, cuyas características y circunstancias conducen a la imposibilidad
de imaginar un uso de buena fe del nombre de dominio, se ha de concluir que
el hecho de que no sea activamente usado equivale a mala fe, en el sentido de
la Política (entre otras cabe citar las siguientes resoluciones: Telstra
Corporporation Limitation v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI
N° D2000-0003, y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. v. Victor Edet
Okon, Caso OMPI N° D2004-0245).
Finalmente, también cabe recordar que en el mismo sentido se pronuncia la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI durante la trigésima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), que, respecto a la mala fe, dice textualmente:
“Artículo 4 - Mala fe
(1) [Mala fe] A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.
(2) [Factores] En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
(i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y
(ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.”
En consecuencia, el Panel considera que la Demandante
también ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y
usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la política, párrafo 4.a)iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <vallsegur.com> sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 8 de septiembre de 2005
Stay updated! Get new cases and decisions by daily email.
