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Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI

DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

Procedura N. D2004-0922

1. Le parti

Ricorrente: KCI KONECRANES Plc., Hyvinkää, Finlandia.

Resistente: MARIO GIRELLI, Valmadrera , Italia.

2. Il Nome a Dominio e l’Ente presso il quale lo stesso è registrato

Il nome a dominio oggetto della controversia è <konecranes.info> (di seguito Nome a Dominio), registrato presso la società Register.it.

3. Svolgimento della procedura

Il ricorso introduttivo della presente procedura, redatto in lingua italiana, è stato trasmesso in forma elettronica all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) - Centro di Mediazione e Arbitrato (di seguito il Centro) in data 4 novembre 2004, ai sensi della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Policy) approvata dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) il 24 ottobre 1999, delle Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Rules), e delle WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Supplemental Rules). Successivamente sono pervenuti al Centro anche l’esemplare cartaceo del ricorso e la relativa documentazione, integrata in data 16 dicembre 2004 con la visura storica della società KCI Konecranes Plc., tratta dal Trade Register svedese, indicata quale allegato n. 24 del Ricorso.

Il 5 novembre 2004, il Centro ha inviato a Register.it una richiesta di verifica della registrazione del Nome a Dominio e dei relativi dati. Il 5 novembre 2004 Register.it ha confermato che: (i) il Nome a Dominio è registrato presso Register.it; (ii) l’attuale intestatario del Nome a Dominio è Mario Girelli, Fraz. S. Dionigi, 25/b, Valmadrera (LC), Italia, indicando altresì i referenti amministrativi, tecnici e contabili; (iii) le Rules si applicano al Nome a Dominio; (iv) la lingua designata nel contratto di registrazione è quella italiana; (v) il contratto di registrazione indica quale giurisdizione competente per qualunque controversia relativa al Nome a Dominio la giurisdizione italiana.

Il 16 novembre 2004, verificatane la regolarità formale alla Policy, alle Rules e alle Supplemental Rules, il Centro ha notificato il Ricorso al Resistente, con copia a ICANN ed alla Ricorrente, unitamente alla comunicazione di avvio della procedura. Il Centro ha fissato al 6 dicembre 2004 il termine per l’invio della Risposta del Resistente.

La Risposta del Resistente è stata trasmessa in formato elettronico al Centro in data 3 dicembre 2004. Il 7 dicembre 2004, è pervenuto al Centro anche l’esemplare cartaceo della Risposta con la relativa documentazione.

In data 21 dicembre 2004, il Centro ha notificato alle parti la nomina dell’avv. Anna Carabelli quale membro del Collegio uninominale per la presente procedura, indicando che, salvo circostanze eccezionali, la stessa avrebbe dovuto inviare la propria decisione al Centro entro il 4 gennaio 2004.

Il 28 dicembre 2004, il Collegio, in forza del paragrafo 12 del Regolamento, ritenendo che dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente, non emergesse con chiarezza l’asserito cambiamento di denominazione della società KCI Kone Cranes International Corporation in KCI Konecranes Plc., ha chiesto alla Ricorrente di trasmettere, entro il 3 gennaio 2004, chiarimenti e/o ulteriore documentazione sul punto. Di conseguenza, il Collegio ha posticipato il termine per l’invio della decisione al 15 gennaio 2004.

In data 30 dicembre 2004, la Ricorrente ha inviato al Centro delle Note Autorizzate con i relativi documenti ed in data 5 gennaio il Resistente ha inviato delle Note di Commento. Con comunicazione del 5 gennaio 2005, la Ricorrente ha chiesto al Collegio di non considerare dette Note di Commento in quanto non autorizzate. A tale richiesta il Resistente ha replicato che attraverso le Note Autorizzate il Ricorrente non si era limitato a fornire chiarimenti e/o ulteriore documentazione sul cambiamento di denominazione sociale, come richiesto dal Collegio, ma aveva dedotto ed argomentato anche su altre circostanze (in particolare sull’eccezione di sospensione della proceduta formulata dal Resistente); attraverso le Note di Commento, quindi, il Resistente aveva semplicemente esercitato il proprio diritto di difesa. In via subordinata il Resistente ha chiesto al Collegio di non prendere in considerazione il punto 4) delle Note Autorizzate perché relativo una questione del tutto diversa da quella per la quale il Collegio aveva autorizzato l’invio di chiarimenti e/o documentazione integrativa.

4. I Fatti

Il Collegio ritiene provate le seguenti circostanze in quanto documentate in atti o non contestate.

La Ricorrente è una società finlandese che opera - direttamente o tramite società ad essa consociate - nel settore dell’impiantistica di sollevamento in vari paesi del mondo (doc. 3 del Ricorso), inclusa l’Italia ove nel marzo 2004 è stata costituita la Konecranes s.r.l. (doc. 4 del Ricorso e doc. 5 della Risposta)e facente anch’essa parte del gruppo KCI-Koncranes.

La Ricorrente ha prodotto copia dei certificati di registrazione del marchio KCI-KONECRANES per l’Italia, gli Stati Uniti d’America, la Germania, la Francia e il Regno Unito (docc. 6-10 del Ricorso) oltre ad un elenco di ulteriori registrazioni effettuate in altri paesi (doc. 5 del Ricorso), cui tuttavia, in quanto contestato dal Resistente, non può essere attribuito valore probatorio.

I marchi di cui ai docc. 6-10 del Ricorso sono stati registrati nel 1995 a nome della KCI-KONE CRANES INTERNATIONAL CORPORATION.

La Ricorrente e/o altre società del gruppo KCI-Konecranes, hanno registrato i seguenti nomi a dominio:

<konecranes.com>, <konecranes.co.uk>, <konecranes.ru>, <konecranes.dk>, <konecranes.us>, <konecranes.com.mx>, <konecranes.com.ua> (doc. 11 del Ricorso), alcuni dei quali sono peraltro richiamati nei risultati della ricerca effettuata digitando la stringa “konecranes” tramite il motore di ricerca “Google” (doc. 12 del Ricorso), risultati peraltro largamente associati alla Ricorrente o a società del gruppo.

Il Resistente ha registrato il Nome a Dominio <konecranes.info> in data 6 luglio 2004 (doc. 1 del Ricorso) e ne risulta tuttora il titolare; in base a quanto affermato nel Ricorso, il Nome a Dominio viene utilizzato per re-indirizzare gli utenti internet verso il sito della società Prim S.p.A. (doc. 13 del Ricorso). La circostanza non è contestata dal Resistente.

Il Resistente era, all’epoca della registrazione del Nome a Dominio, Consigliere Delegato di Prim (doc. 15 del Ricorso); attualmente riveste la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione (doc. 14 del Ricorso). La circostanza è confermata dallo stesso Resistente.

La Ricorrente ha intrattenuto con Prim rapporti commerciali nella cui gestione il Resistente ha avuto un diretto coinvolgimento (cfr. docc. 17 e 19 del Ricorso). In allegato al Ricorso, la Ricorrente ha prodotto, quale doc. 17, il contratto di licenza stipulato il 5 Luglio 1999 (Licenza) stipulato tra KCI KONECRANES INTERNATIONAL Plc. e KCI Hoists Corporation, quali licenzianti, e Prim quale licenziataria, nella persona del Resistente. Nonostante la parziale diversità della denominazione sociale (l’aggiunta della parola INTERNATIONAL), lo stesso Resistente identifica nelle proprie difese KCI KONECRANES INTERNATIONAL Plc. con la Ricorrente KCI KONECRANES Plc.

La Licenza fa riferimento ai marchi KCI-KONECRANES (cfr. allegato D), dando atto che gli stessi sono di proprietà della licenziante KCI-KONECRANES INTERNATIONAL Plc., (cfr. art.1, definizione del termine “Trademarks”: “….  .  The trademarks are owned by KCI, the ultimate parent company of KCI HOISTS.” Secondo la definizione contrattuale, KCI sta ad indicare, appunto KCI-KONECRANES INTERNATIONAL Plc.).

La Licenza è stata dichiarata risolta dalle licenzianti nel marzo del 2004 per fatto e colpa di Prim (doc. 19 del Ricorso). La lettera di risoluzione è sottoscritta, oltre che da KCI Hoists Corporation dalla Ricorrente (KCI KONECRANES Plc.). Anche alla luce di tale circostanza il Collegio ritiene quindi provato che KCI KONECRANES Plc. e KCI KONECRANES INTERNATIONAL Plc. sono il medesimo soggetto giuridico.

Il Resistente da espressamente atto nella propria Risposta dell’avvenuta interruzione dei rapporti commerciali tra Prim e la Ricorrente, imputandone tuttavia la responsabilità a quest’ultima.

E’ attualmente pendente avanti alla Camera di Commercio Internazionale di Stoccolma un procedimento arbitrale (n. . 132929 /AVH) promosso dalla Ricorrente e KCI Hoists Corporation nei confronti di Prim. Come risulta dalla copia dell’atto introduttivo (Terms of Reference) allegato alla Risposta quale doc. 1, la Ricorrente e KCI Hoists Corporation hanno chiesto al collegio arbitrale una serie di provvedimenti conseguenti e/o collegati all’intervenuta risoluzione della Licenza, tra cui l’ingiunzione a Prim di cessare ogni utilizzazione dei marchi oggetto della Licenza nonché di ogni altro diritto di proprietà intellettuale di KCI Hoists Corporation.

5. Argomentazioni delle Parti

A. Ricorrente

La Ricorrente afferma:

• che KCI KONECRANES Plc., società quotata sul mercato azionario finlandese a capo del gruppo KCI Konecranes, è leader mondiale nel settore dell’impiantistica di sollevamento e servizi connessi, nota in tutto il mondo da almeno 10 anni, ovvero da quando, per effetto di una trasformazione della struttura sociale della precedente KONE Corp., il ramo produttivo e commerciale specializzato nell’impiantistica di sollevamento ha acquisito una posizione autonoma;

• di essere titolare di decine di marchi nazionali “KCI KONECRANES”, e in particolare di quelli di cui ai docc. 6-10 del Ricorso, registrati a nome di KCI KONECRANES INTERNATIONAL CORPORATION poi divenuta KCI KONECRANES Plc. a seguito di modifica della denominazione sociale;

• di aver registrato, direttamente o attraverso società del gruppo, fra il 1999 ed il 2002, numerosi nomi a dominio incorporanti la parola konecranes;

• che i marchi ed i nomi di dominio di cui sopra sono inequivocabilmente ed indissolubilmente associati ad essa, alla sua attività commerciale ed ai suoi prodotti e servizi, ampiamente diffusi su scala internazionale anche attraverso internet;

• che il Nome a Dominio <konecranes.info> è identico, o quanto meno confondibile, con i marchi “KCI KONECRANES”, e con la denominazione sociale della Ricorrente composta dall’acronimo di “KoneCranes International” (KCI) e dalla parola KONECRANES, frutto della fusione del termine KONE (da KONE Corporation, originaria denominazione del negozio di riparazioni elettriche fondato nel 1910 da cui ha preso avvio l’attività commerciale e produttiva poi sviluppata negli anni attraverso la Ricorrente ed le altre società del Gruppo) e dal sostantivo plurale inglese CRANES (in italiano “gru”), aggiunto quale riferimento specifico al ramo produttivo relativo all’impiantistica da sollevamento;

• che il Resistente, già licenziatario della Ricorrente, non ha diritto o titolo sul Nome a Dominio, in quanto il Resistente:

- non è mai stato autorizzato dalla Ricorrente a registrare il Nome a Dominio;

- non è comunemente conosciuto con il nome corrispondente al Nome a Dominio,

- reindirizzando automaticamente gli utenti internet verso il sito ufficiale di Prim., società da lui amministrata e concorrente della Ricorrente, attua uno sviamento di clientela per promuovere i prodotti e servizi di Prim che non può qualificarsi come utilizzo legittimo del Nome a Dominio a fini non commerciali, né come utilizzo in buona fede per l’offerta al pubblico di beni e servizi;

- anche in costanza dell’ormai cessata Licenza, il Resistente non era autorizzato all’uso di marchi o loghi della Ricorrente che potesse ingenerare nei terzi la convinzione che il licenziatario fosse parte del gruppo KCI Konecranes;

• che il Nome a Dominio è stato registrato in malafede, in quanto:

- al momento della registrazione del Nome a Dominio, il Resistente non poteva non conoscere l’esistenza dei marchi della Ricorrente, attesi la notorietà del marchio KCI Konecranes nel settore in cui opera anche il Resistente ed i rapporti commerciali intrattenuti dalla Ricorrente con Prim sin dal 1999,

- il Nome a Dominio è stato registrato il 6 luglio 2004, ossia successivamente alla risoluzione della Licenza (10 marzo 2004), in consapevole violazione delle obbligazioni nascenti da detta risoluzione e con il preciso intento di danneggiare la Ricorrente, società concorrente;

• che il Nome a Dominio è utilizzato in mala fede, per re-indirizzare gli utenti internet sul sito della società Prim, che offre prodotti e servizi concorrenti con quelli della Ricorrente, con l’intento di attrarre, a fini commerciali, gli utenti internet, avvantaggiandosi della notorietà del marchio della Ricorrente ed integrando così un’ipotesi di “malafede opportunistica” volta ad ingenerare nell’utente l’errata convinzione dell’esistenza di rapporti commerciali tra la Ricorrente e la società amministrata dal Resistente.

La Ricorrente chiede pertanto che il trasferimento del Nome a Dominio.

B. Resistente

Il Resistente chiede il rigetto del Ricorso ed afferma:

• di essere Presidente del Consiglio di Amministrazione di Prim, società operante dal 1926 nel settore della produzione di gru ed apparecchi di sollevamento in generale;

• che Prim ha intrattenuto con la Ricorrente rapporti commerciali interrottisi a causa degli illeciti e degli inadempimenti commessi da quest’ultima;

• che la Ricorrente è carente di legittimazione attiva essendo i marchi stati depositati/concessi a nome della KCI KONE CRANES INTERNATIONAL CORPORATION e non della KCI KONECRANES Plc.;

• che l’elenco dei marchi allegato al Ricorso quale doc. 5, non ha alcun valore probatorio mancando i relativi certificati di registrazione;

• che il marchio KONECRANES è connotato da una “certa debolezza” essendo formato dalla traduzione inglese della parola “gru”, parola descrittiva dei prodotti che contraddistingue e dalla dicitura KONE già utilizzata in funzione di marchio dall’omonima società leader mondiale nel settore degli ascensori e scale mobili, come evidenziato dai risultati della ricerca effettuata attraverso Google digitando la stringa “kone” (doc. 3 della Risposta);

• che la Ricorrente non ha provato l’asserita rinomanza del marchio;

• di aver un legittimo interesse nel nome “KONECRANES”, dal momento che fino a pochi mesi prima della registrazione la società Prim, amministrata dal Ricorrente, forniva ai clienti italiani gru ed apparecchi di sollevamento recanti prodotti della Ricorrente;

• di non avere registrato e/o utilizzato il Nome a Dominio in malafede (allo scopo primario di cederlo a terzi per speculazione commerciale o per danneggiare la Ricorrente), essendo il Resistente l’unico soggetto danneggiato dai comportamenti illeciti e concorrenzialmente scorretti della Ricorrente che, nella vigenza della Licenza, ha costituito la sussidiaria italiana Konecranes S.r.l. ed ha stornato a Prim clientela e dipendenti;

• che a seguito della rottura dei rapporti commerciali con Prim, la Ricorrente ha promosso una serie di iniziative giudiziarie nei confronti della stessa Prim., tutte infondate, tra cui la procedura arbitrale n. 13292/ AVH pendente davanti alla Camera di Commercio Internazionale di Stoccolma;

• che la presente procedura costituisce un “duplicato della domanda già avanzata in sede della procedura arbitrale di Stoccolma” e deve essere quindi sospesa sino alla definizione di detto procedimento arbitrale, dal momento che il nome a dominio rientra tra i diritti di proprietà intellettuale oggetto della domanda di inibitoria proposta dalla Ricorrente .

6. Questioni Preliminari

6.1. Ammissibilità delle Note di Commento del Resistent

Il Collegio ritiene opportuno ammettere ed esaminare le Note di Commento del Resistente. Se è vero, infatti, che l’Ordine Procedurale del 28 dicembre 2004 invitava il solo Ricorrente a fornire chiarimenti/ulteriore documentazione in merito all’asserito mutamento di denominazione sociale, è altrettanto vero che con le Note Autorizzate il Ricorrente ha colto l’occasione anche per replicare alla richiesta di sospensione della presente procedura formulata dal Resistente. Inoltre, attesa l’ampiezza delle argomentazioni svolte dal Ricorrente in merito al mutamento della denominazione sociale, che toccano questioni non strettamente attinenti all’argomento (quali gli effetti giuridici delle registrazioni efffettuate presso il Trade Register del National Board of Patents and Registration of Finland) pare equo ammettere le Note di Commento del Resistente.

6.2. Pendenza di altra procedura

Titolare del Nome a Dominio risulta essere il Resistente personalmente (cfr. doc. 1 del Ricorso).

E’ pacifico altresì che il Resistente è legale rappresentante della società Prim e, in tale qualità, ha sottoscritto la Licenza ed ha gestito i rapporti commerciali così instaurati tra Prim e la Ricorrente ( cfr. docc. 17, 18 e 19 del Ricorso). E’ del tutto ovvio però, e al Collegio pare persino superfluo ricordarlo, che così come gli atti compiuti dal Resistente in qualità di legale rappresentante di Prim vanno riferiti ed imputati alla società e non al Resistente personalmente, allo stesso modo gli atti compiuti dal Resistente personalmente vanno riferiti ed imputati allo stesso e non alla società.

Dalla copia dell’atto introduttivo del procedimento arbitrale pendente davanti alla Camera di Commercio Internazionale di Stoccolma (doc. 1 della Risposta), emerge chiaramente che lo stesso è stato promosso soltanto nei confronti di Prim, mentre il Resistente, come persona fisica, non ne è parte. Pertanto, la pronuncia arbitrale, quand’anche favorevole alla Ricorrente e comportante l’inibitoria all’uso dei segni distintivi della Ricorrente genericamente individuati (inclusi eventuali nomi a dominio), non potrà essere fatta valere nei confronti del Resistente personalmente e non potrà quindi riguardare il Nome a Dominio.

Il Collegio quindi, respinge la richiesta di sospensione del Resistente.

7. Motivi della Decisione

Venendo al merito della vertenza, il Collegio ritiene di dover preliminarmente sottolineare che le domande proposte dalle parti andranno esaminate e decise in base alla Policy che specificatamente regola questo genere di controversia, e, in particolare, in base a quanto previsto alle lettere a), b) e c) dell’art. 4. In altri termini, sono in questa sede rilevanti e pertinenti solo i fatti e le argomentazioni direttamente riferibili alle condizioni previste dal sopra citato art. 4; non lo sono invece quelle circostanze e/o argomentazioni riguardanti presunti illeciti contrattuali (nella specie, i motivi di risoluzione della Licenza) o extracontrattuali (nella specie, storno di clientela o di dipendenti ai danni di Prim che non è neppure parte di questo procedimento), che sono peraltro già oggetto della procedura arbitrale di cui si è detto la paragrafo 6.

Il Collegio si pronuncerà quindi sulla domanda di ri-assegnazione del Nome a Dominio previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni stabilite alla lettera a) dell’art 4 della Policy:

(i) il Nome a Dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio della Ricorrente; e

(ii) il Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio; e

(iii) il Nome a Dominio è stato registrato ed usato in mala fede.

Il paragrafo 4.b della Policy elenca a titolo esemplificativo quattro circostanze che, ai fini del paragrafo 4.a (iii), se dimostrate dal ricorrente, costituiscono evidenza della registrazione e dell’uso del nome a dominio in mala fede.

Il paragrafo 4.c della Policy elenca a titolo esemplificativo tre circostanze che, se dimostrate dal resistente, costituiscono evidenza del suo diritto o titolo in relazione al nome a dominio ai fini del paragrafo 4.a(ii).

(a) Legittimazione attiva della Ricorrente –I marchi

Il Resistente contesta che i certificati di registrazione allegati al Ricorso (docc. 6-10) indicano quale titolare dei relativi marchi “KCI KONECRANES” la KCI KONE CRANES INTERNATIONAL CORP. anziché la Ricorrente KCI KONECRANES Plc. Replica la Ricorrente che ciò è dovuto al fatto che KCI KONE CRANES INTERNATIONAL CORP. ha successivamente mutato la propria denominazione sociale assumendo dopo vari passaggi, nel 2003, quella di KCI KONECRANES Plc.

Alla luce della documentazione prodotta dalla Ricorrente in allegato alle Note Autorizzate e dei chiarimenti forniti con tali Note (in particolare sui passaggi di denominazione ed il significato delle sigle che – nella lingua finlansede, svedese e inglese - contraddistinguono le diverse tipologie societarie Oy, Ab, Oyj, Abp,), peraltro non contestati dal Resistente, il Collegio ritiene provato l’intervenuto mutamento di denominazione sociale di KCI KONE CRANES INTERNATIONAL CORP (indicata quale titolare nei certificati di registrazione dei marchi di cui ai docc. 6-10 del Ricorso) in KCI KONE CRANES Plc., attraverso i passaggi illustrati e documentati nelle Note Autorizzate. Peraltro l’ultimo di detti passaggi, da KCI KONECRANES INTERNATIONAL Plc. (Abp) a KCI KONECRANES Plc. (Abp), era già dato per riconosciuto dal Resistente che, come esposto al paragafo 2, nei propri atti ha sempre identificato KCI KONECRANES INTERNATIONAL Plc. (firmataria della Licenza) nell’odierna Ricorrente.

Nelle Note di Commento il Resistente insiste nella propria eccezione di carenza di legittimazione attiva sostenendo che la mancata trascrizione (o richiesta di trascrizione) del suddetto cambio di denominazione nei Registri presso cui i marchi sono stati depositati/registrati comporterebbe la non azionabilità dei diritti sui marchi stessi. In proposito richiama il disposto dell’art. 17 (n. 6) del Regolamento CE Marchi Comunitari n. 40/94 (secondo cui “Fintanto che il trasferimento non sia iscritto nel Registro, l’avente causa non può invocare i diritti risultanti dalla registrazione del marchio comunitario”) che, sempre secondo il Resistente, esprimerebbe un principio generale “pacificamente” applicato anche ai marchi nazionali ed internazionali.

Il Collegio non ritiene pertinente il richiamo a tale disposizione che, come risulta dalla sua lettura, riguarda espressamente l’ipotesi di cessione o trasferimento del marchio, mentre nella fattispecie non si è verificata alcuna cessione o trasferimento dei marchi KCI-KONECRANES ma solo una modifica della denominazione della società titolare, KCI-KONCRANES INTERNATIONAL CORPORATION.

Infine, sulla questione della debolezza del marchio KCI KONECRANES – peraltro solo genericamente accennata dal Resistente che ne rileva “una certa debolezza essendo formato da una parola descrittiva dei prodotti che contraddistingue” e dalla dicitura KONE utilizzata in funzione di marchio anche da altra azienda -, il Collegio rileva che la debolezza di un marchio non ne consente la sua pedissequa riproduzione (rispetto alla quale anche il marchio debole è tutelato). Nel caso di specie, il Nome a Dominio incorpora il termine KONECRANES (che costituisce il cuore dei marchi della Ricorrente) in modo integrale e pedissequo.

(b) Identità o confondibilità

Ad avviso del Collegio non può sussistere alcun dubbio circa la confondibilità del Nome a Dominio con i marchi KCI-KONECRANES della Ricorrente. Il Nome a Dominio, infatti, incorpora il termine KONECRANES e l’assenza dell’acronimo “KCI”, certo non vale ad escludere tale confondibilita.

D’altro canto l’aggiunta del gTLD “.info” è certamente irrilevante ai fini della valutazione dell’identità o confondibilità tra marchio e nome a dominio (Ipsos S.A. v.Andreas Scheiber WIPO Case No. D2003-0049; Pfizer Inc. v.Juan Gonzales, WIPO Case No. D2004-0589).

Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.

(c) Assenza di diritto o titolo del Resistente in relazione al Nome a Dominio

Secondo il costante orientamento dei Collegi OMPI, il ricorrente deve fornire la prova prima facie dell’insussistenza, in capo al resistente, di un diritto o titolo in relazione al nome a dominio; verificatosi ciò, è onere del resistente provare il contrario.

Il paragrafo 4(c) della Policy elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti circostanze atte a dimostrare l’esistenza in capo al resistente di un diritto o titolo sul nome a dominio, ovvero: (i) l’uso o la preparazione all’uso del nome a dominio per l’offerta al pubblico in buona fede di beni e servizi; (ii) il fatto che il resistente sia comunemente conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato; e (iii) un legittimo uso non commerciale del nome a dominio, oppure un uso commerciale dello stesso, senza però l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio: il Resistente non è mai stato autorizzato a registrare il Nome a Dominio. Né tale autorizzazione può ritenersi implicita nella Licenza perché, anche volendo prescindere dal fatto che la stessa era stata stipulata con Prim e non con il Resistente, la data di registrazione del Nome a Dominio (6 luglio 2004) è successiva alla risoluzione della Licenza stessa (marzo 2004).

Il Resistente, dal canto suo, non ha provato alcun valido diritto o titolo sul Nome a Dominio, limitandosi ad affermare che tale interesse deriverebbe dal fatto che “fino a pochi mesi prima della registrazione del dominio la società da lui amministrata (e cioè la PRIM s.p.a.) forniva ai clienti italiani gru e apparecchi di sollevamento recanti prodotti del Reclamante”; il che – ad avviso del Collegio – corrobora le conclusioni esposte al paragrafo precedente.

Il Collegio ritiene dunque provata anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.

(d) Registrazione e uso in malafede

Il Collegio ritiene che il Resistente abbia registrato il Nome a Dominio in malafede.

E’ certo, infatti, che all’atto della registrazione il Resistente fosse a conoscenza dell’esistenza dei marchi della Ricorrente, avendo – tra l’altro - direttamente stipulato nella sua qualità di legale rappresentante di Prim la Licenza (che, all’allegato D, riporta i marchi KCI-KONECRANES) e avendo poi direttamente gestito i rapporti commerciali lungamente intrattenuti da Prim con la Ricorrente sulla base della suddetta Licenza. Inoltre a parere del Collegio la Ricorrente ha sufficientemente dimostrato (cfr. docc. 3, 1, 12 del Ricorso) l’utilizzo, negli anni, a livello internazionale dei propri marchi per identificare e promuovere (anche on-line) i propri prodotti e servizi, tali da attribuire agli stessi una certa rinomanza e creare una sicura e diretta associazione tra tali marchi e la Ricorrente.

E’ principio costantemente affermato dai Collegi OMPI che l’effettiva conoscenza dell’altrui marchio all’atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del resistente (Expedia, Inc. v. European Travel Network, WIPO Case No. D2000-0137; Document Technologies v.International Electronic Communications, Inc., WIPO Case No. D2000-0270).

Il Resistente ha altresì utilizzato in malafede il Nome a Dominio consentendo a Prim di usarlo per attrarre, a fini commerciali, utenti Internet sfruttando la notorietà dei marchi della Ricorrente. Secondo quanto riferito dalla Ricorrente, e non contestato dal Resistente, tali utenti vengono infatti automaticamente re-indirizzati sul sito di Prim che commercializza prodotti concorrenti, con conseguente sviamento di clientela. Nella procedura AutoNation, Inc.v.Paul Schaefer, WIPO Case No. D2001-0289 il Collegio ha espressamente riconosciuto che la registrazione e l’uso di un nome a dominio per reindirizzare gli utenti internet verso il proprio sito che offre prodotti concorrenti rispetto a quelli del titolare del marchio costituisce registrazione ed uso in malafede (vedi anche NetWizards, Inc. v.Spectrum Enterprises, WIPO Case No. D2000-1768; Littleford DayInc. v.NRM Equipment Company, WIPO Case No. D2004-0201; Ansell Healthcare Products Inc. v.Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd., Case No. D2001-0110; E.R. Squibb & Sons LLC. v.Roy Duke, WIPO Case No. D2003-0806; Christie’s Inc. v. Tiffany’s Jewelry Auction, Inc., Case No. D2001-0075; Houghton Mifflin Co. v. The Weathermen, Inc., Case No. D2001-0211; Playboy Enterprises Int’l Inc. v. SAND WebNames – For Sale, Case No. D2001-0094; Nike, Inc. v. Crystal Int’l, Case No. D2001-0102).

8. Decisione

In ragione di quanto precede, il Collegio, ritenendo che (a) il Nome a Dominio è confondibile con i marchi della Ricorrente; (b) il Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio; e (c) il Nome a Dominio è stato registrato ed utilizzato dal Resistente in malafede, dispone il trasferimento del Nome a Dominio <konecranes.info> alla Ricorrente.

Anna Carabelli
Membro Unico del Collegio

Data: 13 gennaio 2004