Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas

Caso No. D2004-0803

1. Las Partes

La Demandante es Soria Natural, S.A., con domicilio en España, representada por Clarke, Modet & Co., España.

La Demandada es Vicenc Roig Ribas con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>.

Los registradores de los citados nombres de dominio son, respectivamente, Nominalia Internet S.L. y CORE Internet Council of Registrars.

3. Iter Procedimental

La demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de octubre de 2004. El 5 de octubre de 2004, el Centro envió a Nominalia Internet S.L. y a CORE Internet Council of Registrars vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 6 de octubre de 2004, CORE Internet Council of Registrars envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del dominio <homeosor.com>, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 7 de octubre de 2004, Nominalia Internet S.L envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del dominio <homeosor.biz>, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de octubre de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fijó para el 2 de noviembre de 2004. El Escrito de Contestación a la demanda fue presentado ante el Centro el 20 de octubre de 2004.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 10 de noviembre de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El acuerdo de registro del nombre de dominio <homeosor.com> está en inglés, y el del registro del nombre de dominio <homeosor.biz> en español. Por su parte, la demanda y la contestación a la demanda fueron presentadas en español. A la vista de estos hechos, el Experto Único, haciendo uso de la facultad conferida por el párrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:

- La sociedad mercantil “Soria natural, S.A.” es titular de las marcas españolas nº 1782612, 1907097, 1907098 y 1907099, todas ellas denominativas y compuestas por el signo “Homeosor”, registradas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, respectivamente, para productos de las clases 39, 30, 5 y 3 del Nomenclátor internacional.

- La sociedad mercantil “Soria natural, S.A.” es titular de la marca comunitaria nº 3053981, también denominativa y compuesta por la palabra “Homeosor”, para productos de las clases 5, 30 y 31.

- La sociedad mercantil “Soria natural, S.A.” es titular de la marca internacional nº 648302, igualmente denominativa y compuesta por el signo “Homeosor”, registrada en las clases 3, 5 y 30 del Nomenclátor internacional.

- Las marcas de la sociedad “Soria Natural, S.A.” han sido usadas con cierta profusión en el sector farmacéutico, alcanzando una notoriedad apreciable en dicho sector.

- El actual titular de los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> es D. Vincenc Riog Ribas. Dichos nombres de dominio fueron registrados ante los registradores CORE Internet Council of Registrars y Nominalia, S.L., constando en el acuerdo de registro de estos nombres de dominio la sujeción de disputas como la presente a la Política Uniforme de la ICANN.

- Los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>, registrados a favor de D. Vincenc Roig Ribas, no han sido utilizados hasta el momento.

- Según queda acreditado por medio de acta notarial, el 17 de julio de 2004, D. Vincenc Roig Ribas recibe un requerimiento realizado por la representante de “Soria Natural, S.A.”, en el que se le insta a abstenerse de utilizar la denominación “Homeosor” bajo cualquier forma, y a renunciar expresamente por escrito y ceder a “Soria Natural, S.A.” la titularidad de los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>. Dicho requerimiento no fue contestado por D. Vincenc Roig.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que sus marcas son marcas notorias en el sector de la medicina natural; que existe plena identidad entre los dominios controvertidos y las marcas registradas por la Demandante; y que el uso de la denominación “Homeosor” por terceros no autorizados no sólo puede suponer una vulneración del uso exclusivo de la marca por su legítimo titular, sino que también suponer un riesgo para la salud pública, dada la naturaleza de los productos distinguidos con las marcas de la Demandante.

Asimismo, entiende la Demandante que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio, careciendo de cualquier tipo de autorización o licencia de marca por parte del Demandante que le permita utilizar la denominación “Homeosor” como nombre de dominio.

Finalmente, considera la parte Demandante que los nombres de dominio se han registrado y usado de mala fe. Para sostener esta alegación, el Demandante afirma que el Demandado tiene su residencia en España, país en el que la marca de la Demandante goza de renombre; que la zona donde tiene su residencia el Demandado es una de las zonas donde se ubica un mayor número de farmacias que venden productos “Homeosor” en Cataluña, todo lo cual pone en duda el desconocimiento del Demandado de la marca HOMEOSOR. De igual modo, el Demandante basa la prueba de la mala fe del Demandado en el hecho de no haber contestado al requerimiento notarial que le realizó; en el hecho de que el registro de los nombres de dominio litigiosos supone una medida de presión para que el Demandante proceda a la compra de ambos nombres de dominio por un valor superior al de registro; y en la obstaculización para que el Demandante pueda usar su marca como nombre de dominio.

Termina la Demandante afirmando que la conducta del Demandado encaja en el artículo 34 de la Ley española de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), de modo que el Demandado estaría lesionando los derechos de exclusiva que esta Ley reconoce. Y en el mismo sentido invoca el artículo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

Por todo ello, la Demandante solicita al Grupo de expertos que dicte una resolución en la que se ordene que los nombres de dominio objeto de la controversia le sean transferidos.

B. Demandado

El Demandado, en su contestación a la demanda, solicita al Grupo de expertos que rechace los recursos solicitados por el Demandante, y alega lo siguiente:

- Que el registro de los dominios se ha hecho siguiendo las leyes para este tipo de procedimiento y siempre amparado en la legalidad vigente, sin que en ningún momento el registrador de los nombres de dominio le hubiese comunicado que el registro era ilegal o que creaba confusión con una marca conocida de productos.

- Que creó el nombre de “HOMEOSOR” basándose en lo siguiente: “HOMEO es una palabra griega que significa “LO SIMILAR, LO SEMEJANTE” y SOR es una raíz léxica de la palabra “SORGIN-A”, que es el nombre en EUSKERA (el idioma autóctono de la región franco-española llamada comúnmente como “PAÍS VASCO”) que se da a los BRUJOS/AS, unos personajes históricos que celebraban rituales mágico-esotéricos. La etimología de SORGIN deriva de SOR-+-GIN significando originariamente en vasco CREADOR(A), porque las brujas tenían el poder de convertir en animales a aquellos que renegaran de sus creencias. Por tanto, el significado literal de la conjunción de ambas palabras vendría a significar “SIMILAR A LAS BRUJAS”, “SEMEJANTE A LAS BRUJAS”.

- Que es un gran aficionado y practicante de las llamadas “ciencias esotéricas y parapsicológicas”, y que su intención en un futuro es crear una página web totalmente altruísta con el nombre de HOMEOSOR sobre temas parapsicológicos. Por ello, entiende el Demandado que tiene intereses legítimos sobre el término HOMEOSOR, que a su juicio no induce a confusión con las marcas de la Demandante, pues la actividad comercial de ésta nada tiene que ver con el esoterismo.

- Que al ser la primera persona en registrar los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>, siguiendo el procedimiento reglamentario y pagando las tasas de registro correspondientes, posee derechos o intereses legítimos sobre los mismos.

- Que la página web que tiene proyectada ha estado siempre inactiva, por falta de tiempo para ponerla en marcha, y que por esa razón es imposible que intente obtener unos beneficios comerciales, que desvíe a consumidores de manera equívoca, que se aproveche de la reputación ajena o que empañe el nombre de una marca conocida.

- Que la página web proyectada será altruista y que al Demandado no le mueve ningún ánimo de lucro.

- Que no es cierto, como afirma el Demandante, que haya registrado y esté usando los nombres de dominio de mala fe, ni que esté realizando medidas de presión para obtener importantes ingresos económicos con la venta de los dominio, pues desde que registró el primero de los dominios hasta la recepción del requerimiento notarial de la parte Demandante han pasado cuatro años y medio, sin que durante ese tiempo hubiese habido ningún tipo de contacto entre las partes, ni el Demandado hubiese intentado la venta de los dominios.

- Que considera “lógico, ético y humano” negarse a contestar requerimientos como los de la parte Demandante, por considerarlo amenazador, dictatorial y basado en la prepotencia de una macro empresa que quiere hacer prevalecer a toda costa su poder mercantil.

- Que si hubiese actuado de mala fe habría registrado todos los dominios disponibles con el nombre HOMEOSOR, cosa que no hizo; que su actuación en modo alguno afecta a la salud pública y que la inactividad de la página web no puede implicar una prueba de la mala fe, pues es debida al poco tiempo de que dispone para preparar su puesta en funcionamiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 15.a) del Reglamento, el Grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En este caso, y dado que el Demandante y el Demandado están domiciliados en España, hay que tener en cuenta la doctrina sentada en numerosas decisiones de Grupos de expertos según la cual cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicación, para suplir las eventuales lagunas de la Política y del Reglamento, la normativa de dicho Estado (Vid. a título meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos OMPI Nº D2000-0001Robert Ellenbogen v. Mike Pearson; OMPI Nº D 2000-0004, Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, OMPI Nº D2000-0484, Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas; OMPI Nº D2000-0691, Seur España, S.A. v. Antonio Llanos Alonso). De hecho, la parte Demandante en este procedimiento tiene en cuenta esta doctrina previa de los Grupos de expertos y realiza una serie de consideraciones en su demanda sobre el Derecho español de marcas, por entender que dicho ordenamiento puede ser utilizado por este Grupo de expertos para emitir la presente resolución.

Por todas estas razones se procederá a analizar el presente caso a la luz de la Política y el Reglamento, así como del Derecho español de marcas.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primer requisito que establece el párrafo 4.a)i) de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas españolas que protegen la denominación “Homeosor”, así como de una marca internacional y otra comunitaria, constituidas también por el signo “Homeosor”.

De igual modo este Experto considera que existe identidad entre los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> y las marcas de la Demandante constituidas por la denominación “Homeosor”. La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y los nombres de dominio controvertidos.

Con relación a la confundibilidad entre las marcas del Demandante y los nombres de dominio controvertidos, afirma el Demandado que en ningún momento los registradores le comunicaron que el registro de dichos dominios fuera ilegal o que creara confusión con una marca conocida de productos, razón por la cual, a juicio del Demandado, el registro se ha realizado de acuerdo con la legislación vigente. Con relación a esta alegación del Demandado, este Experto quiere recordar que los registradores no están obligados a garantizar al solicitante de un nombre de dominio que dicho nombre no infringe derechos de terceras personas. Por esta razón, la Política se incorpora mediante referencia en los acuerdos de registro que los solicitantes de nombre de dominio conciertan con los registradores acreditados por la ICANN. De este modo, en los acuerdos de registro que en su día celebró el Demandado con los registradores de los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> se preveía la posibilidad de que los nombres de dominio registrados fueran objeto de una controversia con un tercero (como efectivamente ha ocurrido).

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Experto considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Política para que prospere la demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto de losnombres de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. (Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI Nº D2000-0120Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o Nº D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, por citar sólo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4.c) de la Política.

La Demandante afirma en su demanda que “queda claramente demostrada la ausencia de legitimidad de cualquier derecho de Propiedad Industrial e Intelectual del Demandado respecto al nombre de dominio HOMEOSOR.com”. No obstante, este Experto entiende que, en modo alguno, queda claramente probada dicha ausencia de intereses. En parte, porque, como antes se ha indicado, la prueba por parte del Demandante de que el Demandado carece de derechos o interese legítimos es una prueba de un hecho negativo y por tanto prácticamente imposible. Lo que sí hace la parte Demandante es aportar indicios razonables de la inexistencia de dichos derechos o intereses legítimos.

A juicio de este Experto el Demandante ha probado, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, de modo que hay que analizar si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba la resultará ciertamente sencilla.

Para intentar probar sus derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio controvertidos, el Demandado alega, en primer lugar, que es el legítimo titular de los nombres de dominio <homeosor.com> y <homeosor.biz> por ser la primera persona en registrarlos legalmente siguiendo el procedimiento reglamentario y pagando las tasas de registro correspondientes.

No obstante, no basta para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio el simple hecho de tenerlos registrados a su favor. Porque si el mero registro de un nombre de dominio fuera suficiente para establecer derechos o intereses legítimos a los fines del párrafo 4.a)ii) de la Política, entonces todos los titulares de nombres de dominio poseerían tales derechos o intereses, y ningún Demandante podría triunfar en una reclamación por registro abusivo. Y naturalmente esta interpretación debe ser rechazada por absurda. (En este mismo sentido se expresan, entre otras muchas, las decisiones dictadas en los casos OMPI D2000-0073, The Hamlet Group Inc. v. James Lansford; D2000-0062, Potomacs Mills Limited Partnership v. Gambit Capital Management; D2000-1238, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. v, Juana Hidalgo Martos; y la decisión NAF FA 00120000096194, National Cable Satellite Corporation v Gearwood.com).

Asimismo, alega el Demandado para intentar probar su interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa, que la palabra “Homeosor” es una palabra compuesta que significa literalmente “semejante a las brujas” y que por esa razón posee un interés legítimo sobre la misma, pues afirma ser un gran aficionado a las ciencias esotéricas y parapsicológicas y tener la intención de crear una página web sobre estas materias. Según el Demandado el término “homeosor” deriva de la combinación del término “homeo” (en griego “lo mismo”, “lo semejante”), y de sor, la raíz léxica de la palabra “sorgin-A” que es el nombre que en vasco se da a las brujas.

Este Experto no puede admitir, en modo alguno, semejante alegación como prueba del interés legítimo del Demandado sobre los nombres de dominio litigiosos. En primer lugar, porque el Demandado no aporta ningún tipo de prueba de que efectivamente tenga la intención seria de crear una página web dedicada a las ciencias esotéricas y parapsicológicas. Nótese bien que el párrafo 4.c)i) de la Política dispone que se entenderá que el demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, “ha efectuado preparativos demostrables para su utilización”. Pero en el presente caso, el Demandado sólo afirma tener la intención de usarlo, sin que pruebe en modo alguno esa intención, y sin que haya realizado preparativo alguno para usar los nombres de dominio. De hecho, el Demandado ni tan siquiera dispone de un sitio web en construcción.

Además, no se pueden admitir las alegaciones del Demandado porque el término “homeosor” no sería, como pretende, descriptivo del contenido de una página web dedicada a las ciencias esotéricas. Si, como sostiene el Demandado, pretendía crear una palabra que significase “similar a las brujas”, “semejante a las brujas” (y admitiendo que lo quisiese hacer combinando un prefijo griego y una palabra vasca), lo razonable hubiese sido registrar el nombre “homeosorgin”.

Por todas las razones expuestas, el Experto entiende que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>, concurriendo así el segundo de los requisitos establecidos en la Política para que prospere la demanda.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resolución favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que los nombres de dominio hayan sido registrados y sean usados de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y además al uso de los nombre des dominio. Así se deriva claramente de la dicción literal de los párrafos 4.a)iii) y 4.b) de la Política, y así lo resaltan varias decisiones de Grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas por un Grupo de expertos designado por el Centro de Mediación y Arbitraje en aplicación de la Política: caso OMPI No. D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. V. Michael Bosman, donde se indica que los trabajos de elaboración de la Política confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilización del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si los nombres de dominio <homeosor.com> y <homeosor.biz> han sido registrados y usados de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar los nombres de dominio disputados ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razón por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la resolución del caso OMPI No. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Daeyoon, o la resolución del caso OMPI No. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero).

Registro de mala fe

La parte Demandante ha aportado indicios suficientes para pensar que el Demandado podía conocer las marcas constituidas por el signo HOMEOSOR. Así, la Demandante aporta pruebas de un uso intenso de las marcas (incluido un uso publicitario) en el sector farmacéutico, donde la marca se ha convertido en notoria. Asimismo, es relevante el hecho de que en la zona donde tiene su residencia el Demandado existan farmacias que venden productos Homeosor. Esta circunstancia, unida a la publicidad de la marca Homeosor en las farmacias (lugares a los que acude la generalidad del público), permite poner en duda el desconocimiento del Demandado de la marca Homeosor. Y ante la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el término “Homeosor”, puede concluirse, cuando menos, la existencia de una intención obstruccionista por parte del Demandado.

Acreditada por el Demandante, prima facie, la eventual mala fe del Demandado a la hora de registrar los nombres de dominio en disputa corresponde al Demandado aportar pruebas de su buena fe. Y en este sentido, la mayoría de los alegatos del Demandado tienen por objeto intentar demostrar que los nombres de dominio en disputa no están siendo usados de mala fe, y por eso serán analizados posteriormente. Específicamente en relación con el registro de los nombres de dominio, afirma el Demandado que no ha obrado con mala fe, porque tiene derechos legítimos sobre los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>. Sin embargo, dichos intereses no han quedado demostrados, como se ha expuesto en el anterior epígrafe de esta decisión.

Asimismo, argumenta el Demandado que si hubiese actuado de mala fe habría registrado todos los dominios disponibles con el nombre HOMEOSOR, cosa que no hizo. A este propósito, hay que tener en cuenta que, efectivamente, el registro de una marca ajena en un elevado número de Top Level Domains es una clara muestra de mala fe. Pero eso no significa, sin más, que habiendo registrado la marca ajena sólo bajo .com y .biz, se haya actuado de buena fe.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro de los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interés legítimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conocía las marcas de la Demandante en el momento de registrar sus nombres de dominio (extremo éste que no ha negado el Demandado).

Uso de mala fe

El Demandado en el presente procedimiento no ha procedido a usar de ningún modo los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>.

La falta de uso de los nombres de dominio impide considerar que el Demandado esté infringiendo los derechos de marca del Demandante. Es cierto, tal como alega la Demandante, que el artículo 34 de la Ley española de marcas, de 7 de diciembre de 2001, ha establecido expresamente el “uso del signo como nombre de dominio” entre las conductas que el titular de la marca puede prohibir a terceros. No obstante, el artículo 34.3 c) de dicha Ley de marcas dispone que el titular de la marca podrá prohibir el uso de su signo como nombre de dominio (o cualquier otra de las conductas enumeradas), siempre que se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado 2 del artículo 34. En ese apartado se recogen los requisitos que se deben manifestar para que el titular de una marca registrada pueda ejercitar su ius prohibendi, entre los cuales figura la necesidad de que el tercero utilice la marca o un signo similar “en el tráfico económico”. Y lo mismos hace el artículo 9 del Reglamento (CE) núm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Pues bien, este requisito falta en el caso que nos ocupa, porque los nombres de dominio <homeosor.com> y <homeosor.biz> no son utilizados en el tráfico económico. En la actualidad, pues, el Demandado no está infringiendo los derechos de marca de la Demandante, y con toda probabilidad un Tribunal español no admitiría la existencia, en el presente caso, de una lesión de los derechos de marca del Demandante. (Y la invocación del artículo 16 del Acuerdo ADPIC y del artículo 6 bis del CUP en nada alteran esta conclusión, pues es un principio universal del Derecho de marcas que el ius prohiendi del titular de una marca sólo opera frente a signos usados por terceros en el tráfico económico).

Ahora bien, la inexistencia de una lesión de las marcas de la Demandante desde el punto de vista del Derecho español de marcas no significa que no pueda prosperar su demanda en este procedimiento, pues los presupuestos de la Política no son iguales a los establecidos en dichos ordenamientos, y basta con que se manifiesten los requisitos de la Política para dar acogida a sus pretensiones.

En efecto, a la luz de la Política y de su interpretación por los Grupos de expertos, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilización de los mismos de mala fe. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada una multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisión del caso OMPI Nº D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. (Vid. por ejemplo, los casos OMPI Nº D2000-0042, Compaq Computer Corporation v. Beric; OMPI Nº D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; OMPI Nº D2000-0468, Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; OMPI Nº D2001-0267, Boezio 31 S.r.l. v. Siga, S.r.l.). En este sentido, es interpretación consolidada de los Grupos de expertos considerar que la falta de uso perceptible de los dominios litigiosos durante un período de tiempo considerable después de su registro, y a falta de una justificación convincente, ha de interpretarse como un uso de mala fe, por originar una obstaculización y un perjuicio para la Demandante (Vid., entre otras, las decisiones de los casos OMPI D2001-0399, Caja de Arquitectos S. Coo.deCrédito v. LORVI, S.L., D2001-0801, Banco Español de Crédito, S.A. v. José Luis Larraga Millán; D2003-0982, Gaggia S.p.A v. Yokngshen Kliang). A este respecto, hay que recordar que el Demandado ha registrado el nombre de dominio <homeosor.biz> el 26 de enero de 2000, y el nombre de dominio <homeosor.com> el 8 de mayo de 2003, sin que haya podido demostrar la existencia de un interés legítimo sobre los mismos, y sin que los haya utilizado hasta la actualidad. De este modo, la falta de un sitio activo bajo los nombres de dominio en disputa tiene como consecuencia actual que un usuario de Internet que esté intentando conectarse con la Demandante tecleando “www.homeosor.com” o “www.homeosor.biz” en su navegador, concluirá, con toda probabilidad, que la Demandante no tiene un sitio web, o que es técnicamente incapaz de hacerlo, lo cual supone un perjuicio para la Demandante, al tiempo que una obstaculización para la misma. De la misma forma, y como se afirma en la decisión del caso OMPI D2000-0239, J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, hay que reconocer que no tiene sentido y es ilógico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa sería una vía utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idéntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar después vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Sería suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algún tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

Por lo demás, este Experto admite que el Demandado en modo alguno estaba obligado a responder al requerimiento notarial realizado por la Demandante. Pero es claro que si el Demandado tuviese intereses legítimos sobre los nombres de dominio y hubiese registrado y usado los nombres de dominio de buena fe, dicha buena fe requiere una respuesta a dicho requerimiento, explicándole al Demandante las razones en las que se ampara. (En esta misma línea, varias decisiones de Grupos de expertos han entendido la ausencia de respuesta a los requerimientos de la parte Demandante como un indicio de la existencia de mala fe: caso OMPI D2003-0982, Gaggia S.p.A v. Yokngshen Kliang; caso OMPI D2001-1104, Freixenet S.A. v. L&T)

Sobre la base de las consideraciones precedentes, este Experto concluye que los dos nombres de dominio objeto del presente procedimiento han sido registrados y usados de mala fe, manifestándose así el requisito establecido en el párrafo 4.a)iii) de la Política de la ICANN.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único ordena que los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> sean transferidos al Demandante.

Ángel García Vidal
Experto Único

Fecha: 23 de noviembre de 2004