La Demandante es Metro de Madrid, S.A., Madrid, España, representada por Helena Fernández González, Madrid, España.
El Demandado es Javier Palomares, con domicilio en
Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <metrosur.com>, registrado el 25 de julio de 1999.
El registrador del citado nombre de dominio es Network
Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de septiembre de 2004. El mismo día, el Centro envió a Network Solutions, LLC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 24 de septiembre de 2004, Network Solutions, LLC envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de octubre de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de octubre de 2004. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de octubre de 2004.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de noviembre de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único (en adelante “Panel”) considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Ambas partes en el procedimiento se han dirigido al
Centro en español, son de nacionalidad española y tienen su domicilio en España,
por lo que este Panel considera procedente que el español sea el idioma del
presente procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos se resumen a continuación:
La Demandante es una sociedad española, con domicilio social en Madrid, cuya principal actividad consiste en la gestión del ferrocarril metropolitano de la Comunidad Autónoma de Madrid. Dicha sociedad es titular de numerosos registros españoles de la marca METROSUR, cuya prioridad se remonta al 30 de septiembre de 1998, para distinguir productos y servicios de todas las clases del Nomenclátor Internacional.
La marca METROSUR se corresponde con el nombre dado, desde la época en que se proyectó, a la gestión del servicio de transporte público de metro en la zona Sur de la Comunidad de Madrid, proyecto que fue objeto de noticia en la prensa nacional desde 1998 (“El País”, 29 de septiembre de 1998).
El Demandado registró el nombre de dominio <metrosur.com> el 25 de julio de 1999
y lo ha utilizado para una página web cuyo contenido ha cambiado en los últimos
meses.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- que
goza del derecho exclusivo sobre la denominación METROSUR, por ser la titular
de registros españoles de marca, nombre comercial y rótulo, todos ellos consistentes
en dicha denominación e identificados en anexo 3;
- que dicha marca es notoria
y renombrada a nivel nacional;
- que
el Demandado conocía perfectamente la marca METROSUR, por haber tenido su domicilio
en Getafe, zona de influencia del transporte así llamado;
- que
el Demandado no tiene ningún interés legítimo o derecho en relación con la denominación
“Metrosur” y que con su registro como nombre de dominio solo pretendía
aprovecharse de la notoriedad de la marca, por lo que fue registrado y se ha
utilizado de mala fe; y
- que, por tanto, solicita
que dicho nombre de dominio le sea transferido.
B. Demandado
El Demandado ha contestado como se resume a continuación:
- que
<metrosur.com> es un dominio dedicado gratuitamente y por iniciativa propia
a un centro comercial de San Salvador llamado Metrosur, por lo que su registro
y uso no lo ha sido de mala fe;
- que las noticias que aludían en 1998 al Metrosur no eran oficiales y que
dicha denominación era provisional;
- que el contenido de su web al que alude la Demandante sólo estuvo un mes
online y que ello se debió a una casualidad que coincidió con sus vacaciones;
y
- que más de la mitad de las marcas de la Demandante fueron concedidas después
del 25 de julio de 1999.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de Demandante y Demandado, son de especial atingencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y los principios del Derecho nacional español.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Según el párrafo 4.a) de la Política, un nombre de dominio podrá ser transferido sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
(ii) que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
La citada norma añade que el Demandante deberá probar que se cumplen tales requisitos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Panel considera fuera de toda duda que existe identidad entre la marca METROSUR de la Demandante y el nombre de dominio del Demandado ya que la partícula “com” carece de relevancia para la aplicación de la Política, párrafo 4.a)(i).
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.
Numerosas decisiones anteriores de la OMPI han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos.
El Demandado no ha formulado ninguna alegación ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe algún vínculo entre el nombre de dominio controvertido y sus actividades, tampoco ha aludido a algún posible derecho o interés legítimo, por lo que no es menester entrar en mayores consideraciones para dar por cumplido este segundo requisito de la Política, párrafo 4.a)(ii).
Cabe advertir que, al contestar a la demanda, el Demandado ha reconocido la existencia de las marcas del Demandante, aunque solo sea para indicar que más de la mitad de los registros citados en la demanda se concedieron después de que él registrara el nombre de dominio controvertido. Es decir, admite que existen registros de la marca METROSUR anteriores a dicho nombre de dominio. Esto es lógico, puesto que la marca ya era, en aquella fecha, notoria en España y, por tanto, cabe presumir que la conocía perfectamente. La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (aprobada en septiembre de 1999 por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI), en su Artículo 2, ofrece las pautas para la determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro; de acuerdo con estas pautas, podemos concluir que en el caso de la marca METROSUR se han acreditado, mediante documentos e información exhaustiva, los factores pertinentes en el presente caso.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Conforme al párrafo 4.b) de la Política, constituyen prueba suficiente del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.
En el presente caso, la Demandante ha aportado abundantes pruebas que acreditan que la marca METROSUR era ya muy conocida por la mayoría de los madrileños en la época anterior al registro del nombre de dominio; entre dichas pruebas destacan artículos, anunciando ya en 1998 el proyecto METROSUR, en “El País” y en “El Mundo”.
Obviamente, la Demandante no concedió ninguna licencia o autorización al Demandado para usar dicha marca o para registrarla como nombre de dominio.
Por otra parte, llama la atención el hecho de que el Demandado haya ocultado
en todo momento su segundo apellido, lo que ha sido también valorado negativamente
en otras decisiones de OMPI (ejemplo: Caso
No. D2000-0768, Metro de Madrid, S.A. v. D. Ignacio Allende Fernández).
El Panel está persuadido de que, en realidad, el Demandado sólo pretendía beneficiarse de algún modo y de forma ilegítima con tal registro; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopción del mismo impedía el registro a su legítimo dueño. Por tanto, los diversos usos indebidos que se han realizado del repetido nombre de dominio tan sólo podían perjudicar al titular de la marca, creando en los usuarios de METROSUR, cuanto menos, inquietud o confusión, con mensajes tales como “sin miedo, no hay misericordia”, todo lo cual evidencia una clara mala fe.
El hecho de que actualmente el Demandado haya dejado de usar el nombre de dominio, como ha quedado acreditado por la Demandante, no le exime de responsabilidad ni enerva las consecuencias que acarrea tal uso indebido; más bien supone un reconocimiento tácito del Demandado, que ha recurrido a una nueva estratagema cuando ha tenido conocimiento de que se estaba tramitando el presente procedimiento ante la OMPI.
En conclusión, es obvio que al ser METROSUR una marca notoria, su registro y uso como nombre de dominio difícilmente pueden obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado; recordemos que las marcas notorias gozan de una especial protección, conforme al artículo 6bis del CUP (Convenio de la Unión de París), al artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1998) y al artículo 8 de la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001).
Finalmente, también cabe recordar que el artículo 4 de la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI durante la trigésima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), dice textualmente:
“Artículo 4
Mala fe
(1) [Mala fe] A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.
(2) [Factores] En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
(i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y
(ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.”
Finalmente y remitiéndonos al Derecho español, procede tener en cuenta que tal uso constituye una violación de los derechos derivados del registro de la marca METROSUR; concretamente, la Ley de Marcas española prevé que el titular de la marca podrá prohibir “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”. Por otra parte, la Ley española de competencia desleal prescribe:
Artículo 5
“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”;
Artículo 6
“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.
El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.”
Artículo 12
“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”
En consecuencia, el Panel considera que la Demandante
también ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y
usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la política, párrafo 4.a)(iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <metrosur.com> sea transferido al Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 17 de noviembre de 2004
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