madeinblu.com

Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI

DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

Mediterranean Fruit Company S.p.A. Consortile c. Webfree International S.rl.

Caso No. D2004-0641

1. Le parti

La Ricorrente è la Mediterranean Fruit Company S.p.A. Consortile, Cesena (FO), Italia rappresentata da Luca Barbero, Studio Barbero, Torino, Italia.

La Resistente è la Webfree International S.r.l., f Fondi (LT), Italia.

2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione

Il nome a dominio contestato è <madeinblu.com>, registrato presso Total Registrations.

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il giorno 16 agosto 2004, in inglese. Il 18 agosto 2004 il Centro ha inviato una richiesta di verifica dei dati a Total Registrations. Il 18 agosto 2004, Total Registrations ha inviato la sua risposta confermando che lail Resistente appare come titolare del nome a dominio contestato, fornendo i recapiti del Resistente e informando che la lingua del contratto di registrazione è l’italiano.

Il 24 agosto 2004, il Centro ha richiesto al Ricorrente di tradurre il Ricorso in italiano.

Il Ricorso in italiano è stato ricevuto il 25 agosto 2004. Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le“Norme Supplementari”).

Conformemente alle Norme, articoli 2(a) e 4(a), il Centro ha formalmente notificato il Ricorso alla Resistente e la procedura è iniziata il 30 agosto 2004. Conformemente alle Norme, articolo 5(a), una risposta doveva essere ricevuta entro il 19 settembre 2004. La Resistente ha inviato la risposta al Ricorso in data 17 settembre 2004.

Il Centro ha nominato Edoardo Fano, Membro Unico del Collegio, il 27 settembre 2004. Il Collegio afferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza, in conformità con le Norme, articolo 7.

La lingua della presente procedura è l’italiano, essendo l’italiano la lingua del contratto di registrazione.

4. Vicende sostanziali

La Mediterranean Fruit Company S.p.A. Consortile (di seguito denominata “la Ricorrente”) è stata costituita in data 19 novembre 2002 come una società consortile non a fine di lucro finalizzata a promuovere lo sviluppo del commercio e delle attività commerciali, in paesi al di fuori dell’Italia, quali in particolare il bacino del Mediterraneo ed il Medio Oriente, favorendo attraverso varie iniziative (tra le quali la registrazione di marchi collettivi per la valorizzazione dei prodotti, in particolare dei prodotti ortofrutticoli) il processo di internazionalizzazione delle imprese consorziate.

Dall’elenco dei membri della Ricorrente, come indicato nell’atto costitutivo di società per azioni a scopo consortile e nel Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, Forlì e Cesena, risulta evidente la considerevole estensione territoriale della presenza dei membri del Consorzio in Italia a partire dalla sua costituzione iniziale nell’anno 2002.

La Ricorrente è titolare dei seguenti marchi e domande di registrazione di marchio per la denominazione MADEINBLU:

• domanda di registrazione italiana n. BO2003C000815 presentata in data 26 agosto 2003 nelle classi 29 e 31;

• registrazione italiana di marchio collettivo n. 927.175 del 16 aprile 2004, la cui relativa domanda era stata presentata in data 31 ottobre 2003 con il numero BO2003C001036 nelle classi 29 and 31;

• registrazione comunitaria di marchio collettivo n. 003705829  del 26 giugno 2004 nelle classi 29 e 31.

Nella mattinata del 24 novembre 2003, si è tenuta a Roma un’importante presentazione alla stampa del progetto della Ricorrente legato al marchio collettivo MADEINBLU, alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, del Vice Presidente delle Regione Sicilia e dell’Assessore delle Agricoltura dell’Emilia Romagna, nonché di un considerevole numero di rappresentanti del mondo amministrativo, politico e di varie realtà commerciali.

In tale contesto, il progetto della Ricorrente è stato definito di essenziale importanza strategica per l’intero comparto della produzione dei più tipici prodotti agricoli “made in Italy” in considerazione del fatto che le società appartenenti al Consorzio della Ricorrente rappresentano il 9% della produzione nazionale di ortofrutta e il 15% dell’export.

Si è anche affermato che il marchio collettivo MADEINBLU è destinato a contrassegnare solo i più importanti e prestigiosi prodotti del paniere ortofrutticolo italiano quali i kiwi laziali, le pesche e le pere dell’Emilia Romagna, le clementine della Basilicata, tutti prodotti ai sensi di precisi disciplinari di produzione; i prodotti saranno presentati in confezioni dal packaging particolarmente accurato e la vendita sarà curata da un gruppo di distributori esclusivisti in tutti mercati principali del mondo quali l’Europa, il Nord America, Arabia ed Estremo Oriente.

L’iniziativa ha quindi ricevuto una vasta eco in prima battuta sulle principali agenzie di stampa (ANSA, AGI, ADN Kronos) che hanno riportato la notizia nello stesso giorno, vale a dire il 24 novembre 2003, giorno nel quale vari articoli sono apparsi anche su Internet.

In considerazione dell’importanza dell’iniziativa della Ricorrente per l’Italia intera e della presenza delle massime autorità dello Stato nel settore dell’Agricoltura, il 25 novembre 2003 e nei giorni successivi un consistente numero di articoli sono stati pubblicati sui principali quotidiani di tiratura nazionale e in riviste specializzate nel settore.

La Webfree International S.r.l. (di seguito denominata “la Resistente”) ha registrato il nome a domino <madeinblu.com> in data 24 novembre 2003. Tale dominio è reindirizzato al sito web “www.litoralepontino.it”, nel quale viene fornita all’utente una pluralità di informazioni sulla costa pontina e sui relativi prodotti ittici ed al quale reindirizza anche il nome a dominio <madeinitaly.it>, pure di titolarità della Resistente.

Non appena la Ricorrente è venuta a conoscenza della registrazione ed uso di un nome a dominio identico al proprio marchio registrato MADEINBLU da parte della Resistente, ha conferito mandato ai propri consulenti in proprietà industriale di prendere contatto e diffidare il soggetto che aveva registrato tale nome a dominio.

In data 20 gennaio 2004 una prima lettera di diffida è stata pertanto indirizzata a mezzo raccomandata alla Resistente con la richiesta di trasferire immediatamente i nomi a dominio <madeinblu.com> e <madeinblu.it> in considerazione dei marchi registrati in data anteriore dalla Ricorrente, ed anche offrendo una somma a titolo di rimborso delle spese ragionevolmente sostenute dalla Resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio.

In data 13 febbraio 2004, dopo un reminder della Ricorrente datato 9 febbraio 2004, la Resistente attraverso i propri legali ha replicato dichiarando che è stata una “mera e pura coincidenza” che entrambi i nomi a dominio identici al marchio della Ricorrente fossero stati registrati nello stesso giorno della presentazione pubblica delle attività e del marchio della Ricorrente, sostenendo che i domini erano stati registrati con riferimento al colore del mare ed alle attività litoranee e dichiarando comunque la propria intenzione di trasferire la titolarità degli stessi. In considerazione del fatto che i nomi a dominio erano attualmente in uso (attraverso il reindirizzamento sopra descritto), la Resistente ha indicato tuttavia che il solo rimborso delle spese ragionevolmente sostenute non era sufficiente.

I consulenti della Ricorrente hanno pertanto richiesto con lettera del 24 febbraio 2004  e successivo reminder dell’1 marzo 2004 di precisare quale fosse l’effettivo corrispettivo richiesto dalla Resistente per il trasferimento del nome a dominio contestato e del dominio <madeinblu.it>.

Il 2 marzo 2004, la Resistente ha indicato a mezzo dei propri rappresentanti la “disponibilità ad esaminare una vostra offerta”, proponendo un incontro personale tra le parti.

In data 10 marzo 2004, i consulenti della Ricorrente hanno comunicato ai legali della Resistente che per i propri assistiti non era possibile formulare un’offerta economica ma che avrebbero tempestivamente esaminato in sede di Consiglio di Amministrazione della Ricorrente ogni richiesta formulata.

In considerazione di tale comunicazione della Ricorrente, in data 22 marzo 2004 la Resistente attraverso incaricato i propri legali ha contattato telefonicamente i consulenti della Ricorrente, formulando una richiesta di un corrispettivo pari a Euro 20,000 per il trasferimento di entrambi i nomi a dominio, <madeinblu.com> e <madeinblu.it>.

A seguito di tale conversazione telefonica, i consulenti della Ricorrente hanno indirizzato nello stesso giorno alla Resistente una richiesta di conferma scritta dell’intenzione di trasferire i domini in questione per la cifra di Euro 20,000 ed hanno inviato un successivo reminder il 7 aprile 2004, senza tuttavia ricevere alcuna ulteriore comunicazione da parte della Resistente.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

Il nome a dominio contestato è confondibile con il marchio “MADEINBLU” della Ricorrente.

Per quanto ha conoscenza della Ricorrente, la Resistente non vanta diritti né interessi legittimi in relazione al nome a dominio dal momento che:

- non ci sono prove che, prima dell’inizio di questa procedura, la Resistente abbia usato, o si sia preparata ad usare il nome a dominio o un nome simile per offrire in buona fede prodotti o servizi;

- la Resistente non sembra essere mai stata conosciuta o collegata al nome a dominio, né averlo usato nel corso di un’attività commerciale;

- la Resistente non è una licenziataria, un agente autorizzato della Ricorrente o in qualsivoglia modo autorizzato ad utilizzare il marchio MADEINBLU di proprietà della Ricorrente;

- non ci sono prove che la Resistente abbia avuto, o abbia in corso, un uso legittimo del nome a dominio a fini non commerciali, mentre il nome a dominio è utilizzato esclusivamente per reindirizzare i navigatori di Internet sul sito web “www.litoralepontino.it”. Questo tipo di uso, nonostante i richiami ventilati nella corrispondenza dalla Resistente al “colore del mare” come uso in buona fede, non consentirà in alcun caso alla Resistente di sostenere di fare un uso legittimo e non commerciale del nome a dominio contestato oppure commerciale ma senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

La Resistente, così facendo, sfrutta la confusione ingenerata negli utenti internet con il marchio della Ricorrente e trae un vantaggio economico diretto dalle attività di vendita di banners pubblicitari e dalle altre attività commerciali veicolate attraverso il sito in esame. Infatti la Resistente non ha inserito alcun disclaimer relativo al fatto che il sito internet pubblicato su “www.madeinblu.com” non è in alcun modo collegato con la Ricorrente titolare del marchio identico e tanto meno si è curata di inserire alcun riferimento evidente al segno MADEINBLU sul sito on line su “www.litoralepontino.it”, neppure nei metatags della relativa home page di quest’ultimo sito web.

La Ricorrente ritiene infine che la Resistente abbia registrato e usi il nome a dominio contestato in mala fede in base alle seguenti considerazioni.

Alla luce della vasta pubblicità dedicata al marchio collettivo della Ricorrente tanto sulla stampa cartacea quanto su Internet, il marchio MADEINBLU era certamente noto alla Resistente al momento della registrazione del nome a dominio contestato, in quanto non può essere una mera concidenza che la Resistente abbia registrato <madeinblu.com> in data 24 novembre 2003 (ed anche <madeinblu.it> è stato registrato dalle Autorità compenti in Italia il 25 novembre 2003), vale a dire esattamente nello stesso giorno nel quale il marchio MADEINBLU è stato presentato alla stampa.

La Resistente ha inserito nella parte alta della home page - corrispondente al nome a dominio identico al marchio della Ricorrente - un’area destinata a banner pubblicitari in grande evidenza, ove vengono pubblicate numerose pubblicità che ruotano ad ogni nuovo accesso al sito. Inoltre, al di sotto di una riproduzione del Litorale Pontino, la Resistente ha inserito una striscia gialla - anch’essa chiaramente visibile - che contiene alcuni pulsanti con rinvii interni al sito e tre ulteriori aree riservate alla pubblicità. Ad ulteriore riprova del mero reindirizzamento di <madeinblu.com> su <litoralepontino.it>, il primo pulsante con l’immagine di una lettera permette l’accesso ad sistema di messaggeria elettronica da compilare a cura dell’utente interessato a richiedere informazioni sul sito “www.madeinblu.com”, ma l’indirizzo che automaticamente appare come destinatario della mail è [email protected].

Nella stessa striscia gialla, la Resistente fa pubblicità, tramite tre aree destinata a banners con richiami ipertestuali, a:

1. una primaria catena di supermercati SIDIS, anche pubblicizzata in uno dei banner che appaiono a rotazione nella parte superiore della home page,

2. un sito di escursioni in motonave organizzate da una società collegata con la Resistente (infatti il nome a dominio ove è ospitato il corrispondente sito web, <pasquetta.com>, è di titolarità della Resistente) e l’unico indirizzo di posta elettronica di riferimento pubblicato sul sito per ottenere informazioni e prenotare le escursioni è [email protected], basato pertanto sul nome a dominio d proprietà e gestito dalla Resistente e dove anche il nome a dominio contestato viene reindirizzato,

3. un portale ospitato presso il nome a dominio <laziodiqualita.it>, anch’esso di titolarità dalla Resistente, dove prodotti tipici del Lazio (compresi prodotti ortofrutticoli di interesse primario per la Ricorrente) vengono pubblicizzati e posti in vendita diretta.

Nella parte superiore della home page on line su <madeinblu.com> sono inseriti un numero di banners/links a rotazione che pubblicizzano attività commerciali quali la citata catena di supermercati SIDIS, siti di hotels e campeggi, ma anche la vendita on line di registrazioni di nomi a dominio. Una delle più significative circostanze atte a provare la malafede della Resistente, è il banner della I.L.P.O. s.r.l. che viene pubblicato sulla home page del sito corrispondente al dominio <madeinblu.com>.

Tale banner pubblicitario, che contiene anche il relativo link ipertestuale al sito della “INDUSTRIA LAVORAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLA”, costituisce pertanto una chiara prova di come la Resistente utilizzi intenzionalmente il dominio per attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio collettivo della Ricorrente, che è stato appunto registrato per caratterizzare alcuni particolari prodotti ortofrutticoli di determinati produttori membri del consorzio della Ricorrente e, naturalmente, la I.L.P.O. s.r.l. non figura fra i membri di tale consorzio.

Inoltre, nella corrispondenza scambiata e conversazioni telefoniche intercorse fra i consulenti delle parti risulta evidente l’intenzione in mala fede della Resistente di vendere alla Resistente il nome a dominio contestato. La somma di almeno Euro 10,000, dato che la richiesta della Resistente di Euro 20,000 era riferita ad entrambi <madeinblu.com> e <madeinblu.it>, è infatti largamente superiore ai costi sostenuti dalla Resistente per la registrazione ed il mero reindirizzamento del nome a dominio su un altro sito già esistente. Tale richiesta della Resistente è un’altra evidente circostanza atta a provare che la Resistente ha registrato il nome a dominio al fine di vendere il nome a dominio alla Ricorrente titolare dei diritti sul marchio per un corrispettivo monetario che è superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dalla Resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio.

Si deve infine considerare che le attività principali della Resistente sono strettamente connesse ad Internet, inclusa la pubblicità di prodotti alimentari on line, e questo aspetto può essere considerato una circostanza addizionale atta a provare la malafede della Resistente. La Resistente era infatti anche perfettamente a conoscenza anche della rilevanza strategica per le attività commerciali della Ricorrente del nome a dominio <madeinblu.com> nel principale top level domain generico ed anche di <madeinblu.it>, corrispondente al country code del paese dove la Ricorrente ha sede legale.

B. Resistente

La Resistente ritiene le asserzioni e dichiarazioni della Ricorrente infondate e pretestuose e ne contesta il fondamento sulla base delle seguenti considerazioni.

In merito alla presunta confusione tra il nome a dominio contestato ed il marchio della Ricorrente, la Resistente dichiara che il dominio in questione non è destinato a reclamizzare un marchio in particolare, bensì è stato registrato con l’intenzione di realizzare uno strumento avente caratteristiche di promozione informazione e valorizzazione riguardante i prodotti ittici della costa pontina, con inserimento di news, curiosità, schede, ricette ed informazioni per coloro che vogliono vivere il mare, fornendo loro il maggior numero di consigli, specie di pesci, crostacei, balneabilità delle acque, ecc.

Le società che vengono pubblicizzate nel sito web “www.litoralepontino.it”, dove è reindirizzato solo temporaneamente il nome a dominio contestato, sono operatrici della zona e non solo, comprendendo informazioni su prodotti tipici laziali, itinerari turistici nel Lazio, società che vendono prodotti agricoli, strutture ricettive quali campeggi o alberghi.

La maggior parte della pubblicità sul portale è a rotazione e, per le ragioni di cui sopra, la Resistente non ha alcuna intenzione o interesse di deviare i consumatori o di creare turbativa alla marca di prodotto della Ricorrente con animo di lucro.

La Resistente, occupandosi di servizi Internet, ha avuto la lungimiranza e le capacità di sviluppare progetti idonei a promuovere la costa pontina anche in via telematica, con evidente associazione del colore blu, essendo uso comune e consolidato quello di associare il mare al colore blu, con conseguente promozione dei prodotti e dello stesso con il nome madeinblu.

Il nome a dominio contestato richiama istantaneamente l’oggetto di quanto è nel portale, associazione di idee che certo non può avvenire con il marchio della Ricorrente in rapporto ai prodotti ortofrutticoli.

Il reindirizzamento del dominio <madeinblu.com> è solo momentaneo sul portale del <litoralepontino.it>, al solo fine di far conoscere agli utenti cosa può offrire loro la costa pontina, in attesa del completo sviluppo del portale stesso.

Da ciò consegue che il nome a dominio contestato non è stato registrato o utilizzato in malafede, sia per gli elementi che associano la natura del portale con il nome dello stesso (madeinblu), sia per le ragioni che sottendono alla scelta di tale appellativo. E’ una vera forzatura concettuale volere vedere la malafede in una semplice e pura coincidenza che certo può verificarsi: infatti, come asserito dalla stessa Ricorrente, solo il 25 novembre 2003 il marchio è stato pubblicizzato sui quotidiani, mentre il giorno prima (data della registrazione del dominio e della presentazione del marchio) solo le principali agenzie di informazione ne hanno dato avviso. Dalla ricostruzione dei fatti della Ricorrente, la Resistente passerebbe il suo tempo a controllare i rapporti di agenzia e a creare domini al solo fine di indurre in confusione un utente. Più fondata la supposizione di malafede sarebbe stata se la registrazione fosse avvenuta con la presentazione alla stampa dei quotidiani, ma ciò non è stato.

Se tale marchio aveva e ha, secondo quanto sostenuto dalla Ricorrente, una tale importanza, non si può certo asserire l’esistenza della malafede della Resistente per la registrazione di un dominio per celare un ritardo nella registrazione del marchio stesso, in data 16 aprile 2004 in Italia e il 26 giugno 2004 nella Comunità Europea.

Il voler altresì pretestuosamente rintracciare la malafede nella volontà della Resistente di cedere il nome a dominio ad un prezzo superiore a quello che è costato alla stessa, è economicamente errato, atteso che l’importanza del nome “madeinblu”, certamente idoneo a promuovere informazioni sul litorale pontino e sui prodotti ittici della zona, riveste per il progetto di promozione della Resistente, con futuri e più ampi orizzonti, ben legittima, in un sistema di libero mercato, la richiesta di un ulteriore surplus economico.

6. Motivi della decisione

La prima decisione del Collegio riguarda la lingua della procedura. Secondo l’articolo 11(a) delle Norme, questa procedura deve svolgersi nella lingua del contratto di registrazione, salvo accordo contrario fra le parti. Poiché le parti non hanno comunicato nessun accordo su questo punto, e poiché la lingua del contratto di registrazione è l’italiano, la presente procedura sarà condotta in italiano.

In applicazione dell’articolo 4(a) della Policy, al fine di ottenere la rassegnazione del nome a dominio oggetto di contestazione la Ricorrente deve dimostrare che sussistano i seguenti tre elementi richiesti dalla Policy:

(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanta diritti; ed

(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed

(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

(i). Identità o somiglianza fra il nome a dominio contestato ed il marchio

Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dalla Ricorrente in merito alla titolarità della stessa del marchio “MADEINBLU”, dall’altro considera che il nome a dominio contestato sia identico a tale marchio.

E’ infatti ormai pacificamente accettato che il dominio di primo livello, in questo caso “.com”, debba essere ignorato nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio (si veda, tra le altre, la decisione sul caso VAT Holding AG v. vat.com, Caso OMPI No. D2000-0607).

(ii). Assenza di diritto o di interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato

La Ricorrente, titolare del marchio corrispondente al nome a dominio contestato, dichiara di non aver rilasciato licenza alcuna alla Resistente né autorizzato quest’ultima all’utilizzo del marchio in questione.

La Resistente, per parte sua, non ha presentato prove attestanti che:

- abbia usato, o si sia preparata ad usare il nome a dominio o un nome simile per offrire in buona fede prodotti o servizi;

- sia mai stata conosciuta o collegata al nome a dominio, o lo abbia usato nel corso di un’attività commerciale;

- abbia avuto, o abbia in corso, un uso legittimo del nome a dominio a fini non commerciali.

Il Collegio ritiene che l’attività della Resistente in relazione al nome a dominio contestato, consistente nel reindirizzare i navigatori di Internet sul proprio sito web “www.litoralepontino.it”, debba essere considerato uso commerciale del nome a dominio senza che la Resistente abbia il diritto o un interesse legittimo all’uso della denominazione in questione, se non per il fatto di averla registrata come nome a dominio. Tuttavia, come sottolineato nel Ricorso, la mera registrazione di un dominio non consente di dare origine a diritti o interessi legittimi sul nome a dominio in caso di contestazioni.

Pertanto il Collegio ritiene provato in modo soddisfacente anche il secondo elemento richiesto all’articolo 4(a) della Policy.

(iii). Registrazione ed uso in malafede

L’articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell’articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possono venir considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:

(i) circostanze indicanti che il Resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo; o

(ii) il Resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come nome a dominio; o

(iii) il Resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l’attività commerciale di un concorrente; o

(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del Resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità della Ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del Resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del Resistente e quella della Ricorrente.

Tale elenco di circostanze è puramente esemplificativo e non è pertanto da considerarsi esaustivo.

Per ciò che concerne la registrazione in malafede del nome a dominio contestato, il Collegio ritiene che la registrazione del nome a dominio contestato da parte della Resistente esattamente il giorno in cui il marchio a questo corrispondente è stato presentato tanto alle principali agenzie di stampa quanto attraverso articoli apparsi on-line non possa essere considerata una mera coincidenza.

Pertanto la Resistente, residente in Italia così come la Ricorrente e per sua ammissione operante nel settore dei servizi via Internet (mezzo di comunicazione attraverso il quale il marchio della Ricorrente è stato promosso tramite articoli on-line), al momento della registrazione del nome a dominio contestato sapeva o avrebbe dovuto sapere che questo era identico ad un marchio di titolarità di terzi.

E’ opinione del Collegio che se da un lato l’elemento temporale non può essere considerato mera coincidenza, dall’altro nemmeno l’assoluta identità tra il marchio della Ricorrente e il nome a dominio della Resistente può essere spiegata ricorrendo al caso.

Se infatti lo scopo della Resistente era quello di registrare un dominio nel quale apparisse la parola “blu” per indicare il mare ed i suoi prodotti, molte e svariate sarebbero potute essere le possibilità (come “mareblu”, solo per fare un esempio) senza per forza di cose dover ricorrere ad una denominazione identica ad un marchio già in precedenza adottato e promosso da parte della Ricorrente.

Se a queste due “coincidenze” ne aggiungiamo una terza, vale a dire il reindirizzamento del dominio contestato verso il sito web della Resistente (avente, tra gli altri, anche un banner pubblicitario relativo a prodotti ortofrutticoli, rientranti pertanto nel settore merceologico della Ricorrente) di cui si dirà più avanti, viene alla memoria ciò che Hercule Poirot era solito ripetere, che “una coincidenza è solo una coincidenza, due coincidenze sono solo due coincidenze, ma tre coincidenze fanno una prova”. Nel caso di specie una prova di malafede.

Il Collegio fatica a capire a quale tipo di “lungimiranza” faccia riferimento la Resistente in relazione alla sua adozione come nome a dominio della denominazione in questione, se non considerando tale “lungimiranza” come l’accortezza di aver registrato prima della Ricorrente il nome a dominio corrispondente al marchio di quest’ultima per sfruttarne la capacità attrattiva, attività che la presente Policy ha precipuamente lo scopo di reprimere.

I diritti di marchio della Ricorrente sulla denominazione MADEINBLU precedono infatti la registrazione della stessa come dominio da parte della Resistente, nonostante quest’ultima sembri voler affermare il contrario, confondendo la data di registrazione del marchio italiano della Ricorrente (16 aprile 2004) con la data da cui decorrono i diritti di esclusiva, vale a dire la data di deposito della relativa domanda di registrazione di marchio (31 ottobre 2003).

In relazione infine all’uso in malafede del nome a dominio contestato da parte della Resistente, il Collegio ritiene configurabile tale requisito nel reindirizzamento del dominio verso un sito web di titolarità della Resistente, allo scopo di sviare verso tale sito (dove tra le altre attività promosse vengono anche pubblicizzati prodotti ortofrutticoli in diretta concorrenza con l’attività della Ricorrente nonché dei membri del suo consorzio) i navigatori Internet che cercassero informazioni relative al marchio MADEINBLU.

Non avendo infatti la Resistente provato di aver svolto alcuna attività promozionale in relazione alla denominazione MADEINBLU, l’unico motivo del reindirizzamento per cui al digitare l’indirizzo telematico “http://www.madeinblu.com” (nonché, non dimentichiamo, l’indirizzo telematico “http://www.madeinblu.it”) il navigatore Internet raggiunga il sito web della Resistente non può essere altro che uno sviamento della clientela della Ricorrente ed un tentativo di sfruttare le attività promozionali svolte da quest’ultima in relazione al marchio MADEINBLU.

Se ciò non bastasse, elemento ulteriore a riprova della malafede della Resistente è l’aver proposto alla Ricorrente la vendita del nome a dominio contestato per una cifra superiore ai costi sostenuti per registrazione e reindirizzamento del dominio stesso, nonostante la Resistente giustifichi tale richiesta sulla base di un non meglio specificato “progetto di promozione, con futuri e più ampi orizzonti”.

In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene provata in maniera soddisfacente anche l’esistenza del terzo ed ultimo elemento previsto dalla Policy, vale a dire che il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede da parte del Resistente.

7. Decisione

Il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia provato che il nome a dominio contestato sia identico al suo marchio “MADEINBLU”, che la Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato e, infine, che la Resistente abbia registrato ed usato il nome a dominio contestato in malafede.

Per tali motivi il Collegio dispone che il nome a dominio <madeinblu.com> venga trasferito alla Ricorrente.

Edoardo Fano
Membro unico del Collegio

10 ottobre 2004