velazquezvisual.org

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Atica Software, S.L. v. Hermanitas De Los Pobres

Case No. D2004-0562

1. Las Partes

La Demandante es Atica Software, S.L. representada por D. José Luis Felgueroso Juliana, Gijón, Asturias, España.

La Demandada es Hermanitas De Los Pobres, con domicilio en Rue del Percebe, 13, 28080 Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <velazquezvisual.org>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de julio de 2004, por correo electrónico y el 6 de agosto de 2004, por correo urgente. El 29 de julio de 2004, el Centro envió a Network Solutions, LLC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 30 de julio de 2004, Network Solutions, LLC envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de agosto de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de agosto de 2004. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de septiembre de 2004.

El Centro nombró a Doña Paz Soler Masota como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de septiembre de 2004, habiendo recibido la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de las siguientes marcas vigentes las cuales contienen, junto a otros elementos gráficos, la denominación “Velázquez Visual”, ambas en mayúsculas, figurando este segundo término en tamaño algo menor pero plenamente legible y destacado.

(i) A nivel nacional: marca de carácter mixto o gráfico-denominativo (consistente en una figura triangular invertida de fondo negro con una hendidura circular en su lado superior y un punto negro dentro, bajo la que aparece la denominación, en mayúsculas y trazo grueso “VELÁZQUEZ” y, bajo la misma, con un trazo y tamaño menores, la denominación “VISUAL”), en la Clase 9 del Nomenclátor Internacional, para distinguir “programas de ordenador” (marca española número 2053138/9).

(ii) A nivel comunitario: con idéntica composición que la anterior, sendas marcas para la cobertura entre ambas de las Clases 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional (marcas comunitarias números, respectivamente, 000608877 y 002783942 001207703).

La Demandante ha acreditado ulteriormente, las siguientes circunstancias fácticas:

- El dominio controvertido fue registrado en fechas 23 de septiembre de 2003 y expira inicialmente en fecha 23 de septiembre de 2004.

- La Demandante es titular de un nombre de dominio <velazquezvisual.com>, a través del cual se accede a su propio sitio web, el cual fue registrado en fecha 21 de octubre de 1999 y expira inicialmente el 21 de octubre de 2004.

- La Demandante ha aportado escritura pública acreditativa del contenido de las páginas a las que pudo accederse, en fecha 10 de octubre de 2003, a través de su propio nombre de dominio como a través del dominio controvertido.

Por lo demás, el Panel deja constancia de que ha podido por su parte acceder al sitio web “velazquezvisual.org” en varias ocasiones, la última en la fecha de emisión de la presente Decisión, comprobado su contenido y observado que, en la actualidad, el mismo presenta ciertas variaciones con respecto al que presentaba en fecha 10 de octubre de 2003, del modo que se indicará más adelante, cupiendo ya anticipar que, tanto entonces como actualmente, el contenido del referido sitio incluía e incluye supuestas declaraciones de varias partes, de tono crítico respecto de ciertas prestaciones comercializadas por la Denunciante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en su Demanda:

(i) Que el nombre de dominio controvertido es idéntico a las marcas registradas de las que es titular, sin que a tal juicio obste el hecho de que la marca sea mixta (por cuanto el elemento denominativo es preponderante), o que los términos denominativos aparezcan individualizados y en mayúsculas (y no juntos y en minúsculas, como en el nombre de dominio controvertido).

(ii) Que el Demandado utilizó datos falsos para efectuar el registro.

(iii) Que el Demandado, al usar las marcas de la Denunciante, desvía deliberadamente tráfico de Internet hacia el sitio controvertido, siendo que además el mismo habría sido diseñado imitando la imagen propia del sitio web de la Denunciante.

(v) Que el único uso que el Demandado hace de la página es verter y promover todo tipo de críticas sobre la marca y la entidad demandante, perturbando la actividad comercial de la empresa y menoscabando el crédito y reputación de la marca y de la empresa en el mercado, siendo que el Demandado tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero no mediante el uso del nombre ajeno.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento; y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia y domicilio en España de la Demandante y la Demandada son de especial relevancia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

6.2 Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Política Uniforme

Éstos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;

- que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Identidad o semejanza entre marca y dominio

Resulta evidente para el Panel la semejanza existente entre el dominio controvertido y las marcas española y comunitarias titularidad de la Demandante, siendo irrelevantes para desvirtuar aquel juicio de semejanza las diferencias menores apuntadas por la propia Demandante.

Así pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) i) de la Política Uniforme.

6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado, titular del dominio controvertido

El sitio web al que se accede a través del dominio controvertido se utiliza, como la propia Demandante reconoce, únicamente para verter opiniones críticas hacia ciertas prestaciones de la Demandante. Entre la versión de los contenidos del referido sitio acreditados por la Demandante y la versión actual que presenta el sitio y que el Panel ha podido comprobar existen ciertas diferencias de tono que no obstante no alteran el pronunciamiento de este Panel, aunque valga dejar constancia de que el Demandante ha rebajado el tono agresivo de sus iniciales alegaciones y resaltado que las mismas se realizan en el ejercicio de su libertad de expresión.

En cualquier caso, y éste no es un hecho discutido por la Demandante, el sitio al que se accede desde el nombre de dominio objeto de conflicto no parece haberse utilizado (o al menos, se trata de un extremo no acreditado al Panel) y no se utiliza (según el Panel ha comprobado en la fecha de su decisión) para un uso comercial de ningún tipo, ni a través del mismo se ofrecen productos y servicios. De haberse acreditado esta circunstancia, la decisión del Panel habría sido diversa, del modo que se fundamentará seguidamente.

Asumido lo anterior, debe advertirse que el juicio de este Panel no puede proyectarse sobre el carácter denigratorio o improcedente de las referidas manifestaciones, pues carece de competencias al efecto, sino tan sólo sobre si el uso descrito resulta o no compatible con la Política. Y en este sentido, no escapa a este Panel la dificultad que este grupo de casos entraña, como tampoco la divergencia de opiniones, con mayores o menores matices, mantenida entre los Panelistas, generalmente en torno a uso de marcas notorias ajenas para verter manifestaciones de tono crítico. En este sentido, extraña al Panel que el Demandante no haya alegado ni en su caso demostrado el carácter reputado de sus marcas en el particular sector de los productos informáticos, que es al que parece dirigirse también el Demandado a través de su sitio web. Pero asumiremos en todo caso que las prestaciones del Demandante gozan de prestigio en su sector, por cuanto ello no ha de variar el resultado de esta Decisión y porque el propio Demandado reconoce, en su sitio web, que la herramienta comercializada por la Demandante es “una de las mejores en el desarrollo de software de gestión y bases de datos”, manifestación de la que obviamente se infiere que el Demandado era conocedor de la existencia de una marca ajena, titularidad de la Demandante, circunstancia que también reconoce explícitamente.

Dicho esto, debe asimismo aclararse que tampoco corresponde al ámbito de decisión propio de este Panel dilucidar sobre la eventual existencia de un supuesto de infracción de derechos de marcas por utilización no consentida de la marca ajena a fin de causar una asociación ilegítima y por lo tanto una confusión en el visitante del sitio web del dominio controvertido.

Centrada la discusión en los términos que preceden, la cuestión consiste en dilucidar si, conforme a la Política, resulta legítimo el registro y posterior uso de un nombre de dominio coincidente con la denominación de una o varias marcas ajenas con el fin de verter opiniones críticas sobre el titular de las mismas.

Este Panel analizó esta compleja cuestión con ocasión de su decisión en el Caso OMPI No. D2003-0469, Teka Industrial, S.A. v. Tekatv/Yolanda Carretero, a cuyo texto se remite para evitar innecesarias redundancias. El Panel, pues, no ignora la posición diversa, mantenida por otros Panelistas, en la que el ejercicio de la libertad de expresión se supeditaría a la elección de un nombre de dominio no coincidente con los signos distintivos propios del criticado. Sin embargo, y habiendo de nuevo tenido oportunidad de revisar su posición a la luz de los antecedentes del presente caso, se reitera en la misma, lo que supone, en breve, admitir la legitimidad en el registro y uso indicados en la medida en la que tal explotación sea estrictamente no comercial, en la medida en que tal uso viene amparado por el artículo 4 c) iii) de la Política. La referida posición viene asimismo avalada por numerosas decisiones del Panel (entre muchas otras, vide inicialmente Caso OMPI No. D2000-0190, Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridegestone Corporation v. Jack Myers; Caso OMPI No. D2000-0536, TMP Worldwide Inc. v. Jennifer L. Potter; o más recientemente Caso OMPI No. D2003-0024, Action Instruments, Inc. v. Technology Associates, con abundante cita ulterior; o más recientemente Caso OMPI No. D2004-0206, Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign, Caso OMPI No. D2004-0014, Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley). Siendo ello así, y en línea con esta doctrina, implícito a tal uso crítico resultarían tanto el desvío inicial de potenciales visitantes naturales del sitio web del Demandante hacia el propio del Demandado como la inicial confusión que el público pudiera experimentar por tal circunstancia. En todo caso, la referida confusión inicial que pudiera sufrir el visitante se disipa aquí prontamente en la medida en la que el Demandado advierte de que es un sitio de tono crítico y, en todo caso, a partir del tono de las manifestaciones realizadas en el sitio del Demandado.

Entiende, pues, este Panel, que la Demandante no ha acreditado debidamente que a través del sitio a través del sitio web <velazquezvisual.org> el Demandado esté realizando, más allá de una crítica severa, algún ofrecimiento de bienes o servicios remunerados como tampoco un llamamiento a la captación de fondos o recursos (como ocurría en el Caso OMPI No. D2002-0735, El Corte Inglés, S.A. v. Federación de Comercio de Andalucía CC.OO).

En otros términos, este Panel entiende que se ha constatado efectivamente que el dominio controvertido se ha utilizado exclusivamente con fines no comerciales consistentes en la crítica de un tercero, de lo que cabe asimismo deducir el Demandado posee un interés legítimo que ampara el uso del dominio controvertido tal cual se ha descrito. Y así las cosas, el Panel no considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) ii) de la Política Uniforme respecto del dominio <velazquezvisual.org>.

6.2.3 Sobre la existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido

El Demandado ha proporcionado datos de contacto falsos en el momento del registro, concretados en su pretendida identificación en tono jocoso, como una entidad orientada a la defensa de los intereses de los más débiles, así como en la elección de un domicilio ficticio propio de una viñeta de cómic. Esta circunstancia es claro indicio de que el registro se actuó de mala fe y, en la medida en la que tales datos falsos se han mantenido, de que se ha usado el dominio de mala fe en tanto que se impide la correcta identificación de su titular, como tienen declaradas numerosas decisiones que excusan de toda cita (en lugar de muchas y por las evidentes concomitancias con el presente supuesto, de nuevo Caso OMPI No. D2003-0024, Actino Instruments, Inc. v. Technology Associates).

Así pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) iii) de la Política Uniforme.

7. Decisión

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, el Panel resuelve en este caso que el dominio <velazquezvisual.org> es semejante a las marcas de la Demandante, y que el Demandado registró y ha usado el dominio de mala fe en tanto que ha proporcionado y mantenido datos de contacto falsos. Ello no obstante, al no haber quedado acreditado que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo sobre el dominio controvertido conforme a los requisitos establecidos en la Política, procede rechazar la Demanda.

Paz Soler Masota
Experto Único

Fecha: 28 de septiembre de 2004