Csp International Industria Calze S.p.A. c. Giancarlo Bernabei
Caso No. D2004-0051
1. Le parti
La Ricorrente è Csp International Industria Calze S.p.A., una società di diritto italiano con sede in Cesarara, Italia.
La Resistente è Giancarlo Bernabei di Roma, Italia.
2. Il nome a dominio e l'ente di registrazione
Il nome a dominio in contestazione <oroblu.org> è registrato
presso la società Register.it.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso redatto in inglese, è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il 21 gennaio 2004, via email ed il 22 gennaio, in formato cartaceo. Il 22 gennaio 2004, Il Centro ha trasmesso via e-mail alla Register.it una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio in esame. Il 10 febbraio 2004, dopo numerosi solleciti del Centro, Register.it ha trasmesso al Centro via e-mail la risposta confermando che la Resistente è indicata come il titolare del nome a dominio, precisando gli estremi completi del nome a dominio ed indicando che la lingua del contratto di registrazione è l'italiano.
In data 11 febbraio 2004, il Centro ha pertanto comunicato alla Ricorrente che la lingua ufficiale della procedura è l'italiano, chiedendo la trasmissione al Centro della traduzione italiana del Ricorso. Il 13 febbraio 2004, il Centro ha ricevuto il Ricorso tradotto in italiano a mezzo email ed il 16 febbraio 2004, la copia di conferma in formato cartaceo. Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").
Conformemente alle Norme, articoli 2(a) e 4(a), il Centro ha formalmente notificato il Ricorso al Resistente e la procedura è iniziata il 18 febbraio 2004. Ai sensi dell'articolo 5(a) delle Norme, una risposta avrebbe dovuto essere ricevuta entro il 9 marzo 2004. La Resistente non ha trasmesso alcuna risposta e pertanto il Centro in data 11 marzo 2004, ha inviato la Notifica d'inadempienza del Resistente.
In data 22 marzo 2004, il Centro ha invitato il Dr. Luca Barbero a ricoprire il ruolo di esperto nel caso in esame, trasmettendogli la richiesta di dichiarazione di accettazione e di dichiarazione di imparzialità e di indipendenza. Il Collegio il 24 marzo, 2004, ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme.
Il Centro in data 25 marzo 2004, ha nominato il Dr. Luca Barbero
Membro Unico del Collegio. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di
essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme ed, avendo
esaminato la documentazione ricevuta, il Collegio ritiene che il Centro abbia
assolto agli obblighi previsti dall'articolo 2(a) delle Norme nell'impiegare
i mezzi ragionevolmente disponibili per rendere edotto la Resistente in merito
alla presente procedura.
4. I presupposti di fatto
La Ricorrente opera nel settore dell'abbigliamento intimo ed è titolare di registrazioni di marchi depositati e/o registrati in Italia ed in altri paesi per OROBLU.
Fra i marchi registrati i cui certificati sono stati prodotti dalla Ricorrente, vi sono la registrazione nazionale italiana No. 692946 OROBLU' domanda presentata in data 16 marzo 1984, nella classe 25 (opportunamente rinnovata nel 1994) e la Registrazione Internazionale No. 489478 OROBLU del 20 ottobre 1984.
La Resistente ha registrato il dominio <oroblu.org> il 13 Novembre 2002.
In accordo a quanto previsto dall'articolo 11(a) delle Norme, in assenza
di un diverso accordo delle parti, la lingua della procedura deve essere la
medesima di quella del contratto di registrazione e pertanto la presente procedura
è condotta in italiano.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
La Ricorrente Csp International Industria Calze S.p.A. è una società leader nel settore dell'abbigliamento intimo, con prodotti commercializzati e promossi in 39 paesi oltre all'Italia, suo principale mercato. La Ricorrente informa il Collegio che il marchio OROBLU è stato utilizzato sin dal 1987, ed è oggi distribuito in circa 3.000 punti vendita contando solo l'Italia, mentre negli altri paesi è distribuito attraverso i principali centri commerciali. Il fatturato mondiale della Ricorrente relativo alla vendita di prodotti recanti il marchio Oroblu ha superato nel 2001, la cifra di 25 milioni di Euro. Il marchio OROBLU è stato promosso attraverso diversi mass media con ingenti investimenti. Pertanto la Ricorrente sostiene che, alla luce di quanto sopra, il marchio OROBLU è noto in Italia e all'estero ed informa il Collegio che in considerazione degli investimenti profusi, di cui viene fornita un'elencazione, tale marchio è diventato una delle più importanti ricchezze per la Ricorrente.
Il nome a dominio <oroblu.org> è attualmente registrato dalla persona fisica Giancarlo Bernabei, residente a Velletri, Roma, Italia, nel seguito la Resistente. La Ricorrente indica al Collegio che non vi sono prove che la Resistente abbia marchi o attività societarie registrate con il nome Oroblu. Inoltre, la Ricorrente dichiara di non avere accordi con la Resistente e di non avere concesso licenze od in altro modo aver autorizzato la Resistente ad utilizzare il marchio Oroblu. La Ricorrente afferma che, in accordo agli aspetti previsti dalla Policy, paragrafi 4(b) e (c), la Resistente non ha diritti o legittimi interessi sul nome a domino oggetto di questa procedura.
Il 18 novembre 2002, la Ricorrente ha scoperto che il nome a dominio <oroblu.org> era stato registrato dalla Resistente. La Ricorrente evidenzia al Collegio che vi sono elementi tali da far ritenere che la Resistente sia coinvolta in attività di compravendita di nomi a dominio in quanto risulta avere registrato centinaia di nomi a dominio, il cui elenco viene prodotto in allegato al ricorso.
Il Collegio viene informato che la Resistente ha registrato il nome a dominio in contestazione mentre era a conoscenza dell'esistenza del marchio registrato della Ricorrente in quanto era stata decisa da pochi giorni a suo sfavore la procedura di trasferimento relativa al nome a dominio <oroblu.it>. Inoltre, la Ricorrente aveva precedentemente inviato una lettera di diffida al Resistente in data 9 maggio 2002.
In data 13 novembre 2002, la Resistente insieme al nome a dominio in esame aveva registrato anche il nome a dominio <oroblu.biz> e su entrambi i domini aveva pubblicato alcune pagine web, ancora on line al momento della presente decisione. Si tratta di dieci pagine accessibili attraverso una stessa cornice, delle quali otto contengono solo la generica voce "in costruzione" e l'ultima una collezione di link conducenti ad altri siti contenenti la parola oroblu. La Ricorrente, utilizzando la descrizione fornita dal Collegio chiamato a decidere il caso di <oroblu.it>, precisa che la home page pare essere "composta da foto e pezzi di articoli copiati qua e là" compreso un "articolo copiato dal sito della Rai - Radio televisione italiana (http://www.rai.it/RAInet/news/RNw/pub/articolo/raiRNewsArticolo/0,7605,10846^scienze^^,00.html, Sito di RaiNews.net) senza neppure citarne la fonte o l'autore. Tanto la pagina è pedissequamente copiata, che anche i colori, la foto, la sua posizione ed i caratteri sono identici. Vi è poi un pezzo di un articolo di Alessandro Cerroni (copiato dal sito del Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale - http://www.cipsi.it/ contrattoacqua/documenti/articolo1.htm). Copiate da altri siti sono anche le immagini (la scritta "emergenza" e la prima immagine con il muro e la scritta "water is life" sono copiate dal sito dell'AMREF Italia, http://www.amref.it/emergenza/acquaGM.htm ..."
La Ricorrente evidenzia al Collegio che l'unica differenza tra il sito come sopra descritto ed il sito attualmente visibile all'URL "www.oroblu.org", consiste in una singola pagina aggiunta successivamente alla decisione di trasferimento del nome a dominio <oroblu.it>. La Resistente ha infatti aggiunto sul sito "www.oroblu.org" una pagina, dove si fa riferimento ad una petizione presentata presso il Tribunale di Velletri, Roma, allo scopo di bloccare la procedura di trasferimento del nome a dominio <oroblu.it>.
La Ricorrente sostiene che il nome a dominio sia stato registrato principalmente con lo scopo di venderlo, cederlo in uso o trasferirlo in altro modo al legittimo titolare del marchio corrispondente, alla luce della preesistente conoscenza del segno distintivo da parte della Resistente. In secondo luogo, la Ricorrente afferma che il dominio sia stato registrato con l'intento di impedire alla Ricorrente di registrare un nome a dominio corrispondente al proprio marchio e che infatti la registrazione del nome a dominio <oroblu.org> impedisce alla Ricorrente, legittima titolare del marchio OROBLU, di fare uso dello stesso nel corrispondente nome a dominio <oroblu.org>.
La Ricorrente informa il Collegio che la Resistente risulta titolare di centinaia di nomi a dominio e produce un elenco di circa 350 nomi a dominio registrati solo sotto il country code ".it" e più di 80 nomi a dominio generici che comprendono anche registrazioni di segni distintivi di terzi, nomi di personaggi politici in Italia (ad esempio: <andreotti.info>, <buttiglione.net>, <dalema.info>, <prodi.info>, <prodi.net>), titoli di testate giornalistiche di caratura nazionale quali <corrieredellasera.net>, <ilmessaggero.net> e <larepubblica.net>) ed altri. La Ricorrente conclude che si tratta di nomi a dominio sui quali la Resistente non gode presumibilmente alcun diritto e pertanto costituisce un'ulteriore dimostrazione della registrazione e dell'uso in malafede del nome a dominio <oroblu.org>.
Con riguardo al fatto se il dominio sia stato registrato con l'intento principale di creare un danno ad un concorrente, la Ricorrente afferma di non poter asserire che questo fosse lo scopo principale del Resistente; tuttavia la Ricorrente conferma di essere danneggiata e penalizzata dall'uso che la Resistente fa di questo dominio, uso che crea confusione con i marchi e nomi a dominio della Ricorrente.
Per quanto concerne l'uso del nome a dominio <oroblu.org> per attrarre utenti Internet facendo credere che vi sia un qualche legame tra Resistente e Ricorrente, la Ricorrente afferma che la Resistente non ha mai ricevuto alcuna autorizzazione di vendere prodotti o servizi contraddistinguendoli con i marchi della Ricorrente né di usare in altro modo il marchio della Ricorrente. Secondo la Ricorrente, la Resistente avendo scientemente registrato un nome a dominio coincidente con il marchio della Ricorrente, ha intenzionalmente creato una situazione confliggente con i diritti della Ricorrente anche in considerazione del fatto che la Ricorrente, già il 9 maggio 2002, aveva inviato una diffida al Resistente. Inoltre, la Ricorrente, allo scopo di riottenere il nome a dominio <oroblu.it>, anch'esso registrato dalla stessa resistente, aveva già anche condotto con successo la citata procedura di trasferimento del nome a dominio <oroblu.it>.
La Ricorrente conclude inoltre che, se non per la rivendita, il nome a dominio
deve essere stato registrato per creare confusione e danni alla reputazione
ed agli affari della Ricorrente, confusione e danni anche dimostrati dal fatto
che la Resistente ha posto l'indicazione <oroblu.it> nella home page e
su di ogni altra pagina rintracciabile all'indirizzo "www.oroblu.org".
La Resistente ha inoltre posto sotto l'indicazione <oroblu.it> l'indirizzo
email [email protected], suggerendo così al pubblico l'esistenza di un perdurante
collegamento con la Ricorrente, titolare del nome a dominio <oroblu.it>
che era invece stato trasferito alla Ricorrente in modo definitivo il 30 Dicembre 2002.
La Ricorrente ravvisa in questo aspetto un'ulteriore circostanza a prova della
malafede, peraltro già evidenziata nella precedente decisione in relazione
al nome a dominio <oroblu.biz> nei confronti della stessa Resistente nel
Caso OMPI No. D2003-0268, i cui passaggi
principali delle conclusioni in merito alle circostanze vengono riportati a
beneficio del Collegio.
B. Resistente
La Resistente non ha risposto al Ricorso della Ricorrente, sottoponendo argomenti a propria difesa e non ha contestato e/o rigettato quanto asserito dalla Ricorrente. Il Collegio pertanto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 paragrafi (a) e (b) delle Norme, dovrà procedere ad una decisione sulla base di quanto prodotto dalla Ricorrente, deducendo dall'inadempienza della Resistente le considerazione che riterrà appropriate.
6. Motivi della decisione
L'articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: "Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile".
L'articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti;
(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
A. Identità o somiglianza del nome a dominio disputato con il marchio della Ricorrente
La Ricorrente ha documentato adeguatamente di essere titolare di registrazioni per il marchio OROBLU e segnatamente producendo, fra altre, copia della registrazione nazionale italiana No. 692946 OROBLU' domanda presentata in data 16 marzo 1984, nella classe 25 e la Registrazione Internazionale No. 489478 OROBLU del 20 ottobre 1984.
Il Collegio decide che il nome a dominio <oroblu.org> è identico al marchio della Ricorrente, considerando assolutamente irrilevante il suffisso ".org" in quanto meramente funzionale all'utilizzo in Internet.
Il Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato quanto richiesto dall'articolo 4(a)(i) della Policy, ossia che il nome a dominio contestato sia identico o confondibile con un nome sul quale la Ricorrente vanta dei diritti di marchio.
B. Assenza di diritti o di interessi legittimi della Resistente in relazione al nome a dominio contestato
La Ricorrente deve dimostrare che la Resistente non goda di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. La Resistente in una procedura condotta secondo le regole della UDRP non assume l'onere della prova, ma, secondo quanto disposto dall'articolo 4(c) della Policy, può stabilire di avere un diritto o un legittimo interesse in un dominio contestato dimostrando:
a) che prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi in buona fede; oppure;
b) che è conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha acquisito alcun diritto di marchio; oppure;
c) che del nome a dominio intende fare un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare ingannevolmente la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio registrato.
La Resistente non appare prima facie avere alcuna connessione o affiliazione con la Ricorrente che, a sua volta, non ha concesso in licenza né in altro modo autorizzato la Resistente ad utilizzare tale segno distintivo o fare domanda di registrazione per alcun nome a dominio costituito o comprendente il marchio OROBLU.
La Resistente non risulta fare alcun legittimo uso del nome a dominio per alcuna propria attività commerciale o non commerciale, ne l'uso - sopra descritto - sulle pagine web corrispondente al nome a dominio in esame costituisce, ad avviso del Collegio, un uso in buona fede.
La Resistente non avendo risposto al Ricorso, ha rinunciato a far valere eventuali
circostanze a sostegno di un proprio diritto o titolo in relazione al nome a
dominio. Tale circostanza è stata ritenuta in decisioni precedenti sufficiente
dimostrazione della mancanza di tale diritto o titolo. (ad esempio in Deutsche
Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso
OMPI No. D2000-0277; Talkcity Inc. v. Robertson Caso
OMPI No. D2000-0009).
In considerazione di ciò, il Collegio conclude che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dall'articolo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell'assenza di diritto o legittimo interesse del Resistente sul nome a dominio <oroblu.org>.
C. Registrazione e Uso in Malafede
Ai sensi dell'articolo 4(b) della Policy, le seguenti circostanze, in particolare ma senza limitazione, se ritenute presenti dal Collegio, saranno considerate prova della registrazione e dell'uso del nome a dominio in malafede:
i) circostanze che indichino che il titolare del dominio ha registrato o ha acquisito il nome a dominio principalmente allo scopo di vendere, cedere in uso, o in altro modo trasferire il nome a domino registrato alla Ricorrente, titolare del marchio, o ad un concorrente della Ricorrente, per un corrispettivo che sia superiore ai costi documentati direttamente collegati al nome a dominio; oppure;
ii) il titolare abbia registrato il nome a dominio al fine di impedire al titolare del marchio di riflettere il marchio in un nome a dominio corrispondente, posto che tale comportamento abbia costituito il modo consueto di agire del titolare; oppure; iii) il titolare ha registrato il nome a dominio con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente; oppure; iv) utilizzando il nome a dominio, il titolare del dominio ha intenzionalmente tentato di attrarre, per un guadagno commerciale, utenti Internet sul suo sito web o su altre collocazioni on-line, creando una probabilità di confusione con il marchio della Ricorrente con riguardo all'origine, la cooperazione, l'affiliazione, o l'esistenza di un'autorizzazione in capo al titolare del sito web o rispetto alla collocazione di un prodotto o di un servizio presenti sul sito del titolare o con la sua collocazione.
L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il Collegio potrà quindi rilevare elementi di malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.
In merito alla conoscenza del marchio OROBLU al momento della registrazione del nome a dominio in esame, il Collegio osserva che alla data di registrazione del 13 Novembre 2002, la Resistente aveva ricevuto la lettera di diffida datata 9 maggio 2002, ove tali diritti di privativa industriale erano stati espressamente richiamati ed aveva già anche ricevuto una prima notifica della decisione relativa al trasferimento del nome a dominio <oroblu.it>.
Il Collegio rammenta inoltre che nella decisione Caso
OMPI No. D2003-0268 era stata invece presentata una risposta al Ricorso
nella quale la stessa Resistente affermava esplicitamente che era stato solo
dopo la sfavorevole decisione in relazione al nome a dominio <oroblu.it>
che si era determinata a registrare il nome a dominio <oroblu.org> (e
<oroblu.biz>).
Il Collegio, concordando con quanto ripetutamente affermato in precedenti
decisioni, ribadisce che la conoscenza dei marchi della Ricorrente al momento
della registrazione di un nome a dominio, costituisce un elemento da cui poter
dedurre la malafede della Resistente; in tal senso si veda Expedia, Inc.
v. European Travel Network, Caso OMPI
No. D2000-0137; Infospace, Inc. v. Siavash Jimmy Behain, et al.,
Caso OMPI No. D2000-1631 (...un fattore
che denota l'uso in malafede è la conoscenza da parte del Resistente
dei marchi della Ricorrente); Channel Tunnel Group Ltd. v. John Powell,
Caso OMPI No. D2000-0038 (la conoscenza
dei marchi della Ricorrente al tempo della registrazione di un nome a dominio
confondibile con quei marchi è prova della malafede del Resistente).
In merito all'uso in malafede il Collegio ritiene il paragrafo 4(a)(ii) della Policy applicabile nel caso in esame in considerazione del fatto che la Resistente sta impedendo al legittimo titolare di un marchio di riflettere lo stesso in un corrispondente nome a dominio, e la Resistente ha posto in essere in modo reiterato tale condotta avendo registrato in passato oltre ai nomi a dominio <oroblu.it> e <oroblu.biz> anche un numero rilevante di altri nomi a dominio identici e/o confondibili con marchi di terzi, quali ad esempio: <corrieredellasera.net>, <ilmessaggero.net>, <larepubblica.net>, <clubjuventus.it>, <clublazio.it>, <clubmilan.it>, <clubroma.it>, <clubtorino.it>, <tecnocase.it>.
In linea con quanto deciso, fra altre, in Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo
Zegna & Figli S.p.A., Emenegildo Zegna Corporation c. Stefanella Campo Caso
OMPI No. DNU2003-0002, in assenza di contro deduzioni da parte della Resistente,
il Collegio ritiene di poter concludere che la registrazione come nomi a dominio
di vari marchi di terzi sia sufficiente a stabilire che la Resistente abbia
posto in essere una tipologia di comportamento del tipo previsto dall'articolo
4(b)(ii) della Policy al fine di stabilire che la registrazione di nomi a dominio
per impedire ai legittimi titolari dei marchi corrispondenti di riflettere tali
marchi nei relativi nomi a dominio sia da considerarsi in malafede (vedere anche
Golay Buchel & Cie SA v. MegaWeb.com Inc,Caso
OMPI No. D2001-0829).
Come anche evidenziato nella decisione in merito a <oroblu.biz>, Csp
International Industria Calze S.p.A. v. Giancarlo Bernabei, Caso
OMPI No. D2003-0268 un'altra circostanza che il Collegio ha preso in considerazione
per l'accertamento dell' uso in malafede del nome a dominio è il corrente
riferimento sul sito pubblicato su "www.oroblu.org" al nome a dominio
<oroblu.it> che viene infatti tuttora riportato sulla cornice di tutte
le pagine pubblicate ed il fatto che l'unica email indicata come riferimento
sul sito web per tutti i visitatori sia "[email protected]". In considerazione
del fatto che il nome a dominio <oroblu.it> è stato trasferito
alla Ricorrente già alla fine del 2002 e viene da tempo utilizzato dalla
Ricorrente per il proprio sito web ufficiale, ad avviso del Collegio è
una circostanza che attesta la malafede l'omissione da parte della Resistente
di ogni correzione od eliminazione di tale il riferimento al sito della Ricorrente
nonostante il lungo tempo trascorso.
Inoltre, la Resistente nella home page attualmente pubblicata sul sito corrispondente al nome a dominio in esame dichiara come "obiettivo del sito: coordinare le associazioni di volontariato, tecnici, studiosi privati per contribuire a fornire ai paesi del terzo mondo strumenti tecnologici, risorse finanziarie, progetti per l'approvigionamento dell'acqua". Costituisce pertanto un'ulteriore circostanza atta a provare l'uso in malafede anche il fatto che l'unico indirizzo email pubblicato come riferimento sul sito web "www.oroblu.org" per effettuare tale "coordinamento" in relazione gli "obiettivi" dichiarati, sia proprio [email protected], i cui messaggi non possono ovviamente essere ricevuti dalla Resistente che non amministra più tale nome a dominio da oltre un anno.
Alla luce delle circostanze che precedono, il Collegio ritiene che anche l'ultimo
dei requisiti di cui all'articolo 4 (a) (iii) della Policy sia stato provato
e che pertanto si deve concludere che il nome a dominio <oroblu.org> sia
stato registrato e venga usato in malafede.
7. Decisione
In considerazione di quanto precede, il Collegio ritiene che (a) il nome a dominio sia identico ai marchi della Ricorrente; (b) il Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio; e che (c) il nome a dominio sia stato registrato ed utilizzato dalla Resistente in malafede.
Per tali motivi il Collegio dispone che il nome a dominio <oroblu.org>
venga trasferito alla Ricorrente.
Dr. Luca Barbero
Membro Unico del Collegio
Data: 9 aprile, 2004
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