El Demandante es el Fútbol Club Barcelona, con domicilio en Barcelona, España, representado por Josep Carbonell Callicó.
El Demandado es Francisco Carlos Botiga, con domicilio en Caracas, Venezuela.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es <fcbotiga.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Enom, Inc.
3. Iter Procedimental
Este es un procedimiento administrativo iniciado ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ("el Centro") con arreglo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 24 de octubre de 1999, ("la Política"), al Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("el Reglamento"), y al Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("el Reglamento Adicional").
La demanda fue recibida en el Centro el día 19 de septiembre de 2003, por correo electrónico y el día 23 de septiembre de 2003 por correo urgente. El día 23 de septiembre de 2003, el Centro envió a Enom, Inc., vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. Enom, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante.
El Centro verificó que la demanda cumplió con los requisitos formales exigidos en la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el día 3 de octubre de 2003. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fijó para el día 23 de octubre de 2003. El Demandado contestó la demanda el día 23 de octubre de 2003.
Habiendo recibido la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento, el Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de noviembre de 2003. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma adoptado en el presente procedimiento es el español.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es el Fútbol Club Barcelona, titular
de la solicitud de marca "FCBOTIGA" no. 2537047-2
que protege "servicios de venta al detalle de productos de merchandaising
relacionados con la imagen y signos distintivos de un club deportivo" en
clase 35 internacional, presentada el día 21 de abril de 2003
en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El Demandado es titular del nombre de dominio <fcbotiga.com>.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante afirma ser mundialmente reconocido.
Manifiesta que en enero de 2003 ha implementado un nuevo plan de marketing
cuyos objetivos fueron, entre otros, el relanzamiento de marcas tradicionalmente
utilizadas por el club y la ampliación de tiendas en las que se venían
comercializando sus productos y que hasta la fecha se identificaban bajo la
denominación "LA BOTIGA DEL BARÇA."
Agrega que el conocimiento alcanzado por parte del consumidor de la marca "FCBOTIGA,"
nueva denominación identificativa de sus tiendas, ha sido posible gracias
a la campaña de marketing desarrollada por su parte a lo largo del último
año, no sólo en España sino en otros países.
Señala que no sólo es titular de la solicitud de marca "FCBOTIGA"
no. 2537047-2 que protege "servicios de venta al detalle de productos de
merchandaising relacionados con la imagen y signos distintivos de un club deportivo"
en clase 35 internacional, presentada el día 21 de abril de 2003
en la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que posee además
derechos extrarregistrales y notorios sobre la denominación "FCBOTIGA."
Alega que la identidad denominativa, fonética, y conceptual entre la
marca "FCBOTIGA" y el nombre de dominio <fcbotiga.com> es susceptible
de causar confusión respecto del origen empresarial de este último.
Alega que el Sr. Francisco Carlos Botiga no tiene derechos o
intereses legítimos respecto del nombre de dominio, no es titular de
registro marcario alguno con relación a la marca "FCBOTIGA"
y que pretende justificar sus derechos sobre el nombre de dominio alegando que
el mismo coincide con las iniciales de su nombre y con su apellido.
Señala que el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala
fe.
Hace notar que al tiempo de la registración su titular era el Sr. Joan Cashpar,
nombre sospechosamente similar y confundible con el anterior presidente del
club, el Sr. Joan Gaspar. Asimismo, el correo electrónico obtenido
en el WHOIS del nombre de dominio en cuestión era [email protected],
todo lo cual acredita la mala fe en la registración del mismo.
Agrega que la página web "www.fcbotiga.com" redirigía
al usuario de Internet al sitio web "www.plus.es./tendrm" en el que
se ofertaban y vendían on-line productos de su eterno rival futbolístico,
el club Real Madrid, lo cual acredita la utilización de mala fe del nombre
de dominio en cuestión.
Manifiesta que, previo al inicio de este procedimiento, el titular fue debidamente
intimado vía e-mail a transferir el dominio a la parte Demandante. Aclara
que fue remitido también un requerimiento vía burofax a la dirección
obtenida del WHOIS, el cual no pudo notificarse por ser el Sr. Joan Cashpar
desconocido en la citada dirección, según lo informado por el
correo.
Luego de cursada la intimación vía e-mail, el Demandante manifiesta
que el Demandado procedió a modificar los datos del nombre de dominio,
colocando como titular a un supuesto Francisco Carlos Botiga con el
objeto de hacerse valer de este nombre y sus iniciales para justificar derechos
sobre el dominio. Señala que las modificaciones realizadas no responden
a datos reales y que las mismas son un burdo intento para justificar derechos
sobre el nombre de dominio que no existen como tales.
Finalmente, solicita que el nombre de dominio le sea transferido por vía
de este procedimiento.
B. Demandado
El Demandado alega que en el mes de septiembre de 2003 adquirió el nombre
de dominio en una página de compraventa de dominios por $100. y que no
tiene ni ha tenido relación alguna con el anterior propietario.
Señala que por lo menos en su país, Venezuela, no existe ninguna
relación entre el nombre de dominio <fcbotiga.com> y fcbarcelona.
Alega que su apellido "BOTIGA" es catalán ya que su abuelo
emigró a su país.
Agrega que en ninguna parte de su página web existe el menor menosprecio
a ninguna institución ni persona y que sólo intenta dar a conocer
sus aficiones, su país y en el futuro dar a conocer su negocio en Internet.
Alega que cuando el Demandante expone que "FCBOTIGA" es una marca
registrada se refiere sólo al ámbito de España, ya que
no es una marca conocida en América. Señala que en el buscador
"Google" no hay una gran cantidad de referencias.
Finalmente, entiende tener todo el derecho a mantener el dominio en cuestión.
6. Debate y conclusiones
Es apropiado recordar que de acuerdo con el párrafo 15(a) del Reglamento,
el Panel resolverá la demanda teniendo en cuanta las declaraciones y
los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente
Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.
Conforme al párrafo 10(d) del Reglamento, el grupo de expertos
determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso
de las pruebas.
Conforme el párrafo 14(a) del Reglamento en caso de que una parte,
sin que existan circunstancias excepcionales, no cumpla con alguno de los plazos
establecidos por el presente Reglamento o por el grupo de expertos, el grupo
de expertos podrá dar curso a la demanda y adoptar una resolución,
y (b) si una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, incumple alguna
disposición o exigencia del presente Reglamento o alguna demanda del
grupo de expertos, este último sacará las conclusiones que considere
apropiadas.
Conforme el párrafo 4(a) de la Política el Demandante deberá
probar los siguientes elementos:
(i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de
crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios
sobre la que el Demandante tiene derecho; y
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto
del nombre de dominio; y
(iii) que el mismo ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
Conforme el párrafo 4(a)(i), para que proceda la demanda se requiere
que el nombre de dominio en cuestión sea idéntico o similar hasta
el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de
servicios sobre la que el Demandante tiene derechos.
El Demandante es titular de la solicitud de marca "FCBOTIGA" no.
2537047-2 de la clase 35 internacional. Asimismo, el Demandante ha acreditado
usar con intensidad dicho signo para distinguir las tiendas en donde son comercializados
sus productos.
El nombre de dominio en cuestión es <fcbotiga.com>.
Del cotejo resulta que el nombre de dominio es idéntico a la marca del
Demandante por lo que el Demandante ha acreditado el primer elemento previsto
en la Política, párrafo 4(a)(i).
B. Derechos o intereses legítimos
El Panel encuentra que el Demandado no ha acreditado la existencia de derechos
o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión.
El Demandante ha acreditado que el nombre de dominio fue registrado por el
Sr. Joan Cashpar el día 14 de mayo de 2003.
Ha acreditado también haber intimado a dicha persona el día 5 de septiembre de 2003
a transferirle el nombre de dominio bajo apercibimiento de iniciar las acciones
que correspondan.
Poco tiempo después, también en el mes de septiembre del año
2003, como lo reconoce el propio Demandado en su contestación de demanda,
el nombre de dominio fue transferido a nombre del Sr. Francisco Carlos Botiga.
El Demandante alega que el Demandado, una vez intimado a transferir el nombre
de dominio, procedió a cambiar los datos del registro colocando como
titular a un supuesto Francisco Carlos Botiga con el objeto de hacerse
valer de un nombre que, conforme lo dispuesto en el párrafo 4(c)
de la Política, podría otorgarle derechos e intereses legítimos
sobre el dominio.
Habiendo sido negadas estas afirmaciones por el Demandado, el Panel haciendo
uso de la facultad de exigir a las partes otras declaraciones o documentos –
según lo dispuesto en el párrafo 12 del Reglamento- otorgó
al Demandado en dos oportunidades un plazo razonable para que acredite su identidad,
en consonancia con lo decidido en otros precedentes. (Confr. con Caso
OMPI no. D2001-1399 "Miba Gleitlager Aktiengessellschaft" del
19 de febrero de 2002).
No habiendo el Demandado cumplido con los requerimientos efectuados por el
Panel, no se encuentra acreditado en este procedimiento que su nombre sea Francisco Carlos Botiga.
En virtud de ello, y tomando además en consideración lo dispuesto
en los párrafos 15(a), 10(d) y 14(a) precedentemente transcriptos,
el Panel encuentra que el Demandado no ha acreditado ser titular de derechos
o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.
En consecuencia, el Demandante ha acreditado el segundo elemento previsto en
la Política, párrafo 4(a)(ii).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Conforme lo explicado en el punto anterior, el Demandante alega que los Sres. Joan Cashpar
y Francisco Carlos Botiga resultan ser la misma persona y que dichos
nombres no se corresponden con la realidad.
El Demandado en cambio afirma ser Francisco Carlos Botiga, lo cual
no ha acreditado debidamente en el proceso no obstante habérsele dado
más que suficiente oportunidad.
El Panel comprende la dificultad con la que se enfrenta la parte Demandante
para probar un hecho de muy difícil prueba desde su posición,
esto es, que los Sres. Joan Cashpar y Francisco Carlos Botiga
son la misma persona. Por el contrario, el Demandado se encuentra en inmejorable
posición para acreditar su nombre.
Es además el demandado quien tiene la oportunidad de probar que las
alegaciones de la demanda no son ciertas, por lo que de no hacerlo, podría
inferirse que éstas son verdaderas.
En virtud de todo lo expuesto y de lo dispuesto en los párrafos 15(a),
10(d) y 14(a) precedentemente transcriptos, el Panel encuentra que existen suficientes
elementos que constituyen una fuerte presunción en el sentido de que
los Sres. Joan Cashpar y Francisco Carlos Botiga son la
misma persona.
Asimismo, de los elementos aportados por las partes, el Panel entiende que
el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Al tiempo de la registración, su titular era el Sr. Joan Cashpar,
nombre sospechosamente similar con el nombre del anterior presidente del club,
el Sr. Joan Gaspar. Asimismo, el correo electrónico del nombre
de dominio obtenido en el WHOIS era [email protected], todo lo cual acredita
sin lugar a dudas la mala fe con la que actúo el Demandado al registrar
el nombre de dominio sabiendo que la marca pertenecía al Demandante.
En cuanto al uso del dominio de mala fe, el Demandante ha acreditado que la
página web "www.fcbotiga.com" redirigía al usuario de
Internet al sitio web "www.plus.es./tendrm" en el que se ofertaban
y vendían on-line productos de su eterno rival futbolístico, el
club Real Madrid. Dicha conducta acredita suficientemente la existencia de mala
fe en la utilización del dominio.
Finalmente, cabe agregar que aún suponiendo que los Sres. Joan Cashpar
y Francisco Carlos Botiga no fueran la misma persona, el hecho de
no haber acreditado el demandado que su nombre coincide con el nombre de dominio,
tal como lo ha afirmado en su contestación de demanda, hace suponer que
no se llama así y que ha obrado con mala fe, probablemente en connivencia
con el primer titular. Por lo tanto, cabría aplicar la misma solución.
En virtud de lo expuesto precedentemente, el Panel encuentra que el Demandante
ha acreditado el tercer elemento requerido en la Política, párrafo 4(a)(iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Panel resuelve hacer lugar a la demanda, ordenando
que el nombre de dominio <fcbotiga.com> sea transferido al Demandante.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 29 de diciembre de 2003
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