mahousanmiguel.com

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Las Demandantes son MAHOU, S.A., con domicilio social en Paseo Imperial, 32, 28005, Madrid, España, y SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A., con domicilio en calle Urgell, 240, 08036, Barcelona, España.

El representante autorizado de las Demandantes es D. Enrique Sáez Herrero, con domicilio profesional en calle Princesa, 31, 28008, Madrid, España.

El Demandado es A. C. R., con domicilio en calle Trinxant, 134 SA, 1^a, 08041, Barcelona, España.

El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda, es .

La entidad registradora del citado nombre de dominio es IHOLDINGS.COM, INC. 13205 SW. El nombre de dominio objeto de la controversia se encuentra registrado a nombre de A. C. R., con domicilio en calle Trinxant, 134 SA, 1^a, 08041, Barcelona, España.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") recibió el 25 de noviembre de 2002, por correo urgente en formato papel, y el 27 de noviembre de 2002, por correo electrónico, una demanda (en adelante, la "Demanda"), de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante, la "Política Uniforme"), aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet el día 24 de octubre de 1999.

El Centro verificó el cumplimiento en la Demanda de los requisitos formales de la Política Uniforme, el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, el "Reglamento") y el Reglamento Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").

Tras la verificación registral correspondiente, recibida de la Entidad Registradora el día 26 de noviembre de 2002, la Demanda fue notificada con fecha 2 de diciembre de 2002, al Demandado, dándose por iniciado el procedimiento.

El Centro recibió el escrito de contestación el 30 de diciembre de 2002, por correo urgente en formato papel.

El día 16 de enero de 2003 se notificó a las partes el nombramiento de D^a. Paz Soler Masota como Panelista único.

Las Demandantes acreditan suficientemente que MAHOU, S.A. es propietaria de la totalidad de las acciones de la empresa holandesa Entreprise ResouRce Planning B.V., entidad que controla la empresa SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A., mediante la aportación de copia del Boletín Oficial de España, número 311, de fecha 28 de diciembre de 2000, donde aparece publicada la orden de 12 de diciembre de 2000, en virtud de la cual se publicó el acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2000, por el que se aprobó la concentración económica consistente en la autorización de la adquisición de Entreprise ResouRce Planning B.V. por MAHOU, S.A.

Asimismo, las Demandantes manifiestan que tras, la realización de dicha adquisición, la entidad MAHOU, S.A. realizó todos los preparativos necesarios y oportunos para proceder a registrar el nombre de dominio controvertido <mahousanmiguel.com> , nombre de dominio que se encontraba registrado en favor de un tercero.

Las Demandantes, por lo demás, han acreditado documentalmente lo siguiente:

(i) Que MAHOU, S.A. es titular de las siguientes marcas vigentes, las cuales contienen, con carácter único o junto a otros elementos denominativos y/o gráficos, la denominación "MAHOU":

- "MAHOU, S.A." en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "cervezas", concedida el 18 de noviembre de 1961 (marca española número 370.776).

- "MAHOU" en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "cervezas", concedida el 5 de febrero de 1997 (marca española número 2.043.883).

- "MAHOU" en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "cervezas", concedida el 5 de febrero de 1997 (marca española número 2.043.885).

- "MAHOU" en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "cervezas", concedida el 6 de noviembre de 2000, (marca española número 2.272.616).

- "MAHOU" en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "cervezas", concedida el 6 de noviembre de 2000, (marca española número 2.272.625).

- "MAHOU" en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional, para distinguir cervezas, concedida el 2 de junio de 1999 (marca comunitaria número 744.136).

Asimismo se acredita que MAHOU, S.A. es titular del nombre comercial "MAHOU, S.A.", número 38.390, concedido el 26 de junio de 1961, para distinguir sus actividades de fabricación, venta, distribución y exportación de cervezas, hielo y malta y cualquier otra clase de bebidas así como fabricación de envases, botellas y otros elementos auxiliares de la industria, fabricación, distribución y venta de sus productos derivados de las citadas industrias.

(ii) Que SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A. es titular de las siguientes marcas vigentes, las cuales contienen, con carácter único o junto a otros elementos denominativos y/o gráficos, la denominación "SAN MIGUEL":

- "SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A." (con gráfico) en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "cerveza, ale y porter, mosto, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas", concedida el 18 de abril de 1977 (marca española número 724.382).

- "SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.", (con gráfico) en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "cerveza, ale y porter, mosto, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas", concedida el 18 de abril de 1977 (marca española número 724.383).

- "SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.", (con gráfico) en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "cerveza, ale y porter, mosto, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas", concedida el 18 de abril de 1977 (marca española número 724.385).

- "SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.", (con gráfico) en la Clase 32 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "cervezas, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", concedida el 5 de octubre de 1992 (marca española número 1.686.874).

Asimismo queda acreditado que SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A. es titular del nombre comercial "SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.", número 35.703, concedido el 20 de mayo de 1958, para distinguir su negocio de fabricación de malta, cerveza y sus derivados, bebidas alimenticias y refrescantes, preparación y conserva de toda clase de productos alimenticios.

A juicio del Panel, en el presente procedimiento merecen ser también tenidas en cuenta las siguientes circunstancias fácticas:

- Que el dominio controvertido fue registrado el 15 de diciembre de 2000,

- Que en el momento de emisión de la presente Decisión, ha sido posible acceder al sitio web "mahousanmiguel.com", y se ha verificado que en el mismo se ofrece una dirección de correo electrónico, a saber, "[...]@wanadoo.es".

Las Demandantes afirman en su Demanda:

- Que son titulares de las marcas españolas anteriormente indicadas y que todas ellas protegen, fundamentalmente, las denominaciones "MAHOU" y "SAN MIGUEL".

- Que el nombre de dominio controvertido se configura precisamente por la unión de las denominaciones protegidas por las anteriores marcas, resultando una total y absoluta identidad denominativa entre los elementos identificativos y configuradores del nombre de dominio <mahousanmiguel.com> y dichas marcas, de lo que se extrae la confusión entre aquéllas y éste.

- Que el nombre de dominio <mahousanmiguel.com> se ha registrado de mala fe, lo que se deduce de la tentativa de aprovechamiento económico y fraudulento imputable al Demandado. En este mismo sentido y a mayor abundamiento, las Demandantes señalan que en fecha 20 de marzo de 2001, remitieron una carta-requerimiento al Demandado en la que le solicitaban que cesara en el uso del nombre de dominio <mahousanmiguel.com> , a la que el Demandado replicó en fecha 29 de marzo de 2001, indicando que los trámites a seguir para recuperar el dominio de Internet consistían en lo siguiente, bien (i) en interponer una demanda ante la OMPI, bien (ii) en "una segunda vía más rápida, económica, amistosa y dialogante que es la de ponerse de acuerdo con el actual registrador del dominio -él mismo, el Demandado-" para que éste transfiera su titularidad a cambio de una cantidad razonable.

Asimismo, las Demandantes dejan constancia de que el dominio controvertido se ha registrado de mala fe, ya que el único objetivo del Demandado consiste en ceder el nombre de dominio <mahousanmiguel.com> a los titulares de las marcas y nombres comerciales referidos anteriormente a cambio de un precio determinado y superior al coste que supone la gestión y el mantenimiento de dicho nombre de dominio.

- Que el dominio controvertido ha sido utilizado de mala fe, por cuanto el contenido del sitio web "mahousanmiguel.com" carece de sentido y se limita a pedir a los posibles usuarios que se pongan en contacto con el correo electrónico "[...]@wanadoo.es".

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, las Demandantes solicitan la transferencia del dominio controvertido a su favor.

El Demandado alega en su escrito de contestación:

- Que las Demandantes no tienen registrada ninguna marca bajo el nombre "mahousanmiguel" y que, en consecuencia, el nombre de dominio controvertido no vulnera legislación alguna sobre propiedad industrial.

- Que las Demandantes en ningún caso han comercializado producto alguno en el mercado bajo la marca "mahousanmiguel".

- Que el dominio controvertido se registró por primera vez en fecha 15 de diciembre de 2000, antes de hacerse pública la comunicación de la unión de las dos compañías cerveceras.

- Que la unión de dos marcas nunca forma una marca per se, por lo que no acierta a entender la vulneración a los derechos de las Demandantes que supondría el registro del dominio <mahousanmiguel.com> .

- Que tiene derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de la controversia, puesto que lo registró para desarrollar sus actividades e iniciativas empresariales, y que lo registró diligentemente al no existir marca registrada con la denominación del dominio controvertido ni producto en el mercado con ese nombre.

- Que, en ningún caso, existe mala fe por su parte al registrar el dominio <mahousanmiguel.com> porque es su intención desarrollar una página web sobre la cerveza y, que dicho proceso se halla en stand by hasta que se resuelva la presente resolución, hecho que, asimismo, desvirtúa el uso de mala fe del dominio controvertido que le imputan las Demandantes.

- Que el dominio controvertido no puede producir confusión entre los consumidores y/o usuarios, puesto que la mayoría de éstos no conocen la unión de las empresas Demandantes.

- Que el uso y registro con mala fe del dominio controvertido no resulta probado por las Demandantes, resultando, en consecuencia, un comportamiento poco ético y malintencionado del representante de las Demandantes en el presente procedimiento.

- Que la contestación a la carta-requerimiento a la que hacen referencia las Demandantes no es más que "una muestra del pesimismo sobre la forma de impartir justicia de la OMPI".

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el Demandado solicita que la Demanda sea denegada y que se le considere legítimo propietario del dominio <mahousanmiguel.com> .

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento; y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia y domicilio en España de la Demandante y el Demandado son de especial relevancia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español. En particular, entiende el Panel atendible lo dispuesto tanto en la legislación sobre signos distintivos como en el ordenamiento contra la competencia desleal.

Éstos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;

- que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Resulta indiscutible la plena identidad existente entre, de un lado, los términos que, yuxtapuestos, componen el dominio controvertido, esto es, "MAHOU" y "SAN MIGUEL" y, de otro lado, el núcleo de las marcas españolas denominativas titularidad de las Demandantes, procediendo descontar a efectos de la confrontación, obviamente, la omisión de espacios entre las palabras configuradoras del nombre del dominio objeto de controversia (como se ha declarado en decisiones precedentes del Panel: casos OMPI Nos. D2000-0098 y D2001-1004), así como la existencia del sufijo "com" (sobre la genericidad de las partículas TLD sirva confrontar recientemente la decisión del Panel en el caso OMPI No. D2001-0017).

Sobre lo anterior, entiende este Panel que no es circunstancia menospreciable el hecho de que las referidas marcas, titularidad de las Demandantes, hayan adquirido un status reconocido dentro del mercado español, siendo perfectamente identificables de modo aislado en el dominio controvertido.

Que el dominio controvertido contenga el núcleo de dos marcas perfectamente identificables y evocadoras de productos de un mismo mercado, la cerveza, propicia una confusión cierta entre los consumidores acerca de la fuente u origen del sitio web.

En este sentido y como se ha venido reconociendo en varias ocasiones, la incorporación de varias marcas notorias en el nombre de un dominio es condición suficiente para establecer que dicho dominio es idéntico o confusamente similar a las marcas registradas por la Demandante (vide decisiones precedentes del Panel, entre otras: caso OMPI No. D2002-0028, Societé Air France vs. Van Wijk & Mesker Holding B.V., en relación con los dominios <airfrance-delta.com> y <airfrance-delta.net>; caso OMPI No. D2002-0749, Airtel Móvil, S.A. y Vodafone Group Public Ltd. Co. Vs. Manuel Hortas Doncel, en relación con el dominio <airtelvodafone.info>).

Asimismo, es oportuno al caso, por sus evidentes concomitancias, recordar la doctrina de este Centro en punto al carácter oportunista del registro de un dominio compuesto, precisamente, de dos marcas notorias y/o renombradas, acontecido poco después de un anuncio de modificación estructural de las sociedades titulares de las referidas marcas (vide decisiones precedentes del Panel, entre otras: caso OMPI No. D2000-0717, Vivendi S.A., Seagram Company, Ltd., Universal Studio Inc. vs. Yu Fu Zhao, en relación a los Dominios <vivendiseagram.com> y <vivendiuniversal.com>). En este caso, y aun siendo cierto que el registro del dominio controvertido se produce, en rigor, antes de la publicación de la fusión, se convendrá que tal operación había trascendido ampliamente desde hacía tiempo al mercado, por lo que el Demandado, ubicado en territorio español, no podía ignorarlo, lo que revela que su conducta no fue casual sino motivada por un claro propósito oportunista.

Es, pues, en atención a las anteriores consideraciones que, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) i) de la Política Uniforme.

El Demandado carece de derechos que avalen su interés legítimo en el registro del dominio controvertido.

Sobre lo anterior, en ningún momento queda acreditado que el Demandado haya obtenido la autorización de las Demandantes para la utilización de sus marcas (circunstancia ésta que fue tenida en cuenta por el Panel, entre otras, en sus decisiones en los casos OMPI Nos. D2000-0003, D2000-0022, D2000-0464, D2001-0017, D2001-0024, D2001-0905, D2001-1104 y D2001-1491).

Adicionalmente, el Demandado no es reconocido por los consumidores y usuarios bajo el dominio controvertido y nada tiene que ver con el objeto y actividad de las Demandantes.

Por lo demás, ha quedado suficientemente probado que el Demandando no ha desarrollado ni desarrolla actividad alguna en el sitio web <mahousanmiguel.com>. Desde luego, el Demandado no ha aportado prueba alguna demostrativa de poseer un serio propósito de desplegar una actividad profesional o comercial bajo el referido sitio web. El único dato constatable es que el dominio se ha mantenido inactivo desde su registro.

En fin, y del modo que se ha adelantado, la ausencia de interés legítimo es tanto más acusada si se repara en la notoriedad predicable de los signos distintivos de las Demandantes, notoriedad que es desde luego incuestionable en el territorio español, circunstancia ésta que ha sido adecuadamente demostrada por las Demandantes y que el Demandado, por su procedencia y ubicación, no puede pretender ignorar, como resulta de numerosas decisiones del Centro que excusan de toda cita.

En consecuencia, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) ii) de la Política Uniforme.

Las alegaciones y pruebas presentadas por las Demandantes permiten argüir que concurren las evidencias de mala fe previstas en el apartado artículo 4 b) ii) de la Política Uniforme.

Y ello es así, por cuanto las denominaciones "MAHOU" y "SAN MIGUEL" gozan de notoriedad incuestionable en el territorio del domicilio del Demandado.

De la referida notoriedad ha de extraerse que el Demandado registró el dominio controvertido siendo plenamente consciente de estar perjudicando los derechos de las Demandantes, y siendo además consciente de que la adopción del dominio podría ser susceptible de inducción a error a los usuarios de Internet acerca de las marcas de las Demandantes, sus sitios web así como de los productos y/o servicios que éstas comercializan. Considerando la muy implantada reputación de las marcas titularidad de las Demandantes, se infiere de suyo el carácter oportunista del registro del dominio controvertido (en consonancia con los precedentes del Panel, entre otras: casos OMPI Nos. D2000-0018, D2000-0163, D2000-0226, D2000-1157, D2001-0128, D2001-1104 y D2001-1400).

Es, por lo demás, doctrina consolidada de este Centro que la mera adquisición de un nombre de dominio no es circunstancia que, por sí sola, acredite el interés legítimo del registrante (en este sentido, se ha pronunciado el Panel con ocasión, entre otras, de sus decisiones casos OMPI Nos. D2000-0003, D2001-0001 y D2001-1491). A mayor abundamiento, y en línea con lo mantenido por el Panel en varias decisiones, la notoriedad de signos distintivos previos instaura, a efectos de demostrar la buena fe del titular del dominio controvertido, por lo que hace al registro y uso del mismo, una consecuente inversión de carga de la prueba en perjuicio, precisamente, del titular del dominio, que es quien se halla en mejor posición al objeto de probar la buena fe que le es exigible y, por lo tanto, su legitimidad, prueba que sería diabólica para el titular de un derecho o interés previo y preferente. Y el Demandado, en este caso, no ha conseguido demostrar la concurrencia de buena fe. Antes al contrario, pues, como habrá ocasión de exponer, su conducta posterior revela a las claras su real intención de registrar el dominio para explotarlo de modo oportunista.

Por último, conviene señalar que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas avala la argumentación precedente. En este sentido, la letra (c) de su artículo 34.2 otorga al titular de una marca registrada que sea notoria o renombrada en España la facultad de prohibir que el referido signo se use como nombre de dominio, "cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada".

De todo lo anterior debe inferirse que el propósito del registro no fue otro que el de aprovecharse de modo indebido del esfuerzo ajeno reflejado en la notoriedad de los signos distintivos así como impedir que las Demandantes, titulares de varias marcas notorias con las denominaciones "MAHOU" y "SAN MIGUEL", pudieran reflejarlas en un nombre de dominio idéntico, conducta ésta que, a todas luces, se subsume entre los actos de competencia desleal por obstrucción (regulados en el ámbito español desde la cláusula general contenida en el artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal).

A todo lo anterior y como después quedó corroborado por los hechos, el último fin subyacente al registro del dominio controvertido no fue otro que el de vender, alquilar o realizar cualquier otro tipo de transferencia de dicho registro del dominio a las Demandantes. El Panel expresa en este sentido que la solicitud de dicha compensación económica es causa suficiente para establecer la existencia de mala fe establecida en el artículo 4 b) ii) de la Política Uniforme.

El Demandado, por lo demás, ha explotado efectivamente el dominio con evidente mala fe, la cual posee aquí dos concreciones.

En cuanto a la primera, la inactividad del dominio es síntoma acusado de la voluntad del Demandado de ocupar en la web el espacio que legítimamente corresponde a las Demandantes. Este Centro tiene declarado abundantemente que la inactividad en el sitio web debe equiparase a una acción positiva de mala fe, materializada, en este caso, en impedir a las Demandantes el registro del dominio coincidente con las unión de las marcas "MAHOU" y "SAN MIGUEL" de sus respectivas titularidades (entre muchas otras, decisiones dictadas en los casos OMPI Nos. D2000-0098, D2000-0464, D2000-0239, D2000-1401, D2000-1402, D2001-0003, D2001-0007, D2001-0128, D2001-0438, D2001-0801 y D2001-1401).

En cuanto a la segunda, el Demandado ofreció a las Demandantes sin ningún ambage, la venta del dominio a cambio de un precio para él lucrativo, en tanto que superior al coste de gestionarlo y mantenerlo. El ofrecimiento del Demandado responde, por lo demás, al patrón de conducta habitual del "ciberokupa".

Por consiguiente, el Panel concluye que también concurre en el presente supuesto el requisito exigido por el artículo 4 a) iii) de la Política Uniforme.

El Panel, considerando probado que el nombre de dominio <mahousanmiguel.com > es idéntico al núcleo de las marcas de las Demandantes, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y que éste fue registrado y se usa de mala fe, resuelve que procede estimar la Demanda y resuelve que el registro del nombre de dominio <mahousanmiguel.com > se transfiera a las Demandantes.

Paz Soler Masota
Panelista Único

Fecha: 24 de enero de 2003