3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN, en lo sucesivo denominado "El Reglamento", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI con fecha 12 de Julio de 2002, vía correo electrónico, así como el siguiente día 25 de Julio de 2002, en formato papel.

3.2. Tras la verificación registral pertinente, con fecha 26 de Julio se dio traslado de la demanda al demandado, quien no contestó dentro del plazo establecido al efecto.

3.3. Con fecha 27 de Agosto de 2002 el expediente completo del caso fue remitido, en formato papel, a D. Luis H. de Larramendi, Panelista Unico.

4. Idioma del procedimiento

La parte demandante ha solicitado expresamente que la presente decisión sea dictada en idioma español.

Atendiendo a las circunstancias concretas del caso, y teniendo en cuenta especialmente la nacionalidad de las partes, el Panel ha decidido dictar esta decisión en español, haciendo uso de la facultad que le confiere el párrafo 11.a) del Reglamento.

5. Antecedentes de hecho

5.1 La entidad demandante, Residencial Urbemar, S.A. es titular de las solicitudes de registro de marca nos. 2.485.002 RESIDENCIAL URBEMAR (mixta) en clase 37 y 2.485.003 URBEMAR, en clase 37, de prioridad de 11 de Junio de 2002. Dicha entidad es igualmente titular de la solicitud de nombre comercial nº 234.850 URBEMAR, con prioridad de 12 de Junio de 2002.

5.2 La identidad concreta de la parte demandada en el momento de formular la demanda, y de acuerdo con la base de datos Whois del registrador correspondiente, cuya información expresa constituye el anexo nº 2 de la demanda (documento de fecha 29 de Mayo de 2002) es YT TY, P.O. Box 12889, Barcelona, ES 08080l.

5.3. A los efectos de este procedimiento se tienen en cuenta también los siguientes hechos:

- El Panel ha consultado nuevamente esa misma base de Whois en diversas ocasiones desde el día 2 de Septiembre de 2002, figurando ahora como titular del dominio controvertido "Associacio de Damnificats Urbemar.com", Pg García Ifaria 33-35, Barcelona, ES 08017.

- En esa consulta ha podido verificarse que los datos relativos a los contactos técnico y de facturación son, efectivamente, YT TY, P.O. Box 12889, Barcelona, ES 08080, cuasi coincidentes con los datos del titular indicados por el demandante en su escrito.

- La última modificación de la base de datos Whois en relación con este dominio fue realizada el 26 de Julio de 2002, fecha coincidente con la de la notificación por el Centro al demandado de la demanda.

- Cuando el Panel ha accedido al dominio <urbemar.com>, observa como primera frase "Descontents amb Residencial Urbemar" y una llamada al usuario indicándole que esa misma página es accesible a través del dominio <urbemal.com>.

- El resto de la página constituye un conjunto de noticias y opiniones relativas a los servicios prestados por la entidad Residencial Urbemar, S.A.

- El Panel ha consultado igualmente la titularidad del dominio <urbemal.com> (identificado en la página consultada como vía alternativa de acceso a la misma), y éste se encuentra inscrito a favor de "Assoc. Urbermar.com de Damnificats per Residencial Urbemar", con idéntica dirección que la que figura en la consulta efectuada por el Panel sobre la titularidad del dominio controvertido, con excepción del código postal, que si en aquel caso es 08017, en éste es 08015.

- Este dominio, no obstante, ha sido registrado posteriormente al controvertido (concretamente con fecha 16 de Julio de 2002).

6. Pretensiones de las partes
6.1. El demandante

El demandante, en su escrito de demanda, afirma:

- Que el demandante es titular de las solicitudes de marca nos. 2.485.002 RESIDENCIAL URBEMAR (mixta), 2.485.003 URBEMAR, ambas para distinguir productos de la clase 37 del Nomenclátor Internacional; y solicitud de nombre comercial nº 234.850 URBEMAR.

- Que el demandante es una entidad dedicada a la construcción y promoción de fincas, que fue constituida el 23 de Octubre de 1997, habiendo operado desde entonces bajo la denominación "URBEMAR".

- Que la identidad entre el dominio controvertido y las marcas y nombre comercial citados anteriormente, es más que evidente.

- Que el demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del dominio controvertido, ya que ni tiene registrada la marca, ni antes de registrar el dominio había operado con la denominación "URBEMAR".

- Que el dominio controvertido ha sido registrado y usado de mala fe, pues se ha hecho con la única finalidad de desprestigiar y empañar la imagen y buen nombre del demandante.

- Que esa mala fe queda constatada por haber el demandado registrado el dominio <urbemar.com>, ocultándose entre las siglas YT TY, sin dar a conocer su verdadera identidad.

Como consecuencia de todo ello, la firma demandante solicita que le sea transferido el dominio <urbemar.com>.

6.2. El demandado

El contenido de la demanda ha sido remitido al demandado de acuerdo con lo previsto en el Artículo 2.a) del Reglamento por correo electrónico y fax a las direcciones de contacto correspondientes.

Es de destacar, además, que la comunicación de 26 de Julio de 2002, junto con la que se daba traslado al demandado de una copia de la demanda, fue devuelta al Centro.

El demandado no ha contestado a la demanda.

7. Debate y conclusiones
7.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.

7.2. Examen de los supuestos para la estimación de la demanda, contenidos en el párrafo 4.a) de la Política Uniforme

7.2.1 Cuestión previa.

Antes de analizar la concurrencia de los tres requisitos exigidos por la Política Uniforme, el Panel entiende necesario analizar brevemente si el demandante es titular de un derecho susceptible de ser amparado por la propia "Política".

Tal necesidad se plantea teniendo en cuenta que el dominio controvertido fue registrado por el demandado con fecha 19 de Marzo de 2002, mientras que las solicitudes de marca nos. 2.485.002/3 y nombre comercial nº 234.850 han sido depositadas a registro con fechas 11 y 12 de Junio de 2002 respectivamente, es decir, con posterioridad a la fecha de registro del citado dominio.

En relación con ello el Panel ha alcanzado las siguientes conclusiones:

* La Política Uniforme no hace referencia alguna ni a la necesidad de que la marca o marcas en las que se fundamenta una demanda hayan tenido que ser registradas ni solicitadas con anterioridad al dominio controvertido, y el Panel entiende, por consiguiente, que esa ausencia de mención a criterios de temporalidad y formalidad registral respecto de esa marca o marcas, exime al Panel de la obligación de tener que exigir su concurrencia al examinar la demanda en la que se funda, sobre todo cuando, además, hay uso anterior, a título de marca, de la denominación controvertida.

En esa misma línea interpretativa pueda considerarse la decisión D2000-1697.

* La sola solicitud de marca ha sido ya aceptada como derecho susceptible de ser amparado por la Política Uniforme, tal y como puede deducirse de otras decisiones emanadas del Centro, como es la D2000-0795.

En el presente supuesto, si bien las solicitudes mencionadas son de fecha posterior a la del dominio controvertido, el uso por parte del demandante de su razón social sí se produjo con anterioridad, como demuestra el hecho de que el demandado critique en su página servicios ya prestados por el demandante a través de un dominio que constituye precisamente el elemento más distintivo de la razón social Residencial Urbemar, S.A., incluyendo un logotipo que también se plasma en la citada página, y que se representa de forma idéntica a como figura en una de las solicitudes de marca del demandante, junto con la frase "Descontents amb Residencial Urbemar".

Ello significa que el dominio controvertido fue registrado cuando la denominación de que es objeto ya identificaba en el tráfico mercantil a una persona distinta del solicitante, y podía considerarse, por tanto, como una marca usada en el comercio, aunque no registrada.

A tenor de las fechas mencionadas, en las que han sido solicitadas las marcas y nombre comercial del demandante, así como la fecha en la que fue registrado el dominio controvertido, sería aplicable la Ley Española de Marcas de 10 de Noviembre de 1988, que señalaba en su Artículo 13.b), inciso primero, que no podrían registrarse como marcas:

"El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización".

La nueva Ley Española de Marcas de 8 de Diciembre de 2001 (en vigor desde el pasado 31 de Julio), no obstante, consolida también esa prohibición en su Artículo 9.1.

Finalmente, cabe destacar también el criterio aplicado en otras decisiones como la D2000-0896 que admitió la existencia de un derecho a favor del demandante, por la mera existencia y uso previo de su razón social o nombre comercial, a título de marca o signo distintivo

* El Panel, por otra parte, entiende acertado el criterio que se ha aplicado ya en diferentes decisiones emanadas del Centro, que se materializa por una interpretación extensiva de la Política, en lo que se refiere al concepto de "marcas".

Dentro de dicho concepto se encuentran las denominadas "marcas de hecho", que pueden ser, no sólo solicitudes de marca pendientes de registro, sino también marcas usadas pero no registradas, nombres de personas físicas que han sido objeto de uso en el trafico mercantil, etc.

Ese criterio, que justifica igualmente, a juicio del Panel, el reconocimiento de la existencia de un derecho amparable por la Política a favor del demandante, ha sido también contemplado en decisiones como la D2000-0402 o la ya mencionada D2000-1697.

Por todas las razones expuestas, el Panel entiende que al demandante le asiste un verdadero derecho amparable por la "Política", y que la demanda, por consiguiente, debe ser examinada a todos los efectos.

Se pasa, por consiguiente, a examinar la concurrencia de los tres requisitos exigidos por el párrafo 4.a) de la Política Uniforme.

7.2.2. Identidad o semejanza entre nombre de dominio y marca

A juicio del Panel, no puede discutirse que exista identidad entre el dominio controvertido y, no sólo las solicitudes de marca nos. 2.485.002/3 y nombre comercial nº 234.850, sino también en el elemento más significativo y distintivo de la razón social del demandante, refiriéndose todos ellos a la denominación URBEMAR.

Obviamente, no se considera a efectos comparativo la partícula ".com" que identifica el nivel superior del dominio genérico.

El demandante ha acreditado, por consiguiente, la concurrencia del primer requisito recogido en el párrafo 4.a) de la Política Uniforme.

7.2.3 Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del demandado

Con el fin de efectuar el análisis de la concurrencia de este segundo requisito, el Panel ha de considerar las siguientes premisas:

* La ausencia de contestación a la demanda impide, obviamente, conocer cualquier versión del demandado acerca de cual era su verdadera intención al registrar el dominio controvertido o la posible existencia de derechos o intereses legítimos, que pudieran asistirle a la hora de adoptar y registrar el dominio controvertido.

De las manifestaciones y documentación aportadas al caso por el demandante no puede, por consiguiente, conocerse si el demandado ha desempeñado alguna actividad vinculada con la denominación URBEMAR o si existía algún derecho a su favor sobre dicha denominación.

* Al no poderse disponer de argumento alguno del demandado, el Panel entiende que el registro del dominio controvertido proviene sin duda de la relación comercial habida entre ambas partes, y no de una creación independiente, ya que:

- El sitio web distinguido con el citado dominio tiene como título "Descontents amb Residencial Urbemar" (que constituye la forma en lengua catalana de expresar la frase "Descontentos con Residencial Urbemar"). Ese descontento no hubiera podido producirse si el demandante no hubiera prestado sus servicios al demandado.

- El contenido de dicha página versa exclusivamente sobre las actividades desempeñadas por el demandante, así como opiniones y noticias sobre las mismas, lo que no es factible sin un previo conocimiento de la existencia del demandante (y de su logotipo, aunque su registro se haya solicitado posteriormente al del dominio, pues también se identifica en al cabecera de la página identificada con el mismo) y de sus actividades.

* Aunque el demandado no haya contestado a la demanda y ninguna observación al respecto haga el demandante en su escrito, el Panel entiende procedente analizar brevemente la posibilidad de que el registro de dominio controvertido pudiera quedar justificado por el ejercicio del derecho del demandado a la libertad de expresión en la red.

Habiendo examinado el Panel el contenido de la página identificada por el dominio <urbemar.com> es clara la conclusión de que el demandado se vale del mismo para vertir opiniones que perjudican o pueden perjudicar la imagen del demandante.

A este respecto, y de acuerdo con el contenido de otras decisiones emanadas del Centro, debe señalarse que el ejercicio de un derecho no puede materializarse sobre la base de vulnerar otro derecho ajeno o, lo que es lo mismo, que no hay razón válida para que el derecho a la libertad de expresión deba materializarse a través de la marca de un tercero.

Muy ilustrativa resulta ser la interpretación del citado criterio, contenida en la resolución de D2001-1331, por la analogía que guarda el supuesto en aquel caso analizado, con el aquí nos ocupa:

"señala demandada que en dicha página se ha limitado a dar cuenta de sus desgracias, desilusiones y alegrías cuando adquirió su vivienda actual, construida por la entidad demandante, pero lo cierto es que también incluye expresiones difamatorias contra ésta, que ciertas o no (y éste es un aspecto de todo punto irrelevante en el contexto de este procedimiento) no constituye justificación de la existencia de un derecho o interés legítimo en el registro y uso del dominio controvertido. La consecuencia más lógica y razonable de la presencia de ese dominio en la red, es que aquellos que visiten la página distinguida por dicho dominio, pretendan contactar con la entidad demandante, con la consecuencia adicional de que si su intención era contratar sus servicios, ésta podrá quedar mediatizada por las opiniones allí vertidas, a las que se ha accedido a través de su propio nombre".

Otras decisiones que han seguido también esta línea interpretativa son la D2000-0671 y D2000-0299.

La conclusión del Panel es, por consiguiente, que al no haber acreditado el demandado la asistencia de derechos e intereses legítimos que la asistan, se considera que el demandante ha probado la concurrencia del segundo requisito exigido por el párrafo 4.a) de la Política Uniforme.

7.2.4. Posible existencia de mala fe en el uso del dominio controvertido

Al analizar el supuesto planteado, el Panel no ha podido subsumir ninguna de las conductas del demandado en cualquiera de las cuatro circunstancias recogidas en el párrafo 4.b) de la Política Uniforme ya que:

- No existe en el expediente ni afirmaciones ni pruebas de que el demandado registrara el dominio controvertido con el fin de alquilarlo o venderlo a cambio de precio alguno.

- Tampoco puede inferirse de las manifestaciones y documentación aportadas por el demandante, que el dominio fuera registrado con el fin de impedir que el titular de la marca lo refleje en el nombre de dominio correspondiente, aunque sea esa imposibilidad clara consecuencia del registro obtenido por el demandado.

- De igual forma tampoco es aplicable el supuesto contemplado en el párrafo 4.b iii) de la Política Uniforme, ya que el demandado no puede considerarse, a tenor del contenido del expediente, un competidor del entidad demandante (aún cuando el contenido de la página que distingue el dominio controvertido puede perturbar su actividad comercial).

- La ausencia de ánimo de lucro deducible del expediente, impide igualmente aplicar lo dispuesto en el último apartado del citado párrafo.

Ese párrafo 4 de la Política Uniforme, no obstante, faculta al Panel a concluir que pudo existir mala fe en el registro y uso del dominio controvertido, si aprecia la concurrencia de esa mala fe con base en otras circunstancias diferentes a las estrictamente contempladas en dicho apartado.

En relación con ello, el Panel desea manifestar lo siguiente:

* El demandado, según se deduce indubitadamente del expediente:

- Conocía el distintivo URBEMAR (o RESIDENCIAL URBEMAR) como identificativo de una persona jurídica ajena a él.

- La intención del demandado ha sido además registrar como dominio esa denominación, para referirse a las actividades de esa persona jurídica. Ello queda constatado además por la inclusión en la web que identifica el dominio controvertido, del elemento gráfico que acompaña a las palabras "RESIDENCIAL" y "URBEMAR" en el distintivo que la demandante trata de proteger mediante la solicitud de marca nº 2.485.002.

Es decir, registrado ese logotipo o no, en el momento solicitar el registro del dominio, el demandado ya conocía sobradamente que ese logotipo identificaba en el tráfico mercantil, a un tercero.

- El dominio registrado lo ha sido además en la extensión <.COM>, reconocida ya por numerosas decisiones como la más popular e indicativa de que, a través de la página con ella identificada, se llevan a cabo actividades comerciales.

La consecuencia de ello es que cualquier usuario que desee localizar a través de la red al demandante, lo hará en primera instancia acudiendo, casi con toda probabilidad, a la extensión <.COM> y, lejor de poder examinar cualquier oferta de servicios, tan sólo encontrará una serie de opiniones, reseñas y juicios acerca de la actividad del demandante, a través de un nombre que sólo a él identifica.

* Deben, asimismo, destacarse la identidad con la que el demandado registró el dominio controvertido y los cambios articulados por éste en la misma fecha en la que le fue comunicada la demanda.

El Panel entiende que el hecho de registrar el dominio a favor de "YT TY" no responde sino a una intención clara del demandado de ocultar su verdadera identidad.

Esa conclusión, adicionalmente, no se ve modificada por el cambio que posteriormente se articuló respecto de la identidad del titular, no sólo porque ésta se produjo en la misma fecha en que el Centro le comunicó al demandado la presentación de una demanda, sino porque la copia que se le envió a la dirección de correos que se hizo constar fue devuelta al Centro.

De todo ello puede, por consiguiente, deducirse que al margen de ocultar su verdadera identidad, el demandado facilitó una dirección inútil a todos los efectos, al no poder constituir una vía alternativa de localización.

Circunstancias de semejante naturaleza fueron consideradas en otras decisiones emanadas del Centro como causa suficiente para concluir que el dominio discutido había sido registrado y usado de mala fe (entre otras, la decisión D2000-0637).

* Desde un punto de vista general, además, le es aplicable a la conducta del demandado la premisa sobradamente consolidada como criterio general en otras decisiones (originariamente la D2000-0239) de que:

"Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero"

8. Decisión

El Panel decide que el demandante ha probado, por las razones expuestas, que concurren los tres requisitos contemplados en el párrafo 4.a) de la Política Uniforme y, por consiguiente, ordena que el dominio <urbemar.com> sea transferido a la entidad demandante.

Luis H. de Larramendi
Panelista Único

Fecha: 10 de septiembre de 2002