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Generalitat de Catalunya v. General de Catálogos

Case No. D2002-0525

La demandante es la Generalitat de Catalunya, con domicilio en Palau de la Generalitat, Plaça Sant Jaume nº 4, 08002 Barcelona, España (en adelante, la "Demandante").

El demandado es General de Catálogos, con domicilio en Avenida República Argentina, nº 250, 3-1, 08023 Barcelona, España (en adelante, el "Demandado").

El nombre de dominio controvertido es < gencat.com> .

El nombre de dominio objeto de la demanda se encuentra registrado en Alldomains.com, 1800 Sutter St., Suite 100, Concord, CA, 94520, Estados Unidos de América (en adelante, el "Registrador").

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") recibió el 10 de junio de 2002, por correo electrónico y por correo urgente, una demanda (en adelante, la "Demanda"), de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante, la "Política Uniforme"), aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres de Dominio el día 24 de octubre de 1999.

El Centro verificó el cumplimiento por la Demanda de los requisitos formales establecidos en la Política Uniforme, en el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, el "Reglamento") y en el Reglamento Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio.

El día 18 de junio de 2002, tras la verificación registral correspondiente, recibida del Registrador por correo electrónico el día 17 de junio de 2002, se notificó al Demandado la Demanda así como el inicio del procedimiento.

El Demandado no contestó a la Demanda en plazo. El Centro le remitió notificación de "Falta de personación y ausencia de contestación a la demanda" el día 11 de julio de 2002.

El día 17 de julio de 2002, se notificó a las partes el nombramiento de D. Montiano Monteagudo, Panelista único.

El Demandante ha justificado la presentación de la Demanda en idioma castellano por la común nacionalidad y residencia española de ambas partes.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad que le confiere el párrafo 11(a) del Reglamento, y a la luz de las circunstancias generales del procedimiento así como de las partes intervinientes, el Panel ha decido dictar la presente decisión en castellano.

El Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de las marcas españolas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas número 2.064.260, 2.064.261, 2.064.262 y 2.064.263, todas ellas registradas en 1997 y relativas al signo "GENCAT" (denominativo) para las Clases, respectivamente, 9, 16, 38 y 42 del Nomenclator Internacional.

A juicio del Panel, en el presente procedimiento merecen ser también tenidas en cuenta las siguientes circunstancias fácticas:

- El dominio controvertido fue registrado el 3 de febrero de 1999.

- La Demandante es el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Catalunya (lugar del domicilio del Demandado). La denominación de la Demandante es histórica, toda vez se ha designado con la misma durante setecientos años el organismo ejecutivo creado por las Cortes Generales de la Confederación de la corona catalano-aragonesa. En cualquier caso, "GENERALITAT DE CATALUNYA" es la denominación que emplea el Estatuto de Autonomía de Catalunya, aprobado por la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre. La denominación de la Demandante es, pues, conocida y reconociada por cualquier persona con domicilio en Catalunya.

- Desde hace ya algunos años, la Demandante utiliza también para distinguirse en el tráfico el signo "GENCAT", abreviatura de su denominación. La Demandante es titular de los dominios < gencat.es> y < gencat.net> .

- Que el uso que actualmente se está haciendo del nombre de dominio controvertido es el consistente en redireccionar al sitio web "http://comingsoon.alldomains.com" en el que se ofrece diversos servicios de Internet, como el registro de nombres de dominio.

La Demandante sostiene en su Demanda:

- Que es titular de las marcas españolas anteriormente mencionadas y que todas ellas protegen la denominación "gencat".

- Que la denominación "gencat" resulta a su vez de la abreviación de Generalitat de Catalunya y que sirve para designar el portal de Internet que dicha institución pone al servicio de los ciudadanos de Catalunya ofreciendo información del conjunto de sus actividades y servicios o información de carácter general sobre Catalunya, su sociedad civil, su economía o sus instituciones. A dicho portal de Internet se accede introduciendo los nombre de dominio <gencat.es> y <gencat.net>.

- Que el nombre de dominio controvertido, <gencat.com>, es idéntico a la marca que actualmente ostenta la demandante. Que el registro de un nombre de domino coincidente con una marca ajena supone una infracción de los derechos exclusivos y excluyentes del titular de la marca y que la infracción es mayor cuando la marca es, como en el presente caso, notoria.

- Que el uso del nombre de dominio controvertido por el Demandado es contrario a la buena fe que constituye imitación y, en definitiva, uso ilegítimo de marca ajena.

- Que el Demandado no posee ni el registro de la marca "gencat", ni dicha denominación se identifica con la de sociedad alguna, ni producto o servicio por el que pueda ser conocido el Demandado. Por ello, el Demandado no posee ni derecho ni interés legítimo alguno para utilizar la denominación "gencat" a la hora de identificar los productos o servicios que ofrezca.

- Que el Demandado no ha vinculado el nombre de dominio controvertido con una página web desde la cual realice una oferta seria de productos o servicios, sino que el mismo se halla redireccionado a la página web de un proveedor de servicios de Internet, por lo que se puede afirmar que no se dirige a ningún mercado. Tampoco se aprecia una voluntad de iniciar una actividad comercial legítima en el futuro.

- Que, según reiterados pronunciamientos del Centro, el mero registro no otorga derechos sobre el nombre de dominio y es el Demandado quien debe mostrar evidencias que demuestren el uso legítimo o probar que ha llevado a cabo actos preparatorios dirigidos al uso del nombre de dominio. Sin embargo, lo que se desprende de este caso es que el Demandado no ha hecho más que redireccionar el dominio a un proveedor de servicios de Internet.

- Que, siendo el Demandado residente en Catalunya, habida cuenta de la publicidad que se ha dado al portal de la Demandante y de la gran difusión del mismo, no puede ignorar la relación entre el nombre de dominio <gencat.com> y los derechos legítimos sobre el mismo de la Demandante, de lo que se desprende que el registro del nombre de dominio controvertido fue llevado a cabo de mala fe.

- Que, en consecuencia, el Demandado está impidiendo a la Demandante efectuar un uso legítimo sobre el nombre de dominio controvertido o en cualquier caso la está forzando a realizar una oferta de compra por el mismo.

Por todo ello, la Demandante solicita la transferencia de los dominios controvertidos a su favor.

El Demandado no ha interpuesto escrito de Contestación alguno y, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 (e) del Reglamento y habida cuenta de que no concurren circunstancias excepcionales, el Panel decidirá la presente controversia sobre la base de la Demanda.

El apartado 15 (a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento; y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia y domicilio en España de Demandante y Demandado son de especial relevancia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español (en este sentido se han pronunciado, entre otras, las decisiones del Centro dictadas en los casos Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001, J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán FríasCase OMPI No. D2000-0239, RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals, Caso OMPI No.D2000-0143, SEUR ESPAÑA, S.A. v. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI No. D2000-0691 y Clinica Corachan, S.A. v. Fc Team Car. S.L., Caso OMPI No. D2000-0723).

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;

- que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La concurrencia de este requisito precisa de dos presupuestos: por un lado, la existencia de una marca sobre la que la Demandante tenga derechos; por otro lado, la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca susceptible de producir confusión.

En primer lugar, ha quedado perfectamente acreditada la existencia del primero de los dos presupuestos citados. La Demandante es titular de diversas marcas españolas que protegen la denominación "gencat". En segundo lugar, resulta evidente que entre el nombre de dominio en conflicto y las marcas de la Demandante existe una absoluta identidad.

En consecuencia, el Panel considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Política.

Frente a las alegaciones de la Demandante acerca de la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre los nombres de dominio, no ha existido pronunciamiento alguno del Demandado en defensa de su posición. El Panel no ha tenido, pues, ocasión de comparar y valorar ninguna posible argumentación del Demandado acerca de algún tipo de interés legítimo sobre el nombre de dominio controvertido.

Teniendo en cuenta que el Demandado es residente el Catalunya debe también destacarse el difundido conocimiento que en dicho territorio existe sobre el portal de la Demandante. Ello implica que los usuarios de Internet del mencionado territorio conocen perfectamente que tras la denominación "gencat" se encuentra la Demandada. Este hecho, junto con la ausencia de Contestación del Demandado, lleva a Panel a considerar que no existen derechos ni intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de domino controvertido.

En consecuencia, el Panel considera también probada la concurrencia del segundo requisito exigido por la Política.

Hemos concluido en el apartado anterior que no es posible deducir la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio controvertido.

Ninguna explicación puede encontrarse entonces al hecho de que el Demandado, residente, como hemos indicado ya, en Catalunya, escogiese la denominación "gencat" para registrar el nombre de domino controvertido. Ninguna explicación más allá del hecho de aprovechar las expectativas de los usuarios de Internet al teclear la referida denominación en sus respectivas terminales que, de este modo, se verían direccionados a la página web del Demandado. Una vez registrado, además, no se ha dado al nombre de domino más uso que el mero redireccionamiento a la página web de un proveedor de servicios de Internet. De tal modo, no puede deducirse que se esté realizando un uso legítimo del nombre de dominio. Parece, ciertamente, en línea con las alegaciones de la Demandante, que todo el uso real que el nombre de dominio controvertido está recibiendo es el de impedir a dicha Demandante acceder legítimamente a su titularidad o, posiblemente, esperar a una oferta por su transferencia.

Por consiguiente, el Panel concluye que también concurre en el presente supuesto el tercer requisito exigido por el artículo 4(a) de la Política Uniforme.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, el Panel resuelve que concurren los tres elementos contemplados en el artículo 4 (a) de la Política Uniforme. Por consiguiente, el Panel resuelve que procede estimar la Demanda y requiere que el registro del nombre de dominio < gencat.com> se transfiera a la Demandante.