Demandante: Ingeniería del Frío, S.A., con domicilio en Calle Mejía Lequerica nº 16-18, 08028 Barcelona, España, representada por Dña. Elia Sugrañes Coca, calle Provenza, 204, 08008 Barcelona, España.

Demandado: Ingeniería Frigorífica, S.A., de nacionalidad española, con domicilio en calle Camino de la Vega, 1, 28850 San Fernando de Henares (Madrid), España.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio, <infrisa.net>.

La entidad registradora del citado nombre de dominio es Network Solutions, Inc., con sede en Herndon, 505 Huntmar Park Drive, Virginia, 20170 – 5139, Estados Unidos de América.

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa "Política Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el día 18 de septiembre de 2001, por correo electrónico, confirmándose en formato papel el 19 de septiembre de 2001.

3.2. Tras la verificación registral correspondiente, la demanda fue notificada con fecha 26 de septiembre de 2001 al demandado, quien no procedió a darle contestación.

3.3. El 18 de octubre de 2001 le fue notificado al demandado la falta de personación y contestación a la demanda que había sido presentada.

3.4. Con fecha 23 de octubre de 2001 se recibe una carta del demandado, firmada por su administrador D. Eduardo Madrid Jorreto.

3.5. Mediante comunicación de 24 de octubre de 2001 se designa como experto a D. Luis H. de Larramendi como panelista único, a quien se da traslado del expediente completo.

4. Idioma del procedimiento

Los escritos presentados por ambas partes están redactados en español. Asimismo, ambas partes son de nacionalidad y residencia española. Por ello, de acuerdo con la facultad que le confiere el párrafo 11.a) del Reglamento, el Panel ha decidido dictar la presente decisión en español.

5. Antecedentes de hecho

5.1. La demandante es titular del registro de marca español 1.135.005 INFRISA, concedido en 1989 y actualmente en vigor, para identificar "los servicios de construcciones y reparaciones", en la clase 37 del Nomenclátor internacional de productos y servicios, tal y como se acredita con la certificación que se acompaña al escrito de demanda. Por el contrario, el demandante no ha acreditado su titularidad sobre los registros de marca españoles 1.135.006 INFRISA, en clase 42, y 660.788 INFRISA, en clase 19, también citados en su escrito de demanda.

5.2. La demandada, Ingeniería Frigorífica, S.A., es de nacionalidad española.

5.3. Son también dignas de tenerse en cuenta a los efectos del presente procedimiento las siguientes circunstancias:

- El nombre de dominio controvertido <infrisa.net> fue registrado el 22 de diciembre de 1999.

- En el correspondiente sitio web, la demandada, Ingeniería Frigorífica, S.A., ofrece sus diversos servicios bajo el slogan global "El Frío al servicio de la Panadería".

- Según ha acreditado la actora en su escrito de demanda, han existido entre ambas partes con anterioridad diversas comunicaciones sobre el uso del distintivo INFRISA, cuando menos en 1991, 1992 y 2000.

6. Pretensiones de las partes
6.1. Demandante

El demandante establece en su escrito:

- Que es titular de los registros de marca INFRISA antes mencionados en España.

- Que en 1991 la demandante ya había remitido un primer requerimiento a Ingeniería Frigorífica, S.A. por el uso indebido que venía realizando reiteradamente de la denominación INFRISA. En diciembre de 1991 y abril de 1992 la demandada contestó a dicho requerimiento señalando que se comprometía a modificar su nombre de comercio confirmando que usaría el de Ingeniería Frigorífica, S.A. y que no haría uso del distintivo INFRISA.

- Que en el mes de abril de 2000 requirió a la demandada Ingeniería Frigorífica, S.A. para que renunciase al nombre de dominio <infrisa.net>, sustituyéndolo por otro que no interfiriera en los derechos de la demandante. El abogado de la demandada rechazó este nuevo requerimiento señalando, entre otras consideraciones, que los nombres de dominio son una institución distinta de las marcas, que la demandante ya era titular del dominio <infrisa.com> y que la demandada ya tenía en servicio antes de recibir el requerimiento su sitio web <infrisa.net>, mientras que la actora no hacía un uso real del dominio <infrisa.com>.

- Que INFRISA es una denominación con tradición, que goza de notoriedad dentro del sector comercial como distintivo propio de la actora, y así ha aparecido en prensa y revistas especializadas.

- Que ya en 1991, y como consecuencia del requerimiento remitido por la actora a la demandada, ésta se comprometió a dejar de utilizar la denominación INFRISA, lo que constituye una prueba evidente de su mala fe al registrar y usar el nombre de dominio controvertido <infrisa.net>.

- Que además Ingeniería Frigorífica, S.A. no tiene intereses legítimos en el citado nombre de dominio, especialmente teniendo en cuenta que podría existir una intención de crear confusión con la demandante, como propietaria de la marca correspondiente.

Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <infrisa.net>.

6.2. El demandado

El demandado, a través de su Administrador, ha contestado fuera de plazo marcado por el Centro. No obstante, haciendo uso de las facultades que le confieren los párrafos 10.D y 14.B del Reglamento, el Panel tendrá en consideración las alegaciones vertidas en su escrito de 23 de octubre de 2001.

En su contestación, Ingeniería Frigorífica, S.A. ha planteado diversas cuestiones no relacionadas con el fondo del asunto, que pueden resumirse de la siguiente forma:

- Voluntad expresa de no someterse a la decisión del Panel, por considerar la jurisdicción civil ordinaria como la única competente para pronunciarse sobre la titularidad del dominio controvertido.

- Nulidad de pleno derecho de la constitución del Panel, por deberse ésta siempre llevar a cabo mediante acuerdo previo ante las partes, de conformidad con lo dispuesto en diferentes Convenios internacionales sobre arbitraje comercial, y no por mera imposición del Organismo registrador.

En cuanto a las cuestiones de fondo que pueden considerarse relevantes a efectos de este procedimiento, el demandado señala en su escrito:

- Que los artículos 32 y 33 de la vigente Ley española de Marcas amparan el uso de buena fe del propio nombre completo si no es a título de marca.

- Que en virtud del principio jurídico "prior tempore, potior iure" quien primeramente registra su derecho es el propietario legítimo, en este caso del nombre de dominio.

7. Debate y conclusiones
7.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

7.2. Examen de las cuestiones no relacionadas con el fondo de la controversia, expuestas por el demandado

El Panel resolverá las cuestiones anteriormente enumeradas antes de entrar a considerar si los requisitos recogidos en el Artículo 4 a) de la "Política Uniforme" se cumplen en el presente supuesto.

7.2.1.Sobre la ausencia de sometimiento al sistema de solución de controversias de la OMPI por el demandado

En relación a esta primera cuestión conviene recordar al demandado que su sometimiento a la resolución de conflictos de esta naturaleza relacionados con el dominio <infrisa.net>, de acuerdo con las reglas de la "Política Uniforme" de ICANN, ha sido ya aceptada y admitida por el mero hecho de haber suscrito el acuerdo de registro con Network Solutions, Inc.

En efecto, tal y como se señalaba la decisión Nº D2001-0151, una vez que el titular del nombre de dominio controvertido ha aceptado la correspondiente cláusula de su registrador en el sentido de que se somete a las reglas de la "Política Uniforme", no puede aceptarse esa pretendida ausencia de sometimiento cuando la disputa se plantea en la práctica.

Tal y como se señala en la citada decisión de este Centro, la justificación de la inclusión de estos extremos en el acuerdo de registro, encuentra además su razón de ser con mucha anterioridad, en concreto, en el Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativos a nombre de dominio (30/abril/1999) se señala en el párrafo 158 que:

"Cada solicitante del registro de nombre de dominio debe, en el contrato de registro de nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento...",
para continuar diciendo:

"...ya que aquellas personas que registraron nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros, difícilmente elegirían someterse al procedimiento (que es más económico y rápido que el recurso de los Tribunales), sino que preferirían que los titulares legítimos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen más posibilidad que incoar litigios ante los Tribunales, con los costes y demoras correspondientes".

En consecuencia, este Panel desestima la alegación de incompetencia vertida por el demandado, debiendo recordarse al respecto que, cualquiera que sea el signo de la presente decisión, las partes tienen expedita la vía judicial para hacer valer sus derechos o intereses legítimos, si así lo estimaran oportuno, por lo que en ningún caso se produce indefensión para las partes ni se impide a los Tribunales ordinarios el ejercicio de su jurisdicción.

7.2.2. Sobre la pretendida nulidad del Panel constituido por el Centro, por no ser conforme a diversos tratados internacionales en materia de arbitraje.

Tal y como se señalaba en la mencionada decisión nº D2001-0151:

"debe partirse de la base de que su denominación técnica y ajustada es la de "procedimiento administrativo de solución de controversias".

Este procedimiento no ha sido concebido como un arbitraje propiamente dicho, ni al amparo de los principios generales que rigen o inspiran los procedimientos arbitrales a los que sí se refieren, con mayores o menores diferencias, las normativas de carácter civil vigentes en cada jurisdicción en esta materia, o aquéllas aúnen o integren esos principios en jurisdicciones más amplias como pueda ser la comunitaria.
Véase que en el propio texto de la política uniforme se llevan a cabo afirmaciones de las que claramente se deduce la naturaleza de este procedimiento, siendo el propio arbitraje, como institución jurídica distinta, objeto de una mención expresa de la que indubitadamente se deduce la no inclusión de este procedimiento en esa categoría.
En el punto 3 se contempla la cancelación, cesión o cambio respecto de cualquier nombre de dominio si se da, entre otras, la siguiente circunstancia:
"b) una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada jurisdicción correspondiente por la que se exija la adopción de dichas medidas".
Por su parte, el punto 5 relativo a "otros tipos de controversias y litigios" señala expresamente que "las demás controversias entre Vd. y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio, que no se realicen en virtud de las disposiciones del párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio, se resolverán entre Vd. y dicha parte mediante una acción ante los Tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible".
Queda, por tanto, constancia de que es la propio "Política Uniforme" la que excluye expresamente la posibilidad de incardinar el procedimiento administrativo que regula dentro de la categoría del arbitraje a la que se refieren las disposiciones invocadas por el demandado".

En línea análoga a la aquí apuntada, no admitiendo, por tanto, la falta de sometimiento del demandado a la "Política Uniforme", se pronunció igualmente el Centro en las decisiones nº D2000-1650, y D2000-0467.

7.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

7.3.1. Identidad o semejanza entre marca y dominio.

La concurrencia de este primer requisito es indiscutible, al producirse una identidad denominativa entre el nombre de dominio <infrisa.net> y la marca INFRISA de la que el demandante es titular acreditado. Obviamente, la partícula <.net> no entra en juego en la comparación a efectuar.

7.3.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del demandado titular del nombre de dominio objeto de este procedimiento.

El demandado ha invocado en su defensa lo establecido en el artículo 33 de la Ley española de Marcas, que establece que "siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su nombre completo y domicilio".

Sin embargo, el demandado no ha aportado ningún tipo de prueba de que ""INFRISA" sea su propio nombre ni su domicilio. Por el contrario, la actora sí ha acreditado su derecho de marca sobre dicha denominación. Por ello, a juicio de este Panel tal disposición no resulta aplicable al presente caso, pues precisamente el dominio controvertido INFRISA no constituye el nombre completo ni el domicilio del demandado. En efecto, el demandado no ha escogido como nombre de dominio el de <ingenieríafrigorifica.net> o similar, sino el de <infrisa.net>.

Tampoco parece que concurran en el demandado las circunstancias previstas en el apartado 4.c) de la "Política Uniforme" para acreditar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio pues, siguiendo el orden de la citada disposición de la "Política Uniforme", cabe apreciar lo siguiente:

i) Si bien es cierto que antes de recibir el último requerimiento, el demandado había comenzado a utilizar el nombre de dominio <infrisa.net>, debe tenerse en cuenta que ya entre 1991 y 1992 existió una controversia entre las partes en relación con el distintivo INFRISA que concluyó cuando el demandado se comprometió a cesar en su utilización.

ii) No parece que la demandada Ingeniería Frigorífica, S.A. sea conocida corrientemente con el nombre de dominio, en este caso <infrisa>. Por el contrario, de los antecedentes aportados por la demandante sobre el primer requerimiento que tuvo lugar entre 1991 y 1992 se desprende que la demandada se comprometió a no hacer uso de la denominación INFRISA, denominación por la que, además, se conoce habitualmente en el correspondiente sector comercial precisamente a la actora.

iii) El uso del nombre de dominio <infrisa.net> no puede calificarse de legítimo y leal o no comercial, por cuanto resulta objetivamente susceptible de conducir al público consumidor del correspondiente sector comercial a la página web de la demandada con la creencia original de que se trata de la página web de la actora como propietaria y usuaria del distintivo INFRISA.

Por todo ello el Panel considera también probada la concurrencia del segundo requisito exigido por la "Política Uniforme".

7.3.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio controvertido

El Panel desea comenzar por señalar su conclusión sobre la concurrencia de este tercer requisito, que no es otra que la de que el demandado ha registrado y usado el nombre de dominio controvertido de mala fe.

Tal afirmación proviene de la consideración de tres aspectos:

* hay que subsumir directamente la actuación del demandado en el supuesto tipificado en el párrafo 4.b iv) de la Política Uniforme.

* la notoriedad de que goza la marca INFRISA de la demandante en el correspondiente sector comercial.

* la existencia de antecedentes relevantes sobre el uso del distintivo INFRISA por el demandado.

7.3.3.1 Aplicabilidad del párrafo 4 b iv) de la Política Uniforme

Dicho párrafo determina la mala fe en el registro y uso de un dominio si con ello "ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea".

En el presente caso la adopción del nombre de dominio <infrisa.net> por el demandado implica obviamente el riesgo de que los consumidores del correspondiente sector comercial interpreten erróneamente que el correspondiente sitio web pertenece a la demandante, como propietaria y usuaria habitual del distintivo INFRISA.

Al mismo tiempo la identidad entre la marca y el nombre de dominio controvertido motiva que tal circunstancia resulte subsumible también en lo dispuesto en el párrafo 4 b ii) de la "Política Uniforme", por cuanto la obtención por el demandado del nombre de dominio <infrisa.net> evita obviamente el uso de tal dirección por la actora, propietaria de la marca correspondiente.

7.3.3.2 La denominación INFRISA constituye además una marca notoria en el sector.

La demandante ha acreditado documentalmente, además de sus derechos registrales, la circunstancia de que en el correspondiente sector comercial es notoriamente conocida por el distintivo INFRISA. Tal y como se ha señalado en otras decisiones, como las números D2000-0045, D2000-0018 ó D2001-0497, ello constituye una circunstancia acreditativa de la mala fe en el uso y registro del dominio controvertido.

7.3.3.3 Existencia de antecedentes relevantes.

La demandante ha acreditado que ya en 1991 remitió un requerimiento a la demandada para que ésta cesara en el uso de la denominación INFRISA en su actividad comercial, lo que tuvo como consecuencia que, con fecha 18 de diciembre de 1991 y 6 de abril de 1992 el Consejero Delegado de la demandada, Ingeniería Frigorífica, S.A. remitiera sendas cartas confirmando que habían eliminado la denominación INFRISA en su actividad comercial. En su contestación, la demandada no ha discutido la veracidad de las alegaciones y documentos facilitados al respecto por la actora.

La existencia de estos antecedentes constituye una prueba evidente de que la demandante era consciente de los derechos de la actora en relación con el distintivo INFRISA. Teniendo en cuenta que el requerimiento de la parte actora ya ocasionó entre 1991 y 1992 que la demandada hubiera de eliminar el distintivo INFRISA de su actividad comercial, todo parece indicar que mediante el registro de nombre de dominio <infrisa.net> la demandada pretendió de forma desleal apropiarse del distintivo INFRISA en las nuevas posibilidades de registro que se abrieron con los nombres de dominio en Internet. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el nombre de dominio no es un derecho en sentido estricto ni una institución equiparable a las marcas, sino que es precisamente la legislación marcaria la única que puede otorgar derechos exclusivos y excluyentes sobre una determinada denominación. La pretensión del demandado en el sentido de que el principio jurídico prior tempore, potior iure es aplicable a los nombres de dominio no puede en ningún caso estimarse cuando existen derechos exclusivos preexistentes (un derecho de marca) sobre la denominación en cuestión, pues, como es obvio, también los nombres de dominio son una realidad sometida a la Ley.

Es precisamente la realidad de este problema la razón última del establecimiento de la Política Uniforme, que pretende armonizar la necesaria agilidad de la obtención de nombres de dominio en Internet con la imprescindible defensa de los legítimos derechos de los propietarios de marcas reconocidos en las disposiciones nacionales e internacionales sobre la materia.

8. Decisión

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el nombre de dominio <infrisa.net> es idéntico a las marcas INFRISA de la que es titular el demandante; que dicho registro se produjo sin existir derecho o interés legítimo alguno, y que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del nombre de dominio <infrisa.net> al demandante.

Luis H. de Larramendi
Panelista Unico

6 de noviembre de 2001