2.2 La entidad registradora del nombre de dominio es Internet Domain Registrars / www.registrars.com / Network Commerce Inc., con domicilio en 411 First Avenue South, Suite 200 N, Seattle, Washington 98104, USA

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue aprobada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente aprobado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 23 de Mayo de 2001 en formato electrónico, y el día 28 de Mayo de ese mismo año en formato papel.

3.2. Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico a la entidad registradora y al demandado, quien contestó a la demanda por medios electrónicos el día 18 de Junio de 2001.

3.3. Con fecha 4 de Julio de 2001, al haber solicitado el demandante que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, señalando como experto de su preferencia a D. Luis H. de Larramendi, y habiendo aceptado esa propuesta personal el demandado, la OMPI designó a Luis H. de Larramendi como panelista único, haciéndole llegar ese mismo día copia completa de la documentación por correo electrónico, y el siguiente día 5 en formato papel.

3.4. Con fecha 5 de Julio el Centro de Arbitraje recibió la copia en papel de la contestación a la demanda, acompañada de los documentos en ella referidos, de la que se dio traslado al panelista designado el siguiente día 10 de Julio.

4. Antecedentes de hecho

4.1. La entidad demandante, Vidisco S.L., es la sucesora de la entidad que registró marcas PIZZA MOVIL y PIZZA MOVIL (gráfica), en clases 29, 39 y 42 del Nomenclátor Internacional y figura hoy registrada como titular de éstas, como consecuencia de diversas alteraciones societarias.

El más antiguo de los derechos de marca sobre la denominación PIZZA MOVIL tiene una prioridad de 11 de Abril de 1989.

Bajo la denominación PIZZA MOVIL se distinguen las actividades que se llevan a cabo en establecimientos de restauración dedicado a la venta de pizzas y a su distribución a domicilio, explotados algunos de ellos en régimen de franquicia.

La demandante es titular del dominio <pizzamovil.es>.

4.2. El demandado es una persona física, D. Roberto Manso Esteban, de nacionalidad española, residente en Segovia, partícipe en el campo de la telefonía móvil desde 1991.

El demandado no reconoce la notoriedad de la marca PIZZA MOVIL, ninguno de cuyos establecimientos se encuentra abierto en la ciudad de Segovia, siendo de notar que en el momento de registrar el dominio ni siquiera existía ninguno en la Comunidad Autónoma a la que dicha ciudad pertenece, ni en la capital próxima de mayor atracción, la ciudad de Madrid.

4.3. A los efectos de este procedimiento son de tener también en cuenta los siguientes hechos:

- Cuando el panel ha tratado de acceder al dominio <pizzamovil.com> se ha encontrado con un mensaje de error, que indica que no se ha localizado el servidor en el que se haya alojado dicho dominio.

- Ese mismo mensaje es el que ha obtenido el panel cuando ha tratado de conectar con el dominio <pizzamovil.es>.

- Cuando el panel consulta en el buscador Google, páginas en español, la denominación PIZZAMOVIL aparecen 16 referencias, varias de ellas con indicación de la página web <www.pizzamovil.com>, aparentemente vinculados con la demandante.

- Una consulta en las páginas de español de ese mismo buscador Google, de las palabras PIZZA y MOVIL, por separado, ofrece 1.360 referencias, en una proporción importante vinculados claramente con la demandante.

5. Pretensiones de las partes
5.1. El demandante.

El demandante afirma que:

- que la denominación PIZZA MOVIL, marca registrada en 1989, constituye una marca notoria,

- que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es en lo relevante idéntico a esa marca notoria, para aprovecharse de ésta con ánimo de lucro,

- que el demandado ha efectuado una oferta de venta del dominio <pizzamovil.com> por un valor que excede de los desembolsos realizados,

- que la conducta del demandado forma parte de una reiterada conducta impropia de ofrecimiento en venta de dominios, al haber registrado, entre otros, los dominios <telecupon.com>, <visamovil.com> y <mp3movil.com>,

- que el demandado no tiene ningún interés legítimo ni ningún tipo de derecho en relación con el dominio <pizzamovil.com>,

- que el demandado ha registrado y usado ese nombre de dominio de mala fe,

- que es prueba de la conducta de mala fe del demandado la formulación de una solicitud de marca 2.373.115 PIZZAMOVIL.COM en la clase 35, a la que se ha opuesto la demandante.

El demandante solicita la transferencia a su favor del dominio <pizzamovil.com>.

5.2. El demandado.

El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando fundamentalmente:

- que lleva en el negocio de la comercialización de telefonía móvil desde 1991,

- que para retroalimentar ese negocio, y la venta de otros artículos –no productos alimenticios- concibió la idea de solicitar como dominios denominaciones disponibles, que en general pivotaran en torno a la palabra MOVIL, y que fueran palabras comunes consultadas profusamente en los buscadores de Internet, sin descartar aquéllas de contenido erótico,

- que desconocía la existencia de los establecimientos y marca PIZZA MOVIL,

- que ha planeado hacer del dominio <pizzamovil.com> el punto central de su negocio de telefonía móvil, por la alusividad de la palabra PIZZA a las diversas porciones en que ese negocio puede dividirse,

- que no compite con la demandante en el negocio de venta de pizzas,

- que su oferta de venta fue inducida por la demandante, sin que se pueda considerar ilegítima la venta de dominios, actividad en la que sólo intervino temporalmente para subvenir a una necesidad financiera,

- que no hay incompatibilidad entre su marca pizzamovil.com (gráfica) y los derechos sobre la marca PIZZA MOVIL ante las diferencias intrínsecas, la diferencia de productos, y la falta de notoriedad de la marca PIZZA MOVIL,

- que no puede haber confusión entre el dominio <pizzamovil.com> y las actividades de venta de pizzas, si no es que esa confusión se produce deliberadamente, como hace Vidisco S.L., por lo que solicita del panel se haga una declaración de hostigamiento,

- ue la solicitud de marcas es el ejercicio de un derecho y que por ello no puede considerarse ilícita, y

- que no se aprovecha en ningún modo de PIZZA MOVIL, no se dedica de manera habitual a la venta de dominios, no trataba de impedir el registro por la demandante del dominio <pizzamovil.com>, (mientras que Vidisco sí intenta acaparar, al haber registrado la denominación PIZZAMOVIL en los niveles <.ORG>, <.NET> y <.ES>, todo lo cual acredita su buena fe, así como el hecho de que podía haber puesto en comparación un buscador de marcas junto con un buscador de dominios, para haber obtenido dominios de aquellas marcas que no estuvieran registradas, y haberlos ofrecido luego en venta, por lo menos por el coste de un procedimiento ante la OMPI, que es la cantidad máxima que le ofreció la demandante.

El demandante solicita finalmente que se desestime la demanda, y que se decrete que la conducta de la demandante constituye hostigamiento al legítimo titular de un dominio.

6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandada son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2. Consideraciones previas

6.2.1 El marco en el que se desenvuelve la presente controversia es el de la "Política Uniforme", adoptada por ICANN, tras las recomendaciones del Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, de 30 de Abril de 1999.

En la página 54 de la versión española de dicho informe, capítulo tercero, en el epígrafe 169, se recoge la siguiente recomendación:

"Se recomienda que el alcance del procedimiento administrativo se limite al registro abusivo de nombres de dominio, tal y como se define en la Sección siguiente" (subrayado añadido).

En esa siguiente Sección se establece una definición de registro abusivo, que es la que incorpora la "Política Uniforme".

En el epígrafe 172 se establece que... "las condiciones acumulativas del primer párrafo de la definición dejan claro que la conducta de los registradores de nombres de dominios inocentes o de buena fe no se considerará abusiva. Por ejemplo, una pequeña empresa que haya registrado un nombre de dominio puede demostrar, mediante planes comerciales, correspondencia, informes u otras formas de prueba, que tenía la genuina intención de utilizar el nombre de buena fe... Tampoco entrarán en el alcance del procedimiento las controversias de buena fe entre titulares de derechos en competición u otros intereses legítimos en competición sobre los que dos nombres sean equívocamente similares".

Es clave, por tanto, para la aplicación de la Política Uniforme, el dilucidar si la controversia surgida se trata de una disputa en la que debe decidirse quién tiene mejor derecho, o enfrenta al titular de un derecho legítimo con quien ha adquirido de manera abusiva un dominio, aspecto que es esencial en el presente procedimiento relativo al dominio <pizzamovil.com>.

6.2.2. No siempre es fácil la distinción entre marcas famosas o de alto renombre y marcas notorias.

El informe final de la OMPI antes referido hace una disección clara del concepto que, por otra parte, coincide con la visión del importante tratadista español, Carlos Fernández Novoa, en su Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001, quien distingue, tras analizar los diversos convenios internacionales de los que España es parte, y la propia Ley de Marcas, entre:

- marca notoriamente conocida dentro de un determinado sector, que goza de especial protección para productos idénticos o similares esté o no registrada, y

- marca famosa o de alto renombre, conocida por la generalidad de los consumidores, que debe ser protegida más allá de la Regla de la Especialidad, en relación con productos o servicios diversos para aquellos en los que figura registrada.

Si una marca puede ser considerada famosa o de alto renombre, la mera inscripción por un tercero de un dominio equivalente, o cuasi idéntico, debe considerarse una conducta de mala fe, aunque sea difícil la probanza de otros elementos indiciarios de ésta, mientras que en el caso de una marca notoria sectorialmente, sólo la presencia de quien registra el dominio controvertido en el sector correspondiente, podría bastar para acreditar, por sí misma, la existencia de mala fe, sin la concurrencia de ningún otro elemento adicional.

6.2.3. La mala fe es un concepto de perfiles poco precisos en el derecho español, en donde el análisis de las circunstancias de cada situación es imprescindible para valorar o no su concurrencia.

El análisis de la mala fe ha sido un elemento esencial en las recomendaciones de la OMPI, y en la "Política Uniforme", de tal modo que ha exigido un doble concurso de ésta para la aplicación de las sanciones que se contemplan, exigiendo la mala fe:

- en el momento del registro del dominio controvertido, y

- en el posterior uso.

Mientras que muchas decisiones han considerado que resulta ciertamente difícil de concebir un uso de buena fe en quien ha registrado de mala fe un dominio, no es, sin embargo, tan difícil de concebir la posibilidad de un uso de mala fe de un dominio adquirido de buena fe, pues es posible hacer una clara distinción entre mala fe originaria y mala fe sobrevenida, aspecto sobre el que, aunque de manera indirecta, ha tenido ocasión de pronunciarse la jurisprudencia de propiedad industrial, en la sentencia del Tribunal Supremo español de fecha 6 de Marzo de 1995, Aranzadi 2147.

Un caso claro y recurrente en materia de propiedad industrial es el que se da cuando el titular de una marca en una determinada jurisdicción, obtenida legítimamente, cae en la cuenta de que con posterioridad, y en una jurisdicción extranjera, una marca que ha adquirido renombre ha adoptado la misma denominación, y trata de llevar a cabo actividades tendentes a que su marca anterior se asocie a la marca posterior, beneficiándose del crédito, reputación e inversión de ésta, o llevando a cabo medidas que fortalezcan su posición y puedan permitirle una evaluación con ventaja en el caso de un posible conflicto.

En el caso presente, con independencia de las consideraciones que luego se harán, ha de considerarse claramente abusiva y de mala fe, en el sentido del artículo 7º del Código Civil español, la solicitud de la marca PIZZAMOVIL.COM por D. Roberto Manso Esteban.

6.2.4. El proyecto de Ley de Marcas aprobado por el Congreso de los Diputados y remitido al Senado con fecha 4 de Julio para su ulterior debate, que muy probablemente esté en vigor dentro de este año de 2001, con previsiblemente pocas modificaciones sobre el texto que la Cámara Baja ha adoptado, establece en su artículo 34 lo siguiente:

"1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria en España y en la medida de su notoriedad y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o se pueda cuasar perjuicio a los mismos.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación.

b) Ofrecer los productos, comercializados o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación y ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada <<notoriamente conocida>> en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2".

En el supuesto presente, teniendo en cuenta el diverso ámbito, alcance y naturaleza de los nombres de dominio y las marcas, estima el panel que el titular de un derecho de marca tiene el derecho exclusivo a utilizar ésta en el tráfico económico, implicando ello su utilización exclusiva como dominio frente a quien no tenga esa marca registrada, ya que la indivisibilidad del alcance de la red Internet, y la inexistencia en él de fraccionamiento de ésta por sectores de negocio, supondría que, en otro caso:

- tal exclusividad quedara limitada,

- el solicitante del dominio podría obtener una ventaja desleal, y

- en todo caso se podría causar perjuicio al titular de la marca.

El único supuesto en el que el derecho de exclusiva del titular de la marca no podría ejercitarse habría de ser en el caso de que el titular del dominio fuera, a su vez, titular de otro derecho de marca, en cuyo caso jugaría el principio de la prioridad temporal, y el primero en obtener el dominio gozaría del derecho de mantener la inscripción.

Con independencia de las previsiones que finamente puedan figurar en la nueva Ley, los tribunales españoles han venido decretando ya el superior derecho del titular de una marca anterior frente a quien registra ésta como dominio, fundamentalmente en el nivel superior <.COM> (dado que para el registro del dominio <.ES> es requisito previo ser titular de la marca) que es en el que se han planteado más casos, como los casos OZU, SERTEL, NOCILLA, MAPFRE, NEXUS, UNI2, METACAMPUS.

No obstante, también los tribunales españoles han tenido ocasión de pronunciarse acerca del derecho de buena fe del titular de un dominio frente al propietario de la marca anterior, como es el caso del auto de medidas cautelares de 26 de Marzo de 2001, del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid, en que se debatía el derecho de Centros Comerciales Carrefour, titular de una marca que incluye la denominación DE NUESTRA TIERRA, frente al dominio <denuestratierra.com>, donde el juez señala que ..."el término DE NUESTRA TIERRA es un vocablo acuñado popularmente y en este sentido puede calificarse de genérico, habiéndose anticipado la demandada a su solicitud como dominio de Internet a la actora".

6.2.5. No resulta ocioso resaltar una vez más el diferente alcance y naturaleza de las marcas y dominios, en sus aspectos esenciales, pues mientras que las marcas son:

- territoriales por su alcance, pudiendo existir marcas iguales de distintos titulares en diferentes países, y

- sectoriales, por poder existir marcas iguales para diferentes productos o servicios, en manos de titulares distintos, los nombres de dominio que se utilizan como direcciones de acceso para la red de Internet, ofrecen, sin embargo:

- alcance universal, y

- unicidad absoluta, por no poder existir bajo el mismo nivel superior dos iguales.

Existen diversos niveles superiores, que en el momento de dictar esta resolución están aumentando con la puesta en práctica de los dominios <.BIZ> e <.INFO>, pero no pueden ser equiparados a compartimentaciones por clases y/o territoriales ya que:

- Por razones consustanciales al propio crecimiento de la red de Internet, el dominio de nivel superior por antonomasia es el <.COM>, hasta el extremo de que, a semejanza con lo que ocurre con el tropo literario denominado "sinecdoque", en el lenguaje vulgar, y en la referencia mediática común, tomando la parte por el todo, se alude a las empresas presentes en Internet como <empresas punto com>.

- Porque, a pesar de que algunos de los nuevos dominios previstos, como ocurre ya con dominios genéricos cerrados existentes (<.MIL>, <.EDU>...) se restrinjan a un determinado tipo de titulares, no por ello dejan de tener alcance mundial.

6.3. Examen de los supuestos para la estimación de la demanda contenidos en el artículo 4 a) de la Política Uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1 Identidad o semejanza del nombre de dominio y marca

No ofrece ninguna duda que la marca PIZZA MOVIL y el dominio <pizzamovil.com> ofrecen, eliminada de la comparación la partícula correspondiente (<.COM>) una absoluta identidad.

Estructuralmente existe una mínima diferencia, pues la marca se compone de dos palabras, existiendo por tanto un espacio entre los vocablos PIZZA y MOVIL, mientras que el dominio <PIZZAMOVIL> carece de ese espacio, y configura una sola palabra; pero ello es a todas luces irrelevante, sobre todo si se considera que la configuración del sistema de dominios no permite la existencia de espacios en blanco para la separación de palabras.

Que aunque entre las marcas invocadas por Vidisco S.L. existen algunas que contienen junto a la denominación PIZZA MOVIL unos elementos de diseño, debe precisarse que puesto que los nombres de dominio no son susceptibles de incorporar ningún tipo de elemento gráfico, la identidad existe siempre que las denominaciones así lo sean, con independencia de esos otros elementos de diseño que puedan estar presentes.

El panel estima, por tanto, que concurre este primer requisito.

6.3.2. Posible existencia de derechos e intereses legítimos a favor del demandado, titular del dominio controvertido.

El demandado ofrece diversas referencias para acreditar su derecho a la obtención del nombre de dominio, que sintéticamente pueden reducirse a:

- favorecer los accesos de internautas a su negocio principal de venta de telefonía móvil, concibió la idea de registrar una red de dominios que redireccionaran a los navegantes, y que hicieran uso de su negocio principal, la telefonía móvil, y que pivoten sobre la palabra MOVIL,

- su política fue la de conformar esa red de dominios a través de vocablos comunes, no marcas registradas, que fueran tecleados con asiduidad en los buscadores más conocidos, y

- por su desconocimiento de la existencia de la marca PIZZA MOVIL, cuya notoriedad no reconoce, no descartó la inscripción de esa marca.

La conclusión a la que el panel llega, analizadas las alegaciones y documentación aportadas por las partes, ha sido la de que si bien el demandado justifica de una manera razonable y creíble el por qué de la adopción del dominio <pizzamovil.com>, no acredita que, previamente a ese acto de registro, fuera titular de derechos o intereses legítimos en relación con la denominación PIZZA MOVIL "per se", en la forma no limitativa a que se refiere el artículo 4 c) de la Política Uniforme, pues

- el demandado no acredita que antes de recibir ninguna notificación del demandante hubiera realizado preparativos demostrables para el uso del dominio, de un nombre equivalente, en el ofrecimiento de buena fe de bienes y servicios,

- ni ha acreditado que fuera conocido comunmente por la denominación PIZZAMOVIL, y

- no ha realizado desde su obtención un uso no comercial legítimo, o uso leal del dominio sin intentar, con propósitos de ganancia comercial, atraer consumidores o perjudicar la reputación de la marca correspondiente.

Sin embargo el que el demando no dispusiera de derechos o intereses legítimos anteriores no implica que no estuviera legitimado, en aplicación del principio de la prioridad que rige en el ámbito de los dominios, a registrar ese o cualquier otro dominio.

El panel estima que la conformación del dominio <PIZZAMOVIL> ha obedecido a una línea de conducta de utilizar denominaciones comunes, utilizadas en buscadores de Internet, en conjunción con la palabra MOVIL, alusiva a la actividad principal y anterior del demandado, habiendo producido por azar la denominación PIZZAMOVIL.

Ello, no obstante, tiene relevancia a la hora de determinar la buena o mala fe, pero no a la hora de demostrar que existieran, previos al registro del dominio controvertido, derechos a favor del demandado.

El panel, por tanto, entiende que el demandado no ha acreditado derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio <pizzamovil.com> distintos de su propio registro, lo que no es suficiente para enervar la aplicación de la "Política Uniforme".

6.3.3. Análisis de la existencia o no de mala fe en el registro del dominio <pizzamovil.com>, y análisis de la existencia o no de uso de mala fe de ese dominio.

Es preciso en el supuesto presente analizar de manera separada la concurrencia o no de los requisitos de registro y uso de mala fe, atendiendo a las consideraciones previas antes efectuadas.

6.3.3.1. Registro de mala fe.

Para que el panel llegue al convencimiento de que el dominio ha sido registrado de mala fe es preciso que se acredite que la conducta del demandado, en el momento de solicitar el registro del dominio, estaba afectada por un doble componente:

- por un conocimiento previo de la existencia de los derechos de un tercero, y

- por un deseo de aprovecharse de la falta de registro de esa denominación como dominio, en interés propio.

De hecho, todas las especificaciones de supuestos concretos, en la relación no limitativa que se contiene en el apartado 4.b) de la "Política Uniforme", implican un conocimiento previo de la existencia de unos derechos anteriores de un tercero.

El panel desea realizar las siguientes consideraciones:

- No es posible presumir el conocimiento previo de la marca PIZZA MOVIL por D. Roberto Manso Esteban. Ello es así por :

- la implantación puramente territorial en Coruña y Barcelona de los establecimientos PIZZA MOVIL cuando el demandado obtuvo su inscripción, pues de las pruebas aportadas por el demandante no se deduce que éstos se extendieran a otras provincias o localidades de la geografía española antes de esa fecha,

- la carencia de publicidad mediática que pudiera haber alcanzado al demandante en su residencia de Segovia (ni se invoca ni se acredita por el demandado que hayan existido antes de la inscripción del dominio campañas de televisión, etc., que hayan podido tener impacto en la ciudad de Segovia), y

- así como por la inexistencia de ese alto renombre que implicaría la necesidad del conocimiento previo por el demandado de la denominación PIZZA MOVIL, y que sin necesidad de otro requisito permitiría considerar que ha existido mala fe en el acto de registro; ello sin perjuicio de que este panelista estima que, aunque no pueda hablarse de ese alto renombre, sí se produce una notoriedad sectorial, de tal modo que en el ámbito de los establecimientos de pizzería con reparto a domicilio, sea indudablemente conocida y reputada la marca PIZZA MOVIL.

- La conexión de D. Roberto Manso Esteban con el mundo de las telecomunicaciones, y de la telefonía móvil, podía haberle llevado a consultar bases de datos de marcas disponibles en la red, para saber si la denominación PIZZA MOVIL figuraba o no registrada como marca, pero ello no es previsible que debiera hacerse:

- cuando se registra una amplia serie de dominios que pivotan en torno a un elemento común, la palabra "MOVIL", y se conforman añadiendo a éste palabras comunes o genéricas, como "PIZZA" lo es por sí misma, y,

- cuando el número de registros de dominios que se solicitan harían complicada, difícil o tediosa dicha búsqueda, y no existan razones anteriores para pensar que pueda estarse en presencia de una marca registrada.

El panel considera que la falta de celo en la consulta de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un caso como el presente, no puede considerarse indiciaria de la existencia de mala fe en el registro de un dominio, que luego resulta coincidir con una marca registrada.

- Que la actividad de venta de nombres de dominio no es ilícita por sí misma, como ya han acreditado numerosas decisiones del Centro de Arbitraje, y aunque no puede compararse, como hace el demandado, una actividad comercial como la del demandante, que implica un proceso de transformación de productos y de prestación de servicios, con inversiones y riesgos notables, con la mera inscripción de una dirección de Internet, y su reventa posterior, sin ninguna transformación o tratamiento, lo cierto es que la actividad, cuando no lesione ningún derecho protegido para darle valor añadido, de terceros, no puede considerarse por sí misma ilícita.

6.3.3.2. Uso de mala fe

Entiende el demandante que el uso de mala fe se acredita por el ofrecimiento de venta por precio superior al del desembolso del dominio <pizzamovil.com>, por la solicitud de registro de marca 2.373.115 PIZZAMOVIL.COM, por la falta de preparativos serios para el uso del dominio <pizzamovil.com> antes de decidir su requerimiento, por la reiteración de su conducta de venta de dominios, algunos de ellos coincidentes con denominaciones famosas, como <telecupon.com>, <visamovil.com> y <mp3movil.com>.

El panel entiende que, mientras que no queda acreditada, fuera de toda duda, la concurrencia del requisito de la mala fe al proceder al registro del dominio <pizzamovil.com>, sin embargo hay que declarar la existencia de mala fe en el uso que, después de su registro, se ha efectuado.

La venta de dominios que no constituyen usurpación de derechos de terceros, constituye, como se ha dicho, una actividad que no resulta reprochable ni ilícita. Pero, sin embargo, el ofrecimiento en venta de un dominio como <pizzamovil.com>, a quien ya se ha conocido que es el titular de la marca PIZZA MOVIL, por una cantidad que no resulta objetivamente justificada, no es una práctica que pueda subsumirse dentro de las reglas de la buena fe a que se refiere la Ley de Competencia Desleal, sino como un mero ventajismo oportunista.

El dominio <pizzamovil.com>, a diferencia de otros que se citan en el escrito de contestación, como el caso de <libro.com> no tiene un valor intrínseco diferente del que pueda justificarse como desembolso para su obtención e inversión para su explotación, ninguno de los cuales se justifican por el demandado en la contestación a la demanda.

Existe, sin embargo, un coste de oportunidad frente al titular de la marca PIZZAMOVIL.COM que, aun cuando sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, ha de considerarse desorbitado cuando no responde a una valoración objetiva, que en este caso no existe.

La solicitud del registro de marca 2.373.115 PIZZAMOVIL.COM, después de haber sido notificado fehacientemente de la existencia de las marcas PIZZA MOVIL, constituye una conducta del demandado que, en sí misma, hay que considerarla como conducta de mala fe, mientras que no existan elementos que permitan incardinar dicha solicitud dentro de una línea o conducta de negocios que le prive de su carácter de excepcional. Si el demandado hubiera acreditado que es titular de otras marcas correspondientes a los dominios que ha registrado, podría considerarse la solicitud de la marca como el mero ejercicio de un derecho, sin otro alcance que el de buscar la protección del Ordenamiento Jurídico para una actividad comercial legítima. Pero ni se ha alegado ni parece que sea así.

El panel, considerando la conducta de las partes que se deduce de las manifestaciones de la demanda y de su contestación, llega a la conclusión de que la formulación de la solicitud de registro de marca 2.373.115 PIZZAMOVIL.COM (gráfica) en clase 35, ha tenido lugar, de manera exclusiva, al tener el demandado conocimiento de la existencia de la marca PIZZA MOVIL, y ser requerido para la cesión del dominio <pizzamovil.com>.

Todo lo anterior, naturalmente, sin prejuzgar la decisión que pueda adoptar la Administración española en relación con la oposición formulada por la demandante, el titular de las marcas PIZZA MOVIL, frente a la solicitud PIZZAMOVIL.COM del demandado, tema que es ajeno a la presente controversia, pues allí se enfrentarán dos derechos de marca, mientras que aquí se enfrenta una marca y un dominio, cuyo alcance, naturaleza y características, según se ha visto en las consideraciones previas, son diferentes, y requieren, por tanto, un tratamiento específico.

Esa consideración que se viene haciendo de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el Código Civil, artículo 1282, establece que para juzgar la intención de los contratantes (en este caso de las partes) ..."deberá atender principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato".

Tampoco hay constancia, a juicio del panel, de que antes del conocimiento de la existencia de la marca PIZZA MOVIL, y de la notificación de ésta con el propósito de obtener la transferencia del dominio <pizzamovil.com>, el demandado hubiera llevado a cabo ninguna actividad comercial, o preparativa de ésta, en relación con el dominio <pizzamovil.com>, salvo la oferta en venta del mismo. La pretensión, que aparece como posterior al conocimiento del conflicto con la marca PIZZA MOVIL, de que la denominación PIZZAMOVIL evoca directamente al negocio de la telefonía móvil, y que ella es especialmente apta para referirse a ésta, por aludir a las diversas porciones de negocio que en ese sector pueden existir, no pasa de ser un recurso dialéctico, pues la alusión directa y evidente que la denominación PIZZA MOVIL contiene es, como otras denominaciones conformadas con los prefijos o sufijos "TELE" o, en este caso "MOVIL", a la distribución a domicilio de un determinado producto.

Por contra, de la relación de dominios que parece probado que ofreciera a la venta el demandado, D. Roberto Manso Esteban, no se deduce que el demandado haya incurrido en una línea de conducta consistente en el registro de nombres de dominio correspondientes a marcas o signos anteriores de terceros, pues con independencia de lo difícil que resulta considerar que contribuye a la creación de riqueza el acaparamiento de dominios no registrados, cuya denominación pudiera resultar atractiva, los tres ejemplos que cita el demandante, <telecupon.com>, <visamovil.com> y <mp3movil.com> no acreditan esa línea de conducta, con independencia de lo que éste o cualquier otro panel pudiera decidir en el supuesto de que se enfrentaran derechos, aun no registrados, sobre la denominación TELECUPON, la marca VISA, o el componente, en principio descriptivo, MP3, y los dominios citados.

En consecuencia, el panel considera que no concurren los tres requisitos del artículo 4b) de la "Política Uniforme", y entiende que no ha lugar a la transferencia al demandante del dominio <pizzamovil.com>, sin perjuicio de que pueda hacer valer los derechos que le asisten como titular de la marca PIZZAMOVIL.COM ante las autoridades judiciales competentes en eventuales procedimientos que pudieran iniciarse por el demandante alegando una violación o infracción de sus derechos sobre la marca PIZZA MOVIL.

7. Hostigamiento

El demando solicita del panel que se declare que la conducta del demandante, al formular la demanda, constituye hostigamiento en el sentido del artículo 15 e) del "Reglamento", basando fundamentalmente su apreciación en la aparición de referencias al dominio <pizzamovil.com> en distintos buscadores como lugar para la compra de pizzas a domicilio, mientras que ese dominio, que pertenece al demandado, no está conectado con el ofrecimiento de la venta de pizzas por Internet a domicilio.

El demandado insinúa que el demandante ha incurrido en esa conducta para crear confusión e impedir al demandado la tenencia del dominio <pizzamovil.com>, y obligarle a su cesión, pero sin embargo no aporta ninguna prueba, siquiera indiciaria, en ese sentido.

Aun cuando esa referencia que aparece en buscadores de Internet a la dirección <pizzamovil.com>, (-que el panelista ha comprobado se produce tras una búsqueda en Google-) resulta sorprendente, aun en el caso de que fuera imputable al demandante no podría dar lugar a una declaración de hostigamiento en la formulación de la presente demanda, pues los derechos de marca del demandante sobre la denominación PIZZA MOVIL, la efectiva existencia del dominio <pizzamovil.com> en una página en la que el demandado vendía ese y otros dominios, y la oferta de venta en condiciones económicas no justificadas, hacen que haya que concluir que el ejercicio de la presente demanda por el demandante constituye el ejercicio de buena fe de un derecho, sin perjuicio de la calificación concreta de la conducta denunciada, si llegara a probarse.

8. Decisión

El Panel Administrativo decide que el demandante, aun siendo titular de registros de marca denominativamente idénticos al dominio controvertido, y no gozando de ningún derecho e interés legítimo en el dominio <pizzamovil.com> el demandado, que lo ha usado de mala fe, no ha demostrado que el registro de ese dominio por parte de D. Roberto Manso Esteban fuera efectuado de mala fe, por lo que la demanda no consigue probar uno de los requisitos establecidos en la "Política Uniforme" de ICANN, por lo que se desestima la demanda, desestimándose igualmente la pretensión del demandado de que se declare que la formulación de la demanda por Vidisco S.L. constituye una conducta de hostigamiento por haber sido planteada de mala fe.

Luis H. de Larramendi
Panelista único

19 de Julio de 2001