elconsorci.com

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

1.1. Demandante: El Consorci De La Zona Franca De Barcelona, domiciliada en Carrer 60, num. 19, Sector a Zona Franca, 08040 Barcelona (España).

1.2. Demandado: Jordi Vidal Valls, con domicilio en Plaça Catedral 8, 2º 1 a, Vic-08700, Barcelona (España).

2.1. El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es < elconsorci.com>

2.2. El presente nombre de dominio se encuentra registrado en Register.com.

Con fecha 18 de mayo de 2001 se presentó por correo electrónico ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Política Uniforme"), aprobada por ICANN el día 24 de octubre de 1999.

La demanda original, en formato papel, con sus respectivos anexos, fue recibida por el Centro el día 22 de mayo de 2001.

Tras la verificación registral correspondiente, recibida del registrador Register.com el día 23 de mayo de 2001, la demanda fue notificada al demandado con fecha 31 de mayo de 2001.

Con fecha 19 de junio de 2001 se recibió por correo electrónico, la contestación a la demanda del demandado, que fue recibida por el Centro en formato papel con fecha 22 de junio de 2001.

Con fecha 26 de junio de 2001 la OMPI designó a D. Luis H. de Larramendi como Panelista Unico, dándole el traslado del expediente completo correspondiente a este procedimiento.

Con fechas 4 y 9 de julio el Panel ha recibió por correo electrónico del Centro diversos documentos a añadir al escrito de contestación a la demanda, enviados por el demandado al propio Centro con esas mismas fechas.

El demandante ha solicitado expresamente que la decisión que resuelva este procedimiento sea dictada en español, habida cuenta de la aparente residencia en España de ambas partes, no habiendo objetado de ninguna forma este extremo el demandado en su escrito de contestación, mostrando además su conformidad expresa con el mismo.

Por consiguiente, y de acuerdo con dicha petición y en virtud de la facultad que le confiere el párrafo 11 a) del Reglamento, el Panel ha decido dictar la presente decisión en español.

5.1. El demandante, El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ostenta la titularidad de los registros de marca española nos. 2.156.469 EL CONSORCI (mixta) en clase 9, 2.156.470 EL CONSORCI (mixta) en clase 38 y 2.156.471 EL CONSORCI ZONA FRANCA DE BARCELONA (mixta) en clase 9.

5.2. El demandado, Jordi Vidal Valls es de nacionalidad española y reside en la localidad de Vic, provincia de Barcelona (España).

5.3. Son también, a juicio de este Panel, dignos de tenerse en cuenta a los efectos del presente procedimiento, los hechos que a continuación se relacionan:

- El dominio objeto del procedimiento, <elconsorci.com> fue registrado el 11 de Junio de 2000.

- Que la documentación que aporta el demandante con el fin de acreditar que la mención por la cual es conocida de cara al público es "EL CONSORCI" y no "EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA", son memorias anuales correspondientes a los ejercicios de los años 1.996/7/8/9.

- Que se ha producido entre las partes un contacto previo a la presentación de la demanda, mediante envío de requerimiento de 18 de Septiembre de 2000 del demandante al demandado, y respuesta de éste a aquél de fecha 30 de Noviembre de 2000.

El demandante establece en su escrito de demanda:

- Que El Consorci de la Zona Franca de Barcelona constituye una entidad con personalidad jurídica independiente de las entidades representadas en el mismo, y que su objeto fundamental es el establecimiento y explotación de la Zona Franca de Barcelona, así como la planificación, ordenación y urbanización de todos los terrenos que la conforman.

- Que el demandante es conocido como "El Consorci" (en idioma catalán), o "El Consorcio", y fue constituido en Junio de 1917.

- Que es titular de tres registros de marca EL CONSORCI, en clases 9 y 38, siendo el dominio controvertido idéntico a aquéllas.

- Que el registro del dominio controvertido no es casual, como demuestra que el domicilio de éste radique en Barcelona, siendo el demandante una institución muy conocida tanto en Cataluña, Comunidad Autónoma Española donde radica la Ciudad de Barcelona, como en España.

- Que el demandado no ostenta derecho legítimo alguno sobre la denominación EL CONSORCI al no ser titular de marcas registradas.

- Que el demandado ha registrado el dominio controvertido con el único fin de hacer un uso malicioso del mismo en el tráfico económico y con un afán exclusivamente lucrativo, como demuestra el hecho de que al acceder al citado dominio, se ofrezca la posibilidad de adquirirlo a través de una subasta electrónica. El registro y el uso del dominio controvertido se ha producido, por tanto, de mala fe.

Como consecuencia de todo ello el demandante solicita la transferencia a su favor del dominio <elconsorci.com>.

Por su parte, el demandado establece en su escrito de contestación:

- Que ninguna persona física o jurídica puede apropiarse en exclusiva del derecho de ser titular de un dominio como <elconsorci.com>, ya que de acuerdo con la definición que aparece en diversos diccionarios tanto de lengua española, como catalana del vocablo CONSORCIO o CONSORCI, se trata de un término genérico.

- Que dicha circunstancia queda constatada por la gran cantidad de asociaciones o agrupaciones que se denominan "CONSORCI", existentes tanto en España como en Cataluña, así como por la gran cantidad de referencias a distintos "consorcis" que se obtiene con la simple introducción de ese vocablo en cualquier buscador electrónico.

- El demandante no es, contrariamente a lo que afirma, una institución muy conocida en España, ni es habitualmente identificada por la mención "EL CONSORCI". Tal afirmación sólo tiene por objeto confundir al Panelista y ocultar su verdadera identificación por la que es reconocida, que es "El Consorci de la Zona Franca de Barcelona".

- Que es apoderado de la sociedad Tonipell, S.A., cuyo objeto social fundamental es el tratamiento de la piel, y que elaboró en 1999 un plan estratégico denominado "TONIPELL 2005", en el que se contempla la futura constitución de un consorcio (El Consorci de la Pell d'Igualada i Comarca), circunstancia que acredita su interés legítimo en el registro del dominio controvertido.

- Que su intención no ha sido nunca la de ceder o transferir a un tercero el dominio <elconsorci.com>, y que la presencia del mismo en una subasta electrónica ha tenido lugar sin autorización ni orden expresa, lo que demuestra que no hubo mala fe en el registro del nombre de dominio controvertido, que tampoco podría existir siendo "EL CONSORCI" una expresión genérica.

- Con fecha 4 y 9 de Julio el demandado ha hecho llegar al Centro documentos adicionales relativos a hechos acaecidos después de presentar su escrito de contestación, en los que acredita haber solicitado a Register.com, por segunda vez, la retirada del dominio de la subasta electrónica en la que se ofrecía la posibilidad de adquirirlo, como prueba de que esa situación de venta no obedece a su orden expresa y que se ha producido sin su consentimiento.

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Es evidente que este primer requisito se cumple en el presente supuesto, por cuanto el dominio <elconsorci.com> es idéntico denominativamente a las marcas EL CONSORCI, de las que ha acreditado su titularidad el demandante.

El Panel considera que la naturaleza genérica o no del término no es relevante a la hora de decidir la concurrencia de este primer requisito, que debe implicar sólo un análisis objetivo de posible identidad o semejanza entre el dominio y la marca o marcas del demandante, aunque esa naturaleza pueda tener influencia directa en el análisis de los restantes requisitos contenidos en el apartado 4 a) de la Política Uniforme.

El demandante, a juicio del Panel, cumplimenta, por tanto, la concurrencia de este primer requisito.

El demandado, en su escrito, lleva a cabo una serie de alegaciones de las que pretende valerse para acreditar que, en efecto, le asistió un derecho o interés legítimo al solicitar y obtener el registro de dominio controvertido.

De forma sintética, puede señalarse que esos argumentos fundamentales son:

- Que la expresión "EL CONSORCI" identifica un término genérico y que esa genericidad implica que cualquier persona tendría derecho o interés legítimo a obtener su registro como dominio.

- Que desde tiempo antes de registrar el dominio, y en el contexto de sus funciones de apoderado de la sociedad Tonipell, S.A., se había planteado la posibilidad de constituir un consorcio de empresas operativas en el sector de la piel denominado " El Consorci de la Pell d'Igualada i Comarca", lo que acredita mediante los documentos 12 y 13 de su escrito de contestación.

La conclusión que, vistas las alegaciones y documentación aportadas por las partes, ha alcanzado el Panel es la de que, en efecto, sí existía a favor del demandado un derecho o interés legítimo en el registro del dominio discutido.

* Respecto a la primera afirmación del demandado, éste ha acreditado que la expresión "EL CONSORCI" se define según el diccionario de la lengua catalana, como "unión de personas, sociedades, etc., que tienen un interés común" (traducido al castellano).

Este extremo ha sido también verificado por el Panel, a quien además le era con anterioridad conocida la institución de "El Consorcio" con ese mismo significado.

Es opinión de este Panel que ni incluso la existencia de un registro de marca cuyo elemento denominativo se refiere exclusivamente a un término genérico de estas características, es suficiente para derivar en un derecho que deba prevalecer sobre aquél que proceda de una mayor rapidez en el tiempo para obtener su registro como nombre de dominio, en el contexto de la Política Uniforme, cuando hay interés legítimo, y no existe mala fe.

Al ser un término considerado como accesible a la generalidad del público debe, por tanto, respetarse el principio "first come, first served", que rige la asignación de nombres de dominio genéricos.

Sólo podrían existir dos excepciones a la aplicación del criterio descrito en el supuesto que nos ocupa:

- que el uso que el demandado hubiera hecho o se encuentre haciendo del dominio controvertido, estuviera relacionado con una oferta de los mismos productos o servicios protegidos por los registros de marca del demandante, y

- que merced al uso y esfuerzo del demandante, el término genérico hubiera alcanzado un grado de conocimiento y renombre por el público de tales dimensiones que su asociación al patrocinio del citado demandante fuera automático.

En el presente supuesto ni se produce la primera hipótesis, que no ha sido ni afirmada ni probada, ni naturalmente la segunda, pues las pruebas aportadas por el demandante no acreditan, ni mucho menos, que "EL CONSORCI" sea asociado generalmente a "El Consorci de la Zona Franca de Barcelona", aunque ocasionalmente pudiera ser así denominado o conocido.

No es pues intención del Panel la de negar la validez de los registros de marca acreditados por el demandante, pero sí impedir la posibilidad de extrapolar esos derechos sin limitación alguna al entorno de Internet, cuando la denominación implicada es un término genérico protegido sólo para unos productos y servicios concretos y determinados.

Téngase en cuenta, además, que las marca obtenidas por el demandante son de carácter mixto, esto es, que incluyen no sólo una denominación sino unas características especiales en la representación de la misma, circunstancia que probablemente habrá resultado de importancia para obtener ese registro o registros.

* Respecto a la segunda afirmación, el informe elaborado para promocionar las actividades de la sociedad Tonipell, S.A., entre las que se encuentra la posible creación de un consorcio, data del mes de Diciembre de 1999.

Teniendo en cuenta que el dominio controvertido fue registrado en fecha 11 de Junio de 2000, es decir, aproximadamente seis meses después de ese informe, no parece que pueda considerarse que esa constitución del consorcio le fuera exigible al demandado en tan corto espacio de tiempo.

Si bien la simple intención de constituir ese hipotético consorcio no puede considerarse como un conjunto de actos preparatorios tendentes a finalizar en una oferta de buena fe de productos o servicios a través del dominio discutido, el espíritu del párrafo 4 c) de la Política Uniforme que no obliga a la concurrencia de uno de los tres requisitos que contiene para determinar la existencia de un derecho o interés legítimo a favor del demandado, permite al Panel concluir que, teniendo en cuenta el carácter genérico del término, el demandado sí tenía un interés legítimo en solicitar y registrar el citado dominio, siendo ese proyecto futuro, debidamente acreditado, suficiente derecho para proceder en consecuencia.

Por consiguiente, el demandante no ha cumplimentado la concurrencia del segundo requisito exigido por el párrafo 4 a ii) dela Política Uniforme.

Habiéndose ya determinado la existencia de un derecho o interés legítimo a favor del demandado, no sería ahora necesario entrar en el análisis de este tercer requisito.

No obstante, el Panel desea hacer una serie de puntualizaciones respecto a la presencia del dominio controvertido en una subasta electrónica con el fin de venderlo a un tercero, como único argumento relevante esgrimido por el demandante para firmar la mala fe del demandado en el uso y registro del citado dominio.

* En primer lugar, cabe destacar que ya al contestar al requerimiento del demandante, el demandado puso de manifiesto que su idea no ha sido nunca la de ceder a terceros la titularidad sobre el dominio.

No hay razón objetiva por la cual deba ponerse en duda tal afirmación cuando, de acuerdo con las prácticas actuales, la presencia de un dominio en una subasta electrónica no deriva siempre una orden expresa de su titular.

A título meramente orientativo y en relación con esa cuestión, baste señalar que en la pagina web donde aparece subastado el nombre de dominio (www.greatdomains.com), el icono "Registrant Dispute" establece claramente la posibilidad de introducir para subasta, un nombre de dominio, por persona distinta que la de su titular, debido al gran numero de nombres de dominio que tienen incorporados. Dado el desconocimiento del propio demandado del hecho de que su nombre de dominio estaba siendo subastada, no puede validamente argumentarse que existiere por parte del demandado una oferta de venta.

En prueba de lo anterior sirve el documento 14 del escrito de contestación a la demanda que acredita el envío por el demandado de un correo electrónico el pasado 19 de Junio de 2001 al regitrador Register.com ordenando la retirada del dominio controvertido de la citada subasta y, casi tres semanas después, según el propio Panel ha podido verificar, ese dominio sigue siendo objeto de subasta por el citado registrador.

Con posterioridad a haberse realizado esta verificación por el Panel, se han recibido del Centro nuevos documentos remitidos por el demandado con fechas 4 y 9 de Julio de 2001, que no hacen sino constatar cuanto ha venido a exponerse respecto del hecho de que la presencia de un dominio en una subasta electrónica no siempre depende de la voluntad de su titular.

* Se hace necesario además, en segundo lugar, puntualizar que el registro de dominios correspondientes a denominaciones o términos genéricos, con el fin de obtener un beneficio de su venta, no constituye una práctica reprochable, de acuerdo con los parámetros de la Política Uniforme.

Un claro ejemplo viene dado por la decisión D2000-0186 (<libro.com>), en la que se señalaba que el argumento aducido por el demandado de que había registrado el dominio controvertido para obtener un beneficio dado el carácter genérico del término "libro", era aceptable.

En esa misma decisión se reconocía además como hecho constatado que los términos genéricos han alcanzado en nuestros días un considerable valor comercial, y que representa un importante activo en el comercio electrónico.

La decisión D2000-0016 además de manifestarse también en ese sentido, llega incluso a considerar dicha práctica como posible uso del dominio en conexión con una oferta de buena fe de productos y servicios (es decir, los de vender el propio dominio).

Por todo ello el Panel considera que el demandante tampoco ha probado la concurrencia del tercer requisito exigido por el párrafo 4.a.iii) de la Política Uniforme.

No quiere el Panel dejar de poner nítidamente de manifiesto, como consideración final, que el resultado de este procedimiento no prejuzga ninguna cuestión que pudiera dilucidarse en eventuales procedimientos sustanciados ante la jurisdicción ordinaria competente, por una posible violación o infracción de los derechos de marca del demandante.

Con base en la fundamentación anteriormente expuesta, el Panel resuelve que el demandante, aún siendo titular de registros de marca idénticos al dominio controvertido, no ha probado que concurran los requisitos contemplados en los apartados ii) y iii) del párrafo 4.a de la Política Unforme, desestimándose la demanda presentada y permitiendo al demando mantener la titularidad del dominio discutido.

Luis H. de Larramendi
Panelista Unico

Fecha: 9 de julio de 2001