Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

La demandante es Banco Río de la Plata S.A., una sociedad anónima constituida de acuerdo a la ley argentina, con domicilio legal en Bartolomé Mitre 480, Buenos Aires, Argentina, representada por su apoderado Dr. Pedro Chaloupka, abogado, de Allende & Brea - De Las Carreras & Chaloupka, de Buenos Aires, Argentina.

El demandado es el señor Alejandro Razzotti, con domicilio en la calle Neuquén 940, 1405 Buenos Aires, Argentina.

Los nombres de dominio en disputa son <bancorio.com>, <bancorio.org> y <bancorio.net>. Los dos primeros han sido registrados a través de la entidad registradora Register.com, Inc. de 575 8^th Avenue – 11^th Floor, New York, NY 10018, Estados Unidos de América. El tercero ha sido registrado a través de Domain Bank, Inc., de 23 West 4^th Street, Bethlehem, PA 18015-1603, Estados Unidos de América.

El 1° de febrero de 2001 la Demandante envió por vía electrónica al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") una demanda conforme a la Política Uniforme de resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio de la ICANN (la "Política") y su Reglamento. El 6 de febrero de 2001 la demanda se envió en soporte papel. El 5 de febrero de 2001 el Centro acusó recibo de versión electrónica de la demanda. En respuesta a un pedido del Centro, el mismo día Domain Bank confirmó que el demandado es el registrante del nombre de dominio <bancorio.net>, que está activo. El 7 de febrero de 2001 Register.com confirmó que el demandado es el registrante de los nombres de dominio <bancorio.com> y <bancorio.org> y que los nombres de dominio están activos.

El 9 de febrero de 2001 el Centro notificó al demandado la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo por courier (con anexos) y por correo electrónico y fax (sin anexos). De acuerdo a lo informado por el courier DHL para el envío No. 9696870842, el envío con la demanda fue recibido por Maria Razzat (probablemente se trate de un error del empleado de DHL, y se trate en realidad de Maria Razzotti). La notificación al fax del demandado en 23 hojas realizada el 9 de febrero de 2001 también fue exitosa. La notificación de la demanda inter alia advertía expresamente a la Demandada que si la demanda no era contestada a más tardar el 28 de febrero de 2001, se declararía su falta de cumplimiento en contestar la demanda, y que de acuerdo al Reglamento, Parágrafo 14, el Panel designado podría extraer de tal incumplimiento las consecuencias que considere apropiadas.

No habiendo la Demandada contestado la demanda al vencimiento del plazo, con fecha 1° de marzo de 2001 el Centro le notificó el acuse de ausencia de escrito de contestación, por correo electrónico.

Después de recibir las declaraciones de aceptación, independencia e imparcialidad de los señores Alberto Bercovitz, Mario A. Sol Muntañola y Roberto A. Bianchi,

el 20 de marzo de 2001 el Centro los designó miembros del grupo administrativo de expertos (el "Panel"), fijándose el 2 de abril de 2001 como fecha límite para dictar la decisión. Preside el grupo el señor Alberto Bercovitz.

El Panel, en forma independiente, coincide con el Centro en que la demanda se presentó conforme al Reglamento y al Reglamento Adicional, y que se pagaron los aranceles correspondientes. El Panel determina que el Centro hizo todos los esfuerzos razonables para cumplir con los requisitos de notificación impuestos por el Reglamento, Parágrafo 2(a).

No hubo presentaciones ulteriores de las partes. El Panel no dictó ordenes de procedimiento ni extendió plazos. La demanda se hizo en español. El Demandado tiene domicilio en la Argentina, según lo confirma el hecho que se recibió la demanda en su domicilio de Buenos Aires. Además, el español es el idioma en que se tramitaría eventualmente el caso ante la jurisdicción mutua elegida por la Demandante en la demanda (tribunales de Buenos Aires). Por ello, conforme al Reglamento, Parágrafo 11, el Panel decide que el procedimiento continúe en español.

Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados por sus anexos, y no contestados, o constatados directamente por el grupo de expertos se tienen por verdaderos:

El Banco Río de la Plata S.A. es una institución financiera fundada en 1908. Presta servicios de banca universal. De acuerdo al ranking de entidades financieras publicado por el Banco Central argentino, entre los bancos privados el Banco Río de la Plata S.A. es el primero en patrimonio neto, el segundo en activos y en préstamos otorgados, y el tercero en depósitos (Ver: Banco Central de la República Argentina, Superintendencia de Entidades Financieras, Informe de noviembre de 2000, página 589, tenido a la vista por uno de los integrantes de este panel). De acuerdo con información publicada en el sitio web oficial de la demandante (http://www.bancorio.com.ar visitado

el 21 de marzo de 2001) con datos al 31 de diciembre de 2000 el Panel ha constatado que según el informe de prensa publicado en dicho sitio ese banco cuenta con 272 sucursales y 229 localizaciones de servicio al cliente. Sólo en la ciudad de Buenos Aires, donde está domiciliado el demandado, el banco tiene 81 sucursales.

La demandante es la titular de numerosos registros de la marca BANCO RIO, el primero de ellos concedido el 30 de noviembre de 1994 para la clase 36 internacional de servicios financieros. A partir de entonces obtuvo otros registros de la misma marca en las clases 10, 39, 1, 5, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 8, 14, 34, 24, 27, 4, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 13, 1, 2, 3, 28, 32, 25, 9, 7, 11, 12, 16, 5, 26, 10 y 15. Todos esos registros marcarios de BANCO RIO anteceden en fecha a los registros de los tres nombres de dominio en disputa.

La demandante es además la titular del nombre de dominio <bancorio.com.ar> desde el 1° de enero de 1996, donde opera su sitio web oficial.

Según la base de datos WHOIS de Register.com el demandado registró

el 24 de marzo de 2000 los nombres de dominio <bancorio.org> y <bancorio.com>.

El 21 de junio de 2001 el representante de la demandante envió al Sr. Razzotti una carta-documento (medio de notificación fehaciente en la Argentina), invocando la titularidad de la marca notoria BANCO RIO y del nombre de dominio <bancorio.com.ar>, y requiriéndole el cese de uso del dominio, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. El demandado no contestó la intimación.

En relación al carácter notorio alegado por la demandante para la marca BANCO RIO, unido ello a los numerosos registros de la marca BANCO RIO de la demandante, cabe concluir que dicha marca es notoria o al menos ampliamente conocida en la República Argentina para distinguir al banco y sus servicios. Además, la cercanía de varias sucursales del banco al domicilio del demandado hace concluir que difícilmente este pueda haber ignorado la existencia del Banco Río al momento de registrar los nombres de dominio.

Los numerosos registros marcarios de la marca BANCO RIO anteceden a los registros de los nombres de dominio por el demandado.

Según acta de constatación notarial de fecha 23 de mayo de 2000 el sitio web www.bancorio.com exhibía a esa fecha una pagina con el texto "!BancoRio.com - SITIO EN VENTA - Enviar mensaje a [email protected]".

La demandante alega que el Banco Río de la Plata es conocido en el segmento financiero y opera con el nombre "BANCO RIO", siendo una de las principales entidades financieras argentinas, y su nombre -reflejado además en las numerosas marcas que posee registradas- goza de renombre y notoriedad en Argentina. La identidad -eliminadas de la comparación las partículas "com", "org" y "net"- existente entre los nombres de dominio registrados por el demandado y las marcas notorias y nombre societario y comercial de mi mandante es evidente. Agrega que el demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio objeto ya que es la Demandante y no el Sr. Razzotti la titular de derechos sobre la denominación BANCO RIO que tanto prestigio y notoriedad ha alcanzado en Argentina. La ley argentina de Marcas N° 22.362 ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho sobre la marca a través de su registro. En el sistema atributivo, en principio, no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro. Según el artículo 4° de la citada ley "la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro". Además, su artículo 31 enumera los delitos marcarios que sólo pueden existir si se cometen en perjuicio de una marca registrada. El art. 3° dispone que "No pueden ser registrados:

a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios".

De allí surge que solamente la demandante podrá ser titular de marcas que contengan las palabras "BANCO RIO", dada su notoriedad. La cita legal encuentra fundamento en lo resuelto en otros casos donde se sostuvo que cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo país -y tal es el supuesto del caso que nos ocupa-, los principios de derecho aplicables incluyen a los del país de residencia (Casos OMPI D2000-0018 Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, párrafo 6.1; D2000-0143 Raimat, S.A. v. Antonio Casals, párrafo 6.3).

El nombre de dominio "bancorio.com" fue registrado con el evidente propósito de ser vendido y de impedir que mi mandante refleje su marca en el correspondiente nombre de dominio. Cita al respecto el art. 24 de la Ley de Marcas 22.362, que dice "Son nulas las marcas registradas:

b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero; c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto".

Respecto de los nombres de dominio <bancorio.net> y <bancorio.org>, cabe considerar que la denominación "BANCORIO" no identifica a su titular como individuo ni identifica su actividad comercial.

No es este el primer caso en que el demandado registró en forma indebida como nombre de dominio la marca de un tercero. En el caso "Frávega S.A. v. Alejandro Razzotti" -caso N° D2000-1268- el Sr. Razzotti había registrado indebidamente el nombre de dominio "fravega.com" -como así también el dominio "fravega.net" no incluido en la respectiva demanda-. Allí se consideró que el demandado, domiciliado en la misma ciudad que el demandante, no podía haber ignorado la existencia de la renombrada marca FRAVEGA de éste último al momento de solicitar el registro del respectivo nombre de dominio y en consecuencia dispuso su transferencia a Frávega S.A.. Se pone de manifiesto la mala fe que conlleva la "labor" del Sr. Razzotti que consiste en registrar como nombres de dominio, y con un fin puramente especulativo, marcas de terceros.

Debe recordarse que el artículo 953 del Código Civil de la República Argentina menciona que "El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto".

El demandado no ha contestado la demanda, ni ha efectuado presentación alguna al Centro o al Panel.

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio argentinos de la demandante y del demandado son de especial pertinencia, junto a las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional argentino.

Antes de pasar al estudio de la concurrencia de los requisitos para la posible estimación de la demanda, procede determinar la valoración que merece al Panel el hecho de que el demandado no haya contestado a la demanda presentada. El Panel estima que del solo hecho de la falta de contestación no puede inferirse sin más la mala fe del demandado; pero es evidente que de la falta de contestación tampoco pueden deducirse sin mas consecuencias favorables a ese mismo demandado (Ver Casos OMPI Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas, caso D-2000-0140 y Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group, caso D-2000-0162). Ante la falta de contestación, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero que las pruebas aportadas por ésta no se ven alteradas por una contestación inexistente. El Panel tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por el demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Panel, entre las que tiene especial relevancia el acceso a las páginas Web con los nombres de dominio objeto de controversia. En este sentido no cabe duda de que el hecho de que las páginas Web sigan inoperantes un año después de haberse inscrito los nombres de dominio, y que en una de esas páginas apareciera el 23 de mayo de 2000, según aparece probado en el expediente, la mención SITIO EN VENTA, son datos especialmente relevantes a tener en cuenta en la discusión para resolver el presente caso.

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La demandante tiene firmemente establecidos derechos marcarios en la Argentina sobre la denominación BANCO RIO. Más de 40 de sus registros marcarios anteceden en fecha al registro de los nombres de dominio en disputa.

El cotejo de los tres nombres de dominio con la marca BANCO RIO de la Demandante resulta en que los mismos son idénticos letra por letra a dicha marca. Si se tiene en cuenta la supresión del espacio intermedio entre "banco" y "rio", y la adición de los nombres de dominio genéricos del primer nivel ("gTLDs"), resultan al menos confundiblemente similares a la marca. Los espacios entre palabras - por razones técnicas - no pueden ser representados en un registro de nombre de dominio a no ser recurriendo a guiones, por lo que es común que se supriman. Desde temprano los paneles de la OMPI consideraron que la mera supresión de espacios no alcanza para distinguir a un nombre de dominio de una marca (Ver casos OMPI No. D99-0001 World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman (se determinó que <worldwrestlingfederation.com> es idéntico o confundiblemente similar a la marca WORLD WRESTLING FEDERATION); No. D00-0004 Mary-Lynn Mondich and American Vintage Wine Biscuits, Inc. v.Shane Brown d/b/a Big Daddy’s Antiques (se decidió que <americanvintage.com> es idéntico o confundiblemente similar a la marca AMERICAN VINTAGE); No. D2000-0007 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. v. Lauren Raymond (se decidió que <alcoholicsanonymous.net> is idéntico a la marca ALCOHOLICS ANONYMOUS). De allí parecía desprenderse un principio que fue enunciado claramente en el caso D2000-0017 Draw-Tite, Inc. Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc.Plattsburgh Spring Inc. : "el agregado o supresión de un guión o un espacio entre las dos palabras de la marca es una diferencia insubstancial en cuanto a la apariencia, pronunciación y significado de los términos". Ese criterio fue seguido uniformemente desde entonces.

La demandante ha probado el requisito de la Política, Parágrafo 4(a)(i).

Con respecto al uso de los tres nombres de dominio, el 23 de marzo de 2001, a través de uno de sus miembros, el grupo se ha conectado en forma independiente con los tres sitios web correspondientes a los nombres de dominio en disputa. En el caso de www.bancorio.com ahora aparece sólo una página que dice "Coming soon! We recently registered our domain name at register.com!" ("ĄEn breve vendremos! Recientemente hemos registrado nuestro nombre de dominio con register.com"), además de publicidad de los servicios de esa entidad registradora. En los casos de www.bancorio.net y www.bancorio.org aparece un mensaje de error de DNS consistente en un texto de que no se puede mostrar la página o de que no se pudo encontrar el servidor.

Ello significa que a todo efecto práctico los tres sitios están inactivos. De ello no se puede inferir nada favorable al demandado en términos de la Política, Parágrafo 4(c). En efecto, la falta de uso obliga a descartar las circunstancias de uso bona fide, o de uso leal o no comercial descritas en la Política, Parágrafos 4(c)(i) y 4(c)(iii). Por otra parte, ni se ha alegado ni es concebible que el demandado sea conocido corrientemente por alguno de los nombres de dominio. Esto es particularmente cierto, por cuanto el término Banco se refiere a un tipo de empresa que está sujeta a inscripción y supervisión administrativa, y que no puede desempeñarse por personas individuales libremente. Ello conduce a descartar la circunstancia de la Política, Parágrafo 4(c)(ii). La falta de personación y contestación de la demanda tampoco permite inferir nada en favor del demandado, por lo que cabe concluir que este carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio (Política, parágrafo 4(a)(ii)).

El demandado es el mismo del caso D2000-1268, decidido a favor de la demandante. En aquel caso uno de los panelistas que suscriben determinó que el demandado había registrado a su nombre <fravega.com> y <fravega.net> (si bien este último no era objeto de la demanda), los que correspondían a marcas ajenas y que el demandado no podía ignorar.

De acuerdo a la jurisprudencia de los paneles ello no permite determinar sin más que ha incurrido en una "conducta de esa índole" (a pattern of such conduct en el texto original inglés de la Política). En efecto, de varias decisiones parece desprenderse que ese patrón de conducta debe consistir en un número significativo de registros distintos. Parece evidente a este panel que cuanto más conocidas puedan ser esas marcas para el demandado, resulta razonable exigir un menor número de registros abusivos para considerar que el requisito de conducta de esa indole se cumple en un caso determinado. El demandado ha registrado cinco nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas notorias o al menos muy conocidas en el país y en la ciudad en que reside. Como ha registrado servilmente la marca BANCO RIO bajo los tres gTLDs relevantes (".com", ".net" y ".org") el demandado evidencia una intención indudable de obstaculizar prácticamente el registro de dicha marca por parte de su legítimo titular como nombre de dominio genérico abierto. Dado el carácter de notorias o muy conocidas que revisten en la Argentina las marcas BANCO RIO (por su posición predominante en el sistema financiero argentino y el número de sucursales que posee) y FRAVEGA (ver el caso Fravega citado) el panel considera satisfecho el requisito de la "conducta de esa índole" en la que ha incurrido el demandado, con lo que se reunen todos los elementos de la circunstancia de registro de mala fe contenida en la Política, Parágrafo 4(b)(...), que dice:

" usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole".

Respecto del dominio <bancorio.com> está probado que el demandado lo puso en venta en el correspondiente sitio web, de lo que se infiere que al registrarlo no puede sino haber tenido la intención de venderlo con ganancia especulativa según se describe en la Política, Parágrafo 4(b)(i):

("[c]ircunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio".

Descartada una intención de agravio gratuito, el grupo infiere que el modus operandi del demandado consiste en el cybersquatting típico que la Política de la ICANN apunta a desautorizar, y muy probablemente destinada a forzar al titular marcario a una negociación del tipo "transferencia por precio". El demandado no ha contestado la demanda, ni tampoco contestó en su momento la intimación que le cursó la demandante previo a este procedimiento. Ello conduce al grupo a inferir sin dudas que el registro de los tres nombres de dominio se hizo de mala fe (Política, Parágrafo 4(a)(iii)).

La actual publicación de una modesta leyenda con el texto "vendremos pronto!" en el sitio web de <bancorio.com> unida a la anterior oferta pública de venta en el mismo sitio permite inferir que el único uso perceptible del nombre de dominio es la oferta de venta, la que ha sido considerada un uso, y por añadidura, un uso comercial del nombre de dominio. Es también un uso de mala fe para muchos paneles de la OMPI desde el caso D99-0001 World Wrestling Federation, etc.

En cuanto a la falta de actividad de los otros dos sitios web, conforme a la doctrina del caso D2000-0003 Telstra, si se consideran todas las circunstancias del caso (entre ellas la falta de contestación a la carta de cese de uso y la falta de contestación de la demanda) es una inactividad de la que también este Panel infiere mala fe en el uso del nombre de dominio.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta el Panel resuelve por unanimidad que la demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4 apartado a) de la Política Uniforme que concurren los tres requisitos contemplados en dicho apartado y, consiguientemente el Panel Administrativo ordena que el registro de los nombres de dominio <bancorio.com>, <bancorio.net> y <bancorio.org> sean transferidos a la demandante.

Alberto Bercovitz
Presidente

Roberto A. Bianchi
Panelista

Mario A. Sol Muntañola
Panelista

Fecha: 2 de abril de 2001