Demandada: Digigrup.com, que tiene como contacto administrativo a D. Jaime Sancho, con domicilio en apartado de correos nş 424, 07080 Palma de Mallorca – Baleares – España.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio, < BANCAMARCH.COM > .

La entidad registradora de ese dominio es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

3. Iter procedimental

Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro", el día 5 de Octubre de 2000.

Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico a la entidad registradora y a la demandada, quien no contestó a la demanda, constatándose dicha falta de personación y ausencia de contestación con fecha 8 de Noviembre de 2000.

Con fecha 17 de Noviembre, de acuerdo con la petición del demandante de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designó a D. Luis H. de Larramendi como panelista, haciéndole llegar copia completa de la demanda.

4. Antecedentes de hecho

La demandante es la entidad española Banca March, S.A., que manifiesta ser entidad matriz de Corporación Financiera Alba, S.A., partícipe a su vez de la firma Quavitae, S.A.

Invoca como propio el registro de Nombre Comercial Nş54686 BANCA MARCH, S.A., así como otras numerosas marcas, que figuran relacionadas en la página sexta del escrito de demanda, que incluyen la palabra MARCH y/o BANCA y/o las siglas B y M, junto con otros elementos de diseño, y que figuran registradas para numerosas clases de productos y servicios del Nomenclátor Internacional.

La demandante alega notoriedad y reconocimiento generalizado para su marca y nombre BANCA MARCH, como consecuencia de su implantación y antigüedad.

La demandada es una denominación, que no se corresponde con nombre de persona física ni jurídica conocida, cuyo contacto administrativo es una persona física que señala como domicilio un apartado de correos.

A los efectos de este procedimiento arbitral son de tener en cuenta los siguientes hechos:

- La demandante alega notoriedad y reconocimiento generalizado para su marca y nombre BANCA MARCH, como consecuencia de su implantación y antigüedad.

- Al acceder a la dirección <BANCAMARCH.COM> el visitante era redireccionado, en la fecha en que se levantó el acta notarial de 12 de Septiembre de 2000, a la dirección http://islas-baleares.com/mallorca/juanmarch/; avanzando y retrocediendo por ese sitio de la red, se accede a páginas dedicadas a personajes mallorquines, en donde en varias de esas páginas, bajo las referencias genéricas de financiero, naviero, contrabandista, y especulador, figura en cada una de esas cuatro páginas la mención única de Juan March Ordinas, el fundador que fue de la Banca March.

- El panel ha accedido igualmente a la dirección <BANCAMARCH.COM>, y en la fecha de la consulta, 23 de Noviembre de 2000, se encuentra redireccionada a la página <BANCAMARCH.NET>, que indica que la página se encuentra en construcción, cuya URL es <http:/ /red.namesdirect.com/welcome.php3>, y donde se ofrecen diversos servicios relacionados con la web como la búsqueda y registro de dominios, o el alojamiento de éstos.

5. Pretensiones de las partes

A. Demandante

El demandante afirma:

- Que es titular de marcas españolas que incluyen la palabra MARCH y/o BANCA, junto con otros logos y elementos denominativos asimilables a la BANCA MARCH, y de un nombre comercial registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para la denominación BANCA MARCH, S.A.

- Que sus marcas y nombre registrado son idénticos y/o similares al dominio <BANCAMARCH.COM>.

- Que la demandada no tiene ningún interés legítimo ni ningún tipo de derecho en relación con el nombre de dominio en debate.

- Que hay mala fe en el registro del dominio <BANCAMARCH.COM> teniendo en cuenta:

- La notoriedad de la denominación BANCA MARCH.

- Que su notoriedad es especialmente relevante para quien tiene su domicilio, como la demandada, en las Islas Baleares, donde tiene su sede social la entidad demandante.

- La continua referencia que se produce en la prensa a las actividades e importancia de la firma BANCA MARCH.

- Que la demandada ha obtenido adicionalmente al dominio impugnado el registro de otros numerosos dominios, que se relacionan en la página 12 de la demanda, que tienen como común denominador el estar referidos, de manera directa o sugerente, a las Islas Baleares.

- Que el uso que está haciendo la demandada del dominio <BANCAMARCH.COM> no es un uso legítimo, sino de mala fe, porque difama al titular de la marca incompatible, y le impide obtener su presencia en la red bajo el dominio superior <.com> que, como el propio registro NETWORK SOLUTIONS, INC. explica, es el más adecuado a una firma comercial que pretende tener presencia en la red.

- Que la demandada ha registrado y usado ese nombre de dominio de mala fe.

Que como consecuencia, el demandante solicita la transferencia a su favor del dominio < BANCAMARCH.COM> .

B. La demandada

La demandada no ha contestado a las alegaciones de la entidad demandante

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandada son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Política Uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por la demandada sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que la demandada carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Preliminar

Previamente a determinar la existencia de identidad o semejanza "entre marca y dominio", de acuerdo con lo que exige la "Política Uniforme", este Panel considera necesario precisar si verdaderamente puede entenderse que la demandante tiene derechos válidos a estos efectos sobre la denominación "BANCA MARCH ", al ser titular del registro de Nombre Comercial Nş54686 BANCA MARCH, S.A.

Los derechos de propiedad industrial en España se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contemplándose tres modalidades concretas, que son: Marca, Nombre Comercial y Rótulo de Establecimiento.

El artículo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley.

Dicha disposición, aunque sólo cita las marcas, ha de aplicarse también a los nombres comerciales, al no contener la Ley otra disposición equivalente relativa exclusivamente a ellos, y ser en general de aplicación a éstos las normas sobre las marcas.

La propia naturaleza común de signos distintivos que ostentan las marcas, nombres comerciales registrados y rótulos de establecimiento, y la interrelación existente entre ellos, conforme a las disposiciones del artículo 12.1 de la Ley de Marcas, acreditan que el Nombre Comercial registrado Nş54686 BANCA MARCH, S.A. es un signo comercial válido en España, y que por lo tanto, queda incluido dentro de la referencia a marcas de la "Política Uniforme", que ha de ser interpretada en sentido amplio.

6.2.2. Hay que analizar ahora, por tanto, si el Nombre Comercial BANCA MARCH S.A. y las marcas que incluyen la denominación MARCH y/u otras adicionales, ofrecen o no identidad o semejanza que produzca confusión, con el dominio <BANCAMARCH.COM>.

La respuesta ha de ser afirmativa en cuanto a ambos supuestos: Hay identidad entre el nombre comercial BANCA MARCH, S.A. y el dominio <BANCAMARCH.COM>, despojando a ambos términos de la comparación de los elementos irrelevantes, como son las siglas S.A. y la desinencia constitutiva del dominio superior <.com>, y hay también semejanza que ofrece confusión entre las marcas MARCH, referidas a servicios de telecomunicaciones, entre otros, y otras que incluyen ese término, y el dominio <BANCAMARCH.COM>. Ello es así tanto por el valor poco característico de la palabra BANCA, dentro del conjunto BANCA MARCH, como por la propia singularidad de la palabra MARCH, y su notoriedad, que la adscriben inmediatamente a la firma demandante, produciendo por tanto la confusión que se proscribe en la "Política Uniforme".

6.2.3 Análisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la demandada en un dominio controvertido.

El demandante aduce que no existe ningún derecho, ni intereses legítimos en la demandada para la adopción del dominio <BANCAMARCH.COM>.

En la página a la que se accede a través de ese dominio no se explica ninguna razón que acredite un derecho o interés legítimo para su registro, teniendo en cuenta que ni siquiera la crítica de una institución sería razón suficiente para que pudiera considerarse legítima la adopción del dominio correspondiente a aquélla, como se ha señalado reiteradamente por diversos panelistas, por ejemplo en el caso D2000-0467 <METROBILBAO.COM>.

Como la prueba de un hecho negativo no es posible, ha de aplicarse el principio de que bastan elementos circunstanciales que señalen en la dirección del hecho negativo que se pretende probar, cuando quien puede probarlo, que es quien tiene a su favor todos los elementos de juicio, como en este caso sería la demandada, no realiza actuación positiva ninguna en ese sentido.

Considerando las circunstancias anteriores, la existencia de numerosos dominios a favor de la demandada, cuyo común denominador es la referencia directa o indirecta a las Islas Baleares, para la que no parece pueda acreditar derecho de exclusiva ninguno, hay que concluirse en que queda probada la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la demandada.

Debe reiterarse que no es derecho legítimo al nombre de dominio la propia circunstancia de haber obtenido el registro de éste, pues lo contrario sería hacer supuesto de la cuestión, de tal modo que por el mero hecho de que se haya registrado el dominio <BANCAMARCH.COM> no puede considerarse que su titular tenga derecho legítimo a éste.

6.2.4. Análisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio < BANCAMARCH.COM> , y de la existencia o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.`

El párrafo 4 (a) iii de la Política Uniforme considera que es necesaria la concurrencia de mala fe en el registro y, asimismo, un uso de mala fe.

En la interpretación de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:

- es necesario que exista algún requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya titularidad se haya desentendido el solicitante,

- es preciso considerar también con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del párrafo 4 a) (iii) de la "Política Uniforme".

En ese sentido, sin establecer líneas generales, la decisión D2000-003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar atención especial a todas las circunstancias relativas a la conducta de la demandada, estableciendo que puede haber satisfacción de ese requisito bajo la "Política Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuación (y por lo tanto un uso) de mala fe.

Esa consideración de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el Código Civil, artículo 1282, establece que para juzgar de la intención de los contratantes (en este caso de las partes)... "deberá atender principalmente a los actos de éstas, coetáneos y posteriores al contrato".

Todo lo anterior lleva a ampliar la consideración de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisición del registro de nombre de dominio ha sido de mala fe.

Son circunstancias que a juicio del panel acreditan el registro de mala fe del dominio < BANCAMARCH.COM> , las siguientes:

- El dificultar la identificación del titular del dominio; ello se desprende del hecho de utilizarse una denominación que no se corresponde ni con un nombre personal ni con un nombre societario, así como el señalamiento de un apartado de correos por todo domicilio.

- La conducta de acaparamiento de dominios similares, al haber obtenido el registro de los dominios siguientes:

- todoautos.com; pescadealtura.com; trablisa.com; islas-baleares.net; yachtshipping.net; illes-balears.com; son-severin.com; es-bolleti.com; mts-group.com; mainbalear.com; rapidtrans.com; emilioalzamora.com; uep-si.com; axisdata.net; albacora.org; sonseverin.net; oriolservia.com; jet-broker.com; balearic.org; mallorcastar.com; caprabo.com; mecxico.com; detergentes.com; bancamarch.com; nextelsl.com; afedeco.com; industrias-semar.com; webadictos.com; sobrasada.com; galeriadearte.com; inoconsult.net; islas-baleares.com.

- El no haberse alegado por la demandada, que no ha comparecido, la existencia de una actividad comercial para la que legítimamente pudiera utilizarse el dominio <BANCAMARCH.COM>, de donde se desprende que la adopción de la misma obedece al deseo de impedir el registro de ese dominio a su titular.

- El que mediante la obtención del dominio <BANCAMARCH.COM> se impide y dificulta al titular de marcas MARCH y de un nombre comercial registrado BANCA MARCH, S.A. su presencia en la red.

- La notoriedad en toda España de la denominación BANCA MARCH, pero especialmente en las Islas Baleares, donde tienen su sede demandante y demandada, así como la dificultad que ello entraña para que pueda considerarse que la adopción del dominio ha sido fortuita, casual o no intencionada.

En cuanto al uso de la marca, también el panel concluye en que se produce un uso de mala fe, habida cuenta de que:

- Al acceder a la página < BANCAMARCH.COM > se redirecciona a otro sitio de la red, lo que acredita que existe uso.

- En la página redireccionada en el momento de formular la demanda, han existido contenidos denigratorios para una persona, Juan March Ordina, fundador de la Banca March, con quien inmediatamente se asocia a ésta, mientras que la página a la que actualmente se accede trasluce contenido económico.

Sólo si se hubiera adoptado por el titular del dominio controvertido una política activa de no uso del dominio <BANCAMARCH.COM>, en un caso como este en el que tal dominio reproduce una marca notoria de alto renombre, o si el uso realizado –siempre que hubiera existido del solicitante un interés legítimo o un derecho al uso de la denominación- fuera de carácter no comercial ni atentatorio contra la marca BANCA MARCH, se podría entender no concurrente el requisito de un uso de mala fe.

En consecuencia, el panel declara probada la falta de interés legítimo para el registro del dominio < BANCAMARCH.COM> por parte de la demandada, y también que ese dominio ha sido registrado y además está siendo utilizado de mala fe.

7. Decisión

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en él contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el dominio < BANCAMARCH.COM> sea transferido al demandante.

Luis H. de Larramendi
Panelista único

29 de Noviembre de 2000