2.2.- La entidad registradora de ese nombre de dominio es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

3. Iter procedimental

3.1.- Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 11 de Agosto de 2000.

3.2.- Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico a la entidad registradora y al demandado, quien contestó a la demanda con fecha 11 de Septiembre de 2000.

3.3.- Con fecha 11 de Octubre, de acuerdo con la petición del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designó a Luis H. de Larramendi como panelista, haciéndole llegar el siguiente día 13 de ese mismo mes copia completa de la documentación.

4. Antecedentes de hecho

4.1.- La demandante es la entidad española Caspro, S.A., que manifiesta ser entidad matriz de dos subsidiarias, Grifería Tres, S.A. y Trescomercial, S.A.

Invoca como propia la marca TRES registrada en España al número 1.702.370 para aparatos sanitarios, grifos y otros productos de la clase 11 del Nomenclátor Internacional de productos y servicios, aportando como elemento probatorio copia de un título de propiedad de esa marca que señala como titular a la firma Grifería Tres, S.A.

Invoca igualmente la titularidad de otras marcas TRES, TRES con tipografía característica y GRIFERIA TRES con tipografía y gráfico característico, en diversos países del mundo, aportando listados alusivos, sin adveración ninguna.

Igualmente se invoca la titularidad del registro internacional 597.601, adjuntando copia del certificado de registro del mismo que, al menos a este panel, le ha sido remitido de forma incompleta, y que igualmente muestra como titular de esa marca TRES a la firma Grifería Tres, S.A.

4.2.- El demandado es una persona física, D. Juan Palacio Bañeres, de nacionalidad española, que profesionalmente despliega su actividad en el mundo de la informática y, concretamente, de la informática vinculada a la red, en el campo de la edición y publicación de páginas Web en Internet.

4.3.- A los efectos de este procedimiento arbitral son de tener en cuenta los siguientes hechos:

- La entidad demandante no reclama ni acredita notoriedad especial para su marca TRES.

- Al acceder a la dirección <tres.com> se observa la reproducción de la publicación "PERL páginas Web interactivas" de Juan palacio, titular de su copyright, y con fecha de publicación en Marzo de 1998, así como un vínculo bajo la denominación-código PERL por el que se accede a la dirección <tres.com/perl> en la que, sin ningún contenido de tipo publicitario, se ofrece información sobre aspectos varios de la preparación de páginas Web interactivas.

- El panel ha accedido igualmente a la base de datos Sitadex de la Oficina Española de Patentes y Marcas, comprobando que desde 3 de Febrero del año 2000 es titular del registro de marca 1.702.370 TRES la firma Caspro, S.A., por transferencia de su anterior titular.

5. Pretensiones de las partes

5.1.- Demandante

El demandante afirma:

- que es titular de marcas españolas y extranjeras para la denominación TRES, que son idénticas al nombre de dominio <tres.com>,

- que el demandado no tiene ningún derecho legítimo para ese nombre de dominio, careciendo de toda relación con la demandante, que en ningún momento ha autorizado su utilización,

- que no hay prueba del uso por el demandado de su nombre de dominio de buena fe en el ofrecimiento de productos o servicios, ni de preparativos serios para ello, así como que el demandado no está haciendo uso legítimo del nombre de dominio,

- que el dominio debe considerarse que ha sido solicitado y registrado de mala fe ya que al accederse a la página <tres.com> -aportándose un extracto de haber efectuado dicha consulta el día 20 de Enero del año 2000- se direcciona a <greatdomains.com>, donde aparece dicho dominio ofrecido en venta por la cifra de 150.000 $.-, lo que acredita que el propósito de venderlo al solicitante, o a sus competidores, fue el objetivo principal de la obtención del dominio.

- que el único uso que está haciendo el demandado del dominio <tres.com> es a efectos de su venta, impidiendo así al demandante la utilización legítima de su propio dominio, forzándole a su adquisición.

Que como consecuencia de la falta de interés legítimo y del uso y registro de mala fe, el demandante solicita la transferencia a su favor del dominio <tres.com>.

5.2. El demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando:

- que el demandante carece de legitimación, pues las pruebas que aporta indican que el titular de la marca TRES es persona distinta de la firma Caspro, que inicia el procedimiento,

- que la palabra TRES es una palabra de uso común en español por lo que no puede existir un monopolio a favor de la demandante,

- que ha utilizado ininterrumpidamente de buena fe la denominación <tres.com> en relación con sus actividades en el mundo de la informática y la preparación de páginas web,

- que la presencia temporal del dominio <tres.com> en la página <greatdomains.com> a efectos de su venta se debió a una pura experiencia, sin resultado práctico, considerando que es legítima la venta de un derecho legalmente adquirido,

- que la utilización, no comercial, de un dominio .com, es legítima,

- que la adquisición del dominio fue legítima, como lo está siendo su uso, donde la falta de un espíritu lucrativo se acredita con la inexistencia de mensajes móviles u otro material publicitario en sus páginas,

- que no ha tenido conocimiento nunca, hasta el momento de la demanda, de la existencia de las marcas "TRES", ni de la identidad de su propietaria,

- que nunca ha sido contactado por la firma Caspro, S.A. antes de iniciar el procedimiento arbitral,

- que nunca ha ofrecido a la entidad demandante la venta de su dominio,

- que en el dominio <tres.com>, en la dirección y <tres.com/perl> se ofrece un valor añadido a la comunidad Internet, a través de su obra, que goza de la relevancia que le otorga el estar preparada por una personalidad de primer orden en la comunidad de programadores Perl de habla hispana.

Además de otras consideraciones el demandante solicita que se desestime la demanda y se decrete la continuidad a su favor en el uso del nombre de dominio <tres.com>.

6. Debate y conclusiones

6.1.- Reglas aplicables

En cuanto a las reglas aplicables desea el panel efectuar unas consideraciones previas, que son las siguientes:

- la regla básica para el registro de nombres de dominio en el sistema de ICANN es la conocida en inglés como "first come, first served", que responde al principio de derecho español "prius in tempus, potior in iure",

- la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de ICANN, que fue aprobada con fecha 26 de Agosto de 1999, supone una excepción a ese principio general que, como todas las excepciones debe aplicarse, conforme al derecho español, con las debidas cautelas en una interpretación no extensiva.

- que el elemento esencial de esa política es la determinación o no de la existencia de mala fe en la conducta del demandado al adoptar un nombre de dominio, pues sobre esa mala fe radica toda la construcción de la Política Uniforme, ya que cuando ella concurre difícilmente puede haber derecho legítimo al registro, y difícilmente también puede estarse produciendo un uso de buena fe,

- que aún cuando en la determinación de la existencia de mala fe, de la falta de derechos legítimos, y el uso de mala fe, el panel ha de considerar las conductas que, de manera no limitativa, se señala en la "Política Uniforme" como constitutivas de las mismas, igualmente el panel puede tener en cuenta otras conductas o circunstancias para formar su criterio,

- que sin perjuicio de la facultad del panel para comprobar datos o hechos, y en especial acudir a la red Internet para obtener información adicional (como ya han acreditado las decisiones de los casos D2000-0076 / D2000-0140 / D2000-0383), en principio la carga de la prueba corresponde a quien afirma, conforme al principio general del derecho de que: "incumbit probatio qui dicit, non qui negat", sin perjuicio de la facultad de evaluación de las circunstancias que se concede al panel.

6.2.- Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y se utiliza de mala fe.

6.2.1.- Análisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio

Aún cuando el demandante no ha probado con la debida diligencia su titularidad sobre la marca TRES, el panel en su búsqueda de la verdad material, ha comprobado su titularidad sobre la marca española TRES que invoca.

Esa marca es idéntica al dominio <tres.com>, eliminada de la comparación la partícula correspondiente al nivel superior de dominio genérico.

Hay que tener en cuenta, no obstante, en la comparación de la marca y el dominio TRES y <tres.com> el carácter restrictivo con que la jurisprudencia del Tribunal Supremo español considera la exclusiva que se otorga al titular de una marca consistente en elementos de la numeración decimal, en su transcripción fonética o en su representación numérica como ha declarado, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Febrero de 1987, donde se decía: ..."sin olvidar -finalmente- que no cabe apropiación de elementos genéricos como son aquéllos que forman parte de la numeración decimal en su escritura arábiga". La marca existe, pero su ámbito de exclusión es limitado, lo que es una circunstancia también a considerar cuando ese ámbito de exclusión pretende trasladarse al cinberespacio, y no se esgrime ni acredita una notoriedad que refuerce la singularidad y atribución a un origen del signo que se invoca.

6.2.2.- Análisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.

Analizando esta cuestión se observa que el demandado:

- ha obtenido el dominio <tres.com> en fecha tan veterana como el 6 de Diciembre del año 1996,

- que ese dominio, de manera directa, o a través de la dirección <tres.com/perl> ha estado presente desde entonces en la red, gozando de reconocimiento y presencia, como acredita la referencia al mismo de los más importantes buscadores, y la publicación del demandado, Juan Palacio, de Marzo de 1988 con el título "PERL Páginas Web Interactivas",

- que el demandado no tiene motivo especial para haber conocido, en Diciembre de 1996, ni con posterioridad, la existencia de la marca TRES, que no es una marca que pueda considerarse con una notoriedad que hiciera difícil la falta de su conocimiento para un residente en España.

- que la palabra "tres" es una palabra común de la lengua española.

Como consecuencia de esas razones, y de la prueba general que se desprende de la respuesta del demandado, el panel estima que ha existido interés legítimo por parte del demandante en la adopción del dominio controvertido.

6.2.3.- Análisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio <tres.com>, y análisis de la existencia o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.

Corolario indiscutible de la existencia de un interés legítimo en la adopción del nombre de dominio <tres.com> es el que éste no pueda considerarse que ha sido registrado de mala fe.

En cuanto al uso de mala fe hay dos aspectos que el panel desea tratar:

- el uso no comercial, pero que indudablemente presta un servicio a la comunidad Internet, de la página <tres.com>, y

- la oferta de venta en la página <greatdomains.com>.

En cuanto al primer aspecto considera válido un uso de la naturaleza del efectuado por el demandado, en línea con la doctrina sentada en la decisión del panel en el caso D2000-0161.

En cuanto a la oferta de venta del dominio a través de la página <greatdomains.com>, esta parte considera, con otras decisiones de panelistas de WIPO, que comienzan con la D2000-001, que es un indicio importante de la existencia de falta de interés legítimo en el registro, del registro de mala fe, y de uso igualmente de mala fe.

Pero para que una decisión definitiva sobre este particular pueda adoptarse, ha de ponerse en consonancia dicha conducta con otros aspectos que consten y que hayan sido sometidos al panel. Todo ello desde la consideración de que, "per se", la venta de un nombre de dominio no puede considerarse una actividad ilícita, como no lo es la transferencia o cesión de cualquier derecho, concesión administrativa, etc., (para no entrar a analizar la naturaleza jurídica de los nombres de dominio) legítimamente adquirido.

En este caso la antigüedad del dominio, la efectiva utilización del mismo en relación con una actividad honorable, hacen que no pueda considerarse constitutiva de mala fe la oferta no consumada de venta del dominio.

7. Decisión

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, no ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo desestima la demanda.

Luis H. de Larramendi
Panelista único

26 de Octubre de 2000