Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
CANONAIS, S.L. v. María Dolores Díaz Ros
Caso N° D2000-0592
1. Las Partes
La Demandante es CANONAIS, S.L., una sociedad conformada de acuerdo a las leyes de España, con sede en C/ Hernán Cortés, nş 1, Majadahonda 28220, Madrid, España (la "Demandante"), representada por Dña. Ana Martínez de Lecea Noain, Abogada, de Lecea Abogados, Madrid, España.
La Demandada es Dña. María Dolores Díaz Ros, una persona individual con domicilio en C/ Juan Carlos I, 4, Elche, Alicante 03203, España (la "Demandada"), representada por D. Enrique Vila Soler, Abogado, Alicante, España.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
Los nombres de dominio en disputa son "amichi.com ", registrado con Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia, Estados Unidos de América, y "amichi.net" y "amichi.org", registrados con Melbourne IT, de Melbourne, Australia.
3. Iter Procedimental
El 13 de junio de 2000 la Demandante presentó por correo electrónico al Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (el "Centro") una demanda de conformidad con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet ("ICANN") el 26 de agosto de 1999 (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 (el "Reglamento") y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional"). El 16 de junio de 2000 la demanda en papel fue recibida por el Centro. Ese mismo día el Centro acusó recibo de la demanda.
El 25 de junio de 2000, ante una consulta del Centro, este recibió una respuesta del Registrador Network Solutions, Inc. sobre datos de registración y contactos correspondientes al nombre de dominio "amichi.com". El 5 de julio de 2000 el Centro notificó la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo.
El 24 de julio de 2000 la Demandada envió por correo electrónico la contestación de demanda al Centro.
Después de recibir la Manifestación de Aceptación y Declaración de Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el 13 de setiembre de 2000 el Centro lo designó panelista único. Quedó establecido que la fecha límite para dictar resolución en el caso sería el 28 de septiembre de 2000. De este modo, el Panel quedó constituido conforme a la Política y al Reglamento.
Ambas Partes hicieron presentaciones adicionales antes de que este Panel estuviera constituido. Aunque las Partes no lo solicitaron expresamente, el Panel decide admitir ambas presentaciones. No hubo otras presentaciones de las Partes.
Habiendo advertido el Centro que los nombres de dominio "amichi.net" y "amichi.org" estaban registrados con Melbourne IT, el Centro le solicitó información y recibió una respuesta confirmatoria de que esos nombres de dominio estaban registrados a nombre de la demandante y que tenían el status de "licenciados". El 21 de septiembre de 2000 el Panel dictó la Orden de Procedimiento N° 1, por la que se ordenó a la parte Demandante enviar copia de la demanda a Melbourne IT, y se prorrogó por 7 días el plazo para dictar una decisión en esta disputa. Según lo informó el Centro al Panel, la Demandante cumplió de inmediato con la orden. No se dictaron otras órdenes de procedimiento ni se ordenaron prórrogas. El Panel está conforme con la determinación del Centro de fecha 5 de julio de 2000 de que la demanda ha cumplido con los requisitos formales del Reglamento y del Reglamento Adicional. La Demandante efectuó el pago del arancel por la tramitación del caso.
La demanda y contestación de demanda se hicieron en español. Conforme al Reglamento, Parágrafo 11, el Panel determina que el idioma del procedimiento sea el español.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos resultan de las alegaciones de las partes y documentación agregada, y por no haber sido contestados se tienen por acreditados.
La demandante es una compañía mercantil de responsabilidad limitada constituida en Madrid el 6 de abril de 1990 a la que el 28 de marzo de 1995 el señor Juan Carlos Amich Tintorer aportó un conjunto de marcas AMICHI registradas en distintas clases, Desde ese mismo año de 1995 CANONAIS, S.L. ha cedido a Malla 3, S.L. la explotación comercial de las marcas AMICHI en clases 25, 18, 28, 24, 9, 14, 39 y 35.
La demandante es titular de los siguientes registros marcarios de la marca AMICHI en España: clase 25Ş (Marca nş 1.064.852): Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzados y sombrerería; Clase 3Ş(Marca nş 1.216.735): Perfumería, jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el caballero; dentífricos. Clase 18Ş(Marca 1.216.736): Cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería. Clase 28Ş(Marca 1.216.737):Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deportes no comprendidos en otras clases. Clase 25Ş(Marca 1.714.153): Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzados y sombrerería. Clase 24Ş(Marca 1.738.416):Tejidos, toallas, mantas, colchas, tapetes, pañuelos, mantelerías y en general ropa de cama y de mesa. Clase 9Ş(Marca 2.046.564): Gafas de sol; aparatos e instrumentos ópticos, científicos, náuticos, geodésico, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro; transmisión; reproducción del sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. Clase 14Ş(Marca 2.046.565): Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos. Clase 39Ş(Marca 2.046.566): Servicios de almacenaje, depósito y distribución de productos de toda clase. Clase 3Ş(Marca 2.051.624): Perfumería, jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos. Clase 3Ş(Marca 2.051.625): Perfumería, jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos. Clase 35Ş(Marca 2.283.492):Venta al menor de todo tipo de ropa confeccionada, complementos, perfumería, relojería, joyería y bisutería.
Posee además registros marcarios en los siguientes países: El Salvador (cl. 25Ş); Grecia (cl. 25Ş); Honduras (cl. 25Ş); Panamá (cl. 25Ş); Costa Rica (cl. 25Ş); Arabia Saudí (cl. 25Ş); México (cl. 25Ş); Paraguay (cl. 25Ş). Asimismo la Demandante es titular de la registración Internacional (cl. 25Ş) en Alemania, Austria, Benelux, Francia; Italia, Liechtenstein, Mónaco, Portugal, San Marino, Suiza, Bulgaria, Hungría, Rumanía, República Checa, Eslovaquia, Uzbekistan, Armenia, Federación Rusa, Yugoslavia, Ex Rep. Yugoslava de Macedonia, Bosnia-Hercegovina. Por otra parte posee registración internacional (cl. 3Ş) en Alemania, Austria, Benelux, Francia, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Portugal, San Marino, Suiza. Además tiene registros en Andorra (cl. 25Ş, 3Ş y 39Ş) y Turquía (cl. 3Ş 25Ş y 35Ş).
La Demandada es el registrante de "amichi.com", "amichi.net" y "amichi.org" y ha operado hasta fecha reciente el sitio Web "www.amichi.com".
Según lo afirma y prueba la Demandante por acta de comprobación notarial del 29 de mayo de 2000, la Demandada publicó en el sitio Web "www.amichi.com" una entrevista hecha por el señor José Carlos García al señor Francisco Cañizares, franquiciado de Amichi en Elche. En la entrevista el señor Cañizares atribuye al franquiciante de la marca Amichi haber incurrido en distintas conductas de competencia desleal contra el señor Cañizares. La Demandada no niega el hecho de la publicación. Las partes divergen en cuanto a su interpretación: para la demandante se trata de una denigración de la marca AMICHI. Para la Demandada se trata de un foro de debate en el que tengan cabida las opiniones de las personas que a ella quieran acceder, sin que esto suponga denigración o utlización de mala fe, y que tales opiniones libres en modo alguno son responsabilidad de la demandada.
Con posterioridad a la demanda y contestación, la Demandante ha afirmado que la registrante y Demandada es cónyuge del señor Francisco Cañizares, hecho admitido por la Demandada aunque sin atribuirle importancia para este procedimiento.
5. Alegaciones de las Partes
5.1 La Demandante alega:
Los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio; los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.
La web creada en el dominio amichi.com ha sido utilizada para denigrar y desprestigiar la marca Amichi. Con el mencionado dominio se ha perturbado la actividad comercial del demandante. Los dominios están siendo utilizados para extorsionar y hacer daño al demandante. La demandada está usando ilegítimamente la marca para empañar la imagen de Amichi. Las actuaciones de la demandada están afectando a la reputación de la marca y causando un grave perjuicio a su imagen y prestigio.
5.2 La Demandada alega:
Que la demandante tenga inscritas a su favor las marcas que alega, no es suficiente para fundar la reclamación que efectúa ya que la legislación española no protege y en cambiosanciona los registros indiscriminados de marcas con el fin de impedir su utilización en el mercado por otros agentes, lo que resulta de lo practicado por la demandante, pues no se conocen en España la utilización, fabricación o comercio con la marca "amichi" de, por ejemplo: Aparatos geodésicos, de pesar, de señalización, discos acústicos, cajas registradoras, fustas, colchas, mantas, ropa de cama y mesa, dentífiricos, etc. La falta de uso de las mismas determina en la legislación española la caducidad por falta de uso.
La función y objeto social de Canonais, S.L. nada tiene que ver con las marcas que registra, siendo ello una prueba más del registro sin fin de utilización seria que realiza la demandante. Ello abona la tesis sostenida del registro no dedicado al uso de las marcas, lo que evidencia la mala fe en el mismo. La Demandada cita en su apoyo la Ley 32/88, de marcas, y la Ley 3/01 de competencia desleal. Para que los comportamientos indicados tengan la consideración de transgresores de las normas en cuestión, deben concurrir las siguientes notas: que se trate de comportamientos en mercado económico, que se produzcan con fines concurrenciales (es decir con el fin de promover las prestaciones propias o de un tercero, Art. 2.2 Ley 3/91). El registro de los nombres de dominio por la demandada no afecta los derechos de la demandante ni se produce en el mercado, no promoviendo derecho alguno propio, ni prestaciones propias o de tercero. La red de Internet no está limitada al simple aspecto económico. La demandante ostenta mera conveniencia en los registros de titularidad de la demandada que no puede fundar en modo alguno una resolución satisfactoria a sus pretensiones.
No hay mala fe en la demandada, pues no concurren en el presente caso: ni ofrecimiento, ni intención de venta o lucro por transmisión de los nombres de dominio al demandante. Ni intención de impedimento al titular de la marca para que comercie sus productos o servicios. Ni intención o perturbación de la actividad económica del demandante. Ni intención de equivocación o error en el consumidor.
La demandada ha utilizado el nombre de dominio mucho antes de recibir noticia alguna de la interposición de la presente reclamación con absoluta normalidad y para los fines ya mencionados, que en nada inciden o perturban la actividad económica del demandante, y lo usa sin intención comercial ni deseo de desvío de consumidores de la demandante a productos o servicios que no comercializa.
El nombre de dominio no puede equipararse a una marca y simplemente significa la transcripción de un código alfanumérico que identifica la página en la red, siendo una identificación elegida por la demandada que no empaña la actividad comercial de la demandante y que no ha sido registrada de mala fe, por lo que aparece simplemente en el demandante una conveniencia de anulación o de transferencia a su favor, pero en modo alguno un derecho a ello.
6. Discusión
6.1 Competencia del Panel
La Demandante ha afirmado y la Demandada ha aceptado expresamente la competencia de este Panel.
6.2 Identidad o Similitud Confundible
El Panel considera más allá de toda duda que los nombres de dominio en cuestión son idénticos letra por letra a las marcas "AMICHI " sobre las que la Demandante tiene derechos de registración en España y en otros países. Si además se considera la adición de ".com", ".net" y ".org", se concluye que los nombres de dominio son por lo menos confundiblemente similares a las marcas de la Demandante.
Como quedó establecido en 4 arriba, la Demandante es titular de numerosos registros de la marca AMICHI.
En los casos entre partes españolas OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals, D2000-0219 URALITA, S.A. v. Rafael del Rosal Macías y D2000-0467 METRO BILBAO, S.A. v. Ignacio Allende Fernández este mismo Panel rechazó defensas basadas en un supuesto carácter de nombre geográfico (Raimat), o en el carácter genérico o de uso común de las marcas base de las demandas (Uralita y Metro Bilbao). El panel tuvo en cuenta que si las marcas fueron concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) un panel no está autorizado para sustituir a los tribunales competentes en una declaración de nulidad de marca, ni para desconocer la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo de concesión de marca. Corresponde un razonamiento similar frente a la alegación de la Demandada, de que la Demandante no usa efectivamente las marcas AMICHI para proteger los siguientes productos: "aparatos geodésicos, de pesar, de señalización, discos acústicos, cajas registradoras, fustas, colchas, mantas, ropa de cama y mesa, dentífricos, etc."
Por una parte, la Demandada no niega el uso que estaría haciendo la Demandante de las marcas AMICHI con relación a los productos de las demás clases cuya registración ha acreditado la demandante. Tampoco alegó la Demandada estar haciendo uso de los nombres de dominio para promocionar artículos para los que la Demandante no estaría haciendo uso de la marca. De hecho, la Demandada afirma no estar haciendo uso alguno de los nombres de dominio.
Por otra parte, el Panel considera que conforme a la Ley de Marcas española, artículos 53 y 57, la caducidad de marca por falta de uso, si procede, debe ser declarada por sentencia de tribunal competente. Si la Demandada tiene interés legítimo y desea plantear una acción de caducidad contra la Demandante, debería hacerlo ante dicho tribunal. Confr. Art. 56, Ley citada. En estos procedimientos bajo las normas de ICANN el panel actuante no puede ni por vía de suposición sustituir a ese tribunal.
En el caso presente la Demandada, admitidamente esposa de quien es o ha sido franquiciado por una empresa con derechos derivados de la Demandante, no puede ignorar el carácter ajeno de la marca AMICHI, carácter que por otra parte no ha sido negado por la Demandada.
Por todo lo anterior, el Panel considera que la Demandante ha cumplido con su carga de probar el requisito de la Política, Parágrafo 4(a)(i).
6.3 Inexistencia de Derechos o Intereses Legítimos sobre el Nombre de Dominio
La Demandada ha alegado que "ha registrado los dominios en disputa de buena fe y con el fin de abrir un foro de debate en el que tengan cabida las opiniones de las personas que a ella quieran acceder, sin que esto suponga denigración o utilización de mala fe del dominio en cuestión. Del acceso a la mencionada página se puede observar que sólo se vierten opiniones libres y personales, datos y situaciones que en modo alguno son responsabilidad de la demandada". La Demandada también especula "con que de ser ciertas las manifestaciones publicadas en su sitio Web sobre la conducta comercial de la Demandante, habría base para fundar una demanda por competencia desleal contra los titulares de la marca "amichi", pues se comentan situaciones por las que la demandante ha franquiciado con personas procediendo, una vez que su marca se ha introducido en el mercado, a ostentar ella directamente y saltándose las normas sobre competencia, a establecer sus propios comercios, conculcando la buena fe y aprovechándose del esfuerzo ajenos.".
Los presentes procedimientos otorgan una competencia limitada al Panel, y no corresponde ventilar en ellos cuestiones una controversia sobre cumplimiento o incumplimiento de un contrato de licencia o franquicia por cualquiera de las partes.
Aparentemente, en España están actualmente en trámite procedimientos judiciales destinados a echar luz sobre la cuestión relativa al contrato de franquicia que existe o habría existido entre el señor Cañizares y Malla 3, S.L.
Lo cierto es que la Demandada ha dado ocasión a que mediante el uso del "foro de debate" por ella instalado en su sitio Web - bajo un dominio idéntico o similar a las marcas de la Demandante - la marca sufra un desmedro o sea empañada de un modo que impide considerar en favor de la Demandada que esté haciendo un uso leal del nombre de dominio, conforme a la Política, Parágrafo 4(c)(iii).
La Demandada tampoco alega estar haciendo un uso de los nombres de dominio relacionado con una oferta bona fide de bienes o servicios, ni que sea conocida por el nombre de dominio o por algún otro nombre correspondiente al nombre de dominio. Por el contrario, expresamente la demandada declara que no comercializa producto ni servicio alguno, y que ello denota "la falta de interés económico de la demandada en la apertura de la página". Ello impide reconocerle derechos o intereses legítimos en lo que se refiere a la Política, Parágrafos 4(c)(i) y 4(c)(ii).
Por otra parte, queda claro en este caso que el licenciado o franquiciado por la empresa autorizada por la Demandante es el señor Cañizares, esposo de la Demandada, y no ella misma. No se ha acreditado que ella fuera una representante o cesionaria a cualquier título de su esposo. De tal modo, ello impide examinar si el uso del nombre de dominio pudiera estar razonablemente comprendido dentro de los derechos que, en general, le son transferidos a un franquiciado bajo un contrato de franquicia, los que por otra parte, no se alegan por la Demandada. De haberse alegado y probado un uso de los nombres de dominio para vender productos AMICHI franquiciados muy otra podría haber sido la decisión que se adopte en este caso.
La Demandada tampoco ha alegado estar haciendo algún otro tipo de uso del que pudieran inferirse derechos o intereses legitimos respecto de los nombres de dominio, salvo su genérica alusión a la libertad de expresión. Efectivamente, como lo alega la Demandada, la finalidad de la Red no es exclusivamente económica. Sin embargo, si la alegación de que el establecimiento del sitio Web bajo el ".com" se fundara en el derecho de libre expresión de ideas o de opinión protegidos por la Constitución española, art. 20, tampoco el uso efectivo que la Demandada ha dado a su sitio permitiría llegar a una conclusión a ella favorable.
En el caso METRO BILBAO, S.A.v. José Allende Fernández este Panel citó los casos OMPI D2000-0071 CSA International a.k.a. Canadian Standards Association v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc., OMPI D2000-0299 Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keithy OMPI D2000-0300Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell. Aceptando el razonamiento de esos Paneles, este Panel considera que la Demandada y el señor Cañizares pueden sin duda dar a publicidad en la Internet sus propias críticas y quejas y las de otras personas disconformes con la actuación comercial de la demandante, por más virulentas que sean. Para ello deberían adoptar un nombre de dominio que no fuera idéntico o confundiblemente similar a la marca de la Demandante.
Más allá de cualquier valoración respecto del derecho de libre expresión y opinión, incluyendo la publicación de las ideas, cuando las mismas se expresan de forma que empañan la marca que se sabe ajena, dejan de calificar como uso legítimo del nombre de dominio. La Demandada no puede reivindicar para sí ninguna independencia respecto de las opiniones negativas volcadas en el sitio por el señor Cañizares siendo como es precisamente la esposa del franquiciado o ex-franquiciado señor Cañizares.
Un uso del nombre de dominio que empañe a una marca ajena no puede considerarse un uso legítimo. De acuerdo a la Política, Parágrafo 4(c)(iii), para que se pueda alegar el uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, este debe ser "sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca". Un internauta que busque en un motor de búsqueda un dominio idéntico a AMICHI, marca que conoce, espera razonablemente conectarse con un sitio que pertenezca a la Demandante, titular de la marca, en el que obviamente no se encontrará habitualmente opiniones negativas sobre la marca o la empresa. Ese navegante experimentará muy probablemente por lo menos una sensación de desconcierto que ciertamente opera en detrimento de la marca, empañándola.
En ausencia de otras pruebas más convincentes que las que intentó aportar la Demandada para acreditar derechos o intereses legítimos a los nombres de dominio en cuestión, lo que estaba a su cargo de acuerdo a la Política, Parágrafo 4(c), el Panel determina que la Demandante ha cumplido con su carga de probar el requisito de la Política, Parágrafo 4(a)(ii).
6.3 Registro de Mala Fe
Nada en este procedimiento permite concluir que el propósito de la Demandada al registrar los dominios en disputa fue principalmente la venta, el alquiler o la transferencia de los mismos a la Demandante. Con ello el Panel descarta la aplicabilidad de la Política, Parágrafo 4(b)(i).
Como no hay evidencia de que la demandada haya incurrido en "conductas de esa índole" (pattern of conduct) consistentes en haber registrado como nombres de dominio un número significativo de marcas ajenas, la circunstancia indicada en la Política, Parágrafo 4(b)(ii), tampoco está configurada.
En cambio, hay evidencia indudable de que la Demandada registró los nombres "fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor", incurriendo en la conducta descripta en la Política, Parágrafo 4(b)(iii). No siendo posible inspeccionar los contenidos mentales o subjetividad de una persona al momento de la registración, un Panel debe recurrir a las conductas efectivas que, por acción u omisión, permiten razonablemente inferir si existió el propósito de mala fe en la registración. La finalidad de perturbación es obvia si se repara en que el titular marcario no puede acceder a ningún dominio del nivel superior genérico .com, .net o .org, con su marca como nombre de dominio. La actividad comercial cuya perturbación se procura es la figuración en la Red para una sociedad comercial bajo su marca propia, una marca que la Demandada conoce efectivamente por ser su marido un franquiciado ahora o antes. Es particularmente reveladora la instalación del sitio Web con las características que resultan de la impresión certificada notarialmente a pedido de la Demandante. Ver Demanda, Anexo 7.
El citado parágrafo requiere que el propósito sea el de perturbar a un competidor. En las circunstancias del caso, el hecho que la registrante de los nombres de dominio sea la cónyuge del franquiciado de AMICHI permite inferir que dicha registración se hizo con el conocimiento del franquiciado, señor Cañizares. A su vez, del relato que hace la Demandada, surge que imputa a la Demandante conductas de competencia desleal. Más que ilustrar al público sobre productos AMICHI, lo que se hizo es atribuir supuestas o reales conductas violatorias de un contrato por el franquiciante. Dicha imputación razonablemente sólo puede provenir de un actual o potencial competidor de la Demandante, o sea su marido.
Lo decisivo en este caso es que la Demandante no utilizó de ninguna otra manera el sitio sino para los fines indicados. En particular el funcionamiento del sitio Web www.amichi.com de la Demandada trasluce que el mismo, bajo un nombre de dominio idéntico o confundiblemente similar a la marca de la demandante, se destinó para denigrar o empañar la marca de la Demandante o para para impedir que la Demandante pudiera reflejar sus marcas en los correspondientes nombres de dominio. Ello es compatible, al menos parcialmente, con la intención de derivar a internautas a un sitio Web propio que se está utilizando activamente aprovechando la identidad o confundibilidad del nombre de dominio y la marca ajena. De esa manera el Demandado incurre, al menos parcialmente, en la conducta descripta en la Política, Parágrafo 4(b)(iv):
"al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea."
Dado que el ánimo de lucro no ha sido probado en este caso, la circunstancia citada está presente sólo parcialmente, pero conjuntamente con lo arriba comprobado, configura una presunción adicional de registro y uso de mala fe del nombre de dominio.
Todo lo anterior conduce al Panel a concluir que la Demandante ha probado el requisito de la Política, Parágrafo 4(a)(iii) en cuanto a registro de mala fe.
6.5 Uso de Mala Fe
El texto de la Política autoriza una interpretación literal de que cualesquiera de las circunstancias indicadas en el Parágrafo 4(b), y otras no enumeradas específicamente, son circunstancias que, si se acreditan, serán prueba de registro y de uso de mala fe. Sin perjuicio de que esa interpretación literal es perfectamente posible, según el sentido que la ICANN quiso darle a este procedimiento, este Panel considera que en estos procedimientos que, además del registro de mala fe, el uso de mala fe del nombre de dominio debe ser probado específicamente por el demandante. Esa es la línea que señaló el distinguido panelista M. Scott Donahey en el caso OMPI D99-0001 World Wrestling Federation, Inc. v. Michael Bosman y que siguieron numerosas decisiones posteriores.
Para apreciar si la Demandante ha probado el uso de mala fe del nombre de dominio, el Panel ha considerado las siguientes circunstancias:
a) Durante un período cuya duración no se ha establecido, pero que ciertamente incluye al día 29 de mayo de 2000 1, la Demandada publicó en el sitio Web bajo el nombre de dominio ".com" en disputa un foro de discusión o debate. Más allá de la verdad o falsedad de las manifestaciones del entrevistado señor Cañizares, que no toca a este Panel examinar, lo cierto es que el contenido es francamente negativo para la marca AMICHI. Por otra parte, el señor Cañizares es el esposo de la Demandada, con lo cual por menos se puede inferir que no existe ningún espíritu neutral en la Demandada al publicar la opinión de su esposo y se desvirtúan las afirmaciones de la Demandada de que ella es independiente de las opiniones negativas sobre AMICHI.
El único contenido del foro de discusión que tuvo a la vista este Panel tiende a confundir al público consumidor potencialmente adquirente de los productos protegidos por la marca de la Demandante, respecto del carácter de un sitio que debería con alta probabilidad pertenecerle al titular marcario dada la identidad o confundibilidad de los dominios con su marca.
b) Como lo alegan ambas partes y se ha dicho en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI, cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo país, los principios de derecho aplicables incluyen a los del país de residencia. Ver Caso OMPI D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, párrafo 6.
En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel está autorizado, para ilustrarse en cuanto al fondo de la cuestión, a guiarse por la legislación relevante y su aplicación por los tribunales españoles. El Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm, visitado por el Panel 2.
A la luz de la Ley de Marcas de España, artículo 31 y concordantes, el uso que ha hecho de los dominios idénticos a la marca de la Demandante, le daría a esta por lo menos el derecho a requerir y obtener el dictado de medidas cautelares tal como se ordenaron en los casos "nocilla.com" y "metacampus.com". Así lo ha interpretado este mismo Panel en los casos OMPI D2000-0163 Raimat, D2000-0219 Uralita y D2000-0467 METRO BILBAO, S.A. que involucraban a partes con domicilio en España, y donde el Panel consideró – como lo hace en este caso – que el Panel puede aplicar la doctrina de las decisiones judiciales que se fundan en las normas del derecho de marcas y de competencia desleal de España, las que son aplicables a conflictos entre partes con domicilio en España, con el argumento que se utilizó en los Casos OMPI D99-0001 y D2000-0001. En Raimat y Uralita el Panel consideró aplicables los criterios seguidos en los autos de medidas cautelares contra los titulares de los dominios "nocilla.com", dictado por el Juzgado N° 5 de Oviedo y "metacampus. net" decidido por el Juzgado N° 9 de Madrid, ambos fundados en la Ley de Marcas citada en nota 2. El Panel considera que circunstancias similares se presentan en este caso, y que con criterios equivalentes muy probablemente se juzgaría de mala fe en España el uso de la marca AMICHI que hace la Demandada de los nombres de dominio.
c) No hay duda que el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio de modo denigratorio de una marca ajena no puede ser justificado a la luz de un comportamiento de buena fe. El ejercicio de la crítica destinada a cuestionar la conducta comercial de la Demandante o de un cesionario de marcas de la demandante no es una circunstancia de uso legítimo o de buena fe del nombre de dominio si para publicar las críticas se utiliza un nombre de dominio idéntico o confundiblemente similar a la marca de la Dermandante. Un uso regular de la Internet no ampara servirse de un nombre de dominio para empañar una marca ajena que se conoce bien en ocasión de un contrato de franquicia. El bloqueo de nombres de dominio idénticos a las marcas que la demandada conoce de sobra ser ajenas tampoco es un uso ilegítimo de la Internet.
d) El hecho que la Demandada haya cesado en el presente en la publicación de opiniones con finalidad denigratoria, no borra sus hechos recientes (por lo menos hasta el 29 de mayo de 2000) acreditados por la Demandante. Una interpretación contraria habilitaría la siguiente hipótesis: la parte demandante inicia estos procedimientos, presenta demanda y entera así de su propósito a un demandado de acuerdo a lo que exige el Reglamento, Parágrafo 3(b)(xii). Ya teniendo conocimiento de la disputa, y para precaverse de una eventual valoración negativa de su conducta el demandado procede a suprimir todo contenido del sitio Web con un criterio táctico, a la espera de crear dudas en el panel, o mejorar la impresión resultante 3. Esa ventaja táctica no le puede ser acordada a la Demandada en el presente procedimiento. Ver METRO BILBAO, S.A. con una conclusión coincidente de este mismo Panel.
Con relación a los nombres de dominio "amichi.org" y "amichi.net" el Panel considera que su registro y uso es también de mala fe dado que se les aplican los criterios de mala fe por inactividad establecidos en el caso OMPI D2000-0003 Telstra, a los que el Panel remite por razones de brevedad. En adición a lo expresado respecto de "amichi.com" en estos dos casos resulta tambien evidente la intención de la Demandada de bloquear a la Demandante todo acceso con su marca AMICHI a la Internet.
Por lo expuesto, el Panel considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar el extremo de la Política, Parágrafo 4(a)(iii), que el demandado usa de mala fe los nombres de dominio.
7. Resolución
La presente resolución no importa en modo alguno un pronunciamiento del Panel sobre el cumplimiento o incumplimiento de relaciones contractuales entre el franquiciado señor Cañizares y la empresa franquiciante de la marca AMICHI.
El Panel ha determinado que los nombres de dominio "amichi.com", "amichi.net" y "amichi.org" son idénticos o confundiblemente similares a las marcas de la Demandante, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio, que los ha registrado de mala fe, y que los usa de mala fe.
Por ello, conforme a la Política, Parágrafo 4(i), y al Reglamento, Parágrafo 15, el Panel resuelve que las registraciones de los nombres de dominio "amichi.com", "amichi.net" y "amichi.org" sean transferidas a la Demandante, CANONAIS, S.L.
Roberto A. Bianchi
Panelista único
