DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Guillermo J. Fesser Pérez de Petinto y Juan L. Cano Ambros v. r&t y Tino Hernández
Caso No. D2000-0201

1. Las partes

(1) Demandantes: Guillermo J. Fesser Pérez de Petinto y Juan L. Cano Ambros, ambos con domicilio en c/ Puentecillo nş6, 28043 de Madrid - España.

(2) Demandados: r&t y Tino Hernández, con domicilio en c/ Panera nş52, bajo, 47009 Valladolid - España.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

(1) El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es < GOMAESPUMA.COM>

(2) El presente nombre de dominio se encuentra registrado a nombre del demandado en NETWORK SOLUTIONS, INC., una corporación de Delaware, con sede en Herndon, 505 Huntmar Park Drive, Virginia, 20170 - 5139, USA.

3. Curso del procedimiento

(1) Con fecha 23 de Marzo de 2000 se presentó por vía electrónica al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Política Uniforme"), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en los sucesivo "el Reglamento"), ambos aprobados por la ICANN el día 24 de Octubre de 1999, así como por el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, (en adelante "el Reglamento Adicional".

(2) La demanda original en papel, con sus anexos, fue recibida el posterior día 27 de Marzo de 2000.

(3) El día 4 de Abril de 2000 el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI acusó recibo de la demanda, asignando al caso el nş D2000-0201 y designando como Administrador del procedimiento a Patricia Simão.

(4) Igualmente, el día 4 de Abril de 2000 el Centro de Arbitraje, una vez comprobado el cumplimiento en la demanda de los requisitos formales de la Política Uniforme, el Reglamento y el Reglamento Adicional, notificó formalmente la demanda a r&t y Tino Hernández, informando al mismo tiempo de la fecha de inicio del Procedimiento Administrativo y del plazo de veinte días para que por el demandado se procediese a enviar al Centro de Arbitraje su escrito de contestación (hasta el día 23 de Abril de 2000).

(5) El día 7 de Abril de 2000, se recibe de Network Solutions, Inc. la confirmación de que la demanda le fue oportunamente comunicada; de que es el registrador del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM>; de que el titular del nombre de dominio es r&t; y, por último, de que el contrato de servicio 5.0 de Network Solutions, Inc. se encuentra en vigor.

(6) Con fecha 25 de Abril de 2000, el Centro de Arbitraje notifica la falta de presentación de escrito de contestación a la demanda, tanto a la parte actora, a través de su representante autorizado, como a la parte demandada r&t (contacto administrativo: Tino Hernández).

(7) Mediante notificación de fecha 11 de Mayo el Director del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI designa a Luis H. de Larramendi como panelista único, haciéndole llegar el siguiente día 16 copia de la totalidad del expediente de este procedimiento.

(8) Con fecha 22 de Mayo el árbitro designado señaló a la OMPI la imposibilidad, por motivos profesionales de dictar su resolución en el plazo inicialmente concedido, solicitando la ampliación de éste hasta el 5 de Junio, lo que fue comunicado a las partes por la OMPI el siguiente día 23.

4. Idioma del procedimiento

(1) La parte actora solicita en su escrito que el presente procedimiento se tramite en español, al ser el registrante y actual titular del nombre de dominio, al igual que los demandantes, de nacionalidad española.

(2) De acuerdo con lo autorizado por el párrafo 11 del Reglamento, y no habiendo la parte demandada objetado la petición de los demandantes, el Panel ha acordado dictar la presente decisión en español.

5. Antecedentes de hecho

(1) El panel, revisada la documentación acompañada al escrito de demanda, particularmente los anexos B y C, y no habiendo el demandado impugnado su validez, tiene por acreditada la titularidad por parte de Guillermo J. Fesser Pérez de Petinto y Juan L. Cano Ambros de los siguientes registros de marca españoles:

NUMERO

DENOMINACION

CLASE

CONCESION

SITUACION

1.125.745

GOMAESPUMA

02/06/1987

En vigor

1.125.746

GOMAESPUMA

02/06/1987

En vigor

1.239.718

GOMAESPUMA

03/12/1990

En vigor

1.739.405

GOMAESPUMA

20/10/1993

En vigor

1.739.406

GOMAESPUMA

20/10/1993

En vigor

Las demandantes no han acreditado, sin embargo, la titularidad sobre los registros de marca españoles nş1.739.407, 1.739.408, 2.241.150 y 2.241.151.

(2) La fecha de registro del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM> es la de 8 de Marzo de 2000.

(3) No consta que el demandado esté autorizado o licenciado por la parte actora para obtener el registro del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM>.

6. Pretensiones de las partes

(1) Parte demandante

Afirma la parte actora:

Que el nombre de dominio registrado es idéntico a sus marcas <GOMAESPUMA>, protegidas en España en las clases 9, 16, 35, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional.

Que los demandantes son un conocido dúo de humoristas que dirigen un programa de radio de gran audiencia y difusión y que son notoriamente conocidos en España como <GOMAESPUMA>.

Que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM>.

Que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe, por cuanto el demandado ha expresado su intención de vender el nombre de dominio por una cantidad de dinero muy superior al coste del registro (4.475.000’- Ptas.).

Que el demandado pretende aprovecharse de la reputación de la parte actora y enriquecerse injustamente a costa de las marcas titularidad de los demandantes.

Que, finalmente, la realidad es que los demandantes no pueden usar su marca en Internet, habida cuenta de la obtención del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM> por la parte demandada.

Que deben ser tenidos en cuenta por el Panel, además de otras resoluciones dictadas por el Centro de Arbitraje de la OMPI, los precedentes judiciales dictados con ocasión de conflictos entre nombres de dominio y marcas, en concreto el Auto del Juzgado de 1Ş Instancia Nş5 de Oviedo (asunto <NOCILLA.COM>), el Auto del Juzgado de 1Ş Instancia Nş13 de Bilbao (asunto <OZU.COM>) y la sentencia de 26 de Junio de 1998 dictada por el Juzgado de 1Ş Instancia Nş36 de Barcelona (asunto <NEXUS.ES>).

Teniendo en cuenta estas premisas, los demandantes solicitan la transferencia a su favor del dominio < GOMAESPUMA.ORG> , designando, al mismo tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.b) xiii) del Reglamento, su sometimiento a la jurisdicción de los tribunales de Valladolid (España),.

(2) Parte demandada

Los demandados no han contestado a las alegaciones de la parte actora, por lo que la decisión del panel debe ser dictada teniendo en cuenta las manifestaciones de los demandantes, la Política Uniforme, el Reglamento, el Reglamento Adicional y las leyes y principios del derecho nacional español.

7. Debate

(1) Normas aplicables

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento, y

de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel

considere aplicables.

Tal y como se ha manifestado en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI (Caso D2000-0001, apartado 6.A, y Caso D2000-0143, apartado 6.3, entre otros), cuando las partes en el Procedimiento Administrativo sean residentes del mismo país, las leyes y principios de derecho aplicables deben incluir los de ese país.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandantes y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español, incluido el Código Civil español de 1889, la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988 y la Ley de Competencia Desleal de 10 de Enero de 1991, entre otros.

(2) Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda -párrafo 4(a) de la Política Uniforme-

Desde la primera decisión adoptada por el Centro de Arbitraje, ha quedado claro que para que un nombre de dominio deba ser cancelado o transferido en favor de un demandante, éste debe probar la concurrencia acumulativa en el supuesto de hecho de los tres requisitos que se contienen en el párrafo 4(a) de la Política Uniforme:

que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio, y

que el nombre de dominio haya sido registrado y sea usado de mala fe.

(A) Identidad o similitud entre marca y dominio:

Al cotejar el panel el nombre de dominio controvertido y las marcas <GOMAESPUMA> de los demandantes, se aprecia con claridad la coincidencia letra por letra entre ellos. La introducción en el nombre de dominio objeto de la presente disputa del elemento ".com" en nada cambia esta apreciación, por cuanto lo realmente determinante a efectos comparativos es el elemento contenido en el nombre de dominio como segundo nivel y no como nivel primario.

Se puede afirmar que en el conjunto de un nombre de dominio el primer nivel es de naturaleza genérica, razón ésta por la que no puede ser apropiado en exclusiva ni, consecuentemente, debe ser tenido en cuenta a efectos comparativos.

Por lo tanto, habiendo acreditado los demandantes la titularidad de diversos registros de marca en España para la denominación GOMAESPUMA, es posible afirmar que concurre el primer requisito preciso, al existir identidad con el nombre de dominio GOMAESPUMA.COM obtenido de contrario.

Con independencia del conocimiento personal que de la denominación GOMAESPUMA pudiera tener el árbitro actuante, y de la relevancia que de ello pudiera derivarse, lo cierto es que los demandantes no han acreditado en el procedimiento, siquiera indiciariamente, la fama en la que basan su pretensión de especial protección para sus marcas.

(B) Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio:

El párrafo 4 (c) de la Política Uniforme establece diversas circunstancias que permiten demostrar al titular de un nombre de dominio los derechos o intereses legítimos que ostenta sobre el mismo.

Ha sido, sin embargo, decisión del demandado, a pesar de la oportunidad que se le ha dado, la de no contestar al escrito de demanda y no hacer manifestación alguna sobre los derechos o intereses legítimos que le amparan para la obtención y registro del nombre de dominio en disputa. La ausencia de contestación ha impedido a la parte demandada, por lo demás, acreditar y probar documentalmente sus eventuales derechos o intereses, que podrían haber venido definidos por la titularidad de registros de marca, por haber sido expresamente autorizado por los demandantes o, en última instancia, por un contrato de licencia.

Esta ausencia probatoria se debe únicamente a la falta de hacer de r&t por cuanto a pesar de la oportunidad que se le dio decidió no presentar un escrito oponiéndose a las manifestaciones realizadas por los demandantes, particularmente en su fundamento de derecho segundo.

Por último, es deber del Panel recordar la decisión dictada en el Caso nş D2000-0062 en el que expresamente se afirmó que el mero registro de un nombre de dominio no genera derechos o intereses legítimos sobre el mismo, suficientes para que se estime la no concurrencia del apartado 4.(a)(ii) de la Política Uniforme.

Nuevamente el Panel debe señalar que la no contestación a la demanda es un claro indicio del reconocimiento tácito por parte de r&t de que el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe. Si la parte demandada hubiese registrado legítimamente el nombre de dominio, debería haber contestado a la demanda con el fin de desvirtuar las alegaciones contenidas en el fundamento de derecho tercero del escrito de demanda. Debe recordar el Panel que la contestación a una demanda de arbitraje no conlleva gasto alguno para la parte demandada, salvo que solicite que la decisión sea dictada por un grupo administrativo de expertos compuesto por tres personas.

Señalar, igualmente, que el Código Civil español en su Artículo 1.214 dispone:

"Incumbe la prueba de las alegaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone".

Ya se ha dicho que la parte demandada no ha aportado elemento o prueba alguna para acreditar los derechos que amparan o justifican la obtención o registro del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM>. En este sentido conviene recordar las palabras del Panel en el asunto nş D2000-0018, que seguidamente se transcriben:

"Todo lo anterior lleva a ampliar la consideración de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisición del registro del nombre de dominio ha sido de mala fe.
De esta línea de interpretación podría y debería seguirse que lo único que enervaría la apreciación de que existe uso de mala fe, cuando hay registro del dominio de mala fe, sería:
- o un uso efectivo de buena fe, acreditado por el demandado, (o preparativos serios y efectivos, igualmente acreditados para tal uso), o
- una carencia de todo uso de tal modo que al acceder al nombre de dominio en cuestión, sólo pudiera encontrarse un mensaje de inaccesibilidad, carente de todo contenido o referencia mercantil".

A diferencia de la inactividad probatoria de la parte demandada, las actoras han aportado diversos documentos junto al escrito de demanda de los que se desprende que el registro del nombre de dominio ha sido obtenido con ánimo de lucro, por cuanto no sólo se ha ofrecido a las demandantes su venta por 4.475.000’- Ptas., cantidad ésta muy superior a los costes de su registro, sino que, adicionalmente, ha habido un ofrecimiento público de venta del nombre de dominio en la página web <GOMAESPUMA.COM>, según se aprecia en el Anexo D del escrito de demanda.

No obstante, el Panel estima que la parte actora no ha probado suficientemente sus alegaciones concernientes al ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa a través de la web de subastas iBazar.com, ni que el demandante sea una persona que de forma habitual registra nombres de dominio con el objeto de ofrecerlos en venta.

Sin embargo, y siguiendo las decisiones dictadas por los distintos paneles en otros asuntos, se puede afirmar que el registro del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM> se ha obtenido de mala fe y que su uso es, igualmente, de mala fe. Diversas circunstancias concurren en el presente pleito para sustentar esta afirmación de uso y registro de mala fe, circunstancias éstas que ya han sido valoradas por otros paneles para determinar la concurrencia de este tercer requisito del párrafo 4.(a) de la Política Uniforme:

Ha habido un ofrecimiento de venta del nombre de dominio en favor de los demandantes por un importe superior a los costes de registro (Caso nşD1999-0001, Caso nş D2000-0013 y Caso nş D2000-0060).

El nombre de dominio se ha puesto a la venta en la página web de la demandada (Caso nş D2000-0001).

No hay evidencias de que la página web de la demandada esté realmente en proceso de ser establecida y desarrollada para el ofrecimiento continuado de productos y/o servicios. No hay una acción positiva, sino todo lo contrario, una falta de hacer por parte del demandado en relación con el nombre de dominio registrado (Caso nş D2000-0003).

El nombre de dominio ha sido registrado con el fin de privar al titular marcario de la posibilidad de reflejar su marca como nombre de dominio bajo el primer nivel ".com" (Caso nş D2000-0028 y Caso nş D2000-0062).

La intención del demandado con su página web es la de atraer a su página la atención de aquellos que quieran conectarse con la de los demandantes. Ni siquiera la información que se contiene en la página del demandado (Anexo D del escrito de demanda) relativa a que esa página es la "no oficial de Goma Espuma" desvirtúa la mala fe que se alega (en sentido similar Caso nş D2000-0038).

El demandado ha introducido en su página web un contador de visitas, lo cual ya se ha afirmado en otras ocasiones que es un medio para anunciar que la página web se encuentra en venta y que sirve como indicativo de su valor (Caso nş D2000-0010)

De todo lo anterior queda claro para el Panel que concurre en la presente disputa la tercera de las premisas del párrafo 4.(a) de la Política Uniforme.

8. Conclusiones

(1) Los demandantes son titulares de registros de marca en España.

(2) La Ley de Marcas española dispone en su artículo 30 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Por otra parte el artículo 31.2 establece que su titular puede prohibir, entre otros, que los terceros hagan uso de sus marcas en los documentos de negocio y publicidad. Incluso debe señalarse que el Anteproyecto de la Ley de Marcas, divulgado en Noviembre de 1999, contiene un artículo, el 34.3.d), en el que se otorga al titular de la marca registrada la posibilidad de prohibir que los terceros utilicen en el tráfico económico el signo como nombre de dominio.

(3) El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal española declara desleal todo comportamiento que resulte contrario a las exigencias de la buena fe. Y señala en su artículo 6 que es desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. Por último, en su artículo 12, considera también desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

(4) El artículo 7 del Código Civil dispone:

(a) que los derechos deben ser ejercitados conforme a las exigencias de la buena fe,

(b) que la Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo, y

(c) que todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepasen manifiestamente los límites normales del ejercicio del derecho, con daño para tercero, dará lugar a la adopción de las medidas que impidan la persistencia en el abuso.

(5) La protección que dispensa a los titulares de registros de marca la Ley de Marcas española y la protección que también les confiere la Ley de Competencia Desleal, así como las circunstancias que concurren en el presente asunto, llevan al Panel a considerar que el titular del nombre de dominio no ostentaba derechos legítimos para su adquisición y que ha actuado de mala fe primero en su registro y posteriormente en su uso. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Política Uniforme y en el Código Civil español, deben adoptarse las medidas judiciales o administrativas necesarias para impedir la persistencia en el abuso en que ha incurrido la parte demandada. Así se ha entendido no sólo por el Centro de Mediación y Arbitraje en numerosas decisiones, sino también por los juzgados y tribunales españoles en las distintas resoluciones judiciales dictadas hasta la fecha, aportadas por la parte actora como Anexo F de su escrito de demanda.

9. Decisión

El Panel Administrativo declara que los demandantes han probado la concurrencia en la presente controversia de las tres circunstancias que se contienen en el párrafo 4(a) de la Política Uniforme. Por ello, de conformidad con el párrafo 4(i) de dicha normativa ordena que el nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM> sea transferido a los demandantes,Guillermo J. Fesser Pérez de Petinto y Juan L. Cano Ambros .

Luis H. de Larramendi
Panelista único

2 de Junio de 2000