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DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO
No Break Espaço Cibernético Ltda. ME v. Nova Net Telecom Ltda. ME
Caso No. DBR2015-0008
1. As Partes
A Reclamante é No Break Espaço Cibernético Ltda. ME, de Osasco, Brasil, representada por De Lena Advogados Associados, Brasil.
A Reclamada é Nova Net Telecom Ltda. ME, de Osasco, Brasil, representada por Ubirajara Souza Silva, Brasil.
2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro
O nome de domínio em disputa é <nobreaknet.srv.br>, registrado perante o NIC.br.
3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 9 de junho de 2015. Em 10 de junho de 2015, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Em 12 de junho de 2015, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 24 de junho de 2015. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 14 de julho de 2015. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 13 de julho de 2015.
O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 21 de julho de 2015. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.
4. Questões de Fato
A Reclamante é uma empresa brasileira constituída em 06 de junho de 2007, atuando como provedora de telecomunicações. Ela é titular do pedido de registro nº 907827500, depositado em 11 de junho de 2014 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), para a marca mista NOBREAKNET e do nome de domínio <nobreaknet.com.br>, registrado em 31 de março de 2011.
A Reclamada foi constituída em 15 de março de 2013 sob a denominação “NO BREAK NET TELECOM LTDA.”, tendo como sócios Wagner de Souza Vieira e Carlos Alberto Alves de Sousa. Em 1 de agosto de 2014, o sócio Carlos Alberto Alves de Sousa se retirou da Reclamada, que, então, alterou sua denominação para “NOVA NET TELECOM LTDA. – ME”.
O nome de domínio em disputa <nobreaknet.srv.br> foi registrado em 18 de dezembro de 2014. Não há página com conteúdo ativo a ele relacionada.
5. Alegações das Partes
A. Reclamante
A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa viola seu nome empresarial, sua marca e seu nome de domínio anteriores, sendo suficiente para com eles criar confusão, o que caracterizaria a hipótese das alíneas “a” e “c” do art. 3 do Regulamento.
Alega, ainda, a Reclamante, que a Reclamada atua no mesmo ramo de provedor de telecomunicações, o que causará confusão ou associação entre as empresas; devendo a conduta da Reclamada ser tida em má-fé por caracterizar a tentativa intencional de atrair usuários da Internet que buscam a Reclamante para o domínio da Reclamada, com objetivo de lucro.
Entende, assim, a Reclamante, que a Reclamada não possui direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, e que deve ser cancelado.
B. Reclamada
A Reclamada sustenta preliminarmente que a Reclamação deve ser rejeitada por entender estar a Reclamante dissolvida, na medida em que possuiria apenas um sócio, Carlos Alberto Alves de Sousa, há mais de 180 dias desde a sua última alteração contratual, datada de 13 de março de 2013.
No mérito, sustenta a Reclamada ter legítimos interesses e direitos sobre o nome de domínio em disputa na medida em que este reproduz o antigo elemento característico de seu nome empresarial, por ela adotado em 25 de junho de 2013, quando Carlos Alberto Alves de Sousa, atualmente único sócio da Reclamante, era um dos sócios da Reclamada.
Sustenta, ainda, que a coexistência de ambas as empresas, no mesmo segmento mercadológico teria sempre sido autorizada pela própria Reclamante na medida em que o Sr. Carlos Alberto Alves de Sousa teria integrado simultaneamente o quadro societário de ambas as partes deste procedimento durante determinado período.
A Reclamada assevera, por seu turno, que a Reclamante é quem teria agido de má-fé ao requerer perante o INPI, em junho de 2014, a marca NOBREAKNET, buscando “usurpar da boa fama e do fundo de comércio da Reclamada”. Prossegue afirmando ainda que o nome de domínio <nobreaknet.com.br>, de titularidade da Reclamante, teria sido dela sorrateiramente expropriado pela Reclamante.
Ressalta a Reclamada que manteve a expressão “no break net” como nome de fantasia após a retirada do Sr. Carlos Alberto Alves de Sousa da sociedade, ainda que tenha alterado sua denominação social.
Quanto à expressão “no break”, indica a Reclamada que, além do pedido de registro da Reclamante, mera expectativa de direito, outros pedidos também tramitam perante o INPI contendo-a. Ademais, já houve registro de marca que incorpora a expressão “no breaks” concedido a terceiro, com a ressalva de ausência de uso exclusivo da expressão “no breaks”.
Por outro lado, argumenta a Reclamada que a expressão “no break” seria nome de uso comum, devendo a expressão “no break net” também ser assim tida.
Observa a Reclamada que o Sr. Carlos Alberto Alves de Sousa, ao se retirar da Reclamada, não avençou acerca do direito de uso do nome de fantasia, não lhe sendo possível reclamar da colidência dos nomes e nomes de domínio. Alega ainda que não haveria confusão, na medida em que o público consumidor possuiria a capacidade de diferenciar fornecedores que atuam com marcas débeis ou fracas.
Pede a Reclamada, em razão dos fatos apontados, a declaração de que haveria má-fé e uso abusivo do procedimento por parte da Reclamante (“reverse domain name hijacking”) e a declaração de cancelamento do nome de domínio <nobreaknet.com.br> da Reclamante por caracterização de concorrência desleal e “por caracterizar a prática de má-fé quando de seu pedido de registro”.
6. Análise e Conclusões
O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob “.BR” (“SACI-Adm”) busca solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio no “.br” e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 1 do Regulamento).
Para que o nome de domínio seja cancelado ou transferido, deverá o reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, além de comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio objeto do conflito (art. 3, caput, do Regulamento):
a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao INPI; ou
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial”); ou
c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.
Para a caracterização da má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo (parágrafo único do art. 3 do Regulamento):
a) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante.
De acordo com o art. 7(b)(i) das Regras, deverá o reclamado responder especificamente às afirmações e alegações contidas na reclamação e incluir toda e qualquer base para o reclamado permanecer com o registro e uso do nome de domínio em disputa, incluindo prova dos direitos do reclamado ou interesses legítimos sobre o nome de domínio.
Insta, pois, verificar (i) se a Reclamante possui legitimidade para esta Reclamação; (ii) se a Reclamada possui direitos ou interesses legítimos com relação aos nomes de domínio em disputa; e (iii) se a Reclamada agiu em má fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa.
Antes, contudo, da análise do mérito da Reclamação, deve o Especialista analisar a preliminar trazida pela Reclamada.
A. Preliminar de dissolução da Reclamante
A preliminar de que a Reclamação deve ser rejeitada por possuir a Reclamante apenas um sócio há mais de 180 dias desde a sua última alteração contratual de 13 de março de 2013 deve ser rejeitada.
Com efeito, o Código Civil Brasileiro (“CC”) dispõe em seu art. 1.033, inciso IV, que a sociedade será dissolvida quando ocorrer “a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias”.
A dissolução de uma sociedade, contudo, é ato formal que depende, para que ocorra, seja requerida “pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado” (art. 1.151 do CC). Não consta dos documentos juntados à Reclamação e à Defesa que isto tenha ocorrido.
Ademais, não cabe ao Especialista declarar a dissolução da Reclamante, o que extrapolaria sua competência dentro dos limites e do objeto do Regulamento.
Ainda que a permanência da Reclamante com apenas um sócio há mais de 180 dias a torne uma sociedade em situação irregular, tal fato não implicaria sua automática dissolução, mas sim em eventual responsabilização do sócio remanescente para além do patrimônio da sociedade1.
Assim, entendendo o Especialista que a Reclamante não pode ser tida como dissolvida, passa a analisar o mérito desta Reclamação nos próximos tópicos.
B. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento
Quanto ao primeiro ponto, parece evidente a este Especialista que o nome de domínio em disputa reproduz na íntegra a marca NOBREAKNET da Reclamante, depositada sob o nº 907827500, em 11 de junho de 2014, além da parcela distintiva do nome de domínio <nobreaknet.com.br> da Reclamante, registrado em 31 de março de 2011.
O nome de domínio em disputa, <nobreaknet.srv.br>, registrado em 18 de dezembro de 2014 é, portanto, idêntico ou similar o suficiente para criar confusão tanto com o nome de domínio anterior da Reclamante quanto com sua marca antes depositada perante o INPI, conforme alíneas “c” e “a” do caput do art. 3, do Regulamento.
Com efeito, a possibilidade de confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca de titularidade da Reclamante é tamanha que, do próprio cartão de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (“CNPJ”) da Reclamada, constou como endereço de e-mail <[email protected]>, ou seja, um e-mail composto pelo nome de domínio da Reclamante (Doc. 06 juntado com a Reclamação) ao invés de <[email protected]>, como consta do cadastro da Reclamada no Nic.br (Doc. 07 juntado com a Reclamação).
C. Direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa
Como indica a Reclamada, o conflito discutido neste caso pode ter outras questões a ele subjacentes ante a participação do Sr. Carlos Alberto Alves de Sousa no quadro societário de ambas as partes quando do registro do nome de domínio em disputa. O Especialista, contudo, está restrito àquilo que foi trazido para análise, além, é claro, de pesquisas independentes que o auxiliem a formar sua convicção.
Ocorre que, das poucas provas trazidas por ambas as partes, o que se depreende dos fatos é que a Reclamante foi quem primeiro registrou o nome de domínio <nobreaknet.com.br> ainda em março de 2011.
Ainda que a Reclamada afirme que o nome de domínio <nobreaknet.com.br> teria sido sorrateiramente expropriado pela Reclamante, não produziu nenhuma prova nesse sentido, até porque, como ela mesmo reconhece, apenas foi constituída em junho de 2013, mais de dois anos após o registro deste nome de domínio (inicialmente efetuado pela Sra. Valéria Sousa de Moura, ex-sócia da Reclamante, e posteriormente transferido à Reclamante, como se verifica da base de dados WhoIs do Nic.br).
Não traz a Reclamada uma única prova, evidência ou indício de tal alegada “expropriação”. Tampouco evidencia sua alegação de que a marca NOBREAKNET pertenceria a ela, e não à Reclamante. Igualmente desprovida de qualquer lastro é a alegação de que ela, Reclamada, teria adquirido “boa fama” e que a expressão “no break net” integraria seu fundo de comércio.
Sobre este aspecto, aliás, é curioso observar quepesquisa feita pelo Especialista na base de dados do INPI indicou não existir pedido de registro algum em nome da Reclamada, nem, tampouco notícia de oposição ao pedido de registro de marca da Reclamante para tal expressão, que poderia ter sido apresentada pela Reclamada.
Tampouco foi encontrada na página da Reclamada disponível em “www.novaanet.com.br” qualquer referência à expressão “no break net”. Os demais nomes de domínio detidos pela Reclamada <filmesnobreaknet.com.br>, <nb.srv.br>, <nobreaknet.srv.br>, <sacnobreaknet.com.br> e <velocidadenobreaknet.com.br> não apresentaram, no momento da elaboração desta decisão, nenhuma página ativa.
Ademais, o nome de domínio em disputa não está associado a nenhuma página ativa, o que corrobora a ausência de direitos ou interesses legítimos da Reclamada sobre ele.
Ainda, pesquisa feita pelo Especialista no buscador Google por “no break net nova net” não trouxe nenhuma página dentre os resultados que se referisse à Reclamada, mas trouxe a página da Reclamante dentre os primeiros resultados.
Quanto à alegação da Reclamada de que expressão “no break net” deveria ser tida de uso comum por já ter o INPI concedido registro de marca com a ressalva da ausência de uso exclusivo da expressão “no breaks”, parece a este Especialista que, ainda que as expressões “no break” e “net” individualmente possam ser tidas como de uso comum em relação a certos produtos e serviços, como por exemplo, estabilizadores de força, redes, etc., não há decisão do INPI sobre o conjunto formado pela união das duas. A análise que compete a este Especialista, portanto, é a da possibilidade ou não de confusão entre o nome de domínio em disputa e os direitos em que a Reclamante fundamenta sua pretensão, questão esta analisada no tópico acima.
Por fim, resta ainda analisar a afirmação da Reclamada de que manteve a expressão “no break net” como nome de fantasia após a retirada do Sr. Carlos Alberto Alves de Sousa da sociedade, ainda que tenha alterado sua denominação social, dela excluindo tal expressão.
Como de referida alteração contratual, assinada pelos sócios da Reclamada e pelo sócio retirante, apenas constou previsão de que a Reclamada “gira sob a denominação social de Nova Net Telecom Ltda. ME”, não há lastro para concluir sobre autorização do sócio majoritário retirante sobre a possibilidade de continuação na utilização da expressão “no break net”, como nome de fantasia. Em verdade, parece ao Especialista justamente o contrário na medida em que o nome da Reclamante não foi alterado, nem parece ter havido acordo ou deliberação das partes sobre a transferência do nome de domínio <nobreaknet.com.br> à Reclamada.
Diante destes indicadores – e da ausência de outras provas que poderiam ter sido produzidas pelas Partes – entende o Especialista que a Reclamada não conseguiu demonstrar direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa <nobreaknet.srv.br>.
D. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé
Considerando ter a Reclamada alterado sua denominação para NOVA NET TELECOM LTDA. - ME. no momento da saída do Sr. Carlos Alberto Alves de Sousa de seu quadro societário, em 1 de agosto de 2014 e, tendo ela registrado o nome de domínio <novanet.com.br> em 28 de agosto de 2014, indaga-se qual teria sido a motivação da Reclamada para cerca de quatro meses depois, apenas em 18 de dezembro de 2014 ter levado a registro o nome de domínio em disputa (e, em 24 de janeiro de 2015, os demais nomes de domínio citados acima).
Com efeito, e como já mencionado, ainda que a Reclamada alegue ter adquirido “boa fama” e que a expressão “no break net” integraria seu fundo de comércio, não produziu prova alguma nesse sentido. Parece, assim, igualmente improvável a este Especialista que uma empresa prestadora de serviços de telecomunicações que efetivamente tivesse se tornado conhecida por uma expressão passasse quase um semestre sem utilizá-la no mundo virtual, nos dias de hoje, enquanto sua antiga coligada continuasse a fazer uso dessa expressão e marca.
Assim, entende este Especialista, diante dos fatos e provas trazidos, ter a Reclamada registrado o nome de domínio em disputa em má-fé quer para impedir que a Reclamante o utilize, quer para prejudicar a atividade da Reclamante, quer, ainda, para atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet, criando uma situação de provável confusão com o nome de domínio da Reclamante (parágrafo único do artigo 3 do Regulamento).
E. Uso abusivo do procedimento por parte do Reclamante (“reverse domain name hijacking”)
Pede a Reclamada, em razão dos fatos apontados, a declaração de que haveria má-fé e uso abusivo do procedimento por parte da Reclamante e a declaração de cancelamento do nome de domínio da Reclamante por caracterização de concorrência desleal e “por caracterizar a prática de má-fé quando de seu pedido de registro”.
O primeiro pedido (“reverse domain name hijacking”) tem de ser negado em razão da conclusão do Especialista acerca da procedência do pedido da Reclamante e da ausência de legítimo interesse ou direitos por parte da Reclamada.
O segundo pedido, de cancelamento do nome de domínio <nobreaknet.com.br> de titularidade da Reclamante por suposta má-fé quando de seu registro também não merece ser conhecido, tendo em vista que este nome de domínio não é objeto do presente procedimento e que o Regulamente não prevê a possibilidade de pedido contraposto.
7. Decisão
Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com artigo1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio <nobreaknet.srv.br> seja cancelado2.
Wilson Pinheiro Jabur
Especialista
Data: 22 de julho de 2015
Local: São Paulo, SP, Brasil
1 Tal é, inclusive, o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que o único sócio passa a responder pessoal e ilimitadamente, tal como se a empresa fosse uma firma individual:
"EMENTA - Falência. Sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Retirada, em 27/07/2004. do sócio Augusto Moraes Cordeiro. Escoamento do prazo de 180 dias sem a devida recomposição da sociedade. Quebra decretada quando só remanescia um sócio, que passou, então, a ter responsabilidade ilimitada, como se fosse firma individual. Agravo de instrumento provido." (TJSP - Agravo de instrumento n. 0373395-06.2010.8.26.0000 - Câmara Reservada à Falência - Rei. Des. Romeu Ricupero - deram provimento - Julgamento: 01.02.2011).
2 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.
