Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra v. Viajes Navarra, S.L.

Caso No. D2008-1035

1. Las Partes

La Demandante es Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra con domicilio en Pamplona, Navarra, España, representada por Herrero & Asociados.

La Demandada es Viajes Navarra, S.L. con domicilio en Pamplona, Navarra, España representada por Ignacio Subiza Abogados.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <claveviajes.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de julio de 2008. El 9 de julio de 2008 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. Después de un recordatorio del Centro, el 14 de julio de 2008, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de julio de 2008. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de agosto de 2008. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 8 de agosto de 2008. Sin embargo, por exceder del límite de palabras establecido en el párrafo 5(b)(i) del Reglamento y párrafo 10(b) del Reglamento Adicional se solicitó que se presentará una versión corregida de la contestación antes del 13 de agosto de 2008, tal y como finalmente ocurrió.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres, José Carlos Erdozain y Luis Larramendi como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 10 de octubre de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Cuestión procesal previa

El Centro notificó a la Demandada el incumplimiento del párrafo 5 (b)(i) del Reglamento y párrafo 10(b) del Reglamento Adicional por lo que se le concedió un nuevo plazo para subsanar la deficiencia detectada. Una vez presentada la misma el Centro notificó a las partes en los términos del artículo 2(h) del Reglamento la comunicación efectuada por la Demandada.

Que la parte Demandante envió alegaciones en respuesta a la contestación a la Demanda en el presente procedimiento con fecha de 13 de agosto de 2008.

Que este Grupo de Expertos, en los términos que el Centro advirtió a la Demandante le recuerda que el Reglamento sólo prevé la presentación de la Demanda por la Demandante y de la contestación por la Demandada. La presentación de documentación adicional no está expresamente prevista, salvo que sea consecuencia de una notificación de deficiencias en la Demanda o Contestación o lo solicita el Grupo Administrativo de Expertos. Por ello, y haciendo uso de las facultades que le reconoce a este Grupo de Expertos el artículo 10 del Reglamento se acuerda no admitir las mencionadas alegaciones efectuadas por la Demandante contra la Contestación de la Demanda.

5. Antecedentes de Hecho

Se consideran hechos probados y no controvertidos los siguientes:

La Demandante es la Caja de Ahorros de Navarra, titular de los derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce en relación a las marcas número 2113857 CLAVE VIAJES en clase 16 y número 2113858 CLAVE VIAJES en clase 39. Los efectos marcarios a tales signos se les reconocen desde 16 de septiembre y 16 de noviembre de 1997 respectivamente.

La Demandante tiene licenciado el uso de tales marcas a una entidad filial, Clave Viajes, S.A. de la que ostenta el 50% del capital social y, cuya actividad principal consiste en la contratación de servicios turísticos en tanto agencia de viajes a clientes de la Demandante.

La Demandada es titular del Nombre de Dominio en disputa desde el 26 de febrero de 2001 y desde enero de 2003 tiene redirigido a las webs de su propiedad bajo los nombres de dominio: <viajesnavarra.es>, <viajesnavarra.com> y <viajesnavarra.grupostar.com>.

Que la actividad desarrollada por la licenciataria de las marcas y la Demandada es coincidente; la intermediación en la contratación de servicios turísticos.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fundamenta su pretensión como sigue:

La Caja de Ahorros de Navarra es titular de las marcas registradas idénticas al Nombre de Dominio en disputa, es decir, <claveviajes.com> que identifica a la agencia de viajes, Clave Viajes, S.A. que pertenece al grupo de la Caja de Ahorros de Navarra. Por tanto, Clave Viajes es la agencia de viajes de la Demandante.

Para ello aporta justificante de sus derechos marcarios registrados así como abundantísima documentación sobre la relación entre la Demandante y la usuaria de las mismas.

Por cuanto antecede concluye que el Nombre de Dominio en disputa, <claveviajes.com> es idéntico a las marcas de las que es titular.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos establecidos por la Política considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos para ser titular del Nombre de Dominio en disputa por no ser titular de marcas registradas ni de una razón social que pudiera apoyar su pretensión.

Considera, por lo demás, que la Demandada es una agencia de viajes llamada Viajes Navarra, S.L. que opera en el mercado con dicho nombre y que en consecuencia, la Caja de Ahorros de Navarra ni le ha licenciado la marca ni le ha autorizado el uso de la misma, fundamentalmente porque es competencia directa con la Agencia de viajes de su propiedad, Clave Viajes, S.A..

En fin, y por lo que se refiere a la argumentación de la Demandante a propósito de este segundo requisito considera que la Demandada es conocida por Viajes Navarra y por esa razón tiene registrados con tal denominación un nombre comercial y un rótulo de establecimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

En consecuencia, considera que se da el segundo de los requisitos establecidos por la Política.

Finalmente, en cuanto al tercero de los requisitos alega que la Demandada se dedica a la misma actividad que la empresa licenciataria de la marca, por lo cual entiende que se está utilizando el Nombre de Dominio para atraer internautas a su página web.

De esta manera, la Demandada se está lucrando de la fama y prestigio de la Demandante por lo que la conducta de aquélla debe encuadrarse en artículo 4(b)(iii) y (iv) de la Política.

Por lo anteriormente expuesto considera la Demandante que se cumplen los tres requisitos exigidos por la Política para que el Nombre de Dominio en disputa le pueda ser transferido.

B. Demandada

Manifiesta la Demandada que no es cierto que la sociedad mercantil Clave Viajes, S.A. sea la agencia de viajes de Caja Navarra pues la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra es una entidad financiera que no tiene sentido que defienda la titularidad de una marca de servicios de viajes, sobre todo para afirmar que existe confusión entre los productos de la Demandante y la Demandada. Por eso cae en la ficción de decir que tiene una agencia de viajes “suya”.

Dice la Demandada que es “cierto que la Demandante es titular de una marca idéntica al nombre de dominio <claveviajes.com>, pero la confusión no nace de esta identidad sino de que se ha registrado como marca un nombre tan genérico que carece de naturaleza identificatoria”. Y continúa diciendo que “al registrarse como marca un nombre tan genérico es lógico que ocurran confusiones con el resto de dominios y marcas”.

Por otra parte y en cuanto al segundo de los requisitos exigidos por la Política alega la Demandada que para poder ser titular de un nombre de dominio no se exige ni tener una marca registrada, ni tener una razón social con el mismo nombre, por lo tanto estos criterios nunca podrán ser exigidos como requisitos de legitimidad para registrar un nombre de dominio.

A este respecto, considera que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra no es titular de una denominación o razón social como Clave Viajes, S.A. al pertenecer en todo caso a la mercantil Clave Viajes, S.A. pero en ningún caso a la Demandante de la que no posee mas que un 50% en su capital social. Así pues, se pregunta la Demandada “¿Puede otro socio de “Clave Viajes, S.A.” reivindicar para si el uso exclusivo de la denominación social?”.

Por lo demás la Demandada considera que ostenta derecho legítimo al Nombre de Dominio en disputa pues ha venido utilizando el mismo desde el año 2003 a través de un servicio de redireccionamiento a la página web en la que ofrece sus servicios; que no ha recibido ninguna reclamación hasta marzo de 2007; que la Demandante no tiene derecho a utilizar el término “agencia de viajes” o sólo “viajes”; que ambas partes concurren en mercados diferentes; y que la Demandada hace un uso legítimo del Nombre de Dominio <claveviajes.com> sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de producto o de servicios CLAVE VIAJES con ánimo de lucro.

Pero además manifiesta la Demandada que no se ha registrado el Nombre de Dominio con el fin de perturbar la actividad de un competidor, ni tampoco se utiliza el Nombre de Dominio para atraer clientes. Si algún cliente de la Demandante llegara a la web de Viajes Navarra, S.A. desde la primera página se ve que está en una página de una agencia de viajes que nada tiene que ver con la entidad financiera.

7. Debate y conclusiones

El Párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Grupo de Expertos resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables por lo que ante el hecho de que las partes intervinientes en este procedimiento administrativo son de nacionalidad española será de aplicación las leyes españolas y comunitarias en materia de propiedad industrial, Tiempo Libre, S.A. v. Virtual Adventures Online S.L., Caso OMPI No. D2007-0448.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha demostrado que es titular de sendas marcas CLAVE VIAJES, además de venir realizando un uso efectivo de las mismas en el mercado español a través de una entidad filial, como es la sociedad mercantil Clave Viajes, S.A.

A este respecto, es menester advertir que el análisis de este primer elemento de la Política se realiza por la simple comparación denominativa entre los términos en disputa sin que la clase marcaria de la que el Demandante sea titular deba ejercer influencia alguna. En este sentido, “...a la vista de las alegaciones del Demandado, que la confrontación entre el nombre de dominio y la marca de la Demandante se desenvuelve estrictamente entre uno y otra, y no alcanza por lo tanto el ámbito de productos y servicios para los que la marca esté concedida [arg. ex artículo 4 a) i) de la Política Uniforme” Freixenet S.A. v. L&T, Caso OMPI No. D2001-1104.

Pues bien, demostrada la titularidad de la marca, resulta palpable que entre la marca “CLAVE VIAJES” y el nombre de dominio <claveviajes.com> existe identidad total.

En consecuencia, este Grupo de Expertos considera que la Demandante ha probado el cumplimiento de este primer requisito del artículo 4 (a)(i) de la Política, por ser idéntico el Nombre de Dominio en disputa a las marcas titularidad de la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

En el presente caso es preciso partir del uso generalizado que la Demandante ha venido realizando de los derechos marcarios reconocidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el año 1998, consiguiendo cumplir con la función propia de las marcas, es decir, identificar y distinguir los servicios o productos a los que se aplica.

Pues bien, no existe prueba de que la Demandada sea normalmente conocida por el Nombre de Dominio en disputa, antes al contrario, los derechos de los que es titular en la Oficina Española de Patentes y Marcas se refieren a los términos “Viajes Navarra” exclusivamente, por lo que debemos entender que es conocido en el tráfico por tal denominación.

Tampoco existe un contrato de licencia entre ambas partes y, tampoco se ha demostrado la existencia de una autorización de uso de la marca o del Nombre de Dominio en disputa a favor de la Demandada.

El único uso que realiza la Demandada del Nombre de Dominio en disputa, que coincide en su integridad con los derechos marcarios de la Demandante, es el redireccionamiento al sitio web “www.viajesnavarra.com” para vender servicios similares sino idénticos, por lo que a la vista del común domicilio de las partes en Navarra, así como teniendo en cuenta la misma actividad de la Demandada y la licenciataria de la Demandante, entendemos que el uso del Nombre de Dominio en disputa se encuentra dirigido a derivar potenciales consumidores a una página web de una compañía competidora, como es la Demandante.

Por lo demás, habiendo quedado demostrado que la Demandante es el titular de las marcas que coinciden con el Nombre de Dominio en disputa entiende la mayoría del Grupo de Expertos que se da uno de los supuestos de hecho que se introducen en el artículo 34 de la Ley de Marcas Española (“cualquier signo idéntico que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca”) lo que abocaría a calificar como ilegítimo el uso que está realizando la Demandada y por tanto, la Demandante o su licenciataria podrá prohibir “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”.

Es por ello que la mayoría de este Grupo de Expertos considera que la Demandante ha probado el cumplimiento de este segundo requisito del artículo 4 (a)(ii) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para decidir sobre la concurrencia de este requisito hay que partir de tres circunstancias determinantes: 1) las marcas propiedad de la Demandante han de calificarse como conocidas en el sector geográfico en el que se desenvuelven, es decir, la Comunidad Foral de Navarra; 2) el registro de las marcas CLAVE VIAJES es anterior al del registro del nombre de dominio por la Demandada; y 3) el conjunto de los derechos a los signos distintivos propiedad del Demandante debían ser sobradamente conocidos por la Demandada cuando efectuó el registro del Nombre de Dominio en disputa, por razón del sector de la actividad a la que se dedican la Demandada y la filial de la Demandante, licenciataria de las marcas: la gestión de viajes turísticos.

Por tanto, y en cuanto a las circunstancias que rodeaban a la marca al momento del registro del Nombre de Dominio <claveviajes.com>, la Demandante ha demostrado que la marca CLAVE VIAJES era muy conocida por razón de la amplia difusión de la misma en Navarra. Consecuentemente, la Demandada, Viajes Navarra, S.L. no podía razonablemente ignorar la existencia de la compañía Clave Viajes, SA. ni la vinculación de ésta con Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, ni por ello de la existencia de derechos sobre el término “Clave Viajes”. En este sentido es necesario traer a colación el artículo 4 de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la Protección de las Marcas y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos en Internet adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la trigésimo sexta reunión del 24 de septiembre a 3 de octubre de 2001.

En fin, bajo estas circunstancias se puede concluir que debía existir un conocimiento previo de la marca por la Demandada lo que abocaría a declarar el registro como de mala fe. En este sentido Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L., Caso OMPI No. D2002-0830.

Pues bien, esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el término “Clave Viajes” por parte de la Demandada, permite concluir que el registro del Nombre de Dominio <claveviajes.com> se produjo de mala fe, pues la Demandada no podía ignorar que con ello estaría, como mínimo, obstaculizando la posición de un tercero.

Por lo que se refiere al uso de mala fe, la situación cabría encuadrarla en varios de los supuestos enunciativos del párrafo 4(b) de la Política.

Por una parte, en la actualidad el registro del Nombre de Dominio en disputa por la Demandada, impide que la Demandante refleje sus marcas en el Nombre de Dominio.

Además, quizá la situación más evidente se produce al momento del desvío de usuarios al sitio web de la Demandada aprovechando la difusión de la marca de la Demandante. Así, diversas decisiones bajo la Política han considerado anteriormente que atraer tráfico de Internet o desviar el mismo a un sitio web donde se venden productos o servicios de un competidor utilizando un nombre de dominio idéntico o confusamente similar es prueba de la mala fe conforme al párrafo 4(b)(iv) de la Política. En este sentido, Edmunds.com v. Ult. Search, Inc,Caso OMPI No. D2001-1319 o Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc,Caso OMPI No. D2000-1774.

De esta manera la mayoría del Grupo de Expertos considera probada la mala fe de la Demandada, tanto en el registro, como en la utilización del Nombre de Dominio en disputa, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, la mayoría del Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <claveviajes.com> sea transferido al Demandante.

Fecha: 27 de octubre de 2008

Opinión Particular

Mediante la siguiente opinión particular me permito disentir del parecer mayoritario de mis colegas Expertos por las siguientes razones:

En primer lugar, en relación con el requisito primero establecido en la Política (relativo, como es conocido, a la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión), no hay duda, y respaldo la opinión mayoritaria en este sentido, de que aquel se da plenamente. Suscribo las razones argüidas por el Grupo de Expertos.

Respecto del segundo requisito, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el Nombre de Dominio en disputa, creo que, efectivamente, la Demandada carece de ambos, alternativamente considerados. Quiero recalcar que mi opinión se emite en el marco de la Política y se basa en la constancia, a juicio del Experto, de que se dan las circunstancias previstas en el párrafo (4)(c) de la Política, las cuales vinculan, no se olvide, a ambas partes en el presente procedimiento. Así pues, mi opinión no prejuzga los derechos o intereses legítimos que pueda ostentar la Demandada a la luz de otras disposiciones normativas, o de otras pruebas de uso que pueda aportar en otro procedimiento.

Siguiendo el hilo fundamental de mi opinión, pues, en relación con este segundo requisito, a la vista de las pruebas documentales aportadas por las partes, y de lo que establece la Política, así como de diversas decisiones bajo la Política, es claro que:

1. La Demandada no ha probado haber sido conocido por el Nombre de Dominio en disputa con anterioridad a la presentación de la controversia (cfr. Párrafo 4(c)(ii) de la Política), sino más bien todo lo contrario. De hecho, como la Demandada afirma en su Escrito de Contestación i) la página web bajo el Nombre de Dominio en disputa se redirecciona a la contenida bajo los nombres de dominio <viajesnavarra.es> y <viajesnavarra.com> (cfr. pág. 10 del Escrito de Contestación), siendo ésta, de hecho y de derecho, la denominación social de la Demandada por la que “es conocida en Internet” (cito casi literalmente del Escrito de Contestación).

2. La Demandada no ha probado haber hecho uso del Nombre de Dominio en disputa con anterioridad a haber recibido noticia de la reclamación de la Demandante (cfr. párrafo 4(c)(i) de la Política). De nuevo, las afirmaciones vertidas por la Demandada en su Escrito de Contestación van, todas ellas, a demostrar, más bien, que la Demandada es una entidad implantada de antiguo en la zona de la Comunidad Foral de Navarra, y que se le ha conocido bajo la denominación social de la que es titular, es decir, Viajes Navarra, S.L. De nuevo, me baso al emitir esta opinión en lo que la Demandada afirma en la página 10 de su Escrito de Contestación, y más concretamente, en lo que se señala en el párrafo cuarto de dicha página.

La afirmación vertida por la Demandada en el sentido de que sí ha hecho uso del Nombre de Dominio en disputa, y que tal uso lo acredita mediante la prueba documental de registro del mismo y de la contratación del servicio de redireccionamiento a los otros nombres de dominios <viajesnavarra.es> y <viajesnavarra.com> no atestigua por sí misma “uso efectivo” del Nombre de Dominio en disputa. Sobre esta cuestión del concepto de “uso efectivo” tendré oportunidad de referirme posteriormente, pero estima este Experto, en este punto, que la sola mención, y prueba, del hecho del registro del Nombre de Dominio en disputa no permite inferir la existencia de un uso real, de una difusión verdadera, del Nombre de Dominio en disputa en el sentido exigido por la Política en el parágrafo arriba señalado, en virtud del cual la Política, más bien, trata de conceder a la Demandada la oportunidad de defender la existencia de un interés legítimo en la titularidad del Nombre de Dominio en disputa aun cuando carezca de derechos marcarios plenamente registrados, siendo que tal interés se acredita mediante una oferta de buena fe de productos y servicios.

En este sentido, no dudo de que la Demandada sea conocida en el entorno “fuera de línea”, y de que tenga un largo periplo comercial a sus espaldas, pero de lo que se trata en este debate es de demostrar que ese uso comercial de “denominaciones” protegidas se ha producido a través de Internet y por medio, precisamente, del Nombre de Dominio en disputa. Aquí la Demandada no ha probado suficientemente esta circunstancia, a juicio de este Experto.

3. De hecho, por las mismas razones que acabo de exponer, entiendo que tampoco se da la circunstancia enumerada con (iii) del parágrafo 4(c) de la Política, esto es, que la Demandada tampoco ha sido capaz de demostrar que ha hecho “un uso legítimo y leal” o “no comercial” del Nombre de Dominio en disputa. Lo primero, porque parto de la premisa probada de que no ha acreditado la Demandada “uso efectivo” del Nombre de Dominio en disputa con anterioridad a la manifestación de la controversia; lo segundo, porque, a fortiori, precisamente el uso reclamado por la Demandada es comercial, lo que excluiría, por principio, la aplicación de la norma citada.

Para concluir, aunque es cierto que la Política aclara que las arriba mencionadas son circunstancias a tener en cuenta “entre otras”, de las pruebas presentadas por las partes y de los argumentos empleados, concluyo que la Demandada no ha sido capaz de demostrar un derecho o un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en disputa que prevalezca frente al esgrimido por la Demandante, basado en sus derechos de marca sobre el término “Clave Viajes” (Marcas 2113857 y 2113858, documentos 18 y 19 de la demanda). Pero, repito: esta conclusión debe ser entendida dentro de los estrechos márgenes de la Política, y no debe ser utilizada fuera de su contexto o sin perjuicio de la mejor acreditación de la eventual existencia de derechos o intereses legítimos prevalentes sobre el nombre de dominio, a esgrimir en otros foros de resolución de conflictos.

Donde realmente discrepo del parecer de mis compañeros Expertos es en la concurrencia del tercero de los requisitos, es decir, en lo que se refiere a la concurrencia (o no) de mala fe en el momento del registro y el uso actual del Nombre de Dominio en disputa.

Mis distinguidos colegas Expertos vienen a basar la existencia de este requisito en el hecho de que la Demandada, dada su condición de agencia de viajes, y a la vista del sector comercial concreto en que opera, en concurrencia, pues, con el servicio prestado por la Demandante, “razonablemente tendría que haber tenido noticia” de la existencia de la marca CLAVE VIAJES, y que, por tanto, ésta se asociaba a la imagen corporativa de la Demandante.

El motivo de la discrepancia parte del hecho de que, a juicio de este Experto, la Demandante no ha acreditado haber realizado un “uso efectivo” de la marca CLAVE VIAJES hasta el punto de que la Demandada necesariamente, razonablemente, debía haber tenido conocimiento de la misma. Es decir, a mi juicio, falta el engarce necesario para poder considerar que la Demandada, en el momento del registro del Nombre de Dominio en disputa y, en cierta medida, también actualmente (o al menos hasta que recibió el burofax de requerimiento de la Demandante, cfr. documentos 22 y 23 de la Demanda), conocía efectivamente la marca de la Demandante y que, al registrar el Nombre de Dominio en disputa, y usarlo, entra en alguna de las circunstancias a las que se refiere el parágrafo 4(b) de la Política. Y todo ello arranca, repito, de una falta de acreditación del uso efectivo, extensivo, de la marca del Demandante.

Antes de justificar mi conclusión, creo oportuno asumir las siguientes premisas.

Para empezar, entiendo que el concepto de mala fe del que parte la Política debe entenderse desde un punto de vista subjetivo, a saber: como conocimiento de la existencia de la marca preexistente y volición de registrar el Nombre de Dominio en disputa y usarlo con intención de causar un daño al legítimo titular de la marca del Demandante. Es decir, la mala fe de la que habla la Política consiste en un conocimiento más un comportamiento.

Luego, basado en la interpretación de las causas que aparecen en el parágrafo 4(b) de la Política, debe entenderse que se requiere prueba acerca de esa intención de causar un daño efectivo, que se manifiesta mediante el registro y uso del Nombre de Dominio en disputa coincidente con una marca previa (conocimiento) y para cuya identificación la Política Uniforme ofrece algunas pautas (comportamiento), sin querer ofrecer una relación exhaustiva.

Asimismo, y como complemento de lo anterior, también la jurisprudencia española y su legislación, parten de que el concepto de mala fe aplicado al uso de marca, debe ser entendido de forma subjetiva, como un conocimiento. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2000 señala que la mala fe es la “actuación contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en unas circunstancias concretas”, y que la mala fe es el “conocimiento de la titularidad ajena de una marca y el registro a sabiendas de ello” (cfr. Sentencia de 22 de noviembre de 2001).

Igualmente, la doctrina más autorizada en la materia (cfr. Lobato) afirma que “la mala fe presupone el conocimiento del derecho de un tercero, pero exige, además, que objetivamente se considere que el registro es censurable desde la perspectiva del Ordenamiento jurídico”.

Así pues, y aplicando las normas de Derecho común, es claro e incontrovertible que la mala fe no se presume y su concurrencia exige la prueba correspondiente (también Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1993 y de 8 de junio de 1994, entre otras muchas).

Si analizamos las pruebas documentales aportadas por la Demandante, observamos que de ellas no se permite seguir que i) la Demandante haya hecho un uso tal de la marca CLAVE VIAJES que permita considerar a esta marca como notoria (cfr. página 9 de la Demanda), y que, por tanto, era conocida en el momento del registro del Nombre de Dominio en disputa por la Demandada (criterio del conocimiento); y ii) que ésta ha incurrido en alguna de las circunstancias a las que se refiere el párrafo 4(b) de la Política (criterio del comportamiento). Veámoslo.

Para empezar, las pruebas aportadas por la Demandante y mediante las cuales pretende probar que la marca CLAVE VIAJES era notoria en el momento de registro del Nombre de Dominio, y posteriormente, consisten en folletos publicitarios de entre los años 1998 hasta prácticamente nuestros días. ¿Acredita el sólo hecho de la presentación de estos documentos la notoriedad de una marca, lo que permitiría presumir que la Demandada conocía de la misma en el momento del registro? A juicio de este Experto, no: sería sin duda un elemento necesario en la prueba, pero no suficiente. Como reiteradamente se ha señalado en decisiones bajo la Política , la notoriedad de una marca, o su renombre, debe probarse y no meramente anunciarse, pues, si no, estaríamos ante una mera declaración de parte (cfr. Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, Caso OMPI No. D2000-0016; Banco Atlántico, S.A. v. Infomax 2020, S.L., Caso OMPI No. D2000-0795; y Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Cañas Curto, Caso OMPI No. D2000-0896, entre otras).

Baso mi razonamiento, asimismo, en el criterio jurisprudencial establecido, entre otras en las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de marzo de 2003 (caso Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV); de 22 de junio de 1999 (caso Lloyd); y 29 de septiembre de 1998 (Caso Canon), entre otras, sin querer ser exhaustivo; o, ya en nuestro ámbito, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 15ª) de 30 de mayo de 2008, también entre otras.

Lo que se puede deducir de esos pronunciamientos jurisdiccionales, que entiendo resultan plenamente aplicables al caso analizado, es que el requerimiento de “uso” o “uso efectivo” de la marca exige que no se trate de un uso simbólico, sino que debe tratarse de un uso real, acorde con la función social de la marca, y para cuya consideración el intérprete habrá de ponderar todos los elementos que permitan adverar la realidad de la explotación comercial.

En este sentido, se admite por la jurisprudencia referenciada como tales la prueba acerca de la cuota de mercado poseída por la marca; la intensidad, la extensión geográfica y la duración de uso de esta marca; la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla; la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (esto último extracto de la Sentencia del TJCE en el asunto Canon).

Estas circunstancias, de concurrir, permitirían adverar que el público o sector profesional interesado (si de notoriedad estamos hablando) conoce efectivamente la existencia de la marca.

En este orden de cosas, la prueba aportada por la Demandante, y a la que antes me he referido, es escasa para que este Experto pueda apreciar que se da la circunstancia de que el Demandado “estaba en condiciones razonables de conocer” la existencia de las marcas opuestas, y para que, por tanto, pueda el Experto apreciar ese “engarce” jurídico necesario y suficiente para entender que no sólo la Demandada conocía de la marca de la Demandante, sino que, además, procedió a registrar y usar el Nombre de Dominio en disputa con intención de competir deslealmente con el titular de la marca.

Y es que, en efecto, aquella prueba se limita a unos folletos publicitarios; pero no acredita la parte datos esenciales para entender cubierto aquel requisito como, por ejemplo, datos de facturación; datos de número de viajeros a los que se ha prestado un servicio; número de oficinas abiertas al público; publicidad contratada en periódicos de gran difusión regional o nacional; declaraciones de Cámaras de Comercio o asociaciones especializadas que afirmen el carácter conocido o notorio de la marca en el sector profesional de referencia, etc.

Es decir, parece como si la Demandante diera por sentada la mala fe de la Demandada por el solo hecho de que coincida el Nombre de Dominio en disputa con una marca suya anterior, y ese modo de razonar, si es que se fuera cierto, es incorrecto en términos de la Política, como viene a demostrar el elenco de circunstancias a las que se refiere el parágrafo 4(b) de la misma.

Como se ha indicado anteriormente, la mala fe no se presume, y hay que probarla, y en el cumplimiento de esa carga procesal, a juicio de este Experto, la Demandante ha fallado.

Yendo a lo concreto, y escrutando los supuestos previstos en la Política, de la prueba aportada por la Demandante no veo que la Demandada: i) haya registrado el Nombre de Dominio en disputa “fundamentalmente” con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo al Demandante: esto ni se discute; ii) haya registrado el Nombre de Dominio con el fin de impedir que el Demandante refleje su marca a través de aquél: de hecho, la Demandante registró el Nombre de Dominio <claveviajes.es> poco después que lo hiciera la Demandada, en 2001 y desde entonces hasta 2007 han convivido, en apariencia pacíficamente, sin que la Demandante se haya visto impedido de acceder a Internet; iii) haya registrado y esté usando el Nombre de Dominio con un ánimo de querer perturbar la actividad comercial de un competidos: precisamente por lo anterior, si durante seis años han venido conviviendo pacíficamente ambos nombres de dominio, <claveviajes.es> y <claveviajes.com >, poca perturbación podría apreciarse; y, finalmente, iv) tampoco parece que el registro y uso del Nombre de Dominio en disputa haya buscado para atraer usuarios de Internet, con ánimo de lucro, al sitio web agregado bajo el Nombre de Dominio en disputa: siendo el Demandado una empresa asentada en el sector de las agencias de viaje, afiliada a organizaciones internacionales y de la que no cabe predicar o presumir una actividad fraudulenta, no parece razonable estimar que esa ha sido la finalidad del registro y uso del nombre de dominio (cfr. Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Cañas Curto, Caso OMPI No. D2000-0896).

Lo anterior no quita, y quiero dejarlo claro, para que la solución al conflicto que se ha planteado no tenga una solución más acorde a Derecho, ya en el ámbito de la propia Ley de Marcas y, concretamente, de su artículo 34.3.e) en conexión con el apartado segundo del mismo precepto.

Porque en ese ámbito legal, ya poco importa que haya habido (o no) motivaciones subjetivas del presunto infractor del derecho de marca opuesto; poco importa que un demandante pruebe que la contraparte ha llevado a cabo un comportamiento conocidamente infractor, o no. Lo que importa realmente es la prueba acerca de la existencia de una marca anterior, de la existencia del nombre de dominio coincidente, y, consecuentemente, que se dé el ejercicio del derecho de marca, que confiere a su titular el poder de impedir que cualquier tercero utilice como identificador de Internet un Nombre de Dominio que coincida con su marca registrada. Cambia, por tanto, el enfoque: el análisis es ya eminentemente objetivo, no basado en apreciación de mala fe (subjetiva). Pero aquel análisis objetivo escapa a la estructura subjetiva sobre la que se asienta la Política Uniforme, que, a estos efectos, se ocupa de casos mucho más limitados en su base fáctica de lo que ocurre con el que ha venido a nuestras manos.

Por tanto, a juicio de este Experto, lo correcto hubiera sido desestimar la Demanda por falta de prueba acerca de la mala fe de la Demandada en el registro y uso del Nombre de Dominio (de corte subjetivo), sin perjuicio del derecho que asistiría al Demandante de iniciar acciones judiciales sobre la base (objetiva) del art. 34 de la Ley de Marcas española (véase a tal efecto, la Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria de fecha 2 de julio de 2007).

Fecha: 27 de octubre de 2008